Verbod en evenredigheid in het intellectuele-eigendomsrecht (O&R nr. 150) 2024/3.4.1.2:3.4.1.2 Het uitgangspunt van toewijzing

Verbod en evenredigheid in het intellectuele-eigendomsrecht (O&R nr. 150) 2024/3.4.1.2

3.4.1.2 Het uitgangspunt van toewijzing

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Het hiervoor besprokene rechtvaardigt in mijn ogen de conclusie dat de rechter, ook onder het systeem van de Handhavingsrichtlijn, in beginsel gehouden is om een gevorderd verbod toe te wijzen als geldigheid van het recht en de inbreuk erop vaststaan.1 Een bijkomend voordeel van deze benadering is dat de richtlijn daarmee in de pas zou lopen met de regimes die gelden voor de unitair geregelde rechten. Zo bepaalt art. 130 lid 1 UMVo dat de bevoegde rechtbank een verbod uitvaardigt als zij van oordeel is dat de verweerder inbreuk op een Uniemerk heeft gemaakt of dreigt te maken, tenzij er speciale redenen zijn om de betrokken inbreuk niet te verbieden. Uit de rechtspraak volgt bovendien dat het begrip ‘speciale redenen’ restrictief moet worden uitgelegd, wat betekent de rechter een verbod slechts in uitzonderlijke gevallen kan afwijzen.2 Dit vertrekpunt contrasteert met de dominante benadering in de Verenigde Staten, waar sinds het arrest eBay/MercExchange geldt dat bij een vastgestelde inbreuk toewijzing van een verbod niet langer de regel vormt.3 Gelet op de hiervoor gemaakte analyse behoeft het geen nadere uitleg dat het Unierecht voor een dergelijke aanpak geen ruimte laat.4

(i) Het uitgangspunt van toewijzing en de discretionaire bevoegdheid van de rechter

Het hanteren van een uitgangspunt van toewijzing lijkt op het eerste gezicht moeilijk verenigbaar met het idee van een discretionaire bevoegdheid. Van een incompatibiliteit of tegenstelling is echter geen sprake. Een discretionaire bevoegdheid is immers zelden onbegrensd.5 De aard van het betrokken recht, het relevante wettelijke kader en de in rechtspraak ontwikkelde uitgangspunten kunnen beperkingen meebrengen voor de uitoefening van deze bevoegdheid. Deze restricties kunnen tot gevolg hebben dat in de praktijk slechts een (zeer) beperkte beoordelingsvrijheid resteert.6 Dit blijkt wanneer men kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, waar de rechter van oudsher een ruime mate van vrijheid geniet ten aanzien van de toewijzing en vormgeving van het verbod.7 De rechtspraak heeft zich in de loop der jaren zo ontwikkeld dat de rechter het verbod in beginsel toewijst als hij vaststelt dat de gedaagde inbreuk heeft gemaakt op een intellectueel-eigendomsrecht.8 De gevolgen voor de rechterlijke vrijheid worden geïllustreerd door het volgende citaat van Pumfrey J in Navitaire v Easyjet:

“Accordingly, the grant or refusal of a final injunction is not merely a matter of the balance of convenience. Justice requires that the court observe the principles enunciated in Shelfer’s case and remembers that if the effect of the grant of an injunction is not oppressive the defendant cannot buy his way out of it, even if the price, objectively ascertained, would be modest. My understanding of the word ‘oppressive’ in this context is that the effect of the grant of the injunction would be grossly disproportionate to the right protected. The word ‘grossly’ avoids any suggestion that all that has to be done is to strike a balance of convenience.”9

Het hierboven weergegeven uitgangspunt is ook na de introductie van de Handhavingsrichtlijn nog onverkort van kracht.10

(ii) Exclusiviteitsbelangen en licentiebelangen

Het uitgangspunt van toewijzing impliceert dat de rechthebbende in beginsel een zwaarwegend belang heeft bij het verkrijgen van een verbod. Dit geldt in versterkte mate wanneer de rechthebbende het betrokken voortbrengsel zelf exploiteert. Het verbod strekt dan immers tot handhaving van exclusiviteit en bescherming van de marktpositie van de rechthebbende ten opzichte van concurrenten.11 Deze nadruk op exploitatiebelangen roept de vraag op of de principiële licentiebereidheid van de rechthebbende gevolgen heeft voor diens aanspraak op een verbod. Betoogd kan worden dat het instellen van een verbodsvordering op gespannen voet staat met de kennelijke bedoeling van de eiser om tegen een vergoeding toestemming te verlenen voor het betreffende gebruik.12 Dit argument mist in mijn ogen echter overtuigingskracht. Allereerst is het aan de rechthebbende om te bepalen onder welke omstandigheden en met wie hij een licentieovereenkomst wil afsluiten. Daarnaast is zijn onderhandelingspositie in belangrijke mate afhankelijk van de presumptie dat, bij het uitblijven van overeenstemming, een verbod zal volgen.13 De mogelijkheid van een verbod draagt dus op diverse manieren bij aan het verkrijgen van een billijke compensatie voor het gebruik van het beschermingsobject.14 Tot slot hebben ook licentiehouders er belang bij dat de rechthebbende daadwerkelijk optreedt tegen concurrenten die zonder licentie gebruikmaken van een beschermd voortbrengsel.15 Aan licentiezaken zitten dus ook vaak (verholen) exclusiviteitsaspecten.16

(iii) Handhaving door NPE’s

De omstandigheid dat de eiser het door hem ingeroepen recht niet in de praktijk brengt, doet niet af aan zijn aanspraak op een verbod.17Art. 4 Handhavingsrichtlijn bepaalt met zoveel woorden dat ook anderen dan de rechthebbende een beroep kunnen doen op de maatregelen, rechtsmiddelen en procedures waarin de richtlijn voorziet en bovendien vereist de bepaling niet dat de rechthebbende het recht daadwerkelijk exploiteert.18 Daarnaast overwoog het Hof van Justitie in Mircom dat partijen die zich beperken tot het handhaven van een recht niet minder gunstig mogen worden behandeld dan andere categorieën rechthebbenden. Een dergelijk onderscheid zou volgens het Hof namelijk de economische aantrekkelijkheid van uitbesteding schaden en (daarmee) indruisen tegen het hoge beschermingsniveau dat de richtlijn beoogt.19

Deze benadering komt op het eerste gezicht overeen met de wijze waarop in de Verenigde Staten wordt omgegaan met NPE’s. Het Hooggerechtshof overwoog in eBay/MercExchange namelijk dat de licentiebereidheid van de octrooihouder en zijn gebrek aan commerciële activiteit niet bij voorbaat in de weg staan aan een verbod.20 Tegelijkertijd blijkt uit hetzelfde arrest dat niet langer mag worden vermoed dat de eiser onherstelbare schade lijdt als een verbod achterwege blijft, maar dat de eiser het bestaan van zulke schade daadwerkelijk moet aantonen.21 Deze bewijsopdracht blijkt voor de meeste NPE’s een onoverkomelijke horde.22 De Amerikaanse benadering contrasteert ook op dit punt met die in het Verenigd Koninkrijk, waar de inbreukmaker moet aantonen dat onherstelbare schade ontbreekt.23 Hoewel het ook in dat rechtsstelsel geen vanzelfsprekendheid is dat de rechter het door de NPE gevorderde verbod toewijst, lijkt de oorzaak daarvan in andere factoren te liggen dan het bewijs van onherstelbare schade.24

Dat ook NPE’s bij een vastgestelde inbreuk op een geldig recht in beginsel gerechtigd zijn tot een verbod, neemt niet weg dat zij het exclusieve recht op oneigenlijke of onaanvaardbare wijze kunnen uitoefenen.25 Zo is het aanschrijven van inbreukmakers om een financiële compensatie te verkrijgen een aantrekkelijk bedrijfsmodel gebleken voor trollen.26 Daarnaast bestaat in sectoren die worden gekenmerkt door complexe producten en gedecentraliseerde, interoperabele systemen een risico dat octrooihouders de dreiging van een verbod inzetten als drukmiddel om exorbitante licentievergoedingen te bedingen.27 Zulke praktijken komen echter niet uitsluitend voor in zaken waarin de eiser een NPE is.28 Een algemeen risico op misbruik kan bovendien niet rechtvaardigen dat aan het handhavingsbelang van een NPE op voorhand minder gewicht wordt toegekend dan dat van andere categorieën eisers.29 De rechter zal van geval tot geval moeten beoordelen of een onbeperkt en onvoorwaardelijk verbod op zijn plaats is. Hij kan daartoe zijn toevlucht zoeken in het misbruik­leerstuk,30 maar ook het evenredigheidsbeginsel kan bescherming bieden tegen onredelijke of anderszins schadelijke handhavingspraktijken.31

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.