3.4.1.3 Het verbod in SEP-zaken

Denkbaar is dat het instellen van een verbodsvordering door een SEP-houder strijdig is met het verbod op misbruik van machtspositie (art. 102 VWEU). Voor een dergelijk oordeel bestaat echter slechts in uitzonderlijke omstandigheden ruimte.5 Het Hof van Justitie heeft herhaaldelijk geoordeeld dat de essentie van een exclusief recht is dat de houder ervan zelf kan bepalen of en op welke wijze hij het recht wil exploiteren.6 Van misbruik is slechts sprake als een licentieweigering in de weg staat aan de introductie van een nieuw product waarnaar van de zijde van de consumenten een potentiële vraag bestaat, er voor de weigering geen rechtvaardiging bestaat en hierdoor elke mededinging op een afgeleide markt wordt uitgesloten.7

De toepassing van de hierboven beschreven criteria op SEP-zaken leidde zowel op nationaal als internationaal niveau tot verschillende uitkomsten.8 Enige helderheid werd uiteindelijk verschaft door de Europese Commissie, die in een aantal zaken overwoog dat een SEP-houder die een FRAND-verklaring heeft afgegeven misbruik van machtspositie maakt als hij een verbod vordert terwijl de SEP-gebruiker zich bereid heeft getoond tegen FRAND-voorwaarden een licentie af te nemen.9 Het Hof van Justitie heeft in Huawei/ZTE vervolgens aan de hand van een stappenplan verduidelijkt hoe partijen invulling moeten geven aan de op hen rustende FRAND-verplichtingen.10 Allereerst dient de SEP-houder de SEP-gebruiker in kennis te stellen van de inbreuk die hem wordt verweten met vermelding van het betrokken octrooi en met precisering van wijze waarop daarop inbreuk is gemaakt. Daarop moet de SEP-gebruiker kenbaar maken dat hij bereid is een licentieovereenkomst te sluiten onder FRAND-voorwaarden. De SEP-houder dient hem vervolgens een concreet en schriftelijk aanbod te doen van een licentie onder FRAND-voorwaarden en daarbij met name de royalty en de wijze van berekening ervan nader aan te geven. De SEP-gebruiker moet op zijn beurt met bekwame spoed overeenkomstig de handelsgebruiken en te goeder trouw gevolg geven aan dit aanbod. Of dit het geval is, dient te worden uitgemaakt aan de hand van objectieve elementen, wat met name inhoudt dat er geen sprake is van vertragingstactieken.

Als de SEP-gebruiker het aanbod van de SEP-houder niet aanvaardt, moet hij op korte termijn een schriftelijk tegenvoorstel doen dat aan FRAND-voorwaarden voldoet. Heeft hij al producten op de markt gebracht waarbij van een SEP gebruik wordt gemaakt, dan dient hij vanaf het moment van afwijzing van zijn tegenaanbod tevens een passende zekerheid te stellen overeenkomstig de handelsgebruiken ter zake, bijvoorbeeld door een bankgarantie te verstrekken of het nodige geld in bewaring te geven. De berekening van de zekerheid moet met name het aantal verrichte exploitatiehandelingen omvatten en de vermeende inbreukmaker moet daarvan een overzicht kunnen geven. Als geen overeenstemming wordt bereikt over de details van de FRAND-voorwaarden, kunnen partijen in onderling overleg het bepalen van de royalty overlaten aan een onafhankelijke derde.11

Het Hof van Justitie overwoog in Huawei dat uit het feit dat de SEP-houder heeft verklaard om tegen redelijke voorwaarden een licentie te verlenen aan iedere welwillende partij niet volgt dat hij tevens zijn aanspraak op een verbod heeft willen prijsgeven.12 Als uitgangspunt geldt dus dat een SEP-houder die een FRAND-verklaring heeft afgegeven primair verplicht is om te goeder trouw licentieonderhandelingen te voeren.13 De verwijzing naar de goede trouw impliceert dat de SEP-houder zijn gedrag mede moet laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de SEP-gebruiker.14 Bij die verplichting past niet dat de SEP-houder buitensporige druk uitoefent door voorafgaand of tijdens de onderhandelingen een verbod te vorderen.15 Voor een verbod bestaat evenmin ruimte als de SEP-houder bij de SEP-gebruiker het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt geen verbod te zullen vorderen.16 De inhoud van een FRAND-verklaring kan een rol spelen bij deze beoordeling.17 Zo kan in de relevante beleidsregels van de SDO uitdrukkelijk zijn bepaald dat de SEP-houder geen verbod zal vorderen zolang de licentiehouder bereid is te goeder trouw te onderhandelen over een licentievergoeding.18 Daarnaast kan in de beleidsregels van de SDO zijn opgenomen dat partijen eventuele geschillen over de vraag of een aanbod als FRAND kan worden aangemerkt eerst moeten voorleggen aan een arbiter.19 Ten slotte kan de rechter het verbod afwijzen als de positie van de SEP-gebruiker door het gedrag van de SEP-houder onredelijk zou worden benadeeld.20 Een dergelijke situatie doet zich onder meer voor als de SEP-houder betrokken is geweest bij het opstellen van de relevante standaard, maar bij de vaststelling ervan geen melding heeft gedaan van zijn octrooien en vervolgens een verbod vordert (patent ambush).21

Als vaststaat dat de SEP-houder zich heeft gehouden aan FRAND-verplichtingen, rijst de vraag of de SEP-gebruiker zich een willing licensee heeft getoond. Als dit niet het geval is, zal in de regel een verbod (moeten) volgen.22 Belangrijk is dat de SEP-gebruiker zich tijdig bereidwillig toont om in onderhandeling te treden met de SEP-houder. Als hij pas een tegenvoorstel doet nadat tegen hem een procedure aanhangig is gemaakt, kan dat voor de rechter een reden zijn om het verbod toe te wijzen.23 Het zal echter steeds van de concrete situatie afhangen of de vertraging het gevolg is van strategisch gedrag aan de zijde van de SEP-gebruiker of dat zij wordt veroorzaakt door bijzondere omstandigheden.

Men kan zich afvragen of voor toewijzing van een verbod is vereist dat het licentieaanbod van de SEP-houder onomstotelijk kan worden aangemerkt als fair, reasonable and non-discriminatory. In het Engelse arrest Unwired Planet beantwoordde Birss J deze vraag in ontkennende zin:

Deze benadering vormt in mijn ogen een wenselijk vertrekpunt. Het past namelijk niet bij een maatstaf zoals de goede trouw dat van partijen perfectie wordt verwacht ten aanzien van de waardering van een aanbod als FRAND. Waar het om gaat, is dat beide partijen oprecht geïnteresseerd zijn in het overeenkomen van een licentie en zich daartoe gezamenlijk inspannen.25 Ondertussen kunnen er natuurlijk eenvoudig geschillen ontstaan over de waardering van een licentieaanbod. Dit geldt temeer nu deze waardering – zo is althans de opvatting van de Commissie – mede wordt bepaald door de wijze waarop de onderhandelingen zijn verlopen26 en de ruimere licentiemogelijkheden die de SEP-houder ten deel vallen omdat het octrooi in de standaard is opgenomen.27 Afhankelijk van het relatieve belang van het octrooi voor de standaard kan de hoogte van een ‘eerlijk en redelijk’ aanbod bovendien variëren van aanzienlijk tot nihil.28 Gelet op deze context is het in mijn ogen redelijk om de betrokken partijen een ruime bandbreedte te gunnen bij de berekening van een FRAND-vergoeding.29

De vraag resteert welke gevolgen onenigheid over de FRAND-vergoeding heeft voor de toewijsbaarheid van een verbod. Zo wees het gerechtshof Den Haag in het kortgedingarrest Sisvel/Xiaomi het gevorderde verbod af, daarbij overwegend dat de eventuele schade aan de zijde van de SEP-houder primair bestond uit gederfde licentievergoedingen en daarmee gegenereerde winsten. Dit belang kon naar het oordeel van het hof bovendien relatief eenvoudig achteraf worden begroot en hersteld.30 Tegen deze onderbouwing zijn een aantal bezwaren in te brengen. In de eerste plaats volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie dat het handhavingsbelang van de licentiegever op één lijn kan worden geplaatst met het belang van de rechthebbende die zijn eigen marktpositie verdedigt.31 Het belang van de SEP-houder verschilt op dit punt niet wezenlijk van het belang van een reguliere licentiegever.32 In de tweede plaats is de mogelijkheid van een verbod essentieel voor het functioneren van het onderhandelingsproces dat is uitgestippeld in Huawei/ZTE.33 Als bij voortgezet gebruik zonder toestemming niet in beginsel een verbod zou volgen, dan kan dit strategisch gedrag (hold-out) aan de zijde van de SEP-gebruiker in de hand werken. De SEP-gebruiker kan er in zulke gevallen eenvoudigweg voor kiezen gebruik te (blijven) maken van een uitvinding, met in het slechtste scenario een latere veroordeling tot betaling van een schadevergoeding.34

Volgen beide partijen het stappenplan uit Huawei/ZTE, dan is de situatie betrekkelijk overzichtelijk: de SEP-gebruiker dient te beslissen of hij het FRAND-aanbod wil aanvaarden of verwerpen, waarbij hij in het laatste geval geen gebruik kan maken van de standaard en de SEP-houder zo nodig een verbod kan vorderen.35 Een uitzondering op dit beslissingsschema is mogelijk als de SEP-gebruiker een passende zekerheid heeft gesteld voor de betaling van licentievergoedingen.36 Uit de rechtspraak lijkt te volgen dat de SEP-gebruiker de zekerheid kan berekenen conform door de SEP-houder geëiste licentievergoedingen voor de gehele levensduur van het octrooi.37 Potentieel wordt de SEP-houder hiermee volledig gecompenseerd voor de verschuiving van het incassorisico en de verzwakking van zijn onderhandelingspositie. In de praktijk worden licentievergoedingen echter vaak onderhandeld op basis van portefeuilles bestaande uit verschillende octrooifamilies, die bovendien in meerdere landen worden verleend.38 Gelet op deze context is twijfelachtig of een zekerheidsstelling gebaseerd op een afzonderlijk octrooi (of op een gehele portefeuille in één land)39 toereikend is. De SEP-houder wordt dan immers slechts gedeeltelijk gecompenseerd voor de verschuiving van het incassorisico, terwijl zijn onderhandelingspositie ten aanzien van de gehele portefeuille in meerdere landen tegelijk aan kracht inboet.

Niet-dominante SEP-houders. Het feit dat de hierboven aangehaalde regels zijn gegrond op art. 102 VWEU, roept de vraag op in hoeverre een SEP-houder die geen economische machtspositie heeft onverkort een verbod kan vorderen. Het is niet geheel duidelijk of zulke situaties zich vaak voordoen (of zullen doen). Zo is in de literatuur betoogd dat een SEP-houder per definitie een machtspositie heeft, omdat hij in staat is om (potentiële) concurrenten de toegang tot de downstream productmarkt te ontzeggen.40 Tegen die opvatting kan echter worden ingebracht dat er voor bepaalde standaarden alternatieven voorhanden zijn.41 Daarnaast blijken marktpartijen in de praktijk zonder licentie producten op de markt te brengen en kan de SEP-houder meestal slechts door tussenkomst van de rechter een verbod afdwingen. Er is dan ook meer te zeggen voor de opvatting van de Commissie dat het bestaan van een machtspositie moet worden vastgesteld aan de hand van alle relevante omstandigheden.42 Bij deze beoordeling dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met, ten eerste, de onmisbaarheid van de standaard waarop het SEP betrekking heeft voor fabrikanten van producten die voldoen aan de standaard, en ten tweede, de industriële afhankelijkheid (lock-in) van die standaard.43

De discussie over het bestaan van een machtspositie daargelaten, lijkt verdedigbaar dat ook een niet-dominante SEP-houder zijn recht niet onverkort kan handhaven.44 Uit het feit dat de SEP-houder een FRAND-verklaring heeft gedaan volgt immers dat hij verplicht is om te goeder trouw onderhandelingen te voeren met partijen die een licentie willen verkrijgen. Het lijkt niet bezwaarlijk om voor de invulling van deze verplichting aansluiting te zoeken bij het stappenplan dat door het Hof van Justitie is uitgezet in Huawei/ZTE.

Niet-deelnemende SEP-houders. Een ander probleem rijst op het moment dat de SEP-houder geen FRAND-verklaring heeft afgegeven en evenmin betrokken is geweest bij het standaardisatieproces. Het beginsel van contractsvrijheid brengt mee dat in zulke gevallen geen bijzondere verplichtingen op zijn schouders rusten.45 Een SDO kan immers alleen voorwaarden opleggen aan deelnemende partijen; zij heeft niet de bevoegdheid om organisaties te binden die niet vrijwillig zijn toegetreden.46

De aanwezigheid van niet-deelnemende SEP-houders kan nadelige gevolgen hebben voor de vrije mededinging. Zulke entiteiten kunnen immers het gebruik van een gehele standaard beletten zonder dat zij gebonden zijn aan FRAND-verplichtingen. De aanwezigheid van ‘buitenstaanders’ lijkt vooralsnog echter tot minder problemen te leiden dan men op het eerste gezicht zou denken. Zo zijn grote producenten vaak deelnemer aan een SDO en kunnen de voorwaarden voor het gebruik van de standaard bepalingen bevatten over wederkerig gebruik van SEP’s onder FRAND-voorwaarden.48 Daarnaast kan de rechter waar nodig terugvallen op de waarborgen uit de Handhavingsrichtlijn om buitensporige rechtshandhaving het hoofd te bieden.49 Zo kan hij bij de beslissing over de toewijsbaarheid van het verbod rekening houden met de omstandigheid dat de SEP-gebruiker een zwaarwegend belang heeft bij toegang tot de beschermde technologie (bijvoorbeeld omdat deze cruciaal is voor het functioneren van de standaard).50 Dit belang verliest niet aan gewicht als de SEP-­houder niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van de relevante standaard.51

Tot slot rijst de vraag of de rechter behoudens de bovengenoemde situaties grenzen kan en mag stellen aan een verbod in SEP-zaken. Het aanvaarden van zulke beperkingen is in mijn ogen niet op voorhand in strijd met het Huawei-arrest. Hoewel het Hof in die uitspraak een duidelijk stappenplan heeft gegeven voor het aangaan en voeren van onderhandelingen, blijkt daaruit nog niet hoe de rechter moet omgaan met afwijkingen van of variaties op dat schema.52 Afhankelijk van de concrete omstandigheden kan het redelijk zijn om partijen tijdens een lopende inbreukprocedure in de gelegenheid te stellen tekortkomingen in de naleving van het Huawei-arrest te herstellen.53 Bovendien bevat het arrest geen aanwijzingen over de concretisering van het verbod en de modaliteiten waaronder het kan worden toegewezen.54 Hierbij is van belang dat de rechter bij de uitvaardiging van een verbod binnen de grenzen van het evenredigheidsbeginsel moet blijven. Er is geen reden om aan te nemen dat dit beginsel niet van toepassing zou zijn op SEP-zaken.55 Toetsing aan het evenredigheidsbeginsel kan onder meer tot gevolg hebben dat de rechter een aangepast verbod toewijst, bijvoorbeeld door een termijn vast te stellen waarbinnen de SEP-gebruiker de gelegenheid krijgt over te stappen op een alternatief.56 Dit kan onder meer op zijn plaats zijn als derden die zich buiten de productie- en distributieketen bevinden onevenredig in hun belangen zouden worden geraakt als de rechter een verbod zou opleggen aan de SEP-gebruiker.57