Rb. Den Haag, 07-02-2018, nr. C-09-514955-HA ZA 16-847

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Tot slot is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

Silife, Rexil (voorheen Silife B.V.) en Silife India houden zich bezig met de ontwikkeling, productie, distributie en verkoop (zowel groothandel als detailhandel) van voedingssupplementen voor mens en dier, van meststoffen, biotechnologische producten en medicijnen. Liquistone is rechthebbende van onder meer een octrooi (hierna: het octrooi). Zij is slechts de houder van de rechten en ontplooit geen activiteiten.

AB Products houdt 50% van de aandelen in Rexil. Silife en Liquistone hebben dezelfde aandeelhouders. Eén daarvan is Lisida. [X] (hierna: [X] ) is enig aandeelhouder en bestuurder van Lisida. Lisada was tot 18 februari 2013 respectievelijk 11 april 2013 bestuurder van Silife en Liquistone.

Roka Beheer is de investeringsmaatschappij van haar enig aandeelhouder en bestuurder, [B] . Roka Beheer, DTN Noordwijk en [C] zijn aandeelhouder van SI Tech. DTN Noordwijk B.V. is één van de bestuurders van SI Tech. [A] is via zijn holding indirect bestuurder van DTN Noordwijk.

SI Tech houdt 75% van de aandelen in SI Tech Afrika en 90% van de aandelen in SI Tech Indonesia en is bestuurder van deze entiteiten. Deze drie entiteiten houden zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van meststoffen, biotechnische producten, medicijnen en voedingssupplementen voor mens en dier.

[C] is chemicus en procestechnoloog. Hij was van 2010 tot en met juni 2013 werkzaam voor Silife en bestuurder van Silife India. Hij is werkzaam bij Maglichem, dat onder andere synthetische harsen voor verwerking in industriële verf, coatings, inkt, lijm en rubber produceert en verpakt.

Liquistone en Silife hebben op 28 mei 2010, met terugwerkende krecht tot 1 febrauri 2010, een exclusieve licentieovereenkomst met betrekking tot het octrooi gesloten voor onbepaalde tijd.

In januari 2012 hebben [X] en [Y] (hierna: [Y] ) in India gesproken met vertegenwoordigers van Magnichem, waaronder [C] over de samenwerking tussen Silife en Silife India enerzijds en Magnichem anderzijds.

In een e-mailbericht van 22 maart 2012 heeft [X] aan onder meer [Y] geschreven – voor zover hier van belang:

“Het is de bedoeling dat Magnichem voor de time being produceert en verkoopt totdat Silife Origin Ltd. de benodigde papieren hiervoor heeft. Silife Origin factureert Magnichem de productiekosten + een kleine marge.”

Het business plan van Silife B.V. van 29 augustus 2012 vermeldt onder meer:

“Initially manufacturing and packing is outsourced to an existing chemicals producing unit Magnichem Industries (…)”

Op enig moment zijn Silife cs, die niet over voldoende financiële middelen beschikten om hun plannen uit te voeren, op zoek gegaan naar een financier dan wel een strategisch partner. Zij hebben daartoe Arena Business Group (hierna: ABG) ingeschakeld, die Silife cs in contact bracht met [A] . Dit leidde in eerste instantie niet tot het vinden van een financier/partner.

Nadat een geschil was gerezen tussen Lisida (lees: [X] ) en de andere aandeelhouders van Silife en Liquistone is Lisada op 18 februari 2013 door de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) van Silife ontslagen als bestuurder.

Op 13 maart 2013 is een ava van Liquistone uitgeschreven, waar het onmiddellijk ontslag van Lisada als bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder geagendeerd stonden. Lisada en [X] zijn hierover bij aangetekende brief van 13 maart 2013 geïnformeerd.

Op 4 maart 2013 heeft ABG onder meer aan [X] en [Y] laten weten dat via [A] interesse was getoond door een financier. ABG stelde voor dat Silife contact zou opnemen met [A] . Contact tussen [A] en [X] in maart 2013 heeft geleid tot gesprekken tussen [X] en Roka Beheer, in de persoon van [B] . Roka Beheer heeft een kort due diligence onderzoek verricht.

Op 6 april 2013 heeft Liquistone voor onbepaalde tijd een exclusieve licentieovereenkomst met betrekking tot het octrooi gesloten met Roka Beheer. Deze bevat in artikel 8.10 een rechtskeuze voor Nederlands recht.

Op 6 april 2013 hebben Lisada en [X] aan Silife en een aantal andere geadresseerden – voor zover hier van belang – het volgende geschreven:

“Ondergetekenden, Lisida B.V., vertegenwoordigd door haar directeur [X] en [X] in persoon, beiden zijnde de enige officiële bestuurders met zelfstandige bevoegdheid in het bedrijf Liquistone Ltd. (…), hebben besloten om de licentieovereenkomst van 1 februari 2010 tussen Liquistone Ltd. en Silife Ltd. te ontbinden met onmiddellijke ingang en als ontbonden te verklaren; derhalve geldt dit tevens voor alle sublicenties door Silife Ltd. direct of indirect aan derde partijen verstrekt, o.a. Silife B.V., Silife Origin Ltd. AB Products B.V., enz. Dit geldt ook voor partijen waarvan Liquistone Ltd. niet op de hoogte is of is gebracht.

De directie van Liquistone Ltd. heeft, in het belang van Liquisonte Ltd. en haar aandeelhouders, besloten de licentieovereenkomst met Silife Ltd. te ontbinden omdat er geen resultaten zijn geboekt na de bestuurswisseling op 18 februari 2013; tevens omdat Roka Beheer B.V. betere perspectieven biedt en beschikt over meer (financiële) middelen.

Ondergetekenden hebben vervolgens de voornoemde licentieovereenkomst toegekend aan het bedrijf Roka Beheer B.V. (…).

Dit besluit is genomen en ondertekende op 6 april 2013 (…).”

[X] heeft deze brief (ook) per e-mail van 7 april 2013 toegezonden aan de geadresseerden.

Op 10 april 2013 heeft de advocaat van onder meer Silife, Silife B.V. (thans Rexil) en ABP Roka Beheer en [B] aangeschreven en gesommeerd zich te onthouden van iedere handeling die strekt ter uitvoering van de op 6 april 2013 met Liquistone gesloten licentieovereenkomst. Ook is Roka Beheer aansprakelijk gesteld voor de schade die deze rechtspersonen lijden of zullen lijden. De brief vermeldt onder meer:

“Silife Ltd. bezit sedert 1 februari 2010 de exclusieve licentierechten ter zake de patenten van Liquistone Ltd. Deze exclusieve rechten zijn gebaseerd op een tussen Liquistone Ltd. en Silife Ltd. bestaande licentie-overeenkomst die slechts met wederzijds goedvinden van beide contractspartijen kan worden opgezegd. Dit betekent dat het Liquistone Ltd. niet vrij staat om een licentie-overeenkomst met een derde – zoals Roka Beheer B.V. – te sluiten; dit is immers sowieso wanprestatie en bovendien een onrechtmatige daad door Liquistone Ltd. jegens Silife Ltd.”

Op 11 april 2013 heeft de ava van Liquistone Lisada ontslagen als bestuurder en een nieuwe bestuurder in haar plaats benoemd.

Bij brief van 18 april 2013 heeft de Engelse advocaat van Liquistone onder meer het volgende geschreven aan Roka Beheer:

“By virtue of Section 41 (2) of the Companies Act 2006, it provides that where a Company enters into a transaction (that is subjected to Section 40) and the parties to the transaction include a Director of the Company, the transaction is voidable at the instance of the Company.

The transaction is so voidable because whilst the License Agreement states the parties as Liquistone Limited and Roka Beheer B.V., clause 2.4 clearly includes Drs [X] and as such he is a party to the transaction. Because he was a Director on the 6th April, Section 41 will apply. Liquistone Limited voids the License Agreement.”

Op 19 april 2013 heeft de advocaat van Silife cs zich tevens namens Liquistone tot Roka Beheer gewend, met de mededeling dat Liquistone de inhoud van de onder 2.17 bedoelde brief van 10 april 2013 onderschrijft en zich aansluit bij de daarin vervatte sommaties en aansprakelijkstelling. Deze brief vermeldt voorts:

“Omdat Liquistone een vennootschap naar Engels recht is, is in deze voor de vraag of het haar bestuurders vrijstond om de licentieovereenkomst te sluiten, Engels recht van toepassing. Namens Liquistone overleg ik u hierbij een brief van de in deze gespecialiseerde Engelse advocaat [de advocaat] (…) die de nietigheid van de licentieovereenkomst vanuit het hier toepasselijke Engelse vennootschapsrecht verwoordt en inroept. De licentieovereenkomst met Roka Beheer is derhalve nietig.”

Op 26 april 2013 heeft Roka Beheer gereageerd op de onder 2.17 en 2.20 bedoelde brieven van 10 en 19 april 2013, door te kennen te geven geen enkele reden te zien om gehoor te geven aan de sommaties en de aansprakelijkstellingen van de hand te wijzen.

Op 28 mei 2013 is SI Tech opgericht. De aandeelhouders zijn onder meer Roka Beheer (10%), DTN Noordwijk (12,5%) en [C] (12%). Bij oprichting was ook Lisida aandeelhouder (38%).

Op 2 juni 2013 heeft [B] , namens Roka Beheer, aan de advocaat van Silife cs geschreven – voor zover hier van belang:

“Tot op heden hebben wij geen inhoudelijke reactie ontvangen op onze brief van 26 april 2013. Evenmin is ingegaan op onze suggestie om in overleg te treden. Wij gaan er derhalve van uit dat uw cliënten de juistheid van onze standpunten inzien en niet langer de rechtsgeldigheid van de licentieovereenkomst tussen Liquistone Ltd en Roka Beheer B.V. betwisten. Wij gaan door met onze werkzaamheden om de exploitatie van de licentie tot een succes te maken en verwachten dat uw cliënten ons daarin op geen enkele wijze belemmeren.”

Op 24 juli 2013 heeft Roka Beheer een sublicentie verstrekt aan SI Tech voor de landen India, China, Hong Kong, Australië, Zuid Afrika, Nieuw-Zeeland en Marokko.

Een van de belangrijkste producten van SI Tech, SI Africa en SI Indonesia is NewSil, de merknaam voor gestabiliseerd siliciumzuur. Dit product wordt voornamelijk toegepast in de land- en tuinbouw. Door toevoeging van Newsil wordt de kwaliteit van planten en gewassen verbeterd, met een verhoogde opbrengst en een verminderde inzet van pesticiden en bestrijdingsmiddelen als gevolg. Newsil wordt geproduceerd door Magnichem.

Silife cs hebben niet gereageerd op de onder 2.23 bedoelde brief en hebben evenmin voorafgaand aan deze anderszins stappen ondernomen jegens Roka Beheer cs, tot zij de dagvaarding in deze procedure uitbrachten op 28 april 2016.

Silife cs hebben Lisada en [X] in rechte betrokken, in een kort geding bij de voorzieningenrechter te Utrecht. Deze heeft bij vonnis van 3 juli 2013 de vorderingen van Silife afgewezen. In hoger beroep is dit vonnis vernietigd. Voor zover hier van belang heeft het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden bij arrest van 19 april 2016 voorshands geoordeeld dat de buitengerechtelijke ontbinding van de licentieovereenkomst met Silife geen effect heeft gesorteerd en dat deze overeenkomst in beginsel nog steeds geldt. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat dit meebrengt dat het Liquistone niet vrij stond, bij voortdurende gelding van de licentieovereenkomst met Silife, die exclusieve rechten nogmaals/tevens te verstrekken aan Roka Beheer, zoals is geschied in de licentieovereenkomst van 6 april 2013.

Silife cs vorderen bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis

Roka Beheer cs voeren gemotiveerd verweer.

in alle zaken – vordering i)

Voor toewijzing van het onder i) gevorderde gebod is vereist dat komt vast te staan dat Silife cs de in de vordering bedoelde exploitatie zonder recht of titel uitvoeren. De licentieovereenkomst van 6 april 2013 en de op grond daarvan verstrekte sublicenties geven gedaagden het recht en de titel tot de exploitatie waarop vordering i) ziet. Vordering i) kan dus alleen worden toegewezen als komt vast te staan dat de licentieovereenkomst niet (langer) geldig is.

Silife cs gaan in de dagvaarding uitgebreid in op het door hen onrechtmatig geachte handelen van Roka Beheer cs, onder meer bestaande uit het profiteren van de wanprestatie van Liquistone jegens Silife en het op onrechtmatige wijze gebruiken van know how van Silife cs. Als sprake is van het gesteld onrechtmatig handelen – wat Roka Beheer cs gemotiveerd betwisten – leidt dat in deze bodemprocedure tot schadeplichtigheid van Roka Beheer cs. Silife cs vorderen echter geen schadevergoeding.

Silife cs vermelden in hun vordering i) (het gebruik van) know how. In de dagvaarding gaan zij uitgebreid in op de door [Y] geschreven en gepubliceerde artikelen en de documenten met technische en commerciële know how, waarop Silife en/of Silife India volgens Silife cs auteursrecht zouden hebben. Los van de vraag of het gesteld gebruik van deze artikelen en andere informatie bij de exploitatie van de licentieovereenkomst van 6 april 2013 een schending van het gesteld auteursrecht kan opleveren, hebben Silife cs ook aan deze stellingen geen vordering verbonden, nu hun vordering is toegespitst op de licentieovereenkomst van 6 april 2013, die overigens ook betrekking heeft op know how. In artikel 1.6 is een definitie gegeven van informatie die binnen de reikwijdte van de overeenkomst valt. Een deel van de documenten waarop Silife en Silife India auteursrecht pretenderen valt binnen de reikwijdte van deze definitie.

Sifile cs stellen dat de door Roka Beheer met Liquistone gesloten licentieovereenkomst niet (langer) geldig is. Onder verwijzing naar de onder 2.19 bedoelde brief van de Engelse advocaat, stellen zij dat de licentieovereenkomst van 6 april 2013 nietig is. Deze stelling gaat echter eraan voorbij dat het bestaan en de geldigheid van de licentieovereenkomst worden beheerst door het in artikel 8.10 van die overeenkomst gekozen Nederlands recht. Zie artikel 10 Rome-I Verordening. De vaststaande en door Silife cs gestelde feiten kunnen niet leiden tot nietigheid van de overeenkomst naar Nederlands recht. Voor zover Silife cs hebben willen betogen dat Liquistone de overeenkomst buitengerechtelijk heeft vernietigd – in de onder 2.19 bedoelde brief staat immers the transaction is voidable at the instance of the Company – geldt dat de vaststaande en door Silife cs gestelde feiten ook niet kunnen leiden tot de conclusie dat een van de in het Nederlands recht geldende vernietigingsgronden van toepassing zou kunnen zijn.

Niet ter discussie staat dat [X] over het sluiten van de licentieovereenkomst met Roka Beheer geen overleg heeft gevoerd met de andere aandeelhouders van Liquistone, die hem ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met Roka Beheer hadden voorgedragen voor ontslag als bestuurder van Liquistone, nadat zij hem in hun hoedanigheid van aandeelhouders van Silife reeds hadden ontslagen als bestuurder van Silife. Uit de stellingen van Liquistone vloeit voort dat de andere aandeelhouders de licentieovereenkomst met Silife wilden voortzetten en geen licentieovereenkomst met Roka Beheer hadden willen sluiten. Ook als – zoals het gerechtshof in de kort geding procedure voorshands heeft geoordeeld – de buitengerechtelijke ontbinding van de licentieovereenkomst met Silife geen effect heeft gesorteerd, betekent dat niet dat de licentieovereenkomst die Liquistone vervolgens met Roka Beheer heeft gesloten niet (langer) geldig is. Het enkele gegeven dat er nu mogelijk twee exclusieve licentieovereenkomsten naast elkaar bestaan, doet niet af aan de geldigheid van de licentieovereenkomst van 6 april 2013. Als de licentieovereenkomst met Silife is blijven bestaan, is met het sluiten van de nieuwe licentieovereenkomst inbreuk gemaakt op die licentieovereenkomst met Silife. In dat geval is deze inbreuk door Liquistone zelf in het leven geroepen, omdat zij – zonder regelmatige opzegging van de licentieovereenkomst met Silife – een nieuwe licentieovereenkomst met Roka Beheer is aangegaan. Dit eigen handelen van Liquistone tast de geldigheid van de licentieovereenkomst met Roka Beheer niet aan. Ook als – zoals Silife cs stellen – Roka Beheer bij het sluiten van de licentieovereenkomst van 6 april 2013 zou hebben geprofiteerd van de wanprestatie van Liquistone, betekent dat niet dat de licentieovereenkomst van 6 april 2013 niet (langer) geldig is.

Ten aanzien van [C] en Magnichem hebben Silife cs tijdens de comparitie van partijen zonder enige nadere toelichting gesteld dat zij direct inbreuk maken op het octrooi. Daar waar zij onder meer concreet en gemotiveerd uiteen moeten zetten hoe die inbreuk in Nederland wordt gemaakt en ten aanzien van welke conclusies van het octrooi, voldoen zij op geen enkele manier aan hun stelplicht op dit punt.

Het vooroverwogene leidt tot de conclusie dat er geen grond is voor toewijzing van het onder i) gevorderde gebod.

in de zaak tegen Maglichem – vordering ii)

Silife cs stellen dat in maart 2012 een Temporary Agreement is gesloten, op grond waarvan Maglichem tijdelijk de productie en verkoop van gestabiliseerd siliciumzuur ter hand zou nemen voor Silife en Silife B.V. (thans Rexil) en/of Silife India, die daartoe hun know how ter beschikking hebben gesteld aan Maglichem. Zij stellen dat Maglichem onrechtmatig handelt en ook wanprestatie pleegt door nu, gebruikmakend van die know how, Newsil te produceren van SI Tech cs en de productie en verkoop van gestabiliseerd siliciumzuur ter hand te nemen voor Roka Beheer cs.

Niet ter discussie staat dat Silife en Silife India enerzijds en Maglichem anderzijds eind 2011/begin 2012 zijn overeengekomen dat Maglichem gestabiliseerd siliciumzuur zou produceren voor Silife en Silife India, – kort gezegd – totdat Silife India zelf daartoe in staat was. Of die afspraak is neergelegd in de Temporary Agreement waarnaar Silife cs naar verwijzen of de overeenkomst van 15 november 2011 waar Roka Beheer cs naar verwijzen, kan onbesproken blijven, aangezien de relevante bepalingen van beide documenten gelijk zijn.

De kennelijke inhoud en strekking van de gemaakte afspraken luidt dat Maglichem de productie van gestabiliseerd siliciumzuur ter hand zou nemen totdat Silife India zelf daartoe in staat zou zijn. Het gaat daarbij om productie van gestabiliseerd siliciumzuur onder het octrooi waarop beide door Liquistone afgesloten licentieovereenkomsten zien. Op geen enkele manier kan uit de stukken waarnaar Silife cs verwijzen (het verslag van het onder 2.7 bedoelde bezoek, de Temporary Agreement, de onder 2.8 bedoelde mail en het onder 2.9 bedoelde businessplan) worden afgeleid dat – zoals Silife cs lijken te betogen – het Maglichem niet was toegestaan om gestabiliseerd siliciumzuur voor anderen te produceren, die eveneens over een geldige licentie daartoe beschikten. Daaruit blijkt alleen dat is afgesproken dat Maglichem de productie van gestabiliseerd siliciumzuur ter hand zou nemen totdat Silife India zelf daartoe in staat zou zijn. Zonder nadere toelichting – die ontbreekt – staat dat niet eraan in de weg dat Maglichem ook voor anderen produceert. De met Silife en Silife India gemaakte afspraken beletten Maglichem dus niet om Newsil te produceren voor SI Tech cs.

Maglichem heeft gemotiveerd betwist dat zij gebruik gemaakt heeft van technische know how van Silife cs bij de productie van Newsil. Onder verwijzing naar een passage die zowel voorkomt in de Temporary Agreement als de overeenkomst van 15 november 2011, voert zij aan dat de benodigde technische kennis van [C] afkomstig was. Deze passage luidt als volgt:

“The product will be manufactured as per the technical knowhow and expertsie provided by Mr. [C] – CEO of Silife, who has previous experience to manufacture the product in bulk, during his employment with […] ., Mumbai.”

Voorts zet zij uiteen dat zij voor de productie van Newsil de bereidingsinstructies en beeldmerken voor de etiketten van SI Tech heeft verkregen. Maglichem voert tot slot aan dat – voor zover onverhoopt – toch sprake is geweest van gebruik van kennis die zij van Silife en Slife India had verkregen, jegens haar op geen enkele manier te kennen is gegeven dat de aan haar verstrekte informatie vertrouwelijk was. Zij wijst erop dat het te doen gebruikelijk is dat zij ten aanzien van vertrouwelijke informatie wordt verzocht om een geheimhoudingsverklaring en dat zij nimmer zo’n verklaring heeft ondertekend. Silife cs, op wier weg dit ligt, hebben hierop hun verwijt aangaande het gesteld onrechtmatig gebruik van know how door Maglichem niet nader geconcretiseerd.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Silife cs geen nakoming van enige verbintenis uit overeenkomst kunnen vorderen van Maglichem. Evenmin volgt uit hun stellingen dat Maglichem thans zonder recht of titel gebruik maakt van know how van Silife cs. Daarmee is er geen grond voor toewijzing van vordering ii).

in alle zaken

De slotsom luidt dat de vorderingen dienen te worden afgewezen. Roka Beheer cs hebben gemotiveerd betwist dat alle eisende partijen een vorderingsrecht (kunnen) hebben op de gestelde grondslagen. Of dat zo is – en dat is inderdaad niet steeds even helder – kan gezien het voorgaande onbesproken blijven, net als de andere geschilpunten.

Silife cs worden als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten van Roka Beheer cs veroordeeld. Deze worden begroot op € 1.523 voor gedaagden 1 t/m 6

(€ 619 aan griffierecht en € 904 aan advocaatkosten (2 punten tarief II), € 904 voor [C] en Magnichem (ieder 2 punten tarief II aan advocaatkosten).

De rechtbank:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Silife cs in de proceskosten van Roka Beheer cs die worden begroot op

 € 1.523 voor gedaagden 1 t/m 6;

 € 904 voor [C] ;

 € 904 voor Magnichem.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 7 februari 2018.