6.4 De materiële-reciprociteitstoetsen in het Verdrag van Parijs en de <verwijzing id="id-385cf1c1-67d7-4207-997f-803747c5a2f5" linkstatus="valide">Schikking van Madridverwijzing> nader beschouwd

919. Inleiding. De opeenvolgende verdragsopstellers van het Verdrag van Parijs en zijn Madrileense 'subverdrag', de Schikking van Madrid, zijn zuiniger geweest met materiële-reciprociteitstoetsen dan hun collega's van de Berner Conventie: het Verdrag van Parijs en de Schikking van Madrid kennen ieder slechts één materiële-reciprociteitstoets. Deze toetsen zijn ondertussen zozeer uitgekristalliseerd dat zij tegenwoordig nauwelijks nog stof doen opwaaien. Beide zitten in de merken-rechtelijke hoek: de toets van het Verdrag van Parijs heeft betrekking op zogeheten telle quelle-merken1, de toets van de Schikking van Madrid heeft betrekking op merken die krachtens deze Schikking zijn verkregen.2 De wordingsgeschiedenis van deze toetsen is al uitvoerig in Deel I aan de orde gekomen.3

920. Algemene vormgeving. Hoe zijn deze reciprociteitstoetsen vormgegeven?4 Het referentieland van beide reciprociteitstoetsen is het 'land van oorsprong'. Dat is in beide verdragen primair gedefinieerd als het land van de Parijse respectievelijk de Madrileense Unie waar de deposant (`inzender') een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel heeft.5 Het vreemde element dat door de beide reciprociteitstoetsen op de korrel wordt genomen is dus, zo kan uit de definitie worden afgeleid, de vreemde deposant, en dat is primair de in den vreemde bedrijvige deposant. Denkbaar is dus dat de reciprociteitstoetsen worden ingezet tegen een eigen onderdaan.

921. Bezien wij deze beide reciprociteitstoetsen nader.

922. Verdrag van Parijs (telle quelle-merken). De eerste materiële-reciprociteitstoets betreft, als gezegd, telle quelle-merken (artikel 6 quinquies van het Verdrag van Parijs). De telle quelle-regeling is bedoeld voor de situatie dat een merkhouder zijn in zijn eigen land gebruikte merk in een ander Unieland niet als merk beschermd kan krijgen omdat het teken volgens de desbetreffende vreemde merkenwet wegens zijn vorm geen merk kan zijn.6 In die situatie wordt internationale expansie onder één merk gehinderd. Het beginsel van nationale behandeling biedt geen uitkomst voor dat probleem Immers, de desbetreffende lex loci protectionis luidt nu eenmaal zo, óók in de zuiver-nationale situatie. Dat de merkhouder in het andere Unieland zijn merk niet beschermd kan krijgen, levert dus geen strijd met het beginsel van nationale behandeling c.q. het non-discriminatie-beginsel op. De telle quelle-regeling van artikel 6 quinquies schiet de merkhouder in dit geval te hulp: als zijn merk op regelmatige wijze is ingeschreven in het land van oorsprong, moet het merk in dit andere Unieland eveneens tot depot worden toegelaten en als zodanig (`telle quelle') worden beschermd.7 De desbetreffende lex loci protectionis wordt dus gedwongen dit teken als merk te accepteren. Daarmee is sprake van bevoordeling, want in een zuiver-nationale situatie zou het teken niet als merk worden geaccepteerd.8 Deze bevoordeling is evenwel afhankelijk gesteld van een voorwaarde: de 'extra' bescherming wordt alleen verleend indien en zolang het merk in het land van oorsprong is ingeschreven.9 Als het merk in het land van oorsprong niet (meer) is ingeschreven, wordt het in het andere Unieland niet (meer) beschermd. Hier is dus sprake van een vreemdelingen-rechtelijke absolute materiële-reciprociteitstoets betreffende de inschrijving.

923. Die toets vormt echter géén uitzondering op het Parijse beginsel van nationale behandeling c.q. non-discriminatiebeginsel. Zij is immers een voorwaarde voor een bevoordelende behandeling, een behandeling die uitstijgt boven de normale 'nationale behandeling'; zij is niet gekoppeld aan het beginsel van nationale behandeling. Wordt derhalve de 'extra' bescherming niet (meer) verleend omdat niet (meer) wordt voldaan aan deze materiële-reciprociteitsvoorwaarde, dan is geen sprake van achterstelling, maar van gelijkstelling. Het voordeel valt weg, men valt terug op de nationale behandeling.

924. Facultatieve toepassing. Toepassing van deze materiële-reciprociteitsvoorwaarde is facultatief. Een land mag de toepassing van deze toets achterwege laten. In de praktijk zal waarschijnlijk weinig animo bestaan voor een dergelijke ongeclausuleerde bevoordeling van vreemde deposanten. Hoe dan ook, toepassing mag wel achterwege gelaten worden. Maar daarbij dient wel het non-discriminatiebeginsel in acht te worden genomen. Stel bijvoorbeeld dat een deposant met de Nederlandse nationaliteit zijn daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel in Rusland heeft: in zo'n geval geldt Rusland als land van oorsprong. In Nederland mag de toepassing van de reciprociteitstoets nu niet achterwege blijven omdat de deposant een eigen onderdaan is. Dat is immers in strijd met het Parijse non-discriminatiebeginsel. Zou derhalve de toets niet worden aangelegd wanneer de deposant een eigen onderdaan is, dan mogen deposanten met een vreemde nationaliteit niet worden achtergesteld: de vrijstelling moet ook voor hen gelden. Er mag immers niet worden gediscrimineerd tussen eigen onderdanen en vreemdelingen.10

925. Discriminatie tussen vreemde deposanten. Binnen de toegelaten discriminatie mag echter wél worden gediscrimineerd tussen vreemde deposanten onderling. Op grond van artikel 19 kunnen Unielanden immers — kort gezegd — onderling regelingen treffen voor zover die niet in strijd zijn met het Verdrag van Parijs. Zij kunnen dus de toepassing van deze materiële-reciprociteitstoets afzweren vis-à-vis elkaars deposanten 11 Hier draait echter voor WTO-landen de meestbegunstigingsclausule van artikel 4 van de TRIPs-Overeenkomst in beeld: voor zover het Verdrag van Parijs niet is uitgezonderd in artikel 4 onder d van de TRIPs-Overeenkomst, dient dit voordeel (dus: de niet-toepassing van deze materiële-reciprociteitstoets) ook te worden verleend aan de onderdanen van alle andere WTO-landen.12

926. Schikking van Madrid (internationale inschrijvingen). De tweede reciprociteitstoets betreft, als gezegd, merken die krachtens de Schikking van Madrid zijn verkregen. Deze Schikking en haar systeem kwam ook al in hoofdstuk 4 aan de orde.13 Kort gezegd komt het op het volgende neer: wie beschikt over een merkinschrijving in het land van oorsprong (de `basisinschrijving'), kan, via de nationale administratie van dat land, bij het Bureau van de Parijse Unie een internationale inschrijving aanvragen. Deze internationale inschrijving werkt als een bundel van nationale inschrijvingsverzoeken in de verschillende aangesloten landen. Zo bespaart men zich de moeite van verschillende nationale inschrijvingen. Vanaf het tijdstip van deze internationale inschrijving is de bescherming van het merk in de aangesloten landen dezelfde als ware dit merk daar rechtstreeks gedeponeerd. De bundel valt aldus uiteen in verschillende nationale merkrechten, die ieder door het lokale merkenrecht worden beheerst.

927. De internationale inschrijving en de daarop berustende nationale merkrechten zijn evenwel gedurende de eerste vijfjaar afhankelijk van de basis-inschrijving in het land van oorsprong, in dier voege dat hun bescherming niet meer geheel of gedeeltelijk zal kunnen worden ingeroepen wanneer gedurende deze vijfjaarspedode het (basis)merk in het land van oorsprong niet meer geheel of gedeeltelijk bescherming geniet.14 Dit is dus een absolute materiële-reciprociteitstoets betreffende het bestaan van het recht. Deze toets is, anders dan de reciprociteitstoets betreffende telle quelle-merken, wél een uitzondering op het Parijse non-discriminatiebeginsel (welk beginsel deze materiële-reciprociteitsuitzondering normaliter zou verbieden). Hier is immers sprake van discriminatie.

928. Geen facultatieve toepassing. Toepassing van deze toets is niet facultatief, maar verplicht. Zij is ingebakken in het systeem van de Madrileense Schikking, en de verdragsopstellers hebben haar toepassing uitdrukkelijk gewild — niet alleen de verdragsopstellers van 1891, maar (juist) ook de verdragopstellers van 1957, tijdens de laatste herziening van deze Schikking Men wilde immers de mogelijkheid behouden van een `central attack', een aanval in rechte op de geldigheid van basisinschrijving .15 Tegenover de mogelijkheid voor de deposant om in één keer een bundel van nationale inschrijvingsverzoeken in te dienen, moest — zo vond men — voor concurrenten de mogelijkheid blijven bestaan om in één keer de geldigheid van al die inschrijvingen aan te vallen.16 Een land mag daarom niet afzien van toepassing van deze materiële-reciprociteitsuitzondering.17

929. Europees non-discriminatiebeginsel. Ten slotte rijst de vraag hoe het Europese non-discriminatiebeginsel van artikel 12 EG op de twee zojuist besproken materiële-reciprociteitstoetsen inwerkt.18 Daarbij dient voorop te worden gesteld dat het industriële-eigendomsrecht c.q. het merkenrecht valt binnen de werkingssfeer van het EG-Verdrag, en dat het dus ook wordt bestreken door artikel 12 EG, net als het auteursrecht.19 Voorts mag worden aangenomen dat het onderscheid naar land van oorsprong indirecte discriminatie is. Naar analogie van het Tod'sarrest kan men immers stellen: waar auteurs hun werken in de meeste gevallen in hun vaderland voor het eerst publiceren, zullen ook deposanten hun daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel in de meeste gevallen in hun vaderland hebben.20 Het onderscheid naar land van oorsprong levert dus indirecte discriminatie op. Hoe werkt dit uitgangspunt in op de onderhavige materiëlereciprociteitstoetsen? Dient hun toepassing achterwege te blijven op grond van artikel 12 EG?

930. Het antwoord moet ontkennend zijn. De onderhavige materiële-reciprociteitstoetsen worden, anders dan de toetsen van de Berner Conventie, niet geraakt door het non-discriminatiebeginsel van artikel 12 EG. De reden hiervoor is verschillend.

931. De telle quelle-reciprociteitstoets wordt niet geraakt door artikel 12 EG omdat haar toepassing geen discriminatie ten opzichte van de zuiver-nationale situatie oplevert, zoals wij hierboven hebben vastgesteld. Er wordt alleen een gunstigere behandeling ontzegd, een behandeling die niet is weggelegd in de zuiver-nationale situatie. Toepassing van deze toets leidt tot gelijke behandeling. Er is dus geen sprake van discriminatie, zodat het discriminatieverbod van artikel 12 EG niet in beeld komt.21

932. Met de `Madrileense' reciprociteitstoets ligt dat anders: hier is wel sprake van (indirecte) discriminatie. Zoals wij hierboven hebben vastgesteld, wordt deze toets door de Schikking van Madrid echter verplicht voorgeschreven: zij is inherent aan het systeem van dit verdrag en de verdragsopstellers hebben haar bij de laatste herziening uitdrukkelijk willen behouden. In deze objectieve omstandigheden ligt m.i. een rechtvaardiging voor de indirecte discriminatie van artikel 6 van de Schikking van Madrid. Reeds om deze reden — dus daargelaten de vraag of de Schikking van Madrid prevaleert boven het EG-Verdrag — wordt de onderhavige materiëlereciprociteitstoets niet geraakt door artikel 12 EG.