Rb. Den Haag, 02-06-2021, nr. C/09/595417 / HA ZA 20-633

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Vonnis is bepaald op heden.

Ferrari is een Italiaanse producent en ontwerper van sportauto’s. Ferrari is houder van onder meer de volgende merkregistraties met gelding in onder meer Nederland (hierna: de merken):

-

De Uniemerkregistratie met nr. 000161950, geregistreerd op 2 oktober 1998 voor onder meer voertuigen:

- de Uniemerkregistratie met nr. 00539585, geregistreerd op 19 november 1998 voor onder meer voertuigen:

- de Uniemerkregistratie met nr. 000454546, geregistreerd op 7 november 2000 voor onder meer voertuigen:

In 1968 is de Ferrari 365 GTB4 gepresenteerd en in 1969 de zogenaamde Spyder-versie van die auto, namelijk een cabrio, onder de naam Ferrari 365 GTS4 (hierna: de Spyder). Deze auto, althans het model waarop Ferrari zich in deze procedure beroept wat betreft de auteursrechtelijke bescherming, ziet er als volgt uit:

[gedaagde] houdt zich onder de naam Kitcar Collection bezig met het verzamelen en verkopen van zogenaamde kitcars. Kitcars zijn zelfbouwvoertuigen, waarbij eigen creaties worden gebouwd op een chassis met remmen en motoren van over het algemeen middenklasse auto’s.

Op 2 februari 2018 heeft [gedaagde] een auto gekocht in de Verenigde Staten en geïmporteerd in Nederland (hierna: de auto). In de koopovereenkomst en op het Ameri-kaanse registratiebewijs is de auto aangeduid met “1977 Corvette Vin# [registratienummer] ”.

De auto ziet er als volgt uit:

Het chassis van de auto en de aandrijflijn met remmen (daarmee alles “onder de motorkap”) zijn die van een Chevrolet Corvette C3.

Op het stuur van de auto is het volgende teken aangebracht:

In het midden van de wieldoppen van de auto is het volgende teken aangebracht:

Op de voorkant en op de achterkant van de auto zijn de volgende tekens aangebracht, die na het importeren door [gedaagde] zijn afgeplakt met zwarte Duct Tape:

[gedaagde] heeft de auto te koop aangeboden via zijn eigen website en via de navolgende advertentie op Speurders.nl:

Bij beschikking van 29 mei 2020 heeft de voorzieningenrechter bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, verlof verleend tot het leggen van onder meer conservatoir beslag tot afgifte en gerechtelijke bewaring van de auto. Op 3 juni 2020 is het beslag gelegd en de auto in gerechtelijke bewaring genomen.

Bij brief van 4 juni 2020 heeft Ferrari [gedaagde] onder meer gesommeerd de inbreuken op Ferrari-merken en vormgeving te staken en mee te werken aan vernietiging van de auto.

Ferrari vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. [gedaagde] te bevelen onmiddellijk na het betekenen van dit vonnis, in de gehele Europese Unie, elke inbreuk op de merken en elke inbreuk op de auteursrechten van Ferrari op de Spyder te staken en gestaakt te zullen houden, waaronder in elk geval dient te worden begrepen elk gebruik van de auto en daarmee overeenstemmende voertuigen;

2. [gedaagde] te bevelen onmiddellijk na het betekenen van het te dezen te wijzen vonnis, elk gebruik van een onrechtmatige slaafse nabootsing van de Spyder te staken en gestaakt te houden, waaronder in elk geval dient te worden begrepen elk gebruik van de auto en daarmee overeenstemmende voertuigen;

3. de vernietiging te gelasten van de auto, inclusief alle bijbehorende documentatie en toegangssleutels, waarbij de advocaten van Ferrari worden gemachtigd deze vernietiging te laten uitvoeren, in aanwezigheid van een deurwaarder die van deze vernietiging een proces-verbaal opstelt en deze onmiddellijk na voltooiing zal toesturen aan de advocaten van Ferrari, waarbij de kosten van deze vernietiging en de deurwaarder ten laste komen van [gedaagde] ;

4. Ferrari toe te staan (stilstaand en bewegend) beeldmateriaal te (laten) maken van de bevolen vernietiging onder 3, en Ferrari toe te staan dat beeldmateriaal zonder beperking wereldwijd te gebruiken, zo nodig na anonimisering om identificatie te voorkomen van derden die geen partij zijn bij deze procedure;

5. [gedaagde] te gebieden aan de advocaten van Ferrari, binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, een schriftelijke opgave te hebben doen toekomen, met aanhechting van kopieën van alle ter staving van deze opgave relevante bescheiden (waaronder orderbevestigingen, in- en verkoopfacturen en transportdocumentatie) met betrekking tot de aankoop en verkoop van de auto (en daarmee overeenstemmende exemplaren), van:

i. i) het totale aantal exemplaren van de auto (en daarmee overeenstemmende voertuigen) dat [gedaagde] , of enige (rechts)persoon die bij hem is aangesloten, heeft gekocht en/of verkocht en/of nog op voorraad heeft;

ii) de volledige naam/namen van alle (rechts)personen die betrokken zijn bij de inkoop, verkoop en/of het in de handel brengen van de auto (en daarmee overeenstemmende voertuigen), met inbegrip van de volledige naam/namen van alle professionele (rechts)personen aan wie [gedaagde] de auto (en daarmee overeenstemmende voertuigen) met het oog op wederverkoop heeft geleverd, waarbij voor elke betrokken (rechts)persoon moet worden aangegeven hoeveel exemplaren zijn geleverd;

6. te bepalen dat indien [gedaagde] het gevraagde onder 1-5 hiervoor niet (volledig en/of) tijdig naleeft, hij een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt van € 5.000 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat hij (één van) de hierboven bedoelde bevelen overtreedt, dan wel, zulks naar keuze van Ferrari, voor iedere afzonderlijke overtreding van (één van) deze bevelen, met een maximum van € 250.000 (tweehonderdvijftigduizend euro);

7. [gedaagde] te veroordelen tot betaling van de proceskosten van Ferrari, zoveel mogelijk op de voet van artikel 1019h Rv1., en – voor het geval het verschuldigde niet binnen 14 dagen na dit vonnis is voldaan – dat bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW2.te rekenen vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der algehele voldoening.

[gedaagde] voert verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid

De rechtbank is wat betreft de vorderingen gebaseerd op de merken, internationaal en relatief bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen omdat [gedaagde] in Nederland woont (artikelen 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo3.en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk).

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op auteursrecht en slaafse nabootsing is de Nederlandse rechter bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4 lid 1 Brussel I-bis Vo4.. De rechtbank is relatief bevoegd, alleen al omdat de bevoegdheid van deze rechtbank niet is betwist (artikel 110 Rv).

Merkinbreuk?

Dat de hiervoor onder 2.7 en 2.9 bedoelde tekens overeenstemmend zijn met de merken is niet in geschil. Wat betreft het onder 2.8 bedoelde teken op de wieldoppen, heeft [gedaagde] ter zitting aangevoerd dat daarop alleen een getekend paardje was aangebracht en dat het daarom geen inbreukmakend teken is. [gedaagde] betwist voorts dat sprake is van inbreuk. De tekens op het stuur en de wielassen heeft hij op de foto’s in de onder 2.10 bedoelde online-advertentie geel gemaakt en de tekens op de voor- en achterzijde heeft hij aan het oog onttrokken door deze af te plakken. Daarom is volgens [gedaagde] geen sprake van gebruik in het economisch verkeer.

Wat betreft het onder 2.8 bedoelde teken op de wieldoppen is de rechtbank van oordeel dat, hoewel detailopnames van het paardje ontbreken, dit paardje in ieder geval overeenstemt met of in ieder geval in hoge mate lijkt op de Uniemerkregistratie met nr. 000454546, welk merk ook uitsluitend het paardje – dus zonder het woord Ferrari – betreft. Dat het merk grote bekendheid heeft zodat het een groot onderscheidend vermogen heeft, is niet betwist, net zo min als het gebruik van het teken voor dezelfde waren als de waren waarvoor het merk is geregistreerd. Indien dit teken gebruikt wordt in het economisch verkeer, hetgeen hierna wordt beoordeeld, is derhalve sprake van verwarringsgevaar zoals dat ook – als zijnde onbestreden – geldt voor de andere tekens.

De rechtbank is van oordeel dat de tekens zijn gebruikt in het economisch verkeer. Wat betreft de tekens op het stuur en de wieldoppen geldt dat deze weliswaar niet zichtbaar waren in de online-advertentie, maar wel in de showroom. Dat betekent dat een potentiële koper met deze tekens geconfronteerd kon worden bij het bezichtigen van de auto. Daarmee is sprake van het aanbieden onder gebruikmaking van de tekens, hetgeen neerkomt op gebruik in het economisch verkeer. Datzelfde geldt voor de met Duct Tape afgeplakte tekens op de voor- en achterkant van de auto. [gedaagde] heeft aangegeven dat hij de tekens van de auto wilde verwijderen na verkoop, wanneer hij in overleg met de koper toch nog wat werkzaamheden aan de auto zou (laten) verrichten, zoals het overspuiten in een andere kleur. Echter, de (potentiële) koper van de auto kon eenvoudig de Duct Tape van de tekens afhalen waardoor deze zichtbaar werden, zoals de onderzoeker zijdens Ferrari ook heeft gedaan. Ook dat komt neer op aanbieden onder gebruikmaking van de tekens. Daarmee staat inbreuk op de merken vast.

Auteursrechtinbreuk?

Tussen partijen is niet in geschil dat de Spyder een auteursrechtelijk beschermd werk is. Ferrari stelt dat de Spyder de volgende auteursrechtelijk beschermde elementen heeft:

- Een lijnenspel dat als volgt loopt:

een lange, brede en omhooggerichte voorzijde,

glooiend voortgezet met een naar achteren gerichte cockpit,

en uitkomend in een fastback die eindigde in een abrupt afgesneden achterzijde,

alsmede een body line die vanaf de voorste wielkasten ingezet werd tot over de gehele lengte van de auto;

[gedaagde] betwist dat sprake is van inbreuk omdat de totaalindruk van de auto volgens hem op veel punten afwijkt van de Spyder. Hij wijst waar het de vormgeving betreft op de volgende verschillen:

- Het vooraanzicht van de auto heeft geen scheidingslijn in de breedte boven de koplampen;

- De neus is hoekiger en steiler geknikt;

- De deurstijlen zijn anders en de deuren lopen verder naar voren voorbij de raamstijl;

- De auto heeft bij ingeklapte koplampen geen zichtbare koplamp terwijl bij de Spyder tussen de inklapbare koplampen en de knipperlichten nog een witte lamp zit;

- De voorruit is anders:

- De voorruit van de auto is smaller, minder rond en staat rechter op;

- De raamstijl van de auto is van aluminium en niet gespoten, bij de Spyder wel;

- De Spyder heeft een zijraamstijl en daardoor een extra zijruit, de auto niet;

Ferrari heeft niet weersproken dat de auto en de Spyder op de door [gedaagde] genoemde punten van elkaar verschillen, maar betoogt dat desondanks de totaalindruk van de auto en de Spyder overeenkomen.

Vaste rechtspraak is dat voor de vraag of sprake is van een verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin, de totaalindrukken van het werk en de gestelde verveelvoudiging daarvan met elkaar dienen te worden vergeleken. Bij die vergelijking zijn de auteursrechtelijk beschermde elementen, met inbegrip van de onbeschermde elementen voor zover de combinatie daarvan in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt, bepalend.5.

[gedaagde] heeft de door hem genoemde punten van verschil geprobeerd te illustreren met foto’s die hij nog had van de auto en foto’s van een in het geel uitgevoerde Spyder. Ferrari heeft betwist dat de foto’s inderdaad van de auto zijn, maar heeft zelf volstaan met een minimale vergelijking van de twee voertuigen, waarbij geen enkel detail goed zichtbaar is, namelijk het volgende:

Het ligt op de weg van Ferrari als degene die zich op het rechtsgevolg van de gestelde auteursrechtinbreuk beroept, om concreet te stellen en te onderbouwen waarom ondanks de vaststaande verschillen (zie onder 4.8) de totaalindruk hetzelfde is. Zij heeft dat echter nagelaten. Bovendien springen de vaststaande verschillen in belijning meteen in het oog, met name de hoekigere neus van de auto ten opzichte van de glooiend aflopende voorkant van de Spyder en de andere vorm van de cockpit (die bij de auto veel minder ver naar achteren staat en minder bol oogt), aspecten die volgens Ferrari juist van belang zijn voor het auteursrechtelijk beschermde element van het lijnenspel. Ook het luxueuze interieur is genoemd als een belangrijk beschermd element en dat dit verschilt is evenmin in geschil. De stelling van Ferrari dat de totaalindrukken overeenstemmen wordt derhalve verworpen.

Onrechtmatig handelen: slaafse nabootsing?

Nabootsing van een product staat in beginsel vrij, tenzij door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Bij beoordeling van het vereiste nodeloze verwarringsgevaar moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval.6.

Gelet op de in het kader van het auteursrecht besproken en vaststaande verschillen tussen de auto en de Spyder, is van onrechtmatig handelen geen sprake.

De vorderingen

Gelet op de vastgestelde merkinbreuk, kan de vordering sub 1 met betrekking tot die vordering worden toegewezen als in het dictum wordt bepaald. Teneinde executiegeschillen te voorkomen, wordt het inbreukverbod opgelegd op dezelfde termijn die wordt verbonden aan de hierna besproken verwijdering en vernietiging van de tekens. De vordering sub 1 wordt met betrekking tot de gestelde auteursrechtinbreuk afgewezen en datzelfde geldt met betrekking tot vordering 2 die ziet op de gestelde slaafse nabootsing.

De sub 3 gevorderde vernietiging en de sub 4 gevorderde toestemming om daarvan beeldmateriaal te (laten) maken worden afgewezen. Artikel 2.22 BVIE7., dat op grond van artikel 130 lid 1 UMVo8.van toepassing is, bepaalt dat bij de beoordeling van een dergelijke vordering rekening dient te worden gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden. De rechtbank is van oordeel dat zowel het belang van [gedaagde] als het algemene belang dat producten niet onnodig vernietigd worden, zich in deze bijzondere situatie verzetten tegen vernietiging van de auto. Er is immers een redelijk alternatief beschikbaar waarmee de inbreuk wordt gestopt. Het gaat in deze zaak, anders dan in de in dit kader door Ferrari aangehaalde uitspraken, om één inbreukmakend product waarvan op eenvoudige wijze de inbreukmakende tekens verwijderd kunnen worden. Bovendien wordt het inbreukverbod dat [gedaagde] wordt opgelegd versterkt met een dwangsom (zie hierna onder 4.16), die een stok achter de deur is om [gedaagde] ervan te weerhouden opnieuw inbreukmakende tekens op de auto aan te brengen. Vernietiging van de gehele auto is niet proportioneel ten opzichte van het alternatief.

De rechtbank zal daarom het mindere toewijzen en [gedaagde] veroordelen tot het verwijderen en definitief vernietigen van alle in dit vonnis bedoelde tekens, binnen 2 werkdagen nadat de auto weer aan hem beschikbaar is gesteld, op zijn kosten en in aanwezigheid van een deurwaarder die daarvan een proces-verbaal opmaakt.

De sub 5 gevorderde opgave wordt toegewezen voor zover het voertuigen voorzien van met de merken overeenstemmende tekens betreft, nu in ieder geval vast staat dat [gedaagde] nog geen opgave heeft gedaan van de leverancier van de auto. Ook de sub 6 gevorderde dwangsom wordt toegewezen nu Ferrari er belang bij heeft het verbod en de opgaveverplichting te ondersteunen met een dwangsom, met dien verstande dat deze wordt gematigd als in het dictum vermeld.

De proceskosten

De rechtbank is van oordeel dat in deze procedure zowel de ingestelde vordering met betrekking tot de gestelde merkinbreuk als de vordering ten aanzien van het gestelde auteursrecht moet worden aangemerkt als hoofdvordering. Beide vorderingen moeten op hun eigen merites worden beoordeeld, betreffen mogelijk een verschillend territorium en het belang bij toewijzing kan anders liggen. Als de auteursrechtelijke vordering was toegewezen, was de uitkomst ten aanzien van de gevorderde vernietiging van de auto mogelijk anders geweest. Ferrari is in het merkenrechtelijke geschil in het gelijk gesteld en [gedaagde] in het auteursrechtelijke geschil, zodat partijen over en weer op niet ondergeschikte punten in het ongelijk zijn gesteld (artikel 237 lid 1 Rv). Dat geeft grond de proceskosten te compenseren in die zin dat ieder van partijen haar eigen kosten draagt.

De rechtbank

beveelt [gedaagde] binnen twee werkdagen nadat de auto weer aan hem beschikbaar is gesteld, in de gehele Europese Unie, elke inbreuk op de merken te staken en gestaakt te houden;

beveelt [gedaagde] binnen twee werkdagen nadat de auto weer aan hem beschikbaar is gesteld, de merken van de auto te verwijderen en definitief te vernietigen, in aanwezigheid van een deurwaarder die van deze verwijdering en vernietiging een proces-verbaal opstelt en deze onmiddellijk na voltooiing zal toesturen aan de advocaten van Ferrari, waarbij de kosten van het verwijderen, de vernietiging en de deurwaarder ten laste komen van [gedaagde] ;

beveelt [gedaagde] om aan de advocaten van Ferrari, binnen 14 (veertien) dagen na betekening van dit vonnis, een schriftelijke opgave te hebben doen toekomen, met aanhechting van kopieën van alle ter staving van deze opgave relevante bescheiden (waaronder orderbevestigingen, in- en verkoopfacturen en transportdocumentatie) met betrekking tot de aankoop en verkoop van de auto (en andere voertuigen die zijn voorzien van met de merken overeenstemmende tekens), van:

i) het totale aantal exemplaren van de auto en andere voertuigen die zijn voorzien van met de merken overeenstemmende tekens die [gedaagde] , of enige (rechts)persoon die bij hem is aangesloten, heeft gekocht en/of verkocht en/of nog op voorraad heeft;

ii) de volledige naam/namen van alle (rechts)personen die betrokken zijn bij de inkoop, verkoop en/of het in de handel brengen van de auto (en andere voertuigen die zijn voorzien van met de merken overeenstemmende tekens), met inbegrip van de volledige naam/namen van alle professionele (rechts)personen aan wie [gedaagde] de auto (en andere voertuigen die zijn voorzien van met de merken overeenstemmende tekens) met het oog op wederverkoop heeft geleverd, waarbij voor elke betrokken (rechts)persoon moet worden aangegeven hoeveel exemplaren zijn geleverd;

bepaalt dat indien [gedaagde] het onder 5.1-5.3 bepaalde niet volledig en/of tijdig naleeft, hij een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt van € 1.000 (duizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat hij (één van) de bedoelde bepalingen overtreedt, dan wel, zulks naar keuze van Ferrari, voor iedere afzonderlijke overtreding van (één van) deze bevelen, met een maximum van € 100.000 (honderdduizend euro);

bepaalt dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken

op 2 juni 2021.9.