4.2.2.b.i Het Verdrag van Parij s

381. Sluiproute merkenrecht. In het merkenrecht werd een andere sluiproute naar de materiële-reciprociteitsgedachte gebruikt. De oude reflex — weerzin tegen buitenlandse concurrentie op de eigen markt1— was niet zo maar verdwenen door de komst van het Verdrag van Parijs en zijn beginsel van nationale behandeling. Men zocht naar mogelijkheden om het de buitenlandse ondernemer moeilijk te maken, naar constructies — al dan niet verpakt in theorieën over het accessoire karakter en het 'personeel statuut' van het merk — waardoor de bescherming op de een of andere manier afhankelijk kon worden gesteld van de bescherming in het land van oorsprong.2

382. Kapstok: telle quelle-bepaling. Daarvoor werd met name het telle quellebeginsel in artikel 6 gebruikt, of beter gezegd: misbruikt.3 Zoals hiervoor al is besproken, was deze bepaling bedoeld voor een specifieke situatie, namelijk de situatie dat een merkhouder tegen het probleem aanloopt dat hij zijn in zijn eigen land gebruikte merk in een ander land niet als merk beschermd kan krijgen omdat het teken volgens de desbetreffende vreemde merkenwet wegens zijn vorm geen merk kan zijn. Voor dat probleem bood artikel 6 de oplossing van een conflicten-rechtelijke herkansing: als het teken volgens de lex originis wél een merk kan zijn, en het is in zijn land van oorsprong ook daadwerkelijk en correct als merk gedeponeerd, dan moet het desbetreffende teken — in precies die vorm (`telle quelle') — als merk worden beschermd.4

383. Hoe werd deze bepaling nu misbruikt? Welnu, men verhief haar tot de merkenrechtelijke hoofdregel van het verdrag, en extrapoleerde daarmee de eis dat het merk in zijn land van oorsprong correct is gedeponeerd, tot alle gevallen waarin een buitenlandse ondernemer een merk wenst te deponeren. Aan buitenlandse ondernemers werd dan dus altijd een extra eis gesteld, namelijk de eis dat het merk in het land van oorsprong correct is gedeponeerd.5 Dat is vreemdelingenrechtelijke discriminatie en flagrant in strijd met het beginsel van nationale behandeling, alsmede met (de bedoeling van de verdragsopstellers ten aanzien van) artikel 6 en met de interpretatieve bepaling nr. 4 in het slotprotocol.6 Toch was deze praktijk wijdverbreid.7 Daarmee werd deze bepaling, die was bedoeld als een verruiming van de merkenrechtelijke bescherming van buitenlandse ondernemers, juist tot het tegendeel gemaakt, namelijk tot een beperking van die bescherming.

384. En men ging ook wel nóg een stap verder. De eis dat het merk in het land van oorsprong correct moest zijn gedeponeerd werd dan opgepompt tot de eis dat het merk daar daadwerkelijk beschermd en geldig moest zijn.8 Als dat niet het geval was, dus als het merk in het land van oorsprong om welke reden dan ook niet (meer) werd beschermd, werd merkbescherming onthouden. Zo was in feite cumulatieve toepasselijkheid van de formeel- en materieelterritoriaal toepasselijke wet (de wet van het land van import) en de lex originis gecreëerd — een conflictenrechtelijke constructie die hetzelfde effect heeft als een vreemdelingenrechtelijke materiële-reciprociteitsuitzondering: de voor de buitenlandse ondernemer ongunstigste wet is bepalend voor het materiële eindresultaat.9 Ook deze verdergaande stap was uiteraard in strijd met (de bedoeling van de opstellers van) artikel 6.10

385. Washington 1911. Tijdens de conferentie te Washington in 1911 stelde Duitsland voor om aan deze dwaalwegen een einde te maken door de volgende bepaling, inclusief onafhankelijkheidsbeginsel, in het verdrag op te nemen:

386. Deze heldere bepaling werd door een ruime meerderheid gesteund, maar Frankrijk blokkeerde de aanname ervan met een beroep op de theorie van het 'personeel statuut' van het merk, en op de belangen van de Franse industrie.12 Uiteindelijk maakte de Washingtonse conferentie de zaak troebeler. Enerzijds schrapte zij de duidelijke interpretatieve bepaling nr. 4 van het slotprotocol, anderzijds verving zij de woorden "régulièrement déposée dans le pays d'origine" door de woorden "régulièrement enregistrée dans le pays d'origine".13 Met het woord "enregistrée" moest tot uitdrukking worden gebracht dat het merk in zijn land van oorsprong in ieder geval een vermoeden van geldigheid moest hebben.14 Een en ander maakte de situatie alleen maar onduidelijker. Osterrieth, die zelf tijdens de Washingtonse conferentie gedelegeerde was namens Duitsland (dat pleitte voor invoering van het onafhankelijkheidsbeginsel), concludeerde naderhand dat de vraag of het Verdrag van Parijs nu wel of niet uitgaat van een accessoir karakter van merken, als een open vraag kon worden beschouwd.15

387. Londen 1934. Pas tijdens de Londense conferentie in 1934 werd een onafhankelijkheidsbeginsel voor het merkenrecht ingevoerd. Dat ging evenwel niet zonder slag of stoot. Er kwam een compromis uit de bus, dat inhield dat wanneer een merk op regelmatige wijze is ingeschreven in het land van oorsprong en vervolgens in andere landen van de Unie, ieder van deze nationale merken vanaf de dag waarop het is ingeschreven, wordt beschouwd als onafhankelijk van het merk in het land van oorsprong, mits het voldoet aan de vereisten van de wet van het land waar die volgende inschrijving heeft plaatsgehad.16 Daarmee was de sluiproute naar de materiële-reciprociteitsgedachte via de eerder vermelde conflicten-rechtelijke cumulatieve-toepasselijkheidsconstructie in ieder geval in de ban gedaan.17 Na inschrijving in het land van import is het lot van het merk in het land van oorsprong immers niet meer relevant.18 Maar de vreemdelingenrechtelijke discriminatie in de vorm van de eis dat het merk in het land van oorsprong regelmatig is ingeschreven, werd niet weggenomen. Deze uitzondering op (de vreemdelingenrechtelijke component van) het beginsel van nationale behandeling bleef kennelijk bestaan.19

388. Lissabon 1958. Pas in de jaren vijftig draaide Frankrijk, naar aanleiding van enkele rechterlijke uitspraken, bij.20 Zo kon deze eis uiteindelijk door de conferentie te Lissabon in 1958 worden geëlimineerd.21 Er werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen telle quelle-merken en gewone merken. Zij werden voortaan in aparte bepalingen geregeld — bepalingen die na Lissabon tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.

389. De telle quelle-regeling, die tot dan toe in artikel 6 was neergelegd, verhuisde naar een nieuw artikel 6 quinquies. Bepaald werd dat merken die met gebruikmaking van de telle quelle-regeling zijn ingeschreven, afhankelijk blijven van de merkregistratie in het land van oorsprong.22 In de eerste plaats geldt de eis dat het merk moet zijn ingeschreven in het land van oorsprong. In de tweede plaats werd uitdrukkelijk besloten dat het merk in het land van oorsprong ingeschreven moet blijven: het telle quelle-merk wordt niet (meer) beschermd als het merk in het land van oorsprong om wat voor reden dan ook niet (meer) is ingeschreven.23 Dit is dus een vreemdelingenrechtelijke materiële-reciprociteitstoets betreffende de inschrijving.24 Deze toets, zo moge duidelijk zijn, geldt alléén voor telle quellemerken.

390. Voor gewone merken werd daarentegen een volledig onafhankelijkheidsbeginsel vastgelegd in een nieuw artikel 6, waarin ook de eis van voorafgaande registratie in het land van oorsprong uitdrukkelijk in de ban werd gedaan. Artikel 6 kwam als volgt te luiden:

391. Deze bepaling is, zoals Ladas terecht opmerkt, in feite niet meer dan een bevestiging van het beginsel van nationale behandeling voor het merkenrecht.26 Dat geldt (dus) ook voor het eerste lid, dat de conflictregel in het beginsel van nationale behandeling voor het merkenrecht bevestigt. Daarmee wordt tegelijk ook bevestigd dat theorieën over het accessoire karakter en het 'personeel statuut' van het merk in strijd zijn met het Verdrag van Parijs.