HvJ EG, 25-01-2007, nr. C-321/03

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: ‘richtlijn’).

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Dyson Ltd (hierna: ‘Dyson’) en de Registrar of Trade Marks (hierna: ‘Registrar’) over de weigering van deze laatste om twee merken in te schrijven die elk bestaan uit een transparante bak of verzamelkamer (hierna: ‘verzamelbak’) die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger.

Sinds 1993 produceert en verkoopt Dyson de stofzuiger Dual Cyclone, een zakloze stofzuiger die het vuil en de stofdeeltjes opvangt in een bak van transparante kunststof die deel uitmaakt van het apparaat.

Op 10 december 1996 heeft de vennootschap Notetry Ltd, waarvan James Dyson eigenaar is, bij de Registrar een aanvraag ingediend tot inschrijving van zes merken voor ‘reinigings-, boen- en shamponeermachines voor vloeren en tapijten; stofzuigers; tapijtshamponeermachines; vloerboenmachines; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen’ van klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze aanvraag is op 5 februari 2002 overgedragen aan Dyson.

Deze aanvraag werd ingetrokken met betrekking tot vier van deze merken, maar werd gehandhaafd voor de twee andere merken die beide als volgt worden beschreven: ‘[het] merk bestaat uit een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond op de afbeelding’. Bij elk van deze beschrijvingen was een afbeelding gevoegd van het betrokken model zakloze stofzuiger dat door Dyson wordt geproduceerd en verkocht.

De aanvraag werd afgewezen bij beslissing van de Registrar, die op 23 juli 2002 door de Hearing Officer werd bevestigd. Dyson heeft tegen deze laatste beslissing beroep ingesteld bij de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division. De High Court was van oordeel dat de twee betrokken merken elk onderscheidend vermogen misten in de zin van section 3(1), eerste alinea, sub b, van de wet van 1994 en dat deze merken voorts kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren beschreven in de zin van section 3(1), eerste alinea, sub c, van die wet. De High Court vraag zich evenwel af of deze merken op de datum van de aanvraag, te weten in 1996, geen onderscheidend vermogen hadden verkregen door het gebruik ervan in de zin van section 3(1), tweede alinea, van de wet van 1994.

Dienaangaande is de High Court van mening dat de consumenten in 1996 de transparante verzamelbak opvatten als een aanwijzing dat het een zakloze stofzuiger betrof en voorts door reclame en door het ontbreken van een concurrerend product — Dyson had in die tijd een feitelijk monopolie op dit soort waar — wisten dat de zakloze stofzuigers door Dyson werden geproduceerd. Daarentegen beklemtoont zij dat Dyson op dat ogenblik de transparante verzamelbak nog niet actief als merk had gepromoot. Gelet op punt 65 van het arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475), vraagt de High Court zich dus af of louter een feitelijk monopolie voldoende kan zijn om onderscheidend vermogen te verlenen, rekening houdend met het feit dat de waar wordt geassocieerd met de producent, dan wel of ook dient te worden geëist dat het teken als merk wordt gepromoot.

Daarop heeft de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

Bij beschikking van 12 oktober 2004 heeft het Hof overeenkomstig artikel 54, derde alinea, van het Statuut van het Hof de behandeling geschorst tot de einduitspraak van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen in de zaak Dyson/BHIM (stofzuiger) (T-278/02), die dezelfde vraag van uitlegging als de onderhavige zaak betrof.

Met haar beroep bij het Gerecht verzocht Dyson om vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) waarbij de inschrijving werd geweigerd van een merk bestemd voor ‘reinigings-, boen- en shamponeermachines voor vloeren en tapijten; stofzuigers; tapijtshamponeermachines; vloerboenmachines; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen’. Op het formulier van de inschrijvingsaanvraag had Dyson het aangevraagde merk beschreven als volgt:

Nadat Dyson deze inschrijvingsaanvraag had ingetrokken, heeft het Gerecht bij beschikking van 14 november 2005 overeenkomstig artikel 113 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht geoordeeld dat het beroep zonder voorwerp was geraakt en dat er dus niet op behoefde te worden beslist. Bijgevolg is op dezelfde datum de behandeling van de zaak voor het Hof hervat.

Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen onder welke voorwaarden een teken onderscheidend vermogen kan verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer — zoals in casu — de marktdeelnemer die dit teken heeft gebruikt, voor de indiening van zijn merkaanvraag een feitelijk monopolie bezat op de van dit teken voorziene waar.

Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat deze vragen worden gesteld naar aanleiding van een door Dyson ingediende aanvraag tot inschrijving van twee merken die volgens de bewoordingen van die aanvraag bestaan ‘uit een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond op de afbeelding’.

Zoals Dyson herhaaldelijk zowel in haar schriftelijke opmerkingen als ter terechtzitting heeft gepreciseerd, en zoals de nationale rechterlijke instantie zelf in haar verwijzingsbeslissing heeft vastgesteld, beoogt deze aanvraag niet de inschrijving van een merk voor een of meer specifieke vormen van een transparante verzamelbak — aangezien de vormen die in de aanvraag grafisch zijn voorgesteld, slechts voorbeelden van een dergelijke bak zijn —, maar de inschrijving van een merk voor de bak zelf. Verder staat vast dat deze merken niet een bepaalde kleur hebben, maar worden gekenmerkt door het ontbreken van een specifieke kleur en dus door transparantie, zodat de consument kan vaststellen hoeveel stof zich in de verzamelbak bevindt en kan zien wanneer deze vol is.

Bijgevolg heeft de merkaanvraag in het hoofdgeding betrekking op alle denkbare vormen van een transparante verzamelbak die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger.

In haar schriftelijke opmerkingen en ter terechtzitting heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen aangevoerd dat het voorwerp van een dergelijke aanvraag geen ‘teken’ in de zin van artikel 2 van de richtlijn is, en dat het dus niet als merk kan worden ingeschreven. Hoewel deze kwestie niet door de verwijzende rechter is opgeworpen, moet dus eerst worden nagegaan of het voorwerp van deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn, alvorens in voorkomend geval artikel 3 van deze richtlijn uit te leggen.

Volgens Dyson en de regering van het Verenigd Koninkrijk staat het niet aan het Hof om in het kader van een prejudiciële verwijzing krachtens artikel 234 EG ambtshalve een vraag op te werpen die door de verwijzende rechter niet werd behandeld. Ter terechtzitting hebben deze partijen in dit verband beklemtoond dat de Registrar tijdens de administratieve procedure eerst bezwaren had geuit met betrekking tot de vraag of het voorwerp van de aanvraag van Dyson een teken is dat een merk kan vormen, en deze bezwaren vervolgens liet vallen toen Dyson de aanvraag voor vier van de zes merken om inschrijving waarvan zij oorspronkelijk had verzocht, introk.

Het is juist dat het volgens de rechtspraak uitsluitend aan de verwijzende rechter staat om het voorwerp te bepalen van de vragen die hij aan het Hof wil stellen. Het is immers uitsluitend een zaak van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid voor de te geven rechterlijke beslissing draagt om, gelet op de bijzonderheden van het concrete geval, de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen alsmede de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt (zie in die zin arresten van 16 maart 1999, Castelletti, C-159/97, Jurispr. blz. I-1597, punt 14, en 6 juli 2006, Kersbergen-Lap en Dams-Schipper, C-154/05, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 21).

Zelfs indien de verwijzende rechter zijn verzoek formeel beperkt tot de uitlegging van bepaalde gemeenschapsrechtelijke bepalingen die in aanmerking kunnen komen, belet een en ander evenwel niet dat het Hof de nationale rechter alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het gemeenschapsrecht verschaft die nuttig kunnen zijn met het oog op een beslissing in de bij hem aanhangige zaak, ongeacht of er in zijn vragen naar wordt verwezen (zie in die zin arresten van 29 april 2004, Weigel, C-387/01, Jurispr. blz. I-4981, punt 44, en 21 februari 2006, Ritter-Coulais, C-152/03, Jurispr. blz. I-1711, punt 29).

Artikel 3, lid 1, sub a, van de richtlijn bepaalt dat tekens die geen merk kunnen vormen, niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden. Deze bepaling verhindert dus de inschrijving van tekens die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn, dat vastlegt welke soorten tekens een merk kunnen vormen (zie in die zin arrest Philips, reeds aangehaald, punt 38).

Anders dan Dyson en de regering van het Verenigd Koninkrijk aanvoeren, dient in deze omstandigheden eerst te worden onderzocht of het voorwerp van de betrokken aanvraag kan worden aangemerkt als een teken dat een merk kan vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn, ook al heeft de formulering van de vragen van de verwijzende rechter alleen betrekking op artikel 3 van de richtlijn en ook al heeft deze rechter die kwestie in het hoofdgeding niet behandeld (zie in die zin arrest van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 22).

Artikel 2 van de richtlijn bepaalt dat alle tekens merken kunnen vormen, op voorwaarde dat zij vatbaar zijn voor grafische voorstelling alsmede de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (arrest Philips, reeds aangehaald, punt 32, en arrest van 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punt 39).

Bijgevolg kan het voorwerp van een aanvraag slechts een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, indien aan drie voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moet het als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet dit teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie in die zin arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 23, en arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Jurispr. blz. I-6129, punt 22).

Volgens de Commissie voldoet de door Dyson ingediende aanvraag niet aan de eerste voorwaarde. Haar aanvraag heeft immers betrekking op een concept, in casu het concept van een transparante verzamelbak van een stofzuiger, ongeacht de vorm ervan. Aangezien een concept niet kan worden waargenomen door een van de vijf zintuigen en het enkel een beroep doet op de verbeelding, is het geen ‘teken’ in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Kon een concept een merk vormen, dan zou de aan artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn ten grondslag liggende gedachte, te weten te verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkrecht de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, op losse schroeven komen te staan. Vermeden moet dus worden dat dit voordeel kan worden verkregen door inschrijving van alle vormen die een bepaald functioneel kenmerk kan aannemen, hetgeen het geval zou zijn indien inschrijving mogelijk was van een concept dat tal van feitelijke verschijningsvormen kan omvatten.

Dyson, op dit punt ondersteund door de regering van het Verenigd Koninkrijk, is daarentegen van mening dat, zoals zij ter terechtzitting heeft opgemerkt, een concept weliswaar geen teken is dat als merk kan worden ingeschreven, maar haar aanvraag wel een ‘teken’ in de zin van artikel 2 van de richtlijn betreft. Het begrip ‘teken’, dat in de rechtspraak ruim wordt gedefinieerd, doelt immers op elke boodschap die door een van de vijf zintuigen kan worden waargenomen. Uit het hoofdgeding blijkt dat de consumenten de transparante verzamelbak waarop de aanvraag betrekking heeft, associëren met Dyson. Bovendien kan de consument deze verzamelbak, die een materieel onderdeel van de stofzuiger vormt, zien en vaststellen dat hij transparant is. De transparante verzamelbak is dus visueel waarneembaar en kan derhalve niet worden geacht het resultaat te zijn van de verbeelding van de consument.

Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 2 van de richtlijn met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, tekens zijn die merken kunnen vormen.

Deze bepaling noemt weliswaar slechts twee- of driedimensionale tekens die visueel waarneembaar zijn en die dus door middel van letters of lettertekens of door een afbeelding kunnen worden voorgesteld, maar uit de tekst van zowel artikel 2 als de zevende overweging van de considerans van de richtlijn, die spreekt van een ‘niet-limitatieve opsomming’ van tekens die een merk kunnen vormen, blijkt dat dit geen uitputtende opsomming is. Het Hof heeft derhalve reeds geoordeeld dat, hoewel artikel 2 van de richtlijn geen tekens noemt die als zodanig niet visueel kunnen worden waargenomen, zoals klanken of geuren, die tekens niet met zoveel woorden uitgesloten zijn (arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punten 43 en 44, en arrest van 27 november 2003, Shield Mark, C-283/01, Jurispr. blz. I-14313, punten 34 en 35).

Evenwel kan niet worden aanvaard dat het voorwerp van elke merkaanvraag noodzakelijkerwijs een teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn is, omdat anders deze voorwaarde een dode letter zou worden.

Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, heeft dat vereiste met name tot doel, te verhinderen dat het merkrecht wordt misbruikt om een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel te verkrijgen (arrest Heidelberger Bauchemie, reeds aangehaald, punt 24).

In casu staat vast dat de merkaanvraag in het hoofdgeding geen betrekking heeft op een specifiek type transparante verzamelbak die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, maar op algemene en abstracte wijze op alle denkbare vormen van een dergelijke verzamelbak.

Dienaangaande kan Dyson niet aanvoeren dat het voorwerp van haar merkaanvraag in het hoofdgeding visueel waarneembaar is. De consument kan immers niet het voorwerp van deze aanvraag visueel vaststellen, maar wel twee grafische voorstellingen ervan zoals die in de aanvraag zijn opgenomen. Deze voorstellingen kunnen evenwel niet worden gelijkgesteld aan het voorwerp van de aanvraag, aangezien zij enkel voorbeelden daarvan zijn, zoals Dyson herhaaldelijk heeft beklemtoond.

Anders dan de aanvragen die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten Sieckmann en Shield Mark, kan het voorwerp van de aanvraag in het hoofdgeding derhalve een veelheid aan verschillende verschijningsvormen aannemen en is het dus niet bepaald. Zoals de advocaat-generaal in punt 51 van zijn conclusie in wezen heeft opgemerkt, hangen de vorm, de afmetingen, de aanbiedingsvorm en de opbouw van dit voorwerp immers zowel af van de door Dyson ontwikkelde stofzuigermodellen als van de technologische vernieuwingen. Bovendien biedt transparantie de mogelijkheid om gebruik te maken van uiteenlopende kleuren.

Gelet op de aan het merk verbonden uitsluitende rechten, zou de houder van een merk voor een dergelijk onbepaald voorwerp een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel verkrijgen in strijd met het door artikel 2 van de richtlijn nagestreefde doel, aangezien hij het recht zou hebben om te beletten dat zijn concurrenten stofzuigers kunnen aanbieden die een of andere soort van transparante verzamelbak aan de buitenkant hebben, ongeacht de vorm ervan.

Het voorwerp van de merkaanvraag die in het hoofdgeding aan de orde is, is dus in werkelijkheid niet meer dan een eigenschap van de betrokken waar en is dus geen ‘teken’ in de zin van artikel 2 van de richtlijn (zie in die zin arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 27).

Mitsdien moet aan de verwijzende rechter worden geantwoord dat artikel 2 van de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd dat het voorwerp van een aanvraag tot inschrijving van merken zoals die welke in het hoofdgeding is ingediend, die betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, geen ‘teken’ in de zin van die bepaling is en derhalve geen merk in de zin daarvan kan vormen.

In deze omstandigheden behoeft artikel 3, lid 3, van de richtlijn niet te worden uitgelegd.

Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dient aldus te worden uitgelegd dat het voorwerp van een aanvraag tot inschrijving van merken zoals die welke in het hoofdgeding is ingediend, die betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, geen ‘teken’ in de zin van die bepaling is en derhalve geen merk in de zin daarvan kan vormen.

ondertekeningen