Hof Arnhem, 13-11-2001, nr. 2001/602KG

13 november 2001

eerste civiele kamer

rolnummer 2001/602 KG

G E R E C H T S H O F T E A R N H E M

Arrest

in de zaak van:

1 de naamloze vennootschap Koninklijke KPN N.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

2 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KPN Telecom B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

3 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Telemedia Nederland B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

4 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KPN Mobile The Netherlands B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

appellanten, incidenteel geïntimeerden,

procureur: mr. F.J. Boom,

tegen:

1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Denda Multimedia B.V.,

2 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Denda Directory Services B.V.,

beide gevestigd te Oldenzaal,

geïntimeerden, incidenteel appellanten,

procureur: mr. J.C.N.B. Kaal.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het verloop van het geding in eerste aanleg wordt verwezen naar het door de president van de rechtbank te Almelo tussen partijen in kort geding in conventie en in reconventie gewezen vonnis van 19 juni 2001. Een fotokopie van dat vonnis is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in hoger beroep

2.1 Bij exploot van 3 juli 2001 hebben appellanten (hierna ook gezamenlijk in enkelvoud te noemen: KPN) hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis, voorzover in conventie gewezen, met dagvaarding van geïntimeerden (hierna ook gezamenlijk in enkelvoud te noemen: Denda) voor dit hof. Bij dit exploot heeft KPN 11 grieven aangevoerd tegen het bestreden vonnis en aangekondigd te zullen concluderen dat het hof dit vonnis zal vernietigen en opnieuw recht-doende, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad:

i) Denda zal gelasten met onmiddellijke ingang het gebruik van de domein-naam "telefoongids.nl" alsmede het gebruik van iedere domeinnaam met daarin de naam Telefoongids of enig ander merk of een overeenstemmend teken of naam of aanduiding van KPN als bedoeld in artikel 4 van de Overeenkomsten, rechtstreeks dan wel door middel van een op enigerlei wijze met Denda verbon-den (rechts)persoon, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

ii) a) Denda zal gelasten met onmiddellijke ingang al datgene te doen wat van haar kant nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie "telefoongids.nl", zonder enige restrictie - dus (onder andere) zonder dat Denda hiervoor enige vergoeding van KPN verlangt - op naam wordt gezet van (wordt overgedragen aan) Koninklijke KPN N.V., Maanplein 5, 2516 CK Den Haag, één en ander conform (artikel 13.1 van) het Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), door indiening (via haar provider), binnen vijf dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een (mede door Koninklijke KPN NV ingevuld en ondertekend) verzoek daartoe aan SIDN, en Denda zal gelasten op eerste verzoek alle daartoe door SIDN eventueel nader verlangde informatie te verstrekken;

dan wel

b) zal bepalen dat het ten deze te wijzen arrest dezelfde kracht heeft als het sub ii) onder a) genoemde verzoek van Denda, één en ander op voet van artikel 3:300 Burgerlijk Wetboek;

iii) Denda zal gelasten van alle in het kader van de hiervoor sub ii) bedoelde te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending, dan wel ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van KPN te zenden;

iv) Denda zal gelasten aan KPN een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ¦ 10.000,= te betalen voor elke dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) dat Denda Multimedia BV en/of Denda Directory Services BV geheel of gedeeltelijk met de nakoming van de sub i), iia) en iii) gevorderde bevelen in gebreke blijven (blijft);

v) Denda zal veroordelen in de kosten van dit geding in eerste instantie en in hoger beroep.

2.2 Bij memorie van eis heeft KPN geconcludeerd overeenkomstig de eis vervat in voormeld exploot.

2.3 Denda heeft een memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appèl tevens akte houdende productie genomen. In het principaal appèl heeft Denda verweer gevoerd. In het ingestelde incidenteel appèl heeft Denda vier grieven aangevoerd tegen het in conventie en in reconventie gewe-zen vonnis. Haar conclusie luidt dat het hof:

in het principaal appèl:

het beroep van KPN zal afwijzen;

in het incidenteel appèl:

het bestreden vonnis zal vernietigen, in conventie voorzover daarbij aan Denda werd bevolen het gebruik van de domeinnaam telefoongids.nl te staken, en opnieuw rechtdoende, bij arrest, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1) in conventie:

de door KPN gevraagde voorzieningen alsnog zal weigeren, althans KPN niet-ontvankelijk zal verklaren;

2) in reconventie:

KPN zal bevelen het op 6 juni 2001 gelegde conservatoir beslag tot leve-ring van de domeinnaam "telefoongids.nl" met onmiddellijke ingang op te heffen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ¦ 50.000,= voor iedere dag of gedeelte van een dag dat KPN met de naleving van dit bevel in gebreke blijft;

in het principaal en het incidenteel appèl:

KPN zal veroordelen in de kosten van beide instanties.

2.4 Ter terechtzitting van het hof van 29 oktober 2001 hebben partijen de zaak doen bepleiten, waarbij namens KPN het woord is gevoerd door mr. J.C.H. van Manen, advocaat te Amsterdam, en namens Denda door mr. T.F.W. Overdijk, eveneens advocaat te Amsterdam, overeenkomstig door hen overge-legde pleitnota's. Aan beide partijen is akte verleend van het in geding brengen van nieuwe producties.

2.5 Vervolgens zijn de procesdossiers overge-legd voor het wijzen van arrest.

3 De vaststaande feiten

Tegen de overwegingen van de president onder 2 tot en met 8 inzake de vaststaande feiten zijn geen grieven gericht, zodat die feiten ook in hoger beroep vaststaan.

4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep

in het principaal en het incidenteel appèl

4.1 De grieven leggen het geschil in volle omvang aan het hof voor. Echter, bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep is namens KPN meegedeeld dat zij haar merkenrechtelijke vorderingen intrekt. Hierop hebben de grieven 1 tot en met 3 en 6 en 7 (de grieven 4 en 5 bestaan niet) betrekking.

4.2 KPN baseert haar vorderingen allereerst op schending van de overeen-komsten van 31 maart 2000 en 31 juli 2000, in het bijzonder van de artikelen 4.1 en 10.3. Deze artikelen luiden voorzover hier van belang:

"4.1 De Licentienemer krijgt uitdrukkelijk niet het recht enig merk, enige naam of aanduiding van KPN te gebruiken, en zal zich van zodanig gebruik onthouden. (…)"

"10.3 De Licentienemer is gehouden adequate actie (zonodig in rechte) te ondernemen tegen derden die de producten van de Licentienemer, die gegevens uit het Bestand bevatten, geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen, openbaar maken en/of substantiële delen daaruit overnemen, en/of die in strijd handelen met de privacybelangen van de in het Bestand opgenomen contractan-ten en/of anderszins de belangen van KPN schaden. Licentienemer zal KPN volledig informeren over dergelijke haar bekende handelingen van derden en de door Licentienemer daarop te ondernemen en ondernomen actie."

4.3 Voor de beoordeling van de vorderingen van KPN is van belang dat zij sinds 10 september 1998 de domeinnaam "detelefoongids.nl" geregistreerd heeft. Naar het voorlopig oordeel van het hof is dit onmiskenbaar een naam of aanduiding van KPN als bedoeld in artikel 4.1 van de overeenkomsten. Een domeinnaam is immers een naam die slechts gebruikt mag worden door degene die de naam geregistreerd heeft.

4.4 De vraag is nu of Denda, door de registratie per 1 maart 2001 van de domeinnaam "telefoongids.nl", voornoemde artikelen 4.1 en 10.3 heeft ge-schonden.

4.5 In dit verband speelt een rol dat "telefoongids.nl" tot de inwerkingtreding op 15 november 2000 van het nieuwe reglement van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (hierna te noemen: SIDN) een geblokkeerde domeinnaam is geweest, omdat sprake was van een algemene naam. Met de inwerkingtreding van voormeld nieuwe reglement is de inhoudelijke toetsing door SIDN van domeinnamen vervallen. In verband daarmee heeft SIDN een "Overgangsregeling geblokkeerde domeinnamen" bekend gemaakt die door Denda als productie 10 is overgelegd. Die regeling houdt onder meer in dat de eerste aanvrager van een domeinnaam de gelegenheid zal krijgen om de eerder definitief afgewezen domeinnaam, voorzover die niet permanent van registratie zal worden uitgesloten, alsnog aan te vragen. Vaststaat dat KPN de eerste aanvrager van de domeinnaam "telefoongids.nl" was. Niettemin heeft Denda Multimedia BV de registratie van deze domeinnaam verkregen door op 14 november 2000 een deblokkeringsverzoek voor de domeinnaam "telefoon-gids.nl" in te dienen en door, na de afwijzing van dit verzoek door SIDN, hiertegen beroep in te stellen bij het College van Beroep SIDN, welk College bij uitspraak van 20 februari 2001 ten gunste van Denda Multimedia BV heeft beslist (productie 17 Denda). Eerdere deblokkeringsverzoeken van KPN waren door SIDN afgewezen, waartegen KPN geen beroep had ingesteld.

4.6 Het hof beantwoordt de onder 4.4 gestelde vraag voorshands bevesti-gend. Onbetwist is dat Denda wist van de domeinnaam "detelefoongids.nl" van KPN. Het was aan Denda Directory Services BV als partij ("Licentienemer") bij de overeenkomsten uitdrukkelijk niet toegestaan om enige naam of aanduiding van KPN te gebruiken. Een redelijke uitleg van die bepaling brengt mee dat het dan ook niet is toegestaan om een naam of aanduiding te gebruiken die vrijwel identiek is aan enige naam of aanduiding van KPN. De door Denda Multimedia BV geregistreerde domeinnaam "telefoongids.nl" is vrijwel identiek aan de domeinnaam "detelefoongids.nl" van KPN. Hoewel Denda Directory Services BV de domeinnaam "telefoongids.nl" niet zelf geregistreerd heeft, maakt zij er feitelijk wel gebruik van nu de website www.telefoongids.nl is doorgelinkt naar haar eigen website www.belles.nl. Hier is sprake van een samenwerking tussen de zustervennootschappen Denda Multimedia BV en Denda Directory Services BV, die beide opereren onder de (indirecte) leiding van N.S. Menko, zodat de wetenschap van de ene vennootschap kan worden toegerekend aan de andere vennootschap. Het hof is voorshands van oordeel dat Denda Multimedia BV onrechtmatig jegens KPN handelt door aan haar zustervennootschap welbewust de gelegenheid te bieden feitelijk inbreuk te maken op haar verplichting zich te onthouden van het gebruik van enige naam of aanduiding van KPN. Voorts is het hof voorshands van oordeel dat ook artikel 10.3 is geschonden waarin de Licentienemer (Denda Directory Services BV) zich verplicht heeft om ook anderszins de belangen van KPN niet te schaden. Het indienen van het onder 4.5 bedoelde deblokkeringsverzoek door Denda Multimedia BV, waarvan Denda Directory Services BV wetenschap had, schaadde de belangen van KPN. Ingevolge artikel 10.3 had Denda Directory Services BV KPN hierover moeten informeren en zonodig zelf actie moeten ondernemen.

4.7 Uit het voorgaande volgt dat het hof het verweer van Denda verwerpt waarin wordt gesteld dat in voornoemde artikelen niet dergelijke verplichtingen van Denda zijn te lezen. Ook wordt het verweer verworpen dat deze verplichtin-gen niet bedoeld zouden zijn. Immers, over de onderhavige artikelen is ook specifiek gecorrespondeerd tussen de raadslieden van beide partijen (producties 22A tot en met 22F van KPN), zodat in dit kort geding voorshands ervan mag worden uitgegaan dat de duidelijk omschreven verplichtingen door Denda bewust zijn geaccepteerd. Voorts faalt het verweer van Denda dat deze ver-plichtingen ontoelaatbaar zouden zijn wegens strijd met artikel 24 Mededin-gingswet en met de toepasselijke telecommunicatiewetgeving, in welk verband Denda verwijst naar het (door haar als productie A1 bij de memorie van ant-woord overgelegde) besluit van OPTA d.d. 4 november 1999 onder 1 op pagina 3. Het verweer van strijd met artikel 24 Mededingingswet is, gelet op de gemotiveerde betwisting door KPN, onvoldoende onderbouwd. Het overgelegde besluit van OPTA houdt op het punt waarnaar Denda verwijst slechts in dat het overleggen van de bestandsgegevens op grond van de Telecommunicatiewet niet afhankelijk kan worden gesteld van het al dan niet sluiten van een licentie-overeenkomst. Indien Denda ondanks deze wetenschap toch besluit om licentie-overeenkomsten aan te gaan met KPN, dan is zij daaraan ook gebonden.

4.8 Nu voorshands geconcludeerd moet worden dat Denda Directory Services BV de artikelen 4.1 en 10.3 van de overeenkomsten heeft geschonden en dat Denda Multimedia BV onrechtmatig jegens KPN heeft gehandeld, is de vordering van KPN om Denda te bevelen met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam "telefoongids.nl" te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden voor toewijzing vatbaar. Nu niet gesteld of gebleken is dat Denda voorts (een) domeinna(a)m(en) heeft geregistreerd met daarin de naam Telefoongids of enig ander merk of overeenstemmend teken of naam of aanduiding van KPN als bedoeld in artikel 4.1 van de overeenkomsten, is niet toewijsbaar de vordering om zulk gebruik te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden.

4.9 De vordering tot overdracht van de domeinnaam "telefoongids.nl" door Denda aan Koninklijke KPN NV zonder enige restrictie, dus zonder enige vergoe-ding te verlangen, is eveneens toewijsbaar. Uit hetgeen onder 4.5 is overwogen, volgt voorshands voldoende dat de domeinnaam "telefoongids.nl" zou zijn toegevallen aan KPN, indien Denda haar deblokkeringsverzoek en het daarop gevolgde beroep had achterwege gelaten. Onder die omstandigheden heeft KPN voldoende aanspraak om deze vordering toewijsbaar te achten. Toewijsbaar zijn voorts de vorderingen tot overleggen van afschriften van de in verband met de overdracht gevoerde correspondentie en tot het opleggen van een dwangsom, met dien verstande dat het hof de dwangsom zal maximeren.

4.10 Tussen partijen is voorts gedebatteerd over de inrichting van de website www.belles.nl, met name de kleurstelling ervan en het gebruik van de naam KPN. Nu KPN te dier zake geen vordering heeft ingesteld, laat het hof deze kwestie onbesproken.

4.11 In het incidenteel appèl worden de grieven die inhouden dat de president buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden, verworpen. De president heeft minder toegewezen dan was gevorderd, hetgeen hem vrijstond, nu hij kennelijk van oordeel was dat dit in het meergevorderde was begrepen. Overigens kunnen deze grieven Denda niet baten, nu het hof het door KPN gevorderde toewijsbaar acht (op een enkel onderdeel na). Eveneens verworpen wordt de grief waarin wordt opgekomen tegen de beslissing van de president om het beslag niet op te heffen. Gelet op hetgeen onder 4.9 is overwogen, zal, door toewijzing van de gevorderde overdracht van de domeinnaam, in de hoofdzaak een beslissing zijn verkregen die een executoriale titel oplevert. Het door KPN gelegde conservatoir beslag tot levering van de domeinnaam is blijkens het verzoekschrift tot beslag-legging mede gelegd op basis van het recht inzake de ongeoorloofde mededin-ging, terwijl voorts het onderhavige kort geding is aangemerkt als eis in de hoofdzaak. Ingevolge artikel 735 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering blijft dit beslag van kracht totdat hetzij de overdracht heeft plaatsgevonden, hetzij zes maanden zijn verstreken nadat in de hoofdzaak een beslissing is verkregen die een executoriale titel oplevert en die in kracht van gewijsde is gegaan.

4.12 De slotsom is dat het principaal appèl (grotendeels) gegrond is. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en beslist zal worden overeenkomstig hierboven is vermeld. Het incidenteel appèl is ongegrond. Denda zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties. Dit laatste betekent dat ook de vierde grief van Denda in het inciden-teel appèl faalt.

5 De beslissing

Het hof, rechtdoende in kort geding:

in het principaal appèl:

vernietigt het tussen partijen in conventie gewezen vonnis van de president van de recht-bank te Almelo van 19 juni 2001;

en opnieuw rechtdoende:

i) gelast Denda met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam "telefoongids.nl" rechtstreeks dan wel door middel van een op enigerlei wijze met Denda verbonden (rechts)persoon, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

ii) gelast Denda al datgene te doen wat van haar kant nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie "telefoongids.nl", zonder enige restrictie - dus (onder andere) zonder dat Denda hiervoor enige vergoeding van KPN verlangt - op naam wordt gezet van (wordt overgedragen aan) Koninklijke KPN N.V., Maanplein 5, 2516 CK Den Haag, één en ander conform (artikel 13.1 van) het Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), door indiening (via haar provider), binnen twee weken na betekening van dit arrest, zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een (mede door Koninklijke KPN NV ingevuld en ondertekend) verzoek daartoe aan SIDN, en gelast Denda op eerste verzoek alle daartoe door SIDN eventueel nader verlangde informatie te verstrekken;

iii) gelast Denda van alle in het kader van de hiervoor onder ii) bedoelde te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending, dan wel ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van KPN te zenden;

iv) gelast Denda aan KPN een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ¦ 10.000,= te betalen voor elke dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) dat Denda Multimedia BV en/of Denda Directory Services BV na betekening van dit arrest geheel of gedeeltelijk met de nakoming van de sub i), ii) en iii) gevorderde bevelen in gebreke blijven (blijft), zulks tot een maximum van ¦ 1.000.000,=;

wijst het meer of anders gevorderde af;

in het incidenteel appèl:

verklaart dit appèl ongegrond;

in het principaal en incidenteel appèl voorts:

veroordeelt Denda in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van KPN begroot op:

- voor de eerste aanleg ¦ 505,60 aan verschotten en ¦ 1.550,= voor salaris;

- voor het hoger beroep ¦ 604,90 aan verschotten en ¦ 5.100,= voor salaris;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. Houtman, Smeeïng-Van Hees en Hesselink, en uitgesproken in tegenwoor-digheid van de griffier ter openbare terechtzitting van 13 november 2001.