Rb. Amsterdam, 09-10-2008, nr. 407086/KG ZA 08-1706 P/PvV

Ter terechtzitting van 30 september 2008 hebben eiseressen, verder gezamenlijk te noemen NIVRA c.s. en ieder afzonderlijk NIVRA, de Stichting en NOVAA, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, verder gezamenlijk te noemen SWA c.s. en ieder afzonderlijk SWA, NOVRA en [Gedaagde 3], hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Ter terechtzitting waren, voor zover van belang, aan de zijde van NIVRA c.s. aanwezig [vertegenwoordiger 1], [vertegenwoordiger 2], [vertegenwoordiger 3], mr. Mastenbroek en mr. Willems. Aan de zijde van SWA c.s. waren, voor zover van belang, aanwezig, [vertegenwoordiger 4], [vertegenwoordiger 5], [gedaagde 3],

[vertegenwoordiger 6] en mr. Spil. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

NIVRA en NOVAA zijn bij wet ingestelde en met wettelijke taken belaste publiekrechtelijke beroepsorganisaties, die op grond van de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-administratieconsulenten, onder meer tot taak hebben toe te zien op de goede beroepsuitoefening van accountants.

NIVRA richt zich op het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van registeraccountants (RA). In het accountantsregister bij het NIVRA staan ongeveer 14.000 registersaccountants in Nederland ingeschreven. Uitsluitend indien men in dit register staat ingeschreven mag men de wettelijk beschermde titel RA voeren.

Op 29 januari 1971 heeft NIVRA het woord- en beeldmerk NIVRA in het Benelux Merkenregister ingeschreven.

NOVAA richt zich op het bevorderen van de kwaliteit van het beroep accountant-administratieconsulent (AA). In het accountant- adminstratieconsulentenregister bij de NOVAA staan ongeveer 6.500

AA-accountants ingeschreven. Uitsluitend indien men in dit register staat ingeschreven mag men de wettelijk beschermde titel AA voeren

Op 16 maart 1987 heeft NOVAA het woordmerk NOVAA en het beeldmerk AA in het Benelux Merkenregister ingeschreven. Op 13 december 1996 heeft NOVAA tevens het beeldmerk NOVAA in het Benelux Merkenregister ingeschreven.

Op 2 februari 1999 heeft NOVAA de domeinnaam www.novra.nl geregistreerd. Deze domeinnaam is tegenwoordig doorgelinked naar haar eigen website www.novaa.nl.

De Stichting is rechthebbende op de collectieve woordmerken RA, RFA en REGISTERACCOUNTANT. Zij heeft deze merken respectievelijk op

SWA is op 11 mei 2007 opgericht. Op 25 januari 2008 heeft zij het woordmerk NOVRA bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven. Tevens heeft SWA op 22 februari 2008 een Benelux woordmerkdepot verricht voor de tekens RAA en AAA. NIVRA en NOVAA hebben daartegen oppositie ingesteld. Verder heeft SWA op 24 juni 2008 een woordmerkdepot verricht voor de tekens MA en IA en op 30 juli 2008 voor de tekens RMA en IAA.

NOVRA is op 2 juli 2008 opgericht en houdt zich volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel bezig met het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door adviseurs en/of accountants en het functioneren als platform voor zo zelfstandig mogelijke kamers van specialisten in een bepaald advies- en/of accountancyvakgebied.

[Gedaagde 3] heeft op 8 april 2008 de domeinnaam www.novra.org als domeinnaam geregistreerd en staat in het register van de Kamer van Koophandel vermeld als bestuurder van zowel NOVRA als SWA.

Bij brief van 19 september 2008 hebben het bestuur van SWA en het bestuur van NOVRA gezamenlijk aan het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom meegedeeld dat de merkrechten RAA, AAA en NOVRA zijn overgedragen aan NOVRA.

Op 28 augustus 2008 is het volgende artikel, voor zover hier van belang, gepubliceerd:

“NOvRA start telefonische campagne om leden te winnen

Nederlandse Orde van Register Adviseurs is de naam van de nieuwe vereniging die onderdak moet bieden aan accountants die liever geen lid meer willen zijn van het NIVRA of de NOvAA. De nieuwe vereniging begint binnenkort met een telefonisch offensief om nieuwe leden te werven. Afhankelijk van hun opleidingen kunnen leden de titel voeren van RAA, voor personen met een RA-opleiding en AAA, voor personen met een AA-opleiding. Het NIVRA noemt in een eerste reactie de nieuwe vereniging en titels ‘een devaluatie van de AA- en RA-titel.’

De SWA start binnenkort met een telefonische campagne om leden te werven voor de NOvRA. Het is de bedoeling dat NOvRA leden collega-accountants gaan bellen met de bedoeling hen te overtuigen dat ‘het NOvRA-lidmaatschap superieur is.’Dit meldt de SWA vanochtend in een digitale nieuwsbrief. De nieuwe vereniging van accountants is sinds 22 augustus een feit. Die dag werd de oprichting van de vereniging in een persbericht aangekondigd. ”

Bij brief van 29 augustus 2008 zijn SWA en NOVRA door

mr. Mastenbroek, namens NIVRA c.s., gesommeerd uiterlijk 1 september 2008 om 17.00 uur het gebruik van de tekens NOVRA, RAA en AAA te staken en gestaakt te houden. Door ondertekening van een bij die brief gevoegde onthoudingsverklaring dienden SWA en NOVRA te bevestigen dat zij met de sommatie instemden.

Bij brief van 1 september 2008 heeft NOVRA aan mr. Mastenbroek, voor zover hier van belang, het volgende meegedeeld:

“De verontwaardiging van uw cliënten inzake de naam NOvRA en de titels RAA en AAA kunnen wij dan ook in het geheel niet plaatsen. Op uw ongerechtvaardigde eisen kunnen we dan ook niet ingaan.

(…)

Graag nodigen wij uw cliënten uit tot een goed gesprek dat er mogelijk toe kan leiden dat misverstanden inzake bovengenoemde feiten uit de weg worden geruimd.”

Tevens heeft NOVRA op 1 september 2008 een persbericht uitgegeven waarin zij aangeeft geen gehoor te zullen geven aan de intimidaties van NIVRA c.s.

Op de website http://novra.org is, voor zover hier van belang, het volgende vermeld:

“Veel gestelde vragen

(…)

Wat betekenen de titels RAA en AAA?

De additionele “A”s na de “R” staan voor de meerwaarde van de leden van NOvRA met een accent op Advies.

Er kunnen heel veel betekenissen worden gegeven aan de verschillende letters in de afkorting. Ieder lid van NOvRA kan zelf bepalen welke betekenis hij aan iedere letter wil hechten.”

NIVRA c.s. vordert samengevat –

NIVRA c.s. stelt daartoe dat NOVRA inbreuk maakt in de zin van artikel 2.20, eerste lid, sub b en c, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Het teken NOVRA stemt namelijk auditief, visueel en begripsmatig overeen met de merken NOVAA en NIVRA. Het publiek kan daardoor menen dat NOVAA en NOVRA gelieerde organisaties zijn, waardoor verwarring kan ontstaan. Daarnaast lijken de door SWA c.s. gebruikte tekens RAA en AAA in hoge mate op de merken RA en AA. Ook auditief en begripsmatig stemmen deze tekens overeen, terwijl er voor

SWA c.s. geen enkele noodzaak bestaat om juist deze overeenstemmende tekens als titel te gebruiken. Tegen het gebruik van de tekens RAA en AAA verzet NIVRA c.s. zich daarom op grond van artikel 2.20, eerste lid, sub a tot en met d, BVIE. Gezien de merkaanvragen voor de tekens RMA, IAA, IA en MA zijn SWA c.s. volgens NIVRA c.s. ook van plan die tekens voor identieke, althans in hoge mate overeenstemmende activiteiten te gebruiken, waardoor verwarring bij het publiek is te duchten. Ook tegen het gebruik van deze tekens wenst NIVRA c.s. daarom op grond van het BVIE op te treden. Met het gebruik van de handelsnaam NOVRA wordt bovendien inbreuk gemaakt op de handelsnaamrechten van NIVRA en NOVAA. NIVRA en NOVAA verzetten zich daartegen op grond van de Handelsnaamwet en of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Verder stelt NIVRA c.s. dat zij als gevolg van de inbreukmakende handelingen en onrechtmatige gedragingen van SWA c.s. aanzienlijke schade lijdt en zal lijden. De inbreuk die SWA c.s. pleegt is daarom bijzonder ernstig, te meer nu door SWA c.s. welbewust wordt aangehaakt bij door NIVRA c.s. gebruikte merken en handelsnamen, aldus NIVRA c.s..

SWA c.s. voert verweer waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.

SWA c.s. heeft allereerst betoogd dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank onbevoegd is, nu geen van de gedaagden woonplaats heeft in het arrondissement Amsterdam. Hierover wordt overwogen dat NIVRA c.s. in de inleidende dagvaarding heeft gesteld dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam bevoegd zou zijn omdat de merk- en handelsnaaminbreuk, en het onrechtmatige handelen onder meer op internet en door middel van landelijke campagnes, en derhalve mede in het arrondissement Amsterdam plaatsvindt en plaats zal vinden en aldaar mede zijn schadelijke inwerking heeft en zal hebben.

Ingevolge artikel 4.6, eerste lid, BVIE is naast de rechter van de woonplaats van de gedaagde bevoegd de rechter van de plaats waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, derhalve waar beweerde merkinbreuk is gepleegd. Vastgesteld wordt dat SWA c.s. niet heeft betwist dat zij landelijke campagnes voert waarbij gebruik wordt gemaakt van de tekens die door NIVRA c.s. als inbreukmakend op haar merkrechten worden beschouwd. De gestelde inbreuk vindt derhalve mede plaats in het arrondissement Amsterdam, zodat de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is.

Verder heeft SWA c.s. betoogd dat zij door NIVRA c.s. rauwelijks in kort geding is gedagvaard, nu zij NIVRA c.s. in het slot van de brief van

Voorts is, anders dan door SWA c.s. betoogd, voldoende aannemelijk dat NIVRA c.s. een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen nu de door NIVRA c.s. gestelde merkinbreuken voortduren. De omstandigheid dat door NIVRA c.s. oppositie is ingesteld tegen de merkdepots door SWA c.s. maakt dan niet anders.

Voor zover SWA c.s. nog heeft betoogd dat SWA haar merkrechten RAA, AAA en NOVRA en [gedaagde 3] zijn domeinnaam zou hebben overgedragen en dat SWA en [gedaagde 3] daarom niet (meer) aan de vorderingen van NIVRA c.s. kunnen voldoen en ten onrechte in dit kort geding zijn gedagvaard, wordt vastgesteld dat de door SWA c.s. genoemde data van overdracht zijn gelegen na het uitbrengen van de inleidende dagvaardingen en dat door NIVRA c.s. is betwist dat er overdrachten hebben plaatsgevonden. Volgens NIVRA c.s. staat SWA nog steeds als rechthebbende op voormelde merkrechten en gedaagde 3 als rechthebbende op de domeinnaam geregistreerd. Gelet op de betwisting door NIVRA c.s. van het door SWA c.s. gestelde, vergt een en ander een nader onderzoek naar de feiten waar dit kort geding zich niet voor leent. Voorshands heeft SWA c.s. echter niet aangetoond dat SWA en [gedaagde 3] niet in staat zijn om aan de vorderingen van NIVRA c.s. te voldoen. Een uittreksel uit de desbetreffende registers waaruit blijkt dat er inderdaad een overdracht heeft plaatsgevonden is namelijk niet overgelegd. Daarnaast is de gezamenlijke brief van SWA en NOVRA van 19 september 2008 onvoldoende om de overdracht van de merken aan tonen, nu een bevestiging van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom dat de merken zijn overgeschreven naar NOVRA ontbreekt. Bovendien blijkt uit die brief niet dat ook de rechten op de merken RMA, IAA, IA en MA door SWA aan NOVRA zijn overgedragen.

Met betrekking tot de vraag of door SWA c.s. inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van NIVRA c.s., wordt overwogen dat RA en AA reeds lang beschermde wettelijk titels zijn. Gelet hierop is voldoende aannemelijk dat ook de met die titels samenhangende collectieve merken RA en AA bekendheid genieten en een groot onderscheidend vermogen hebben. Daarnaast is voldoende aannemelijk dat NIVRA en NOVAA, gelet op de eis van inschrijving in de door hen bijgehouden registers voor het mogen gebruiken van de wettelijk beschermde titels RA en AA, binnen de financiële wereld grote bekendheid genieten.

Vastgesteld wordt dat het door SWA c.s. gebruikte teken RAA zich nauwelijks onderscheidt van het collectieve woord en beeldmerk RA. Auditief is het onderscheid tussen RAA en RA vrijwel nihil en visueel is er slechts één letter verschil. Daar komt bij dat door SWA c.s. niet duidelijk is gemaakt waar de letters RAA exact een afkorting van zijn, zodat, nu zij zich opwerpt als een alternatief voor bij NIVRA aangesloten leden, voldoende aannemelijk is dat door SWA c.s. bewust is gekozen voor een teken dat dicht bij het merk RA ligt om daarmee geassocieerd te worden. Dat dit tot verwarring bij het relevante publiek zal leiden en op termijn tot verwatering van het merk RA, zoals door NIVRA c.s. gesteld, is dan ook aannemelijk. Voorshands is dan ook sprake van een situatie als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, sub b, BVIE, zodat NIVRA c.s. op grond van dat artikel het gebruik van het merk RAA door SWA c.s. kan verbieden. De vordering om SWA c.s. te bevelen het gebruik van het teken RAA te staken en gestaakt te houden zal daarom worden toegewezen.

Voorts wordt vastgesteld dat ook het teken NOVRA zich nauwelijks onderscheidt van de beeld- en woordmerken NIVRA en NOVAA. Auditief worden NIVRA, NOVRA en NOVAA immers vrijwel hetzelfde uitgesproken en visueel is er slechts één letter verschil. Ten opzichte van NIVRA heeft NOVRA een O in plaats van een I en ten opzichte van NOVAA een R waar deze bij NOVAA ontbreekt. Daarnaast werpt NOVRA zich op als alternatief voor de leden van NIVRA en NOVAA en wordt het teken NOVRA dus voor dezelfde diensten als NIVRA en NOVAA gebruikt. Ook hier is aannemelijk dat bewust naar een naam is gezocht die zo dicht mogelijk tegen die van NIVRA en NOVAA ligt. Hierop wijst ook het feit dat NOVRA niet duidelijk heeft kunnen maken waarom de R van “Register” in de naam is opgenomen. NOVRA houdt zelf geen register bij en een register voor “register adviseurs” bestaat ook niet elders. Van een toevallige overeenkomst als gevolg van een afkorting van woorden die een beschrijving van de activiteiten vormen is dan ook geen sprake. Verwarring bij het relevante publiek en associatie met NIVRA en NOVAA is mede door het gebruik van het woord “register” aannemelijk. Ook met betrekking tot het teken NOVRA is er derhalve sprake van een situatie als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, sub b, BVIE. De vordering om SWA c.s. te bevelen het gebruik van het teken NOVRA te staken en gestaakt te houden zal daarom worden toegewezen, alsmede de vordering om [gedaagde 3], die immers ook gebruik maakt van het inbreukmakende teken NOVRA, te bevelen de domeinnaam www.novra.org aan NIVRA over te dragen. De vordering tot omleiding van de domeinnaam naar www.nivra.nl wordt afgewezen. Hierbij heeft NIVRA, naast het toe te wijzen verbod tot verder gebruik en het gebod tot overdracht geen belang. Zij heeft die domeinnaam immers nooit zelf gebruikt, zodat niet valt in te zien waarom die situatie niet nog kort tijd kan voortduren. Ook de vordering om te bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een akte tot overdracht wordt afgewezen. Voorshands is aannemelijk dat de toe te wijzen dwangsom voldoende prikkel zal vormen om de overdracht te effectueren.

Met betrekking tot het merk AA wordt overwogen dat dit door NOVAA, voor zover dat uit de overgelegde stukken kan worden opgemaakt, slechts als beeldmerk is geregistreerd. Niet is gebleken dat door SWA c.s. een beeldmerk wordt gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het door NOVAA geregistreerde beeldmerk AA, zodat voorshands niet sprake is van situatie als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, BVIE. Wel is voldoende aannemelijk dat door SWA c.s. met het teken AAA bewust is gekozen voor een teken dat dicht bij de wettelijk beschermde titel AA ligt, zodat het teken AAA met de titel AA zal worden geassocieerd. SWA c.s. tracht aldus bij het publiek de onjuiste indruk te wekken dat ook deze titel een beschermde titel van NOVAA is. NOVRA handelt met het gebruik van deze titel dan ook onrechtmatig jegens NOVAA. Ook de vordering om SWA c.s. te bevelen het gebruik van het teken AAA te staken en gestaakt te houden zal daarom worden toegewezen.

Met betrekking tot de tekens RMA, IAA, IA, MA is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat daarmee een inbreuk wordt gepleegd op de merkrechten van NIVRA c.s.. Niet is aangetoond of aannemelijk gemaakt dat deze tekens door het relevante publiek met de door NIVRA c.s. genoemde merken zullen worden verward en geassocieerd of dat met het gebruik van die tekens door SWA c.s. een ongerechtvaardigd voordeel wordt gekregen. De vordering die ziet op deze tekens zal daarom worden afgewezen.

De na te melden termijnen om aan de veroordelingen te voldoen komen redelijk voor. Daarnaast zullen de gevorderde dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd.

SWA c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Door NIVRA c.s. is op grond van artikel 1019h Rv een volledige vergoeding van de advocaatkosten gevorderd. In verband daarmee wordt overwogen dat het hier een gemiddeld kort geding betreft. In de indicatietarieven die voor IE-zaken gelden is voor een dergelijk kort geding een bedrag van maximaal EUR 15.000,00 als redelijk en evenredig begroot. In hetgeen van de zijde van NIVRA c.s. is betoogd wordt geen aanleiding gezien om in dit geval van dit indicatietarief af te wijken. Met de BTW hierover wordt geen rekening gehouden, nu NIVRA c.s. niet heeft gesteld dat zij deze niet kan verrekenen met de eigen BTW-aangifte. De totale kosten aan de zijde van NIVRA c.s. worden daarmee begroot op: