HvJ EU, 19-06-2014, nr. C-217/13, nr. C-218/13

De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), is ingetrokken bij en vervangen door richtlijn 2008/95.

Punt 1 van de considerans van richtlijn 2008/95 preciseert:

De punten 6 en 10 van de considerans van richtlijn 2008/95, die in wezen overeenstemmen met de vijfde en de negende overweging van de considerans van richtlijn 89/104, bepalen:

Artikel 2 van richtlijn 2008/95, met als opschrift ‘Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen’, is in dezelfde bewoordingen gesteld als artikel 2 van richtlijn 89/104, en luidt als volgt:

Artikel 3 van richtlijn 2008/95, met als opschrift ‘Gronden voor weigering of nietigheid’, dat zonder wezenlijke wijziging de inhoud van artikel 3 van richtlijn 89/104 overneemt, bepaalt:

§ 8, lid 2, punt 1, van het Markengesetz van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; Duitse merkenwet; hierna: ‘MarkenG’) luidt:

§ 8, lid 3, MarkenG bepaalt:

§ 37, lid 2, MarkenG luidt als volgt:

§ 50, leden 1 en 2, MarkenG bepaalt:

In de verzoeken om een prejudiciële beslissing wordt verwezen naar richtlijn 2008/95. Het Hof zal bijgevolg de door de verwijzende rechter gevraagde uitlegging van deze richtlijn verschaffen. Opgemerkt zij evenwel dat deze richtlijn, volgens artikel 18 ervan, in werking is getreden op de twintigste dag volgend op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie, dit wil zeggen op 28 november 2008. Uit de verwijzingsbeslissing in zaak C-217/13 blijkt echter dat Oberbank haar vordering tot nietigverklaring van het betrokken merk bij het DPMA heeft ingediend op 15 januari 2008, toen richtlijn 89/104 nog van kracht was.

In het geval dat de verwijzende rechter uiteindelijk zou vaststellen dat het hoofdgeding in die zaak onder richtlijn 89/104 valt, zij erop gewezen dat de in het onderhavige arrest verstrekte antwoorden op de gestelde vragen kunnen worden toegepast op die oudere wetgevingshandeling. Bij de vaststelling ervan zijn de relevante bepalingen van richtlijn 2008/95, waarbij volgens punt 1 van de considerans ervan richtlijn 89/104 enkel werd gecodificeerd, immers ten aanzien van de overeenkomstige bepalingen van richtlijn 89/104 niet beduidend gewijzigd wat hun bewoordingen, context en doelstellingen betreft.

Om diezelfde reden blijft de rechtspraak inzake de relevante bepalingen van richtlijn 89/104 van toepassing op de overeenkomstige bepalingen van richtlijn 2008/95.

Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van het nationale recht volgens welke in procedures waarin de vraag aan de orde is of een contourloos kleurmerk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, in ieder geval uit een opinieonderzoek een herkenningsgraad van dit merk van minstens 70 % moet blijken.

Oberbank, Banco Santander en Santander Consumer Bank, alsook de Spaanse en de Poolse regering menen dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Ter ondersteuning van dit standpunt beroept Oberbank zich met name op de bijzondere kenmerken van kleurmerken, voeren Banco Santander en Santander Consumer Bank het algemeen belang aan dat is verbonden aan het beschikbaar houden van de kleuren, en de beperkte geschiktheid van het betrokken merk om daadwerkelijk als merk te worden gebruikt, beroept Spaanse regering zich op het feit dat de andere bewijsmiddelen ongeschikt zijn voor kleurmerken, en beroept de Poolse regering zich op de noodzaak om de consument voor vergissingen te behoeden.

DSGV, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie menen dat deze eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord. Zij menen dat artikel 3, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95 vereist dat alle relevante omstandigheden worden beoordeeld.

Om te beginnen zij eraan herinnerd dat een kleur op zich onder bepaalde voorwaarden een merk kan vormen in de zin van artikel 2 van richtlijn 2008/95 (zie in die zin arresten Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punten 27–42, en Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punt 42).

Het feit dat een teken in het algemeen geschikt is om een merk te vormen, impliceert echter niet dat dit teken noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95 heeft voor een bepaalde waar of dienst (zie naar analogie arrest BHIM/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissingen dat het betrokken merk weliswaar een merk kan vormen in de zin van artikel 2 van richtlijn 2008/95, maar intrinsiek onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van deze richtlijn. Uit de verzoeken om een prejudiciële beslissing blijkt ook dat de verwijzende rechter dus enkel tracht te bepalen op welke wijze moet worden beoordeeld of dit merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, in de zin van lid 3 van dit artikel 3, en in het bijzonder of deze beoordeling op doorslaggevende wijze kan afhangen van de uitkomst van een opinieonderzoek.

Volgens vaste rechtspraak betekent het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een merk, evenals het onderscheidend vermogen dat volgens artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95 een van de algemene voorwaarden voor de inschrijving van een merk is, dat het merk zich leent om de waar of de dienst waarop het betrekking heeft, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of deze dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arresten Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 46, en Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 35).

Volgens eveneens vaste rechtspraak moet het onderscheidend vermogen van een merk, of het nu intrinsiek is dan wel door gebruik is verkregen, worden beoordeeld ten aanzien van de waren of de diensten waarop dit merk betrekking heeft, alsook ten aanzien van de vermoedelijke perceptie van de betrokken kringen, namelijk de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren of diensten (arresten Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punt 25).

Aangaande de vraag hoe dient te worden vastgesteld of een merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, blijkt uit vaste rechtspraak dat de bevoegde autoriteit voor de inschrijving van merken een concreet onderzoek moet verrichten (arresten Libertel, EU:C:2003:244, punt 77, en Nichols, C-404/02, EU:C:2004:538, punt 27) en globaal de factoren moet onderzoeken waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren (arresten Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punt 49, en Nestlé, EU:C:2005:432, punt 31). Deze factoren moeten bovendien betrekking hebben op een gebruik van het merk als merk, dit wil zeggen met het oog op een dergelijke identificatie door de betrokken kringen (arresten Philips, EU:C:2002:377, punt 64, en Nestlé, EU:C:2005:432, punten 26 en 29).

Bij deze beoordeling kan met name rekening worden gehouden met het marktaandeel van het betrokken merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van het reclamebudget van de onderneming voor het merk, het gedeelte van de betrokken kringen dat de waar of de dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (arresten Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punt 51, en Nestlé, EU:C:2005:432, punt 31).

Indien de bevoegde autoriteit op basis van dergelijke factoren van mening is dat de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar of de dienst op basis van het betrokken merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, moet zij in elk geval daaraan de conclusie verbinden dat is voldaan aan de in artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95 gestelde voorwaarde opdat de inschrijving van het merk niet zou worden geweigerd of het merk niet nietig zou worden verklaard (zie in die zin arresten Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punt 52, en Philips, EU:C:2002:377, punt 61).

Gepreciseerd zij ook dat het Unierecht zich er niet tegen verzet dat de bevoegde autoriteit, wanneer zij bijzondere moeilijkheden ondervindt bij de beoordeling van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd of de nietigheid wordt gevorderd, overeenkomstig de voorwaarden van haar nationaal recht ten behoeve van haar oordeelsvorming een opinieonderzoek laat verrichten (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punt 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Indien zij daadwerkelijk gebruikmaakt van een dergelijk opinieonderzoek, staat het aan haar om te bepalen welk percentage van consumenten haar voldoende significant lijkt (zie naar analogie, arrest BudÄ·jovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, punt 89).

De omstandigheden waaronder de in artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95 gestelde voorwaarde van verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als vervuld kan worden beschouwd, kunnen echter niet louter op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld (arresten Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punt 52, en Philips, EU:C:2002:377, punt 62).

Dienaangaande moet worden benadrukt dat bij de globale beoordeling van de factoren die kunnen aantonen dat het merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, met name kan blijken dat de perceptie van de betrokken kringen niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor elk van de categorieën merken en dat het dus moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen, met inbegrip van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, van de merken van bepaalde categorieën vast te stellen dan van de merken van andere categorieën (arresten Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en Nichols, EU:C:2004:538, punt 28).

Nochtans maken noch artikel 2, noch artikel 3, leden 1, sub b, en 3, van richtlijn 2008/95 een onderscheid tussen de merkencategorieën. Bij de beoordeling of contourloze kleurmerken, als in het hoofdgeding, onderscheidend vermogen hebben, met inbegrip van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, gelden dus dezelfde criteria als die welke gelden voor de andere merkencategorieën (zie naar analogie, arresten Philips, EU:C:2002:377, punt 48, en Nichols, EU:C:2004:538, punten 24 en 25).

De moeilijkheden die kunnen worden ondervonden om het onderscheidend vermogen van sommige categorieën merken vast te stellen, die verband houden met de aard van deze merken, en waarmee rekening mag worden gehouden, vormen dus geen rechtvaardigingsgrond om striktere criteria voor de beoordeling van dit onderscheidend vermogen vast te stellen, ter vervanging of afwijking van de toepassing van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit wordt uitgelegd in de rechtspraak inzake andere categorieën merken (zie in die zin arrest Nichols, EU:C:2004:538, punt 26, en naar analogie, arrest BHIM/BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, punt 34).

Uit het voorgaande vloeit voort dat niet in het algemeen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van bepaalde percentages voor de herkenningsgraad van het merk in de betrokken kringen, kan worden aangegeven wanneer een merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, en dat zelfs voor contourloze kleurmerken, zoals het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk, en zelfs als een opinieonderzoek kan behoren tot de factoren aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of een dergelijk merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, de uitkomst van een dergelijk opinieonderzoek niet de enige doorslaggevende factor mag zijn op basis waarvan tot de conclusie kan worden gekomen dat sprake is van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen.

Gelet op één en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 3, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van het nationale recht volgens welke in procedures waarin de vraag aan de orde is of een contourloos kleurmerk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, in ieder geval uit een opinieonderzoek een herkenningsgraad van dit merk van minstens 70 % moet blijken.

Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat in het kader van een nietigheidsprocedure die betrekking heeft op een merk dat intrinsiek onderscheidend vermogen mist, bij de beoordeling of dit merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, dient te worden onderzocht of een dergelijk vermogen is verkregen vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk, wanneer de houder van het litigieuze merk aanvoert dat het in ieder geval door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen na de indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar vóór de inschrijving, waarbij de verwijzende rechter dienaangaande preciseert dat het Duitse recht aldus moet worden uitgelegd dat de Bondsrepubliek Duitsland geen gebruik heeft gemaakt van de door artikel 3, lid 3, tweede volzin, van deze richtlijn geboden mogelijkheid.

Gelet op die precisering stellen DSGV en de Commissie dat deze vraag niet-ontvankelijk is. Zij menen immers dat de verwijzende rechter de nationale toepasselijke bepalingen onjuist heeft voorgesteld. De Bondsrepubliek Duitsland heeft gebruikgemaakt van de in deze tweede volzin geboden mogelijkheid, waardoor de tweede vraag hypothetisch wordt.

Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het niet aan het Hof staat om zich in het kader van het in artikel 267 VWEU neergelegde stelsel van rechterlijke samenwerking uit te spreken over de uitlegging van de nationale bepalingen, en evenmin om te oordelen of na te gaan of de uitlegging daarvan door de verwijzende rechter juist is. Het Hof moet in het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties immers acht slaan op de in de verwijzingsbeslissing omschreven feitelijke en juridische context waarin de prejudiciële vragen moeten worden geplaatst (arresten Fundación Gala-Salvador Dalí en VEGAP, C-518/08, EU:C:2010:191, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en Logstor ROR Polska, C-212/10, EU:C:2011:404, punt 30).

In deze omstandigheden dient het Hof de tweede vraag te beantwoorden op basis van de door de verwijzende rechter gedane vaststelling dat het Duitse recht in casu aldus moet worden uitgelegd dat de Bondsrepubliek Duitsland de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid niet in haar nationale recht heeft omgezet, en dus vast te stellen dat deze vraag ontvankelijk is.

Ten gronde voert Oberbank aan dat artikel 3, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de twee door de verwijzende rechter aangegeven data relevant zijn en dat het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen voor deze twee data moet worden bewezen.

Banco Santander en Santander Consumer Bank, alsook de Spaanse en de Poolse regering menen dat aangezien de betrokken lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid, het bewijs dat door gebruik onderscheidend vermogen is verkregen, betrekking moet hebben op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag. De Commissie verdedigt, subsidiair, diezelfde uitlegging. DSGV voert aan dat in een nietigheidsprocedure, als in het hoofdgeding, in ieder geval de datum van inschrijving relevant is.

Volgens artikel 3, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 2008/95 wordt een merk niet geweigerd of kan het, indien ingeschreven, niet nietig worden verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, van dit artikel, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Uit de eenduidige bewoordingen van deze eerste volzin blijkt dus duidelijk dat, anders dan DSGV suggereert, in het kader van een nietigheidsprocedure van een merk waarin één of meerdere van de in artikel 3, lid 1, sub b, c, of d, van richtlijn 2008/95 genoemde nietigheidsgronden worden aangevoerd, en zodra de toepasselijkheid van ten minste een van deze gronden wordt vastgesteld, het litigieuze merk slechts buiten de toepassing van deze aangevoerde nietigheidsgrond of -gronden kan vallen wanneer dit merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Deze letterlijke interpretatie vindt steun in de opzet van de bepaling waarvan deze eerste volzin deel uitmaakt. De tweede volzin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95 voorziet immers uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de lidstaten om de toepassing van de in de eerste volzin van dit artikel 3, lid 3, bepaalde mogelijkheid uit te breiden tot het geval waarin het onderscheidend vermogen is verkregen door het gebruik van het merk na de inschrijvingsaanvraag, of zelfs na de inschrijving ervan.

Mocht de eerste volzin van dit artikel 3, lid 3, aldus worden uitgelegd dat het ook betrekking heeft op het onderscheidend vermogen dat wordt verkregen door het gebruik van het litigieuze merk na de indiening van de inschrijvingsaanvraag, zoals Oberbank en DSGV suggereren, dan zou de aan de lidstaten door deze tweede volzin geboden mogelijkheid echter fictief zijn en zou deze bepaling elk nuttig effect worden ontnomen.

Niettemin is het van belang om eraan te herinneren dat de uitlegging in punt 57 van het onderhavige arrest niet onverenigbaar is met de mogelijkheid voor de bevoegde autoriteit om factoren in aanmerking te nemen die weliswaar dateren van na de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed vóór deze datum (zie in die zin arrest L & D/BHIM, C-488/06 P, EU:C:2008:420, punt 71 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Uit deze overwegingen vloeit voort dat op de tweede vraag dient te worden geantwoord dat wanneer een lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid, artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat in het kader van een nietigheidsprocedure die betrekking heeft op een merk dat intrinsiek onderscheidend vermogen mist, bij de beoordeling of dit merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, dient te worden onderzocht of een dergelijk vermogen is verkregen vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk. In dit verband is niet van belang dat de houder van het litigieuze merk aanvoert dat dit in ieder geval na de indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar vóór de inschrijving ervan door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat het litigieuze merk in het kader van een nietigheidsprocedure nietig wordt verklaard wanneer het intrinsiek onderscheidend vermogen mist en de houder ervan er niet in slaagt om aan te tonen dat dit merk vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt.

Oberbank, Banco Santander en Santander Consumer Bank, alsook de Spaanse regering, menen dat in het kader van een nietigheidprocedure de bewijslast voor het door gebruik van het litigieuze merk verkregen onderscheidend vermogen moet rusten op de houder van dit merk. De Poolse regering meent daarentegen dat het antwoord op de derde vraag overeenkomstig punt zes van de considerans van richtlijn 2008/95 uitsluitend behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten.

DSGV en de Commissie betwijfelen dat deze vraag ontvankelijk is. Subsidiair stelt DSGV dat de bewijslast in het kader van een nietigheidsprocedure moet rusten op diegene die de nietigheid vordert. De Commissie meent in wezen dat niets eraan in de weg staat dat de bewijslast op de houder van het betrokken merk rust.

Vooraf dienen wegens de in punt 52 van het onderhavige arrest reeds uiteengezette redenen, de bezwaren van DSGV en de Commissie inzake de ontvankelijkheid van de derde vraag van de hand te worden gewezen, en moet deze vraag worden beantwoord op basis van de door de verwijzende rechter gedane vaststelling dat het Duitse recht in casu aldus moet worden uitgelegd dat de Bondsrepubliek Duitsland de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid niet in haar nationale recht heeft omgezet.

Ten gronde zij opgemerkt dat punt zes van de considerans van richtlijn 2008/95 weliswaar met name bepaalt dat de lidstaten iedere vrijheid moeten behouden om de procedure inzake de nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen en, bijvoorbeeld, de vorm van de nietigheidsprocedure te bepalen. Daaruit kan evenwel niet worden afgeleid dat de kwestie van de bewijslast voor het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen in het kader van een nietigheidsprocedure op grond van artikel 3, lid 1, sub b, c of d, van richtlijn 2008/95 een dergelijk tot de bevoegdheid van de lidstaten behorend procedurevoorschrift vormt.

Indien de kwestie van de bewijslast voor het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een merk in het kader van een nietigheidsprocedure met betrekking tot dit merk onder het nationale recht van de lidstaten zou vallen, zou dit er immers toe kunnen leiden dat de bescherming van de merkhouders verschilt naargelang de betrokken regeling, zodat de in punt 10 van de considerans van richtlijn 2008/95 bedoelde doelstelling van ‘dezelfde wettelijke bescherming [in alle lidstaten]’, die in dit punt als ‘van fundamenteel belang’ wordt aangemerkt, niet zou worden bereikt (zie naar analogie, arresten Class International, C-405/03, EU:C:2005:616, punt 73 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en H. Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75, punt 40).

Gelet op deze doelstelling en op de structuur en de opzet van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95, dient te worden vastgesteld dat in het kader van een nietigheidsprocedure de bewijslast voor het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het litigieuze merk moet rusten op de houder van dit merk, die zich op dit onderscheidend vermogen beroept.

Immers, ten eerste, vormt — net zoals het feit dat een merk door gebruik onderscheidend vermogen verkrijgt, in het kader van een inschrijvingsprocedure een uitzondering vormt op de in artikel 3, lid 1, sub b, c, of d, van richtlijn 2008/95 neergelegde weigeringsgronden (zie in die zin arrest Bovemij Verzekeringen, C-108/05, EU:C:2006:530, punt 21) — het feit dat een merk door gebruik onderscheidend vermogen verkrijgt, in het kader van een nietigheidsprocedure een uitzondering die ertoe strekt de in dit artikel 3, lid 1, sub b, c of d, bepaalde nietigheidsgronden terzijde te schuiven. Aangezien het een uitzondering betreft, staat het echter aan diegene die zich erop wenst te beroepen om het bewijs te leveren dat grond oplevert voor de toepassing ervan.

Ten tweede dient te worden vastgesteld dat de houder van het litigieuze merk het best in staat is om het bewijs te leveren van de concrete handelingen ter ondersteuning van de verklaring dat zijn merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dit geldt met name voor de elementen die een dergelijk gebruik kunnen aantonen, waarvan voorbeelden zijn opgesomd in de in de punten 40 en 41 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak, zoals de intensiteit, de spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, en de hoogte van het reclamebudget voor het merk.

Bijgevolg moet, wanneer de houder van het litigieuze merk door de bevoegde autoriteit wordt verzocht om te bewijzen dat een merk dat intrinsiek onderscheidend vermogen mist, door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, en er niet in slaagt om dit bewijs te leveren, dit merk nietig worden verklaard.

De redenen waarom de merkhouder er niet in slaagt dit bewijs te leveren, zijn in dit verband niet van belang. Anders zou niet kunnen worden uitgesloten dat een merk de door richtlijn 2008/95 geboden bescherming kan blijven genieten, zelfs al is het — aangezien het valt onder een van de in artikel 3, lid 1, sub b, c of d, van deze richtlijn bepaalde nietigheidsgronden — niet geschikt om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, en kan het dus krachtens deze richtlijn niet worden beschermd. Om diezelfde reden druist een degelijke bewijslast — anders dan DSGV stelt — niet in tegen het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen van de merkhouder.

Bovendien dient, zoals blijkt uit punt 61 van het onderhavige arrest, in het kader van artikel 3, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 2008/95, bij de beoordeling of een merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, te worden onderzocht of een dergelijk vermogen is verkregen vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk.

Uit één en ander vloeit voort dat op de derde vraag moet worden geantwoord dat wanneer een lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid, artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat het litigieuze merk in het kader van een nietigheidsprocedure nietig wordt verklaard wanneer het intrinsiek onderscheidend vermogen mist en de houder ervan er niet in slaagt om aan te tonen dat dit merk vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt.