Rb. Haarlem, 31-12-2010, nr. 174353 / KG ZA 10-531

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Ten slotte is vonnis bepaald.

Converse houdt zich bezig met het (doen) ontwerpen en (doen) produceren van onder meer sport- en vrijetijdsschoenen onder meer onder de merken CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR (hierna te noemen: Converse-schoenen). Converse is (onder meer) rechthebbende op het Benelux woordmerk CONVERSE en het onderstaande Benelux beeldmerk:

Alpi oefent een expeditiebedrijf uit, en houdt zich bezig met de opslag en overslag van goederen, alsmede met het handelen in roerende en onroerende goederen.

Op 6 september 2010 heeft de Roemeense douane een partij Converse-schoenen in beslag genomen, omdat zij vermoedde dat het namaak Converse-schoenen betrof. De (CMR) vrachtbrief voor deze zending vermeldt Alpi als bestemming.

Op 23 september 2010 heeft Converse de voorzieningenrechter van deze rechtbank door middel van twee verzoekschriften gevraagd haar verlof te verlenen voor het volgende:

Het gevraagde verlof is verleend, waarna beide beslagen op 24 september 2010 zijn gelegd, waarbij 136 pallets met daarop 27.938 paar schoenen en de administratie van Alpi ter gerechtelijke bewaring zijn overgedragen aan de door de voorzieningenrechter aangewezen bewaarder. Voor wat betreft dat laatste heeft deurwaarder kopieën van documenten en van de harde schijven van de computer van Alpi gemaakt.

Op 27 en 28 september 2010 hebben afgevaardigden van Converse steekproefsgewijs monsters genomen uit de in beslag genomen schoenen ten behoeve van onderzoek door de expert van Converse op het gebeid van namaak. De expert van Converse heeft in zijn rapport d.d. 13 oktober 2010 geconcludeerd dat de genomen monsters namaak Converse-schoenen betreffen.

Bij brief van 4 oktober 2010 heeft de advocaat van Converse Alpi gesommeerd om hem te voorzien van alle relevante bescheiden die betrekking hebben op de opslag, inkoop, verkoop, vervoer en distributie van de bij Alpi in beslag genomen schoenen.

Bij e-mail van 25 november 2010 heeft Alpi de advocaten van Converse als volgt bericht.

Aangezien onze principalen te kennen hebben gegeven dat zij geen actie wensen te ondernemen tegen het door Converse gelegde conservatoir beslag hebben wij er geen bezwaar tegen dat de documenten welke door de deurwaarder zijn gekopieerd aan u overhandigd worden.

Mocht U naar aanleiding van deze documenten nog vragen hebben horen wij gaarne nader van U.

Op 30 november 2010 heeft Alpi de in vorenstaande brief door haar bedoelde documenten zelf aan de advocaten van Converse toegestuurd.

In de in 2.8 en 2.9 bedoelde documenten is, voor zover hier van belang, de volgende e-mailcorrespondentie tussen Alpi en haar opdrachtgever opgenomen:

Van: PelhamSport [logistica@pelhamsport.com]

Verzonden: maandag 13 september 2010 11:35

Aan: [A]

Onderwerp: RE: transport GREECE-62138 DOUVRIN

Dates for do the CMR of the collection on Thursday (16/09/2010).

From Greece TO France (19100 BRIVE la GAILLARDE), it is the finally address

Converse Shoes ( finally 13558 prs -1130 cartons-65 m3)

CMR COLLECT1ON:

Collection Address:

TRANSCOMBI

THESI AGIA PARASKEYI

ASPROPIRGOS

TEL 6932579052 MR NIKOS

Sender:

AIAX INTERNACIONAL DEL COMERCIO 21 S.L

Lopez de Hoyos 35, 1a

In de in 2.8 en 2.9 bedoelde documenten is daarnaast een fax van Alpi aan haar vervoerder opgenomen, waarin Alpi onder meer de volgende instructie geeft:

Ask driver to collect on behalf of the following company:

Europe Sport Leads S.L.

C/Victor Ninoles Martinez, 7 Planta 1

Bij e-mail van 1 december 2010 heeft Alpi de advocaten van Converse als volgt bericht:

Zoals telefonisch besproken gaan wij er mee akkoord dat de deurwaarder de door hen gekopieerde documenten aan U kan overhandigen.

Met betrekking tot de kopieën van de harde schijven zijn wij overeengekomen dat deze tot nader order bij de deurwaarder blijven.

Uit de gekopieerde documenten is voldoende informatie te verkrijgen met betrekking tot de in beslag genomen schoenen. Eventuele vragen omtrent deze bescheiden zullen dan ook door ons zo goed mogelijk beantwoord worden.

Inzage van de administratie op de harde schijven achten wij niet opportuun gelet op het feit dat wij voor diverse Amerikaanse klanten het transport en distributie van sport schoenen verzorgen welke in dezelfde lijn liggen als de schoenen van Converse. Inzage van onze administratie zou Converse derhalve informatie opleveren van haar concurrenten.

Ondanks eventuele toezeggingen dat men hier niet naar zal kijken achten wij dit niet voldoende aangezien dat ons geen enkele zekerheid verschaft.

Tevens zie ik gaarne zo spoedig mogelijk Uw bericht tegemoet dat U het kort geding heeft ingetrokken.

Converse vordert, na vermeerdering van eis, dat:

het de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem moge behagen bij vonnis in kort geding, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Ter zitting heeft Converse haar eis verminderd, in die zin dat onder de gevorderde proceskosten niet langer de gemaakte beslagkosten dienen te worden begrepen.

Aan haar vorderingen legt Converse - kort gezegd - ten grondslag dat Alpi, die als logistiek dienstverlener is betrokken bij de handel in de namaakschoenen, al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende goederen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan Converse dient te verstrekken, teneinde de feitelijke inbreukmakers te (kunnen) achterhalen en te (kunnen) betrekken in een gerechtelijke procedure. Primair beroept Converse zich daarbij op artikel 2.22 lid 5 van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) en artikel 1019f van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Subsidiair doet Converse een beroep op onrechtmatige daad van Alpi, naar analogie met het in het arrest van de Hoge Raad van 25 november 2005 (NJ 2009, 550; LJN: AU4019, hierna: het Lycos/Pessers-arrest) bepaalde inzake bekendmaking van N(aam)A(adres)W(oonplaats)-gegevens. Meer subsidiair baseert Converse haar vordering op artikel 8 van de Richtlijn 2004/48/EG (hierna: de Handhavingsrichtlijn).

Het verweer van Alpi luidt - samengevat en voor zover relevant - als volgt. Allereerst bestwist Alpi dat van namaakschoenen, en derhalve van inbreuk op het merkrecht van Converse, sprake is. De door de eigen expert van Converse afgegeven verklaringen zijn in ieder geval onvoldoende om als bewijs van inbreuk te kunnen dienen.

Alpi is daarnaast niet zèlf betrokken bij de verkoop of de handel van de betreffende schoenen en maakt derhalve niet zelfstandig inbreuk op het merkrecht van Converse. Converse dient dan ook niet Alpi, maar de eigenlijke inbreukmakers aan te spreken. Alpi beschikt als logistiek dienstverlener niet over gegevens over eigenaren, handelaren, producenten en/of distributeurs van (al dan niet nagemaakte) Converse-schoenen. De informatie waarover zij wèl beschikt, te weten de namen van haar (eigen) opdrachtgevers

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Zoals Converse terecht heeft opmerkt, is in de artikelen 2.22 lid 5 BVIE en 1019f Rv artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn geïmplementeerd, welke artikelen Converse respectievelijk primair en meer subsidiair aan haar vorderingen ten grondslag legt. De voorzieningenrechter overweegt daarover als volgt.

In artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn is weliswaar opgenomen dat een derde die op commerciële schaal diensten verleent die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, kan worden gelast informatie te verstrekken over de herkomst en de distributiekanalen van de goederen of diensten die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, maar in datzelfde artikel is eveneens met zoveel woorden bepaald dat dat slechts kan tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht. In artikel 2.22 lid 5 BVIE, dat in samenhang met het vierde lid van dat artikel dient te worden gelezen, is een gelijke restrictie opgenomen. Uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 1019f Rv blijkt dat de aldaar bedoelde informatie eveneens slechts kan worden verkregen tijdens een procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht. Van een dergelijke procedure is

Converse heeft daarnaast onvoldoende gesteld waaruit zou volgen dat Alpi zèlf als inbreukmaker op de merkrechten van Converse is te beschouwen. Voor zover in de stellingen van Converse een beroep op de in artikel 843a jo. 1019a Rv opgenomen bijzondere exhibitieplicht zou moeten worden gelezen - Converse heeft zulks niet met zoveel woorden aangevoerd -, heeft Converse daarmee onvoldoende gesteld om te kunnen vaststellen of sprake is van een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW) van Alpi jegens Converse wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom en daarmee van een rechtbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan op grond van het voorgaande het beroep op geen van de in 4.1 genoemde wetsartikelen slagen, zodat de primaire en meer subsidiaire grondslag niet tot toewijzing van de vordering kunnen leiden.

Subsidiair heeft Converse aangehaakt bij het Lycos/Pessers-arrest. In dat arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat een internetserviceprovider onder omstandigheden onrechtmatig kan handelen indien zij de bij haar bekende NAW-gegevens van een websitehouder niet op verzoek aan een belanghebbende derde bekend maakt. In rechtsoverweging 4.10 van dit arrest is daaromtrent het volgende opgenomen:

Ook indien de op een website gepubliceerde informatie niet onmiskenbaar onrechtmatig is, kan een serviceprovider onder omstandigheden onrechtmatig handelen door de bij haar bekende NAW-gegevens van de desbetreffende websitehouder niet op verzoek aan een belanghebbende derde bekend te maken. Indien voldoende aannemelijk is dat de gepubliceerde informatie jegens de derde wel onrechtmatig zou kunnen zijn en dat deze daardoor schade kan lijden, zou het maatschappelijk bezien ongewenst zijn indien die derde geen enkele reële mogelijkheid heeft de websitehouder daarop - zonodig in rechte - aan te spreken. Onder omstandigheden kan [...] een weigering van de serviceprovider om de NAW-gegevens van de websitehouder aan de derde bekend te maken in strijd komen met de zorgvuldigheid die de serviceprovider jegens een zodanige derde in acht dient te nemen. Dit kan met name het geval zijn indien zich de volgende omstandigheden voordoen:

De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

Allereerst stelt de voorzieningenrechter vast dat aannemelijk is dat de door Converse onder Alpi in beslag genomen schoenen namaak Converse-schoenen betreffen.

De voorzieningenrechter komt tot dit oordeel op basis van het hiervoor onder 2.6 genoemde rapport van de expert van Converse en het feit dat de principalen van Converse, blijkens de hiervoor onder 2.8 genoemde e-mail van Alpi aan de advocaten van Converse, te kennen hebben gegeven dat zij geen actie wensen te ondernemen tegen het door Converse gelegde conservatoir beslag. Dit laatste is opmerkelijk nu een partij Converse-schoenen van een omvang als onder Alpi in beslag genomen, indien het authentieke Converse-schoenen zou betreffen, - naar door Alpi niet is betwist - een marktwaarde heeft van circa € 1,8 miljoen. Hetgeen Alpi tegen de bevindingen van de expert van Converse heeft ingebracht, vermag niet tot een ander oordeel te leiden. Dat de in beslag genomen schoenen geen namaak betreffen is door Alpi op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt.

Indien naar analogie toegepast op een expediteur als Alpi, volgt uit het Lycos/Pessers-arrest dat Alpi onder omstandigheden onrechtmatig kan handelen door de bij haar kenbare gegevens omtrent de degene(n) die inbreuk maakt/maken op de (merken)rechten van Converse niet op verzoek aan Converse bekend te maken.

Ook in een geval als het onderhavige zou het onder de omstandigheden als hiervoor onder de feiten genoemd maatschappelijk bezien ongewenst - en in strijd met de strekking van de Handhavingsrichtlijn - zijn indien een merkrechthouder als Converse geen enkele reële mogelijkheid zou hebben om een expediteur als Alpi - zonodig in rechte - aan te spreken op het niet-verschaffen van de bij die logistiek dienstverlener kenbare gegevens die tot de inbreukmaker(s) op haar (merken)rechten zouden kunnen leiden.

Alpi heeft tegen de onderhavige grondslag voor de vorderingen van Converse aangevoerd dat zij de door Converse gevraagde informatie - voor zover die bij haar bekend is - reeds aan Converse ter beschikking heeft gesteld. Converse heeft daartegen ingebracht dat na eerste onderzoek is gebleken dat achter de door Alpi omtrent haar opdrachtgevers verstrekte gegevens geen ‘actieve’ handelsondernemingen schuil lijken te gaan. Desgevraagd heeft Alpi geweigerd aanvullende informatie aan Converse te verschaffen waaruit het tegendeel zou kunnen blijken, aldus Converse.

De voorzieningenrechter overweegt in dit verband als volgt.

Weliswaar is Alpi - door het overleggen van de facturen van Baccarat Group Ltd. en Ressokd-Rings S.L. - niet volledig weigerachtig om de door Converse verlangde gegevens te verstrekken, maar de voorzieningenrechter acht het voorshands aannemelijk dat Alpi niet alle haar bekende relevante gegevens aan Converse heeft verstrekt. Voor dat oordeel is van belang - zoals door Converse is gesteld en door Alpi niet (voldoende gemotiveerd) is betwist - dat de door de deurwaarder gekopieerde (papieren) administratie, noch de door Alpi aan Converse nagezonden documenten, aansluiten op de in beslag genomen Converse-schoenen; dat voor het leeuwendeel van de in beslag genomen Converse-schoenen in het geheel geen documenten zijn overgelegd; dat de documenten die wèl zijn overgelegd geen (volledige) informatie over de eigenaren en de opdrachtgevers van de in beslag genomen Converse-schoenen bevat, en dat relevante documentatie zoals paklijsten, facturen, opdrachtbevestigingen, laadinstructies en e-mailcorrespondentie ontbreekt. Daarnaast heeft Alpi ter zitting met zoveel woorden erkend dat zij (zo ook in het onderhavige geval) - in opdracht van haar opdrachtgevers - regelmatig voor eenzelfde vracht, twee (of meer) verschillende vrachtbrieven opstelt. In verband met dat laatste laten de hiervoor onder 2.10 en 2.11 aangehaalde documenten aan duidelijkheid niets te wensen over.

Een en ander duidt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onmiskenbaar op ‘gesjoemel’ met de administratie en de vrachtbrieven en betrokkenheid van Alpi daarbij. Dat een dergelijke handelswijze in het algemeen op grote schaal voorkomt, zoals Alpi heeft beweerd, doet niet af aan het feit dat betrokken partijen daardoor niet meer op de inhoud en de juistheid van die vrachtbrieven kunnen vertrouwen, zoals Converse terecht heeft betoogd, en behoefte kunnen hebben aan wel betrouwbare informatie. Het hiervoor onder 4.10 overwogene en de daaruit door de voorzieningenrechter getrokken conclusie geeft grond voor de aanname dat zich in de in beslag genomen kopieën van de harde schijven van de computer van Alpi meer informatie bevindt omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de namaak Converse-schoenen, bij het vervoer en/of de opslag waarvan Alpi betrokken is geweest, dan Alpi inmiddels aan Converse heeft geopenbaard.

Nu aannemelijk is dat Alpi als expediteur betrokken is geweest bij het vervoer en de opslag van namaak Converse-schoenen en voorts aannemelijk is de dat er voor Converse geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om die gegevens te achterhalen, komt de weigering van Alpi om Converse al hetgeen bij Alpi bekend kan zijn omtrent de herkomst en distributiekanalen van die inbreukmakende goederen te verstrekken in strijd met de zorgvuldigheid die Alpi jegens Converse in acht dient te nemen. Aan dat oordeel ligt, naast het hiervoor overwogene, mede ten grondslag dat Converse een reëel belang heeft bij de verkrijging van de voor Alpi kenbare gegevens omtrent haar opdrachtgevers en - voor zover bekend bij Alpi - de eigenaren van de in beslag genomen schoenen, namelijk om te kunnen vaststellen wie de feitelijke inbreukmakers op haar merkrechten zijn en die vervolgens in rechte te kunnen betrekken. Het feit dat de opdrachtgevers van Alpi de in beslag genomen partij Converse-schoenen zonder meer hebben opgegeven, draagt bij aan het vermoeden van hun (betrokkenheid bij) handel in namaak Converse-schoenen. Evident is dat Converse schade lijdt door de handel in namaak Converse-schoenen. Afweging van alle betrokken belangen van Converse, Alpi en (voor zover kenbaar) van haar principalen brengt derhalve mee dat het belang van Converse behoort te prevaleren.

Gelet op het hiervoor overwogene is de voorzieningenrechter van oordeel dat inzage in de in beslag genomen digitale administratie van Alpi door een forensisch accountant, zoals door Converse onder II gevorderd, gerechtvaardigd is. Die vordering zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat de vertrouwelijkheid van de administratie van Alpi voor zover die op iets anders ziet dan (namaak) Converse-schoenen gewaarborgd dient te blijven. Daartoe zal worden bepaald dat de in conservatoir beslag genomen digitale administratie (te weten de in beslag genomen kopieën van de harde schijven van de computer van Alpi) slechts door een onafhankelijk forensisch accountant mag worden onderzocht en dat die accountant uitsluitend informatie die betrekking heeft op (namaak) Converse-schoenen aan Converse zal mogen verstrekken en voor het overige een geheimhoudingsplicht heeft.

Bij de gevorderde onbeperkte inzage in de in conservatoir beslag genomen fysieke informatie van Alpi heeft Converse geen belang, nu Converse die inzage met toestemming van Alpi reeds heeft genomen.

Voor wat betreft het onderhavige onderdeel van de vordering maakt het te geven bevel het Converse reeds mogelijk om bedoelde inzage te verkrijgen, zodat er geen grond is dit te bevel te versterken met het opleggen van de gevorderde dwangsom.

Gezien de toewijzing van dit onderdeel van haar vordering heeft Converse thans een zodanig beperkt belang bij haar vordering onder I - waarvan toewijzing bovendien snel tot executiegeschillen aanleiding zou kunnen geven - dat deze zal worden geweigerd. Dit mede gelet op de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit die, gezien de aard van een kort geding, steeds bij de beoordeling in een dergelijke procedure moeten worden betrokken.

Alpi zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. Converse heeft aan haar vorderingen weliswaar inbreuk op intellectuele eigendomsrechten ten grondslag gelegd, maar nu de vordering op die grond niet toewijsbaar is en zal worden toegewezen op grond van onrechtmatige daad, zullen de proceskosten niet volledig worden toegewezen, als door Converse gevorderd, maar conform het Liquidatietarief worden begroot, en wel als volgt.