HvJ EU, 08-06-2017, nr. C-689/15

Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het aanbrengen van een individueel Uniemerk — door de houder ervan of met zijn instemming — op waren als keurmerk kan worden beschouwd als gebruik daarvan — als merk — dat onder het begrip ‘normaal gebruik’ in de zin van deze bepaling valt, zodat de houder van dat merk het recht behoudt om overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder b), van deze verordening een derde te verbieden een overeenstemmend teken aan te brengen op identieke waren, gelet op het bestaan van het in deze laatste bepaling vermelde gevaar voor verwarring.

Wat artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betreft, uit deze bepaling volgt ondubbelzinnig dat, in een situatie zoals die in het hoofdgeding, waarin niet wordt betwist dat de derde, te weten Gözze, zonder toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer een teken gebruikt dat met betrekking tot dezelfde waren met dat merk overeenstemt, die merkhouder dat gebruik kan verbieden indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Dat is het geval wanneer het publiek kan menen dat de waren of diensten die door het door de derde gebruikte teken worden aangeduid en die welke door het merk worden aangeduid, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie met name arresten van 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punt 26; 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punt 28, en 25 maart 2010, BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, punt 38).

Gelet op de hoge mate van overeenstemming tussen het teken bloem van de katoenplant dat op de door Gözze verhandelde katoenen textielwaren wordt aangebracht en het merk bloem van de katoenplant dat wordt aangebracht op de waren die door de licentienemers van VBB worden verkocht, heeft de verwijzende rechter in zijn verwijzingsbeslissing te kennen gegeven dat het duidelijk vaststaat dat gevaar voor verwarring tussen dit teken en dat merk bestaat. Deze rechter heeft evenwel twijfels over de vraag of VBB, indien geen ‘normaal gebruik’ van dat merk zou zijn gemaakt in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009, geen aanspraak meer op het betrokken merk kan maken. In dat geval overweegt deze rechter namelijk om de reconventionele vordering van Gözze strekkende tot vervallenverklaring van het merk bloem van de katoenplant toe te wijzen.

Wat het voornoemde artikel 15, lid 1, betreft, is het vaste rechtspraak dat van een merk ‘normaal gebruik’ wordt gemaakt in de zin van deze bepaling, wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan de inschrijving ervan verbonden rechten te behouden (zie met name arresten van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punt 43; 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punt 72, en 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punt 29).

In casu staat vast dat het aanbrengen — door de licentienemers van VBB — van het merk bloem van de katoenplant op hun producten, ertoe strekt een afzet voor deze waren te creëren of te behouden.

Dat een merk wordt gebruikt om een afzet te vinden of te behouden voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en niet met het enkele doel om de aan dit merk verbonden rechten te behouden, volstaat echter niet om te concluderen dat sprake is van ‘normaal gebruik’ in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

Zoals het Hof in de in punt 37 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak heeft aangegeven, is het evenzo noodzakelijk dat het merk wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan.

Voor individuele merken is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen, te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met name arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punt 28; 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punt 48, en 6 maart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punt 20).

Het voor de toepassing van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 gestelde vereiste dat het merk in overeenstemming met de wezenlijke functie van herkomstaanduiding wordt gebruikt, vloeit voort uit het feit dat een merk weliswaar ook voor andere functies kan worden gebruikt, zoals de functie die erin bestaat de kwaliteit te garanderen of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (zie dienaangaande met name arresten van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, punt 58, en 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punt 38), maar het merk blijft onderworpen aan de bij deze verordening vastgestelde sancties wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet is gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan. In dat geval worden de rechten van de houder van het merk volgens de in artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 vastgestelde voorwaarden vervallen verklaard, tenzij hij een geldige reden kan aanvoeren voor het niet gebruiken van het merk ter vervulling van de wezenlijke functie ervan.

Het is tegen de achtergrond van de hierboven uiteengezette beginselen dat moet worden onderzocht of het gebruik van een individueel merk, zoals dit welk aan de orde is in het hoofdgeding, als keurmerk, kan worden aangemerkt als een gebruik dat overeenstemt met de wezenlijke functie van het merk.

In dit verband mag de wezenlijke functie van het merk niet worden verward met de andere — in punt 42 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte — functies die het merk eventueel kan vervullen, zoals die welke erin bestaat de kwaliteit te waarborgen.

Wanneer het gebruik van een individueel merk weliswaar strekt tot certificering van de samenstelling en de kwaliteit van de waren of diensten, maar de consument niet de waarborg biedt dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan, voldoet dit gebruik niet aan het vereiste van een gebruik overeenkomstig de functie van herkomstaanduiding.

Hieruit volgt dat, zoals de advocaat-generaal in de punten 47 en 56 van zijn conclusie heeft opgemerkt, het gebruik van een teken niet een overeenkomstig de wezenlijke functie van het individuele merk verricht gebruik kan vormen wanneer het aanbrengen ervan op de waren louter dient als aanduiding van de kwaliteit daarvan en daarnaast niet ertoe strekt te waarborgen dat de waren afkomstig zijn van een en dezelfde onderneming onder wiens controle zij zijn vervaardigd en die aansprakelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan.

VBB heeft ter terechtzitting voor het Hof betoogd dat zij in het hoofdgeding een door de staat gemachtigde vereniging is (kraft staatlicher Verleihung), dat zij de uit de afgifte van de licenties voor haar merk betrokken opbrengsten gebruikt voor activiteiten ter bevordering van de afzet van katoen, dat zij publicaties met informatie over katoen publiceert en seminaries over dit thema organiseert, dat zij ook als arbitragegerecht optreedt en zij overigens belast is met een openbare taak, doordat zij deelneemt aan de vaststelling van de ‘CIF-prijs Bremen’, die een referentiewaarde voor katoen op de markt vormt.

Uit het aldus door VBB voor het Hof uiteengezette doel van deze vereniging kan worden afgeleid dat die vereniging niet betrokken is bij de vervaardiging van de producten van haar licentienemers en dat zij evenmin aansprakelijk is voor die producten.

Het staat evenwel aan de verwijzende rechter om op basis van alle gegevens die hem door partijen in het hoofdgeding zijn overgelegd, te verifiëren of uit ter zake dienende en onderling samenhangende elementen kan worden afgeleid of het aanbrengen van het merk bloem van de katoenplant van VBB door de licentienemers van deze vereniging op hun producten de consument de waarborg biedt dat deze producten afkomstig zijn van een en dezelfde onderneming, namelijk VBB als overkoepelende entiteit van haar leden, onder wiens controle die producten zijn vervaardigd en die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan.

Hoe dan ook kan het feit dat de licentieovereenkomsten VBB toestaan om na te gaan of de licentienemers uitsluitend katoenvezels van goede kwaliteit gebruiken, niet als een dergelijk element worden beschouwd. Hieruit blijkt hoogstens dat VBB de kwaliteit van de gebruikte grondstoffen certificeert. Zoals volgt uit artikel 66 van verordening nr. 207/2009 en artikel 74 bis dat in deze verordening is ingevoegd bij verordening nr. 2015/2424, kan een dergelijke certificering in voorkomend geval volstaan om ervan uit te gaan dat een merk dat geen individueel merk is, zijn functie van herkomstaanduiding vervult. Bedoeld artikel 66 preciseert immers dat een collectief merk zijn functie van aanduiding van herkomst vervult wanneer ‘op grond [d]aarvan de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, onderscheiden kunnen worden van die van andere ondernemingen’ en voornoemd artikel 74 bis bepaalt dat een certificeringsmerk die functie vervult indien ‘op grond [d]aarvan de waren of diensten die door de houder van het merk zijn gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of ander[e] kenmerken […] kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd’. In het hoofdgeding gaat het evenwel om een individueel merk dat is ingeschreven voor waren. Zoals in punt 41 van het onderhavige arrest is uiteengezet, vervult een dergelijk merk zijn functie van herkomstaanduiding wanneer het gebruik ervan de consument de waarborg biedt dat de waren die dat merk aanduidt, afkomstig zijn van eenzelfde onderneming en dat die waren zijn vervaardigd onder controle van deze onderneming die kan worden geacht in te staan voor de kwaliteit van deze waren, in hun afgewerkte staat en na de verwerking ervan.

Gelet op alle voorgaande overwegingen dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het aanbrengen van een individueel Uniemerk, door de houder ervan of met zijn instemming, op waren als keurmerk niet kan worden beschouwd als een gebruik daarvan als merk dat onder het begrip ‘normaal gebruik’ in de zin van deze bepaling valt. Het aanbrengen van dat merk levert evenwel een dergelijk normaal gebruik op indien daardoor tevens en tegelijkertijd de consument de waarborg wordt geboden dat de betrokken waren afkomstig zijn van eenzelfde onderneming en dat deze waren zijn vervaardigd onder controle van deze onderneming die kan worden geacht in te staan voor de kwaliteit ervan. In dat geval kan de houder van dat merk op grond van artikel 9, lid 1, onder b), van deze verordening verbieden dat een derde een overeenstemmend teken op identieke waren aanbrengt, indien daardoor gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of, ten eerste, artikel 52, lid 1, onder a), en artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat een individueel merk nietig kan worden verklaard wanneer de merkhouder niet door regelmatige kwaliteitscontroles bij zijn licentienemers waarborgt dat de kwaliteitsverwachtingen die het publiek aan dit teken verbindt, juist zijn.

In dit verband moet om te beginnen erop worden gewezen dat artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 een merk niet enkel nietig wordt verklaard indien dit merk het publiek kan misleiden in de zin van artikel 7, lid 1, onder g), van deze verordening, maar ook — meer algemeen — wanneer het in strijd met artikel 7 van die verordening is ingeschreven. Zelfs al ontbreekt gevaar voor verwarring in de zin van artikel 7, lid 1, onder g), moet het merk in beginsel toch nietig worden verklaard wanneer de inschrijving van dat merk schending oplevert van een van de andere in bedoeld artikel 7 vermelde weigeringsgronden.

Wat het specifieke geval van gevaar voor misleiding betreft, dient eraan te worden herinnerd dat daarvoor is vereist dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld (arresten van 4 maart 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, punt 41, en 30 maart 2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, punt 47).

Bovendien moet voor de vaststelling dat een merk in strijd met de weigeringsgrond betreffende het gevaar voor misleiding is ingeschreven, het bewijs worden geleverd dat het voor inschrijving als merk ingediende teken op zich een dergelijk gevaar zou opleveren (zie in die zin arrest van 4 maart 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, punten 42 en 43).

Om te bepalen of de inschrijving — op 22 mei 2008 — van het merk bloem van de katoenplant in strijd met artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 is verricht, staat het aan de verwijzende rechter om in de onderhavige zaak na te gaan of het door VBB ingediende teken bloem van de katoenplant als zodanig de consument kan misleiden. Op welke wijze VBB nadien haar merk en de daarvoor verleende gebruikslicenties beheert, is dienaangaande irrelevant.

Bijgevolg dient op het eerste deel van de tweede prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 52, lid 1, onder a), en artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat een individueel merk niet nietig kan worden verklaard — door deze bepalingen samen toe te passen — op grond dat de merkhouder niet door regelmatige kwaliteitscontroles bij zijn licentienemers waarborgt dat de kwaliteitsverwachtingen die het publiek aan dit teken verbindt, juist zijn.

Ten tweede strekt de tweede prejudiciële vraag in wezen ertoe te vernemen of verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de bepalingen betreffende de collectieve Uniemerken mutatis mutandis kunnen worden toegepast op de individuele Uniemerken.

In dit verband zij benadrukt dat de werkingssfeer van de artikelen 66 tot en met 74 van verordening nr. 207/2009, betreffende de collectieve Uniemerken, volgens artikel 66, lid 1, van deze verordening uitdrukkelijk beperkt is tot de merken die bij de aanvraag ervan als zodanig worden aangewezen.

Deze afbakening van de toepasselijkheid van die artikelen dient strikt te worden nageleefd, temeer daar de gelding van de bij deze artikelen ingevoerde voorschriften, zoals die waarin artikel 67 van deze verordening voorziet met betrekking tot het gebruiksreglement van het merk, afhangt van die expliciete aanwijzing — reeds vanaf de aanvraag om inschrijving ervan — van het aangevraagde merk als collectief Uniemerk. Het is dus niet mogelijk om deze regels naar analogie toe te passen op de individuele Uniemerken.

Derhalve dient op het tweede deel van de tweede gestelde vraag te worden geantwoord dat verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de bepalingen ervan betreffende de collectieve Uniemerken niet mutatis mutandis kunnen worden toegepast op de individuele Uniemerken.