Rb. Den Haag, 17-02-2016, nr. C/09/424521 / HA ZA 12-926

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het incidentele vonnis van 28 augustus 2013 (hierna ook: het incidentele vonnis) en de daarin genoemde processtukken;

- de conclusie van antwoord van Sporttrading Holland, DCSG, [ged 4] en [ged 6] van 23 oktober 2013 met acht producties;

- de conclusie van antwoord van [ged 3] van 23 oktober 2013 met vier producties;

- de conclusie van antwoord van de curator van 23 oktober 2013 met producties 4 en 5;

- het tussenvonnis van 13 november 2013, waarin een comparitie van partijen is bevolen;

- de ambtshalve beschikking van 24 december 2013, waarbij de datum voor de comparitie van partijen is bepaald op 24 juni 2014;

- de akte overlegging producties tevens houdende een vermeerdering van de eis van Tommy Hilfiger met producties 44 tot en met 48;

- de op 20 juni 2014 ingekomen akte vermeerdering van eis van Tommy Hilfiger;

- de aanvullende productie 49 van Tommy Hilfiger;

- de aanvullende producties 9 tot en met 15 van Sporttrading Holland, DCSG, [ged 4] en [ged 6] ;

- de aanvullende productie 6 van de curator;

- de aanvullende producties 5 tot en met 11 van [ged 3] ;

- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 24 juni 2014;

- de akte van Sporttrading Holland van 20 augustus 2014 met producties 16 tot en met 18;

- de akte van de curator met productie 7 tot en met 10 van 20 augustus 2014;

- de akte van Tommy Hilfiger van 8 oktober 2014.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

Tommy Hilfiger Europe en Tommy Hilfiger Licensing maken deel uit van het van oorsprong Amerikaanse kledingconcern Tommy Hilfiger dat wereldwijd kleding op de markt brengt, onder meer onder de navolgende door Tommy Hilfiger Licensing gehouden merken:

- het Beneluxwoordmerk TOMMY HILFIGER, op 1 juli 1993 respectievelijk 1 december 1996 ingeschreven onder nummer 0524087 respectievelijk 0587912 voor waren in de klassen 3, 14, 18, 21, 24 en 25, onder meer voor kledingstukken;

- het Gemeenschapswoordmerk TOMMY HILFIGER, op 16 oktober 1998 ingeschreven onder nummer 000131706 voor waren in de klassen 3, 18, en 25, onder meer voor clothing;

- het Gemeenschapswoordmerk HILFIGER DENIM, op 13 februari 2003 ingeschreven onder nummer 002501971 voor waren in de klassen 18, 25 en 35 onder meer voor clothing;

- het Gemeenschapswoordmerk THD, op 31 mei 2007 ingeschreven onder nummer 004936647 voor waren in de klassen 14, 18 en 25 onder meer voor clothing;

- het Gemeenschapswoordmerk HILFIGER, op 2 mei 2012 ingeschreven onder nummer 010451383 voor waren in de klassen 3,9, 14, 18, 24 en 25 onder meer voor clothing for men, women and children and infants;

hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘de merken’.

Tommy Hilfiger Europe is exclusief licentiehoudster van de merken voor Europa en houdt zich onder meer bezig met de productie van en de groothandel in producten voorzien van de merken in Europa.

Sporttrading Holland is blijkens de omschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel opgericht op 29 juni 2010. Zij drijft een groothandel in sportkleding en verwante producten.

Sporttrading Holland heeft de bedrijfsactiviteiten voortgezet van een vennootschap met dezelfde naam (verder: Sporttrading (oud) te noemen). Sporttrading (oud) is op 3 juni 2010 failliet verklaard. Gedaagde sub 5 is curator van Sporttrading (oud).

[ged 4] en [ged 6] zijn ieder indirect bestuurder van Sporttrading Holland en Sporttrading (oud).

DCSG en [ged 3] hebben een opslagbedrijf. [ged 4] en [ged 6] zijn eveneens indirect bestuurder van DCSG.

Op 2 maart 2012 heeft Tommy Hilfiger conservatoir beslag tot afgifte gelegd onder en ten laste van [ged 3] op 8.989 stuks kleding (T-shirts) die was voorzien van een of meer van de merken. Uit deze opslag zijn eerder door een medewerkster van Sporttrading (oud) 500 kledingstukken meegenomen.

Op 30 maart 2012 heeft Tommy Hilfiger ten laste van Sporttrading Holland onder DCSG conservatoir beslag tot afgifte gelegd op 10.483 kledingstukken (T-shirts) die waren voorzien van een of meer van de merken.

Tommy Hilfiger heeft op 30 maart 2012 tevens bewijsbeslag gelegd ten laste van Sporttrading Holland en [ged 3] op drie verschillende locaties (op het adres van Sporttrading Holland, van [ged 3] en DCSG). Op 3 april 2012 is onder DCSG aanvullend bewijsbeslag gelegd, onder meer ten laste van Sporttrading Holland.

De onder 2.7 en 2.8 bedoelde kleding is afkomstig uit een partij (verder: de partij kleding of de kleding) die door Sporttrading (oud) in september 2009 is gekocht van de Duitse vennootschap Marken Textil GmbH (verder: Marken Textil) en door Sporttrading (oud) bij [ged 3] en DCSG is opgeslagen.

Door Marken Textil is aan Sporttrading (oud) onderstaande verklaring overgelegd van een Duitse notaris:

De partij kleding (althans een deel daarvan) is door Sporttrading (oud) aangeboden aan Metro Cash & Carry Nederland B.V. (hierna te noemen: Metro). Metro heeft in november 2009 afgezien van het afnemen van de partij, omdat Metro en Sporttrading (oud) geen overeenstemming konden bereiken over een vrijwaring van Metro door Sporttrading (oud) voor aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Sporttrading (oud) heeft vervolgens op haar beurt bij email van 1 december 2009 aan Marken Textil laten weten de volledig partij kleding te zullen teruggeven.

Sporttrading Holland heeft zich in een email van 18 augustus 2010 aan een beoogde klant aangeduid als ‘official clean-out distributor’ van Tommy Hilfiger zoals hieronder afgebeeld.

Op 27 oktober 2010 schrijft de Duitse vertegenwoordiger van Sporttrading Holland aan [ged 4] over de partij kleding:

here the history of this Tommy Tees

In August 2009 we received an offer about 15.750 pieces Tommy Hilfiger T-shirts from Markentextil GmbH [...] We made clear, that we do buy only with original Paperwork from Tommy Hilfiger, and while checking the merchandise in their warehouse, they showed me original invoices for Tommy Hilfiger Tees issued by Tommy. I made also spot-checks of the Shirts and got the impression, that all is ok.

[...]

After knowing, what we received, we could check also the notary statement we got from them and noticed, that this Statement is only in parts corresponding to the articles we have in stock. As we did not get another statement [...] we could not sell this Shirts, as we had strong doubts on the originality of the merchandise.

De partij kleding (althans een deel daarvan) is door Sporttrading Holland ter verkoop aangeboden (onder andere) begin oktober 2011 aan een zekere [X] , op 28 oktober 2011 aan een partij die gebruik maakt van het emailadres ultimatetrends@gmail.com en op 7 februari 2012 aan een partij die gebruik maakt van het emailadres ronnyenchris@skynet.be.

Bij voormeld incidenteel vonnis, waarin is beslist op de door Tommy Hilfiger gevorderde provisionele en incidentele voorzieningen, is voorshands merkinbreuk door de curator aangenomen door verkoop van de voorraad van Sporttrading (oud), waaronder de hiervoor genoemde partij, aan Sporttrading Holland. Gedaagden zijn in het vonnis onder randnummer 7.3 veroordeeld “om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis een kopie te verstrekken van fysieke en digitale bestanden en documenten van Sporttrading Holland met betrekking tot de betrokkenheid bij de inbreuk, zoals facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken waaruit de bron dan wel de voormannen van de inbreukmakende kleding blijkt, de aantallen, aankoopprijzen, data en afnemers niet zijnde consumenten”.

Met betrekking tot de curator is in het incidentele vonnis onder randnummer 5.5.2. overwogen: "Tommy Hilfiger stelt voorshands terecht dat de curator merkinbreuk heeft gepleegd door de voorraad van Sporttrading Oud - waaronder de inbreukmakende kleding - te verkopen. De vraag of hem daarvan ook een verwijt kan worden gemaakt, zoals Tommy Hilfiger onder meer met verwijzing naar de op de faillissementsdatum al lopende procedures van diverse rechthebbenden heeft gesteld, waartegen de curator evenwel aanvoert dat zijn bemoeienis met deze transactie minimaal was en hij geen weet ervan had dat er producten van Tommy Hilfiger in de door hem verkochte voorraad zaten, kan voorshands in het midden blijven. Artikelen 2.22 lid 4 BVIE/1019a Rv/843a Rv verplichten de curator immers bij merkinbreuk tot inzage. Voor zover de curator er een beroep op doet dat dit onredelijk of ondoenlijk zou zijn omdat hij daarbij afhankelijk is van de medewerking van derden (oudbestuurders en -werknemers van Sporttrading Oud) of van Sporttrading Holland, wordt voorshands overwogen dat hij volgens zijn eigen stellingen nog beschikt over een "backup" van de administratie (nr. 13 van zijn conclusie) zodat hij kennelijk ook zelf nog de beschikking heeft over mogelijk relevante stukken. Gelet op het bepaalde in 843a Rv zal Tommy Hilfiger in dit stadium van de procedure de eventuele kosten van de inzage moeten dragen.".

De curator heeft ter voldoening aan het incidentele vonnis een rapport laten opmaken door Keijser Consultancy. Keijser Consultancy heeft op 12 september 2013 aan de curator gerapporteerd.

Internationale bevoegdheid

Voor zover de vorderingen in de hoofzaak zijn gegrond op de ingeroepen Gemeenschapsmerken van Tommy Hilfiger Licensing, is deze rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef sub a en 97 lid 1 GMVo juncto artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat gedaagden in Nederland woonachtig of gevestigd zijn.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk is internationale bevoegdheid van deze rechtbank aan te nemen nu deze vorderingen verknocht zijn aan de vorderingen die zijn gegrond op de Gemeenschapsmerken. Indien moet worden aangenomen dat de internationale bevoegdheid om kennis te nemen van deze vorderingen moeten worden bepaald aan de hand van EEX-Vo oud7.omdat, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, deze prevaleert boven artikel 4.6 BVIE8.bestaat internationale bevoegdheid op grond van artikel 2. Op grond van dat artikel bestaat tevens internationale bevoegdheid voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatige daad.

Te onderscheiden handelingen

De curator merkt terecht op dat Tommy Hilfiger geen duidelijk onderscheid maakt tussen handelingen die zijn verricht vóór het faillissement van Sporttrading (oud) en die daarna zouden zijn verricht. Evenmin is steeds een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het handelen van de partijen die merkinbreuk zouden hebben gemaakt (Sporttrading (oud) en Sporttrading Holland) en de partijen die daarvoor aansprakelijk worden gehouden omdat zij de inbreuken zouden hebben bewerkstelligd of gefaciliteerd. De stellingen van Tommy Hilfiger zijn echter niet zodanig onduidelijk dat zij om die reden niet-ontvankelijk verklaard dienen te worden. In dit verband is van belang dat gedaagden er blijk van hebben gegeven adequaat verweer te kunnen voeren.

Hierna zal worden onderzocht het handelen met betrekking tot de partij kleding van achtereenvolgens Sporttrading (oud), de curator en Sporttrading Holland en de op dat handelen gebaseerde vorderingen. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre anderen dan de gesteld inbreukmakende partij voor dat handelen aansprakelijk kunnen worden gehouden.

Inbreuk door Sporttrading (oud)

Tussen partijen staat vast dat de partij kleding was voorzien van een of meer van de merken.

De curator heeft zich voor wat betreft de gestelde inbreuk door Sporttrading (oud) aangesloten bij het verweer van de overige gedaagden. Die hebben zich aanvankelijk op het standpunt gesteld, zoals hiervoor weergegeven, dat zij er op grond van de inspectie van de partij door de Duitse vertegenwoordiger van Sporttrading Holland (oud) en de door Marken Textil overgelegde verklaring van de notaris vanuit mochten gaan dat de partij kleding origineel was en met toestemming van Tommy Hilfiger (in de EER) in het verkeer was gebracht. Tijdens de comparitie van partijen hebben zij echter verklaard niet langer te stellen dat de kleding met toestemming van de merkhouder in het verkeer is gebracht omdat zij dat niet kunnen aantonen. Zowel in de procedure tegen Sporttrading Holland c.s. als in de procedure tegen de curator is er dus vanuit te gaan dat de partij kleding niet met toestemming van Tommy Hilfiger Licensing in het verkeer is gebracht.

Voorts staat vast dat Sporttrading (oud) de partij kleding ter verkoop heeft aangeboden aan Metro en ter verkoop in opslag heeft gehad. Daarmee is inbreuk door Sporttrading (oud) op de merkrechten van Tommy Hilfiger Licensing gegeven.

De curator heeft er echter terecht op gewezen dat alle vorderingen die zijn gebaseerd op handelingen door Sporttrading (oud) (met uitzondering van de hierna te behandelen vordering V) niet tegen de curator kunnen worden ingesteld. Voor deze vorderingen geldt immers dat zij zien op voldoening van een verbintenis uit de boedel, welke vorderingen dienen te worden aangemeld ter verificatie, dan wel dat het vorderingen betreft die geen betrekking hebben op tot de boedel behorende rechten of verplichtingen, welke vorderingen tegen de gefailleerde vennootschap dienen te worden ingesteld. Tommy Hilfiger dient in zoverre niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Vordering V is terecht tegen de curator ingesteld omdat deze vordering ziet op een niet verifieerbare vordering tot afgifte van tot de boedel behorende kleding. De curator heeft evenwel onbestreden gesteld dat de boedel niet meer beschikt over enige voorraad. Daarvan uitgaande is de vordering niet toewijsbaar omdat de curator het gevorderde niet kan nakomen.

Handelingen van en vorderingen tegen de curator

Tommy Hilfiger heeft de curator aanvankelijk verweten de voorraad van Sporttrading (oud), waaronder de inbreukmakende partij kleding, tijdens het faillissement te hebben verkocht aan Sporttrading Holland.9.In het incidentele vonnis is dit verwijt voorshands terecht geacht. Bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft Tommy Hilfiger enerzijds deze stelling herhaald, maar anderzijds ter onderbouwing van het tegen de curator gevorderde inbreukverbod gesteld dat niet is vast te stellen of de curator de T-shirts heeft verkocht, dat zulks niet mogelijk is als de curator, zoals hij stelt, niet van het bestaan van de partij op de hoogte is geweest, dat Marken Textil bovendien een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, dat dus goed mogelijk is dat de boedel nog steeds eigenaar is van de inbreukmakende partij kleding en dat deze alsnog verkocht zal worden. Ook in de akte overlegging producties en vermeerdering van eis van Tommy Hilfiger van 24 juni 2014 merkt Tommy Hilfiger op dat het er alle schijn van heeft dat de inbreukmakende T-shirts niet aan Sporttrading Holland zijn verkocht.

Nu Tommy Hilfiger aldus voor wat betreft de verkoop van de partij kleding door de curator geen duidelijk standpunt heeft ingenomen, kan niet worden aangenomen dat de boedel door de eerder gestelde verkoop inbreuk op de merkrechten van Tommy Hilfiger heeft gemaakt en ontbreekt een grond voor toewijzing van een of meer van de vorderingen I tot en met VII jegens de curator.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de stelling dat de boedel nog altijd eigenaar is van de partij inbreukmakende kleding heeft Tommy Hilfiger geen belang bij een op die grond aan de curator op te leggen verbod op inbreuk. Nu de boedel in ieder geval feitelijk niet meer over de partij kleding beschikt, is niet aannemelijk dat de boedel de partij alsnog zal verkopen, nog daargelaten dat mag worden verwacht dat de curator de hem thans bekende aanspraken van Tommy Hilfiger zal eerbiedigen. Voor de overige vorderingen I tot en met VI geldt hetgeen hiervoor onder 5.8 is overwogen.

Voor wat betreft het tegen de curator onder IX gevorderde geldt het volgende. De veroordeling van de curator in het incidentele vonnis onder 7.3 vermeldt dat bewijsstukken moeten worden verstrekt van Sporttrading Holland. Deze veroordeling is echter gebaseerd op de overwegingen onder 5.5.2. in het incidentele vonnis waarin voorshands is aangenomen dat de curator merkinbreuk kan worden verweten door de verkoop van de voorraad van Sporttrading (oud), waaronder de inbreukmakende kleding. Het is daarom duidelijk dat de veroordeling onder 7.3 een verschrijving bevat en ziet op bestanden en documenten van Sporttrading (oud) in plaats van Sporttrading Holland. Dat de curator een en ander ook zo begrepen heeft, blijkt uit het rapport van Keizer Consultancy, waarin wordt gerapporteerd over een onderzoek naar de administratie van Sporttrading (oud) van juni 2010 (vergelijk hetgeen in het rapport is vermeld onder Voorwerp van Onderzoek).

Desalniettemin heeft de curator, ondanks dat hij daartoe, zoals Tommy Hilfiger onweersproken heeft gesteld, verschillende malen is gesommeerd, de activa-overeenkomst met Sporttrading Holland niet overgelegd. Dat dit document onder de veroordeling valt en relevant is ter vaststelling van de aantallen, aankoopprijzen...en afnemers van de partij kleding die, zoals in het incidentele vonnis voorshands is aangenomen, door de curator zou zijn verkocht, lijdt geen twijfel. De stelling dat de overeenkomst geen relevante informatie bevat, doet aan die veroordeling niet af. Dat kan Tommy Hilfiger, zoals zij terecht heeft aangevoerd, pas verifiëren indien zij over de overeenkomst beschikt. Bij het in haar opdracht opgestelde rapport van Alfa Accountants is weliswaar een kopie gevoegd van de overeenkomst, maar het betreft hier een niet getekend concept. Tommy Hilfiger blijft dus belang houden bij een kopie van de getekende overeenkomst. Evenmin doet aan die veroordeling af dat in deze hoofdzaak niet als vaststaand kan worden aangenomen dat de curator de kleding daadwerkelijk heeft verkocht. Daargelaten dat het incidentele vonnis partijen bindt zolang het niet is vernietigd, behoeft voor een verplichting tot inzage op grond van artikel 843a Rv immers de merkinbreuk niet vast te staan. Die verplichting bestaat evenzeer indien de inbreuk in voldoende mate aannemelijk is, zoals is geoordeeld in het incidentele vonnis. Tot slot is voor de gevorderde verklaring voor recht niet van belang dat de curator er bij het aangaan van de activa-transactie niet van op de hoogte was dat een deel van de voorraad van Sporttrading (oud) inbreukmakende kleding betrof.

Omdat de curator in ieder geval op dit punt niet volledig heeft voldaan aan de veroordeling in het incidentele vonnis en Tommy Hilfiger met het oog op mogelijk verbeurde dwangsommen belang kan hebben bij de gevorderde verklaring voor recht, is vordering IX toewijsbaar.

Inbreuk door Sporttrading Holland

Zoals hiervoor is overwogen, staat inmiddels tussen partijen vast dat de partij kleding niet met toestemming van Tommy Hilfiger Licensing in het verkeer is gebracht. Voorts staat vast dat, ook nadat de doorverkoop aan Metro was afgeketst en de partij was overgegaan in handen van Sporttrading Holland (daargelaten of sprake is van overdracht in juridische zin), de partij of een deel daarvan ter verkoop is aangeboden aan mogelijke afnemers. Daaruit volgt dat Sporttrading Holland de partij kleding ter verhandeling in voorraad heeft gehad en heeft aangeboden en aldus inbreuk heeft gemaakt op een of meer van de merkrechten.

Bij de onder 2.15 vermelde aanbiedingen is onder meer gebruik gemaakt van het teken TOMMY HILFIGER, waarmee inbreuk is gemaakt op het gelijke Gemeenschapswoordmerk. Het onder I gevorderde EU-wijde verbod op merkinbreuk is daarom toewijsbaar. Bij een verbod op onrechtmatig handelen heeft Tommy Hilfiger Licensing geen belang omdat geen ander onrechtmatig handelen van Sporttrading Holland dan de merkinbreuk is gebleken, welk onrechtmatig handelen al wordt bestreken door het verbod op merkinbreuk.

Tommy Hilfiger heeft ook geen belang bij de onder II gevorderde verklaring voor recht naast een inbreukverbod. Voor zover de verklaring ziet op het gestelde onrechtmatig handelen in groepsverband dient de vordering te worden afgewezen omdat, zoals hierna zal blijken, een dergelijke bewuste samenwerking met andere vennootschappen of natuurlijke personen niet kan worden vastgesteld.

Vorderingen III en V-I zijn toewijsbaar voor zover het gevorderde al niet in het incident is toegewezen. In zoverre heeft Tommy Hilfiger, anders dan door Sporttrading Holland is gesteld, belang bij die veroordeling. In het incidentele vonnis is de inzage in de inbeslaggenomen administratie en de verplichting tot het verstrekken van informatie beperkt tot, kort gezegd, bewijsstukken waaruit de bron dan wel de voormannen van de inbreukmakende kleding blijkt, de aantallen, aankoopprijzen, data en afnemers. Bewijsstukken die (overigens) van belang zijn voor vaststelling van de door Tommy Hilfiger geleden schade dan wel gederfde winst zijn uitgezonderd.10.Tevens is Sporttrading in het incidentele vonnis niet verplicht de opgave door een accountant te laten controleren. Daartoe zal Sporttrading Holland alsnog moeten worden veroordeeld. Voor zover deze gegevens al (onverplicht) zijn verstrekt ter voldoening aan de veroordeling in het incident, kan verdere inzage / opgave achterwege blijven en kan worden volstaan met accountantscontrole. De opgave zal dienen te zien op de periode vanaf het faillissement van Sporttrading (oud) (3 juni 2010). Sporttrading Holland c.s. hebben nog aangevoerd dat geen dwangsom kan worden opgelegd omdat niet aan de veroordeling kan worden voldaan of omdat daaraan door een derde moeten worden voldaan. Deze bezwaren gaan niet op voor Sporttrading Holland.

Volgens Sporttrading Holland c.s. is van de partij kleding niets verkocht. Alle kleding zou door Tommy Hilfiger in beslag genomen zijn. Nu dit echter door Tommy Hilfiger wordt betwist, de juistheid van deze stelling niet is gebleken en een concreet bewijsaanbod terzake ontbreekt, zal de gevorderde recall (vordering IV) worden toegewezen. Vordering V tot afgifte ter vernietiging van de (al dan niet terugontvangen) inbreukmakende kleding is eveneens toewijsbaar.

Vordering V-II houdt in essentie hetzelfde in als vordering III. Tommy Hilfiger heeft geen belang bij toewijzing van deze vordering naast toewijzing van vordering III. Deze vordering wordt dus afgewezen.

Tommy Hilfiger vordert schadevergoeding (vordering VI) en winstafdracht (vordering VII). De gevorderde schadevergoeding van € 25,- per verkocht inbreukmakende kledingstuk is evenwel niet toewijsbaar, reeds omdat in deze procedure niet als vaststaand kan worden aangenomen dat Sporttrading Holland enig kledingstuk heeft verkocht. Sporttrading Holland c.s. bestrijdt dit en een concreet aanbod van Tommy Hilfiger om zulks te bewijzen ontbreekt. Wel is aannemelijk dat Tommy Hilfiger door de inbreuk mogelijk schade heeft geleden mede nu, zoals hiervoor is overwogen, evenmin vast staat dat Sporttrading Holland niets van de partij heeft verkocht, zodat de gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure moet worden toegewezen. Voorts bestaat grond voor toewijzing van de gevorderde winstafdracht op de wijze als hierna vermeld omdat moet worden aangenomen dat, nadat de transactie met Metro was afgeketst, Sporttrading Holland ervan op de hoogte is geweest dat de door haar aangeboden kleding mogelijk inbreukmakend zou zijn, zodat aan het vereiste van kwade trouw is voldaan. Cumulatie van schadevergoeding en winstafdracht is naar de stand van de rechtspraak slechts in beperkte zin mogelijk in die zin dat niet cumulatief zowel een vergoeding van schade als gevolg van winstderving als winstafdracht gevorderd kan worden. Andere vormen van schade kunnen mogelijk wel samengaan met een vordering tot winstafdracht. Dit betekent dat Tommy Hilfiger slechts een gerechtvaardigd belang bij winstafdracht heeft, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met een (in een schadestaat procedure toe te wijzen) schadevergoeding als gevolg van winstderving van Tommy Hilfiger zelf. De winstafdracht- en schadevergoedingsvordering zijn derhalve slechts toewijsbaar in ‘en/of’ vorm onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief als hiervoor bedoeld ten uitvoer worden gelegd.

Het gevorderde gebod tot opgave van activa moet worden afgewezen. Uit het door Tommy Hilfiger aangehaalde arrest HR 20 september 1991 (NJ 1992, 552) volgt inderdaad dat, zoals Tommy Hilfiger heeft aangevoerd, op de schuldenaar een verplichting rust om inlichtingen te verstrekken over zijn voor verhaal vatbare vermogen zoals is uitgewerkt in artikel 475g Rv, maar uit dat arrest volgt tevens dat een vordering van een individuele schuldeiser als Tommy Hilfiger tot het verstrekken van dergelijke inlichtingen niet toewijsbaar is.

Tussen partijen staat vast dat Sporttrading Holland het teken TOMMY HILFIGER heeft gebruikt in zakelijke correspondentie zoals hiervoor onder 2.13 weergegeven. Sporttrading Holland heeft voorts niet bestreden dat het teken is gebruikt voor het aanbieden van kleding. Het beroep van Sporttrading Holland op het arrest BMW/Deenik gaat niet op omdat Sporttrading Holland in de email ten onrechte de indruk werkt dat tussen haar en Tommy Hilfiger een commerciële band bestaat. Onder die omstandigheden heeft de merkhouder volgens het arrest het recht zich tegen gebruik van het merk te verzetten. Het gevorderde verbod onder X is daarmee - wat er verder zij van het beroep op artikel 6:194 BW- toewijsbaar omdat is gehandeld in strijd met (onder meer) artikel 9 lid 1 onder a GMVo. Tommy Hilfiger Licensing heeft voldoende belang bij een dergelijk verbod om herhaling te voorkomen, ook al is de betreffende mededeling al geruime tijd geleden gedaan en al zou dat eenmalig geweest zijn.

Sporttrading Holland heeft in de procedure verklaringen overgelegd waaruit zou moeten volgen dat de bewuste mededeling slechts eenmaal is gedaan. Zij heeft voorts overgelegd een email aan de geadresseerde van de email van 18 augustus 2010 waarin zij heeft aangegeven dat de uitlating, dat zij official clean-out distributor van Tommy Hilfiger is, onjuist is en dat er geen commerciële band bestaat met Tommy Hilfiger. Een en ander is door Tommy Hilfiger niet in twijfel getrokken, zodat daarvan is uit te gaan. Onder die omstandigheden en nu de bewuste uitlating bovendien al in 2010 is gedaan, heeft Tommy Hilfiger onvoldoende belang bij het gevorderde onder XI en XII. Deze vorderingen worden afgewezen.

Van de hiervoor toewijsbaar geachte vorderingen worden de vorderingen I, III, IV, V en X uitsluitend toegewezen aan de merkhouder Tommy Hilfiger Licensing omdat, zonder nadere door Tommy Hilfiger niet gegeven motivering, niet is in te zien dat Tommy Hilfiger Europe als licentiehouder op het gevorderde aanspraak kan maken. Het gevorderde wordt voorts op onderdelen afgewezen omdat in zoverre een wettelijke grondslag ontbreekt, het gevorderde niet gerechtvaardigd en redelijk voorkomt zoals door artikel 2.22 lid 4 BVIE geëist, of ter voorkoming van executiegeschillen.

Inbreuk / onrechtmatig handelen in groepsverband / bestuurdersaansprakelijkheid van [ged 4] en [ged 6]

Tommy Hilfiger stelt kennelijk dat [ged 4] en [ged 6] zelf inbreukmakende handelingen zouden hebben verricht. Deze stelling heeft zij echter op geen enkele wijze toegelicht zodat het wordt verworpen.

Om aan te nemen dat [ged 4] en [ged 6] als (feitelijk) bestuurder of op grond van onrechtmatig handelen in groepsverband aansprakelijk zijn voor de inbreuken van Sporttrading (oud) en Sporttrading Holland is ten minste vereist dat zij zich van de merkinbreuken bewust zijn geweest of moeten zijn geweest. Volgens Tommy Hilfiger zijn [ged 4] en [ged 6] het brein achter de inbreuken, maar dat is in deze procedure niet gebleken. Sporttrading Holland c.s. zou vanaf het begin af aan hebben geweten dat het zeer waarschijnlijk ging om namaak Tommy Hilfiger-shirts. Voor zover [ged 4] en [ged 6] dat vermoeden al gehad hebben, is echter niet vast te stellen dat zij die wetenschap hebben gehad vóór het hiervoor onder 2.13 weergegeven bericht van de Duitse vertegenwoordiger van Sporttrading Holland van 27 oktober 2010. Het is dus niet komen vast te staan dat zij dat vermoeden al hebben gehad ten tijde van de voorgenomen transactie met Metro in november 2009. Dat zij wetenschap hebben gehad van de aanbiedingen die nadien door Sporttrading Holland zijn gedaan (zie hiervoor onder 2.15) blijkt evenmin.11.Tommy Hilfiger heeft ook niet concreet aangeboden aanvullend bewijs van de gestelde wetenschap te leveren. Aldus kan in deze procedure niet worden aangenomen dat [ged 4] en [ged 6] persoonlijk wetenschap van de inbreuken hebben gehad. Evenmin kan hen worden verweten dat zij niet hebben geverifieerd of de partij kleding met toestemming van Tommy Hilfiger op de markt was gebracht.12.Tussen partijen is immers niet in geschil dat de Duitse vertegenwoordiger van Sporttrading (oud) bij Marken Textil de herkomst van de goederen heeft onderzocht en dat Marken Textil de hiervoor weergegeven verklaring van de Duitse notaris aan Sporttrading (oud) heeft afgegeven. Dat, zoals Tommy Hilfiger heeft aangevoerd, andere partijen procedures tegen Sporttrading Holland zijn begonnen vanwege vermeende merkinbreuk, kan moeilijk als bewijs dienen voor de in deze procedure gestelde wetenschap van [ged 4] en [ged 6] .

Tommy Hilfiger heeft nog beroep gedaan op artikel 2.22 lid 5 BVIE. [ged 4] en [ged 6] zijn echter niet aan te merken als de in deze bepaling bedoelde persoon die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft of op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt heeft verleend.

De vorderingen tegen [ged 4] en [ged 6] dienen derhalve te worden afgewezen.

Aansprakelijkheid van DCSG

Ter zitting heeft Tommy Hilfiger verduidelijkt dat DCSG wordt verweten bewust te hebben deelgenomen aan de merkinbreuken. Voor wat DCSG betreft, zal die stelling zijn ingegeven door de omstandigheid dat [ged 4] en [ged 6] tevens indirect bestuurder van DCSG zijn. Het is echter niet gebleken dat [ged 4] en [ged 6] op de hoogte zijn geweest van de inbreuken. Voor DCSG geldt daarmee hetzelfde. Voor zover Tommy Hilfiger eerder nog heeft gewezen op een door DCSG vermoedelijk bijgehouden schaduwadministratie voor Sporttrading (oud) of Sporttrading Holland, geldt dat daarvan al evenmin iets is gebleken. De door het incidentele vonnis toegestane inzage in de onder DCSG in beslag genomen schaduwadministratie heeft kennelijk niets opgeleverd, want Tommy Hilfiger is daarop niet teruggekomen. De op aansprakelijkheid van DCSG gebaseerde vorderingen dienen daarom te worden afgewezen.

Voor zover beroep is gedaan op de opgaveverplichting van DCSG van artikel 2.22 lid 5 BVIE geldt dat zij al in het incidentele vonnis is veroordeeld tot het verstrekken van gegevens met betrekking tot de herkomst- en distributiekanalen van de door haar opgeslagen partij inbreukmakende kleding. Die veroordeling was niet provisioneel en verliest zijn werking dus niet door dit vonnis. Op een verdergaande veroordeling kan Tommy Hilfiger geen aanspraak maken.

Aansprakelijkheid van [ged 3]

In het incidentele vonnis is geconstateerd dat volgens de eigen stellingen van Tommy Hilfiger het haar niet duidelijk was of [ged 3] ten tijde van de opslag ermee bekend was dat het inbreukmakende kleding betrof. Bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft Tommy Hilfiger alsnog het standpunt ingenomen dat [ged 3] van de inbreuken op de hoogte is geweest omdat gebruik gemaakt zou zijn van vervalste CMR's en omdat de goederen aanvankelijk zijn opgeslagen als shoes, vervolgens zijn uitgeslagen en vervolgens weer zijn ingeslagen als kleding.

De rechtbank begrijpt dat Tommy Hilfiger doelt op de CMR's die als bijlage 8 en 9 zijn gevoegd bij haar productie 47 (het rapport van Alfa Accountants). Bijlage 8 vermeldt dat het gaat om Tommy Hilfiger T-shirts, bijlage 9 dat het shoes zou betreffen. Uit deze documenten is omtrent de wetenschap van [ged 3] al daarom niets af te leiden, omdat niet blijkt en door Tommy Hilfiger ook niet is gesteld dat [ged 3] één of beide documenten heeft gezien (de documenten zijn niet voor ontvangst getekend), daargelaten wat zij daaruit zou hebben moeten begrijpen. De stelling van Tommy Hilfiger dat [ged 3] wist of heeft moeten weten dat het 'valse' CMR's zou betreffen is dan ook volstrekt onvoldoende gemotiveerd.

Wat betreft het uit- en inslaan van de partij heeft [ged 3] ter zitting verklaard dat dit is gebeurd nadat was vastgesteld dat de partij geen schoenen maar T-shirts betrof en dat het uitslaan en vervolgens weer inslaan onder de correcte omschrijving de enige mogelijkheid is waarop dit in haar systeem kon worden gecorrigeerd. Dat deze verklaring onjuist is blijkt niet en evenmin dat een en ander door [ged 3] bewust zou zijn gedaan om merkinbreuk van Sporttrading (oud) te maskeren. De op aansprakelijkheid van [ged 3] gebaseerde vorderingen dienen daarom eveneens te worden afgewezen.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op artikel 2.22 lid 5 BVIE geldt ook voor [ged 3] dat zij al in het incidentele vonnis is veroordeeld aan die verplichting te voldoen.

Proceskosten

In de procedure van Tommy Hilfiger tegen de curator dient, mede nu de aanvankelijk door Tommy Hilfiger tegen de curator ingestelde vorderingen alle worden afgewezen, Tommy Hilfiger als de voornamelijk in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten, inclusief die van het incident. De curator vordert een volledige proceskostenvergoeding in de zin van artikel 1019h Rv. Bij de begroting van die kosten worden de door curator opgegeven kosten in verband met de reactie op de eisvermeerdering (waarbij de toe te wijzen vordering IX is toegevoegd) buiten beschouwing gelaten nu het niet redelijk is deze kosten ten laste van Tommy Hilfiger te brengen. Het opgegeven bedrag aan proceskosten van de curator bedraagt daarmee € 18.350,27 +

€ 6.287,- = € 24.637,27 (exclusief de voor de boedel verrekenbare BTW). Tommy Hilfiger heeft de opgave aanvankelijk niet bestreden. Aan de bezwaren die Tommy Hilfiger in haar laatste akte van 8 oktober 2014 onder 4.5 iii alsnog tegen deze kosten heeft opgeworpen, moet worden voorbijgegaan nu de curator daarop niet meer heeft kunnen reageren en Tommy Hilfiger een en ander bij de comparitie van partijen had kunnen aanvoeren.

In de procedure van Tommy Hilfiger Europe tegen Sporttrading Holland zijn partijen beide op punten in het ongelijk gesteld en worden de kosten om die reden gecompenseerd.

In de procedure van Tommy Hilfiger Licensing tegen Sporttrading Holland wordt Sporttrading Holland als voornamelijk in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten, inclusief die van het incident. Tommy Hilfiger vordert een volledige proceskostenvergoeding in de zin van artikel 1019h Rv. Die kosten bedragen volgens de door Sporttrading Holland niet bestreden opgave van Tommy Hilfiger tot en met 9 juni 2014 € 30.429,50 + € 1.217,18 = € 31.646,68 aan salaris van de advocaten en € 46.185,43 aan verschotten, waaronder de kosten van de gelegde beslagen en van deskundigen. Deze kosten dienen volledig te worden vergoed, op basis van artikel 1019h Rv dan wel van artikel 237 Rv of 6:96 lid 2 onder b BW. Met de door Tommy Hilfiger in haar laatste akte van 8 oktober 2014 opgegeven aanvullende proceskosten kan geen rekening worden gehouden omdat Sporttrading Holland daarop niet meer heeft kunnen reageren. Tommy Hilfiger had van deze kosten een schatting kunnen maken in haar overzicht van juni 2014 zodat Sporttrading Holland daarop ter zitting had kunnen reageren.

Tommy Hilfiger dient voorts als (voornamelijk) in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van de procedures tegen [ged 4] , [ged 6] , DCSG en [ged 3] . Zij vorderen een volledige proceskosten veroordeling in de zin van artikel 1019h Rv. De opgave van die kosten is door Tommy Hilfiger niet bestreden. Voor een hoofdelijk veroordeling in de proceskosten, zoals [ged 4] , [ged 6] , DCSG en [ged 3] hebben gevorderd, bestaat geen grond. Het door deze partijen gezamenlijk betaalde griffierecht (€ 575,-) wordt aan elk van hen in gelijke delen toegerekend.

Voor het gedeelte van de procedures dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het merkenrechtelijk-deel) is artikel 1019h Rv van toepassing, voor het overige deel (het niet-merkenrechtelijk-deel) zal het liquidatietarief worden toegepast. Nu partijen zich daar niet over hebben uitgelaten schat de rechtbank de kosten die zijn besteed aan het merkenrechtelijk deel van de procedure op 50%. De door Tommy Hilfiger gemaakte kosten worden voor de helft toegerekend aan Tommy Hilfiger Licensing en voor de helft aan Tommy Hilfiger Europe en voorts in gelijke delen toegerekend aan de procedures tegen elk van de gedaagde partijen.

Gezien het voorgaande worden de proceskosten berekend als volgt.

De rechtbank:

in de procedure van Tommy Hilfiger Licensing tegen Sporttrading Holland:

op vordering I) veroordeelt Sporttrading Holland om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merkrechten van eiseres sub 1 in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het aanbieden, verkopen, de opslag, het leveren en/of verhandelen, van inbreukmakende kledingstukken waaronder de inbreukmakende Tommy Hilfiger kleding zoals omschreven in de dagvaarding, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dat, dan wel € 5.000,- voor ieder product waarmee - ter keuze van Tommy Hilfiger - door Sporttrading Holland na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum van € 500.000,-;

op vordering III) veroordeelt Sporttrading Holland om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Tommy Hilfiger Licensing een door een onafhankelijke accountant gecontroleerde opgave te doen - ter staving daarvan vergezeld van kopieën van bewijsstukken - van:

a. de leverancier van alle inbreukmakende Tommy Hilfiger kleding die Sporttrading Holland vanaf 3 juni 2010 tot op de dag van de betekening van dit vonnis in voorraad heeft gehouden, en/of aan afnemers heeft aangeboden, verkocht en/of geleverd onder mededeling van de volledige naam en adres van de leverancier;

b. de aan Sporttrading Holland geleverde aantallen, prijzen en leverdata van deze kleding onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

c. de door Sporttrading Holland vanaf 3 juni 2010 in voorraad gehouden en/of aan afnemers aangeboden, verkochte en/of geleverde inbreukmakende Tommy Hilfiger kleding met vermelding van aantallen, verkoopprijzen en leverdata onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en onder mededeling van de volledige naam en adres van de afnemer;

één en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag na het verstrijken van de termijn van twee maanden dat Sporttrading Holland aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven met een maximum van € 250.000,-;

op vordering IV) veroordeelt Sporttrading Holland uiterlijk binnen 15 (vijftien) werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle afnemers als in 6.2 bedoeld een duidelijk leesbare brief te sturen met uitsluitend de navolgende inhoud, met aanvulling van de informatie tussen vierkante haken, voorts zonder enig(e) commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de advocaat van Tommy Hilfiger Licensing:

"BELANGRIJK

Geachte heer/mevrouw,

In het verleden hebben wij u de volgende partij kleding aangeboden, geleverd en/of

verkocht: [specificatie van de kleding]

De Rechtbank te Den Haag heeft bij vonnis van [datum vonnis] geoordeeld dat deze kleding inbreuk maakt op de exclusieve merkrechten van Tommy Hilfiger Licensing.

Wij verzoeken u dringend de door ons geleverde kleding binnen twee weken aan ons te retourneren indien u deze nog voorhanden heeft. Wij zullen alle door u in verband met de retournering te maken kosten geheel voor onze rekening nemen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend, namens Sporttrading Holland B.V.

[naam en ondertekening]"

één en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag na het verstrijken van de termijn van 15 werkdagen dat Sporttrading Holland aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven met een maximum van € 250.000,-;

op vordering V) veroordeelt Sporttrading Holland om binnen 6 weken na betekening van dit vonnis alle door haar in voorraad gehouden en geretourneerde inbreukmakende Tommy Hilfiger kleding aan Tommy Hilfiger Licensing op een door Tommy Hilfiger Licensing te bepalen plaats over te dragen ter vernietiging op kosten van Sporttrading Holland, één en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag na het verstrijken van de termijn van 6 weken dat Sporttrading Holland aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven met een maximum van € 250.000,-;

op vordering X) beveelt Sporttrading Holland zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de merkrechten van Tommy Hilfiger Licensing door middel van het bezigen van mededelingen die bij de ontvanger de indruk kunnen wekken dat er zakelijke banden bestaan tussen Sporttrading Holland en Tommy Hilfiger Licensing, waaronder begrepen de mededeling dat Sporttrading Holland een officiële clean out distributeur van Tommy Hilfiger Licensing zou zijn, op straffe van een dwangsom van € 25.000,- per overtreding van dit bevel met een maximum van

€ 250.000,-;

in de procedure van Tommy Hilfiger tegen Sporttrading Holland:

op vordering V-I) veroordeelt Sporttrading Holland om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te gedogen dat Tommy Hilfiger een kopie verkrijgt van de op 30 maart 2012 en 3 april 2012 ten laste van Sporttrading Holland in beslag genomen fysieke en digitale bestanden en documenten, teneinde de hoogte van de door Tommy Hilfiger te vorderen schadevergoeding c.q. winstafdracht te kunnen bepalen.

op vordering VI en VII) veroordeelt Sporttrading Holland tot vergoeding van alle als gevolg van de merkinbreuk door Tommy Hilfiger geleden schade nader op te maken bij staat, en/of naar keuze van Tommy Hilfiger, tot betaling aan Tommy Hilfiger van de door Sporttrading daarmee genoten winst, te vermeerderen met de wettelijk rente vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Sporttrading Holland in de proceskosten van de procedure tegen Tommy Hilfiger Licensing, tot aan dit vonnis aan de zijde van Tommy Hilfiger Licensing begroot op € 5.299,23;

compenseert de proceskosten van de procedure van Tommy Hilfiger Europe tegen Sporttrading Holland, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

verklaart het voorgaande uitvoerbaar bij voorraad, met uitzondering van het onder 6.6 en 6.9 bepaalde;

wijst af het door Tommy Hilfiger meer of anders gevorderde;

in de procedure van Tommy Hilfiger tegen de curator:

verklaart Tommy Hilfiger niet-ontvankelijk in alle vorderingen tegen de curator die zijn gebaseerd op handelingen door Sporttrading (oud), met uitzondering van vordering V;

verklaart voor recht dat de curator met de opgave d.d. 12 september 2013 zijn verplichting ingevolge 7.3 van het dictum van het tussenvonnis van 28 augustus 2013 niet, althans niet volledig, is nagekomen;

wijst af het door Tommy Hilfiger meer of anders gevorderde;

veroordeelt Tommy Hilfiger in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van de curator begroot op € 13.263,64;

in de procedure van Tommy Hilfiger tegen [ged 4] , [ged 6] , [ged 3] en DCSG:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Tommy Hilfiger in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van [ged 4] , [ged 6] en DCSG begroot op € 19.747,80, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag na verloop van veertien dagen na dit vonnis, en aan de zijde van [ged 3] op € 14.033,53.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. F.M. Bus en mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 17 februari 2016.