Rb. Den Haag, 16-02-2022, nr. C-09-584647-HA ZA 19-1248

2. P.K. BENELUX B.V. te Uden,

eiseressen,

advocaat mr. M.R. Rijks te Eindhoven,

tegen

VEMEDIA B.V. te Diemen,

gedaagde,

advocaat mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna P.K. Holdline, P.K. Benelux en Vemedia genoemd worden. Eiseressen zullen gezamenlijk P.K. c.s. genoemd worden.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 16 april 2021 is buiten de aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over het proces-verbaal voor zover het feitelijke onjuistheden betreft. Partijen hebben hiervan geen gebruik gemaakt.

Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

P.K. c.s. behoort tot het concern [A] . P.K. Holdline is de moedermaatschappij van het in 1985 opgerichte P.K. Benelux, dat vitamines en voedingssupplementen verkoopt onder het merk ‘Lucovitaal’.

Vemedia is in 1961 opgericht en behoort tot de Vemedia groep, die zich bezig houdt met verkoop van zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten, farmaceutische grondstoffen en ongediertebestrijdingsmiddelen.

P.K. Holdline is houdster van de volgende merkrechten (hierna gezamenlijk: de Merken):

1. het Benelux woordmerk LUCOVITAAL, op 18 april 1997 gedeponeerd onder nummer 892138 voor waren in klassen 5, 29 en 30 (hierna: merk 1);

2. het Uniebeeldmerk LUCOVITAAL, op 11 april 2006 aangevraagd en op 22 augustus 2007 geregistreerd onder nummer 5049069 voor waren in klassen 29 en 30 (hierna: merk 2);

3. het Benelux beeldmerk LUCOVITAAL KACHTIG EN GOEDKOOP, op 12 juni 2015 geregistreerd onder nummer 1312173 voor waren in klassen 5 en 35 (hierna: merk 3);

4. het Uniebeeldmerk LUCOVITAAL RESCUE, op 17 oktober 2016 geregistreerd onder nummer 15451271 voor waren in klassen 3 en 5 (hierna: merk 4);

5. het Uniewoordmerk LUCOVITAAL, op 23 mei 2017 geregistreerd onder nummer 16002123 voor waren klassen 3 en 5 (hierna: merk 5);

6. het Uniebeeldmerk LUCOVITAAL, op 27 december 2018 geregistreerd onder nummer 17948425 voor waren klassen 3 en 5 (hierna: merk 6).

P.K. Benelux verkoopt haar producten in Nederland via drogisten, apotheken, supermarkten en online. Via de website www.lucovitaal.nl biedt zij wereldwijde verzending aan van haar producten, die zij voorts in diverse landen via fysieke verkooppunten aanbiedt.

Op 14 december 2006 heeft Vemedia de aandelen in Distributiecare B.V. overgenomen. Distributiecare B.V. bezat een assortiment voedingssupplementen en hield het – inmiddels niet meer geregistreerde – Benelux beeldmerk LEEF VITAAL (gedeponeerd op 19 juni 2006 onder nummer 1113891). Na de overname heeft Vemedia een nieuw Benelux beeldmerk gedeponeerdop 17 juli 2007 onder nummer 1139499 (inschrijvingsnummer 827476) voor waren in klassen 5, 29 en 30 (hierna: ‘het Leef vitaal merk’)

Sinds 2007 biedt Vemedia onder het Leef vitaal merk producten aan. Het Leef vitaal merk was onderaan de verpakkingen afgebeeld, tegen een achtergrond van zes kleuren die de functies van de producten aanduidden, met een asymmetrische, naar boven bollende ronde bovenkant met een witte lijn er omheen.

In maart 2009 heeft Vemedia de website Leefvitaal.nl gelanceerd. De homepage van die website zag er destijds als volgt uit:

Vanaf 2009 gebruikte Vemedia het Leef vitaal merk ook in promotiemateriaal.

Op 14 oktober 2009 heeft P.K. Holdline aan Vemedia een sommatiebrief gestuurd. Daarin staat onder meer:

“(…)Onlangs constateerde cliënte dat u uw product LEEFVITAAL onder een nieuwe verpakking op de markt bent gaan brengen. Bij onderzoek in het register bemerkte zij dat u deze nieuwe verpakking ook heeft geregistreerd onder nummer 827476 [opmerking rechtbank: het inschrijvingsnummer van het Leef vitaal merk] in de Benelux sedert 2007.

Uiteraard is cliënte op de hoogte van uw product LEEFVITAAL. Tot op heden achtte zij door het gebruik van uw “oude” verpakking de kans op verwarring met haar product LUCOVITAAL onvoldoende om actie te ondernemen. Dit ondanks het feit dat verwarring tussen de woorden LUCOVITAAL + LEEFVITAAL ‘sec’ niet ondenkbaar is.

Wat hiervan ook zij dit wordt in haar opinie geheel anders nu u een nieuwe verpakking heeft geadopteerd. Een verpakking waar evenals bij cliëntes verpakking van LUCOVITAAL een mensbeeld wordt gebruikt tussen de prefixen LUCO respectievelijk LEEF en de suffix VITAAL.

Zodoende wordt nog eens benadrukt dat de prefix VITAAL identiek is en de prefix LUCO/ LEEF met eenzelfde letter L aanvangt. Kortom: visueel is de kans op verwarring zeer groot, temeer nu het om identieke producten gaat.

Concluderend heeft cliënte grote bezwaren tegen het gebruik van uw nieuwe beeldmerk zoals geregistreerd onder Beneluxnummer 827476. Daarom verzoek ik u het gebruik van dit beeldmerk te staken en gestaakt te houden, alsmede Benelux registratienummer 827476 door te halen. Naast de schriftelijke bevestiging hiervan verzoeken wij u namens cliënt uw afnemers te berichten over een (wederom) wijziging in uw verpakking. (…)”

Bij brief van 23 oktober 2009 heeft Vemedia, de sommatie van de hand gewezen en zich daarbij op het standpunt gesteld dat geen sprake is van associatie of verwarring tussen de merken.

Namens P.K. Holdline is per brief van 19 november 2009 herhaald dat sprake is van verwarring. De brief vermeldt voorts:

“(…) wij willen u met dit schrijven nog een periode van 2 weken geven om een eventueel ander standpunt mede te delen. Zonder uw verdere berichten zal cliënte Freshfields, haar vaste advocatenkantoor, opdracht geven een concept dagvaarding uit te brengen.”

Vemedia heeft op 3 december 2009 de sommatie opnieuw van de hand gewezen. P.K. Holdline heeft hierop niet gereageerd.

In september 2019 heeft Vemedia een nieuwe productlijn van elf producten geïntroduceerd onder het Leef vitaal merk. Deze producten worden exclusief bij Kruidvat en Trekpleister verkocht en zijn verpakt in doosjes, met daarin een potje:

P.K. Holdline heeft Vemedia per brief van 29 oktober 2019 gesommeerd om het volgens haar inbreukmakend en onrechtmatig gebruik van het Leef vitaal merk en de handelsnaam Leef vitaal te staken. Vemedia heeft deze sommatie van de hand gewezen.

P.K. c.s. vordert veroordeling van Vemedia tot het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op de Merken, iedere inbreuk op het handelsnaamrecht ‘Lucovitaal’ en ieder onrechtmatig handelen jegens P.K. c.s., het doen van opgave en het plaatsen van een rectificatie op haar website en het verzenden van een rectificatiebrief, het vernietigen van de totale nog aanwezige voorraad inbreukmakende producten, winstafdracht en schadevergoeding (op te maken bij staat), met rente, een en ander met veroordeling van Vemedia in de proceskosten op grond van art. 1019h Rv1., met rente.

P.K. c.s. stelt daartoe dat het gebruik van alle tekens waarin ‘Leef vitaal’ is opgenomen en het gebruik van de in september 2019 ingevoerde verpakkingen, merkinbreuk ex art. 2.20 lid 2 sub b en/of c BVIE2.alsmede art. 9 lid 2 sub b en/of c UMVo3.oplevert en dat Vemedia in strijd handelt met art. 5 Hnw4.en tevens door gebruik van de handelsnaam ‘Lucovitaal’ onrechtmatig handelt jegens P.K. c.s.

Vemedia voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van P.K. c.s. met veroordeling van P.K. c.s. in de kosten op grond van art. 1019h Rv.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

bevoegdheid

De rechtbank is op grond van art. 123, 124 en 125 UMVo in combinatie met art. 3 van de Uitvoeringswet5.bevoegd kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot de gestelde inbreuk op de Uniemerken. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op gestelde inbreuk op Beneluxmerken, acht de rechtbank zich internationaal bevoegd op grond van art. 4.6 lid 1 BVIE, omdat de gestelde inbreuk plaatsvindt door verkoop in winkels en via websites in Nederland. De relatieve bevoegdheid van de rechtbank is niet bestreden. Voor de andere grondslagen geldt dat Vemedia is verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te betwisten.

Geen merkenrechtelijke grondslag voor toewijzing vorderingen

De merkenrechtelijke vorderingen zijn alleen van belang in de verhouding tussen de merkhouder P.K. Holdline en Vemedia. Deze vorderingen richten zich tegen (1) het gebruik van het Leef vitaal merk in de in september 2019 ingevoerde productlijn en (2) de daarbij ingevoerde verpakkingen (doosje en potje).

Het Leef vitaal merk

Niet in geschil is dat P.K. Holdline alleen op grond van de eerder geregistreerde merken 1 en 2 kan opkomen tegen gebruik van het Leef vitaal merk.

Het in dit verband gedane beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking van Vemedia slaagt. Anders dan P.K. Holdline betoogt, maakt Vemedia vanaf september 2019 geen wezenlijk ander gebruik van het Leef vitaal merk dan in 2009, toen Vemedia geen verder gevolg gaf aan haar sommaties om het gebruik van dit merk te staken. Net als in 2009, maakt Vemedia normaal gebruik van het Leef vitaal merk ter onderscheiding van producten waarvoor dit merk is geregistreerd. De wijziging van de vormgeving van de verpakking en het in reclames als ‘nieuw’ aanprijzen van de Leef vitaal producten van de in 2019 ingevoerde productlijn, leidt niet tot een ander gebruik van het Leef vitaal merk dan in 2009. Niet in geschil is dat een onafgebroken periode van meer dan vijf jaar is verstreken sinds P.K. Holding in 2009 geen verder gevolg gaf aan haar sommaties om het gebruik van het Leef vitaal merk te staken.

De door P.K. Holdline bepleite billijkheidscorrectie kan niet worden gestoeld op haar enkele stelling dat het onredelijk is dat haar de mogelijkheid wordt ontnomen om zich te verzetten tegen de in 2019 doorgevoerde nieuwe productlijn onder het Leef vitaal merk. In het midden kan blijven of de billijkheidscorrectie mogelijk is ten aanzien van het beroep van Vemedia op merkenrechtelijke rechtsverwerking.

Verpakkingen

P.K. Holdline stelt dat de in september 2019 ingevoerde nieuwe verpakkingen inbreuk maken op merk 4 (het doosje) en merk 6 (het potje). De rechtbank gaat voorbij aan hetgeen P.K. Holdline aanvoert over de bekendheid van haar merken in de zin van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE en art. 9 lid 2 sub c UMVo, aangezien dit niet gaat over de merken 4 en 6. Ook passeert zij in dit kader de standpunten van P.K. Holdline over niet uit de merkregistratie kenbare of daarvan afwijkende kenmerken van haar eigen verpakkingen en de teksten die de werking van de producten toelichten.

Nu geen reconventionele vordering strekkende tot nietigverklaring van de merken 4 en 6 is ingesteld, moet worden uitgegaan van de geldigheid van deze merken. Niet in geschil is dat de verpakkingen van Vemedia worden gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor de merken 4 en 6 zijn ingeschreven, dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van vitamines en voedingssupplementen en dat de producten via dezelfde handelskanalen op de markt worden gebracht.

De verpakkingen van Vemedia zullen een andere totaalindruk maken op het relevante publiek dan de merken 4 en 6. Het in merk 4 opgenomen woord ‘rescue’ – dat een dominant onderdeel is van merk 4 – ontbreekt op het doosje van Vemedia, terwijl het aan de bovenzijde over de hele breedte van het doosje aangebrachte gekleurde vlak met een gebolde onderkant bij het relevante publiek zal bijdragen aan een andere totaalindruk dan de in het midden aan de bovenkant opgenomen volkomen halve cirkel in merk 4.

Ook zal de totaalindruk op het relevante publiek van het potje van Vemedia afwijken van merk 6, aangezien het aan de bovenzijde van het etiket aangebrachte gekleurde vlak geen volkomen halve cirkel is, het potje van eenvoudig wit plastic is, met een heel andere uitstraling dan het donker transparant van het potje in merk 6, en minder ronde vormen heeft dan het potje in merk 6, terwijl de gekleurde geribbelde deksel van het Leef vitaal potje eveneens bijdraagt aan een andere totaalindruk dan de opvallende gladde zilverkleurige deksel in merk 6.

Gezien deze verschillende totaalindrukken valt geen verwarringsgevaar te duchten tussen de door Vemedia sinds september 2019 gebruikte verpakkingen en de merken 4 en 6, die allebei beperkt onderscheidend vermogen hebben. De rechtbank weegt hier mee dat Vemedia onweersproken heeft gesteld dat vitamines en voedingssupplementen in de regel in dit soort potjes worden verpakt. Verder kan het marktonderzoek van Dynamic concepts P.K. Benelux in dit verband niet baten. Dit marktonderzoek is gericht op verwarring tussen het Lucovitaal merk en het Leef vitaal merk. Beide merken combineren een woord met het beschrijvende ‘vitaal’ erin met een gestileerd poppetje. Vemedia heeft onweersproken en met voorbeelden onderbouwd aangevoerd dat het gebruik van “vitaal”, “vitale” of vergelijkbare aanduidingen – vaak gecombineerd met een gestileerd poppetje – bij gezondheidsproducten zoals voedingssupplementen en vitaminen zeer veel voorkomt.

Dat 13 van de 416 respondenten (3%) hebben geantwoord te denken dat het merk ‘Leef vitaal’ van ‘Lucovitaal’ is, is voorts onvoldoende grond om aan te nemen dat feitelijk sprake is van verwarring. De vraag aan de respondenten om aan de hand van de boven rov 4.6 opgenomen afbeelding van de twee potjes te kiezen voor een stelling (“a. Ik zou de merken met elkaar verwarren, b. Ik zou de merken niet met elkaar verwarren, c. Deze merken zijn afkomstig van dezelfde onderneming of d. Geen idee”) is tot slot te sturend en leidt niet tot inzicht in de vraag wat de eventuele verwarring veroorzaakt. Voor zover dit rapport relevant kan worden geacht voor de merken 4 en 6, ondersteunt dit niet het door P.K. Holdline gestelde verwarringsgevaar met de verpakkingen die Vemedia sinds september 2019 gebruikt.

De slotsom luidt dat geen sprake is van verwarringsgevaar in de zin van art. 2.20 lid 2 sub b BVIE en art. 9 lid 2 sub b UMVo. Gezien de verschillende totaalindruk zal ook geen sprake zijn van gevaar van indirecte verwarring bij het relevante publiek.

Geen handelsnaaminbreuk

P.K. Benelux stelt dat Vemedia in strijd met art. 5 Hnw handelt door Leef vitaal als handelsnaam te voeren voor haar onderneming. Vemedia betwist dat partijen Lucovitaal respectievelijk Leef vitaal als handelsnaam voeren en betwist voorts het gestelde handelen in strijd met art. 5 Hnw.

Als veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat P.K. Benelux en Vemedia ‘Lucovitaal’ en ‘Leef vitaal’ als handelsnaam voeren en dat P.K. Benelux dat langer doet dan Vemedia, handelt Vemedia niet in strijd met art. 5 Hnw door de handelsnaam ‘Leef vitaal’ te voeren De rechtbank licht dat als volgt toe.

Niet in geschil is dat de ondernemingen van P.K. Benelux en Vemedia zich allebei bezighouden met het in Nederland vermarkten van vitamines en voedingssupplementen en daarvoor dezelfde handelskanalen (in het bijzonder Kruidvat en Trekpleister) gebruiken. ‘Leef vitaal’ en ‘Lucovitaal’ beginnen allebei met een ‘L’ en eindigen op ‘vitaal’, dat onmiskenbaar verwijst naar het beoogde effect van de door P.K. Benelux en Vemedia verhandelde vitamines en voedingssupplementen. Vanwege het daaraan voorafgaande ‘Luco’ – een aaneengesloten aan ‘vitaal’ gebruikt woord van twee lettergrepen – en ‘Leef’ – een apart woord van één lettergreep dat bijdraagt aan de beschrijving van het beoogde effect van de vitamines en voedingssupplementen – bestaat voldoende afstand tussen beide tekens en is geen verwarringsgevaar te duchten tussen de door P.K. Benelux en Vemedia gedreven ondernemingen. Daarbij weegt mee dat het woord ‘Lucovitaal’ bij het uitspreken heel anders klinkt dan de twee woorden ‘Leef vitaal’. Van belang is voorts dat niet in geschil is dat partijen de namen ‘Lucovitaal’ en ‘Leef vitaal’ – indien zij deze als handelsnaam zouden voeren – steeds voeren in combinatie met een gestileerd poppetje en dat Vemedia onweersproken en met voorbeelden onderbouwd heeft aangevoerd dat het gebruik van “vitaal”, “vitale” of vergelijkbare aanduidingen – vaak gecombineerd met een gestileerd poppetje – in deze branche zeer veel voorkomt. Ook in dit verband kan het marktonderzoek van Dynamic concepts P.K. Benelux niet baten, om de in rov. 4.9 genoemde redenen. Het voorgaande geldt ook als – zoals P.K. Benelux in de processtukken aanneemt – Leef vitaal één woord zou zijn (Leefvitaal).

Gezien het voorgaande kan in het midden blijven of en hoe lang ‘Lucovitaal’ en ‘Leef vitaal’ al dan niet als handelsnaam worden gevoerd. De op handelsnaaminbreuk gegronde vorderingen van P.K. c.s. worden afgewezen.

Geen onrechtmatige concurrentie en oneerlijke handelspraktijken

P.K. c.s. stelt voorts dat Vemedia haar met de in 2019 ingevoerde nieuwe productlijn op onrechtmatige wijze beconcurreert, omdat zij profiteert van het door P.K. c.s. opgebouwde bedrijfsdebiet en zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken, door bewust verwarring te creëren en op misleidende wijze klanten weg te lokken bij P.K. c.s. Hetgeen hiervoor is overwogen over de gestelde merk- en handelsnaaminbreuk, staat in de weg aan toewijzing van de vorderingen van P.K. c.s. op deze grondslagen. Gelet daarop kan namelijk niet worden aangenomen dat Vemedia op onrechtmatige wijze verwarring creëert. Het marktonderzoek van Dynamic concepts kan P.K. c.s. ook in dit verband niet baten, om de in rov. 4.9 genoemde redenen. Met haar in 2019 ingevoerde verpakkingen, het kleurgebruik en de wijze van aanprijzen heeft Vemedia voldoende afstand genomen van de producten van P.K. Holdline.

Slotsom en proceskosten

De vorderingen van P.K. c.s. worden afgewezen. P.K. c.s. wordt als de in het ongelijk gestelde partij op vordering van Vemedia veroordeeld in de proceskosten ex art. 1019h Rv. Deze kosten worden tot aan deze uitspraak begroot op € 18.391,12 (€ 639,- aan griffierecht, € 252,12 aan verschotten en € 17.500,- aan salaris voor de advocaat), nu dit naar het oordeel van de rechtbank een normale zaak is in de zin van de Indicatietarieven IE6., waarvoor een maximale vergoeding voor advocaatkosten van € 17.500,- geldt. De rechtbank zal dit bedrag toewijzen en niet het hogere bedrag dat Vemedia heeft opgevoerd aan advocatenkosten.

De rechtbank:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt P.K. c.s. tot betaling van de proceskosten van Vemedia op grond van art. 1019h Rv, die tot aan deze uitspraak zijn begroot op € 18.391.12;

verklaart de proceskostenveroordeling onder 5.2. uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 16 februari 2022.

type: 2753