Rb. Den Haag, 12-05-2021, nr. C/09/598504 / HA ZA 20-843

High Point was houdster van het Europees octrooi 0 522 772 B1 (hierna: EP 772 B1), verleend op 22 mei 1996 voor een ‘Wireless access telephone-to-telephone network interface architecture’ op een aanvrage daartoe van 30 juni 1992, prioriteit inroepend van 9 juli 1991 op basis van US 727498. EP 772 B1, oorspronkelijk verleend aan AT&T Corp., was onder meer van kracht in Nederland.

KPN biedt onder meer mobiele telecommunicatiediensten aan in Nederland, is eigenaar van verschillende netwerken in Nederland en is verantwoordelijk voor de dienstverlening op die netwerken.

Bij dagvaarding van 21 april 2009 heeft KPN een bodemprocedure tegen High Point aanhangig gemaakt en daarbij gevorderd het Nederlandse deel van EP 772 B1 te vernietigen (zaak- en rolnummer 340411 / HA ZA 09-2048)2.. Bij dagvaarding van 30 oktober 2009 heeft High Point vervolgens, na daartoe verkregen verlof, een procedure volgens het versneld regime in octrooizaken tegen KPN aanhangig gemaakt strekkende tot een inbreukverbod op EP 772 B1 (zaak- en rolnummer 352544 / HA ZA 09-3931). De (toen nog geheten) rechtbank ’s-Gravenhage heeft in beide procedures vonnis gewezen op 15 september 20103.waarbij EP 772 B14.is vernietigd, voor zover verleend voor Nederland, en de inbreukvorderingen zijn afgewezen.

Tegen het vonnis van de rechtbank is High Point bij dagvaarding van 21 oktober 2010 in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof Den Haag. Nadat High Point in 2012 van grieven had gediend, waarbij zij subsidiair een beroep deed op drie hulpverzoeken, KPN bij memorie van antwoord de grieven in het principaal appel had bestreden en incidenteel appel had ingesteld, en High Point de grieven in het incidenteel appel had bestreden, is het geding op 29 juli 2014 geschorst in verband met het overlijden van de toenmalige advocaat van High Point, wijlen mr. [de toenmalige advocaat]. De nieuwe advocaat van High Point heeft vervolgens een akte houdende beperking van octrooiconclusies, wijziging van eis en overlegging aanvullende producties (hierna: akte beperking octrooiconclusies) genomen. Bij de pleidooizitting en in het tussenarrest van 3 november 20155.heeft het hof beslist dat KPN terecht bezwaar heeft gemaakt tegen de nieuwe octrooiconclusies die High Point bij de akte beperking octrooiconclusies had geïntroduceerd omdat zij die conclusies – kort gezegd – op grond van de tweeconclusieregel (artikel 347 lid 1 Rv) al bij haar memorie van grieven naar voren had moeten brengen. Naar het oordeel van het hof diende de procedure te worden voortgezet op basis van het octrooi in de vorm waarin het is verleend en de bij de memorie van grieven ingediende hulpverzoeken. De zaak is door het hof verwezen naar de rol voor opgave van verhinderdata ten behoeve van pleidooi.

In de tussentijd is op 30 juni 2012 EP 772 B1 geëxpireerd.

Tegen het tussenarrest van het Gerechtshof Den Haag is High Point in cassatie gegaan. High Point klaagde er – kort gezegd – over dat het hof heeft miskend dat de in artikel 138 lid 3 EOV6.neergelegde bevoegdheid van de octrooihouder om het octrooi te beperken door wijziging van de conclusies, niet kan worden onderworpen aan nadere, aan het nationale recht ontleende, processuele voorwaarden, althans niet aan voorwaarden zoals die voortvloeien uit de tweeconclusiesregel, althans dat het hof de tweeconclusieregel onjuist heeft toegepast. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep bij arrest van 15 september 2017.7.

Hangende het cassatieberoep heeft High Point op 19 januari 2017 bij het EOB8.een verzoek ingediend op de voet van artikel 105a EOV tot centrale beperking van EP 772 B1. Nadat het EOB had vastgesteld dat het verzoek voldeed aan de (formele) vereisten (vastgesteld in het Uitvoeringsreglement voor het beperken of herroepen van het Europees octrooi), heeft het bij brief van 7 september 2017 aan High Point bericht dat het had beslist de centrale beperking toe te staan en dat de beslissing effect heeft vanaf het moment dat deze op 4 oktober 2017 in het Europees Octrooiblad 17/40 zou zijn gepubliceerd, hetgeen vervolgens op die datum is gebeurd. Het centraal beperkte octrooi wordt hierna ook met ‘EP 772 B3’ aangeduid of met ‘het beperkte octrooi’.

Bij brief van 16 oktober 2017 aan het Gerechtshof Den Haag heeft High Point verzocht de procedure weer op de rol te plaatsen voor dagbepaling pleidooi en voorts meegedeeld dat EP 772 B1 tijdens de cassatieprocedure centraal is beperkt door het EOB en dat de procedure dient te worden voortgezet op basis van de conclusies van het octrooi zoals beperkt. Bij brief van 18 oktober 2017 heeft KPN daarop gereageerd en gesteld dat er in de toenmalige stand van de procedure geen ruimte meer was voor een nieuw debat over nieuwe conclusies en dat het debat beperkt is tot de (oude) conclusies zoals die op dat moment in het geding waren. Bij tussenarrest van 7 november 20179.heeft het hof een comparitie van partijen gelast waarin uitsluitend zou worden gesproken over de procedurele vraag of de zaak moet worden voortgezet op basis van de oorspronkelijke octrooiconclusies en de hulpverzoeken die High Point naar voren heeft gebracht bij de memorie van grieven, of dat High Point een beroep kan doen op de octrooiconclusies zoals die luiden na de centrale beperking.

In zijn eindarrest van 5 juni 201810.heeft het Gerechtshof Den Haag – kort gezegd – geoordeeld dat na de centrale beperking van het octrooi het bij de memorie van grieven door High Point naar voren gebrachte betoog over de geldigheid van het octrooi in ruime vorm achterhaald is (dat werd door High Point niet meer verdedigd). Het octrooi bestaat niet meer in die ruime vorm en moet, gelet op artikel 68 EOV, worden geacht nooit in die ruime vorm te hebben bestaan. In dat licht moet het eindoordeel van de rechtbank dat het octrooi in die ruime vorm niet geldig is, volgens het hof voor juist worden houden (r.o. 2.2 arrest).

Met de centrale beperking van het octrooi is ook het debat achterhaald over de geldigheid van de octrooiconclusies conform de hulpverzoeken die High Point bij de memorie van grieven naar voren heeft gebracht, aldus het hof (r.o. 2.3 arrest).

Het betoog van High Point over de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm na centrale beperking is in strijd met de goede procesorde, zo oordeelde het hof verder (r.o. 2.4) en moet buiten beschouwing worden gelaten. Daartoe overwoog het onder meer (r.o. 2.5):

De centraal beperkte conclusies zijn, op enkele redactionele aanpassingen na, identiek aan de gewijzigde conclusies van het octrooi die High Point (…) bij akte naar voren heeft gebracht en die het hof bij het tussenarrest heeft geweigerd. Het hof heeft die gewijzigde conclusies geweigerd vanwege strijd met de uit artikel 347, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (…) voortvloeiende twee-conclusies-regel, omdat de gewijzigde conclusies aanleiding geven tot een nieuw debat over de geldigheid van het octrooi terwijl High Point de gewijzigde conclusies eerder naar voren had kunnen brengen. Met de verwerping van de cassatieklachten van High Point tegen het tussenarrest staat de juistheid van die beslissing tot weigering en de gronden waarop die beslissing berust, onherroepelijk vast. Toestaan van een debat over de geldigheid van het octrooi in beperkte vorm zou tot gevolg hebben dat High Point die beslissing feitelijk kan omzeilen, hoewel de gronden voor de weigering van dat debat onverminderd gelden.

High Point heeft tegen het eindarrest van het hof van 5 juni 2018 beroep in cassatie ingesteld. Het middel bestaat uit verschillende onderdelen. Onderdelen 2.1 en 2.2 zien op de verhouding tussen de artikelen 68 en 105a-105c EOV. High Point klaagt erover dat het hof heeft miskend dat die bepalingen eraan in de weg staan dat de nationale rechter een beroep op een centrale beperking van een octrooi buiten beschouwing laat op de grond dat dit beroep in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Onderdeel 1 neemt tot uitgangspunt (i) dat de rechtbank het octrooi uitsluitend in de ruimere vorm waarin het aanvankelijk was verleend, heeft beoordeeld en vernietigd, en (ii) dat op grond van artikel 68 EOV het octrooi in die ruimere vorm geacht moet worden nooit te hebben bestaan. Daarvan uitgaande klaagt het dat het hof het vonnis van de rechtbank niet had mogen bekrachtigen zonder inhoudelijk te oordelen over de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm. Het onaanvaardbare gevolg van deze bekrachtiging is, aldus nog steeds High Point, dat het octrooi in de beperkte vorm is vernietigd zonder dat de rechtbank, dan wel het hof het octrooi in die beperkte vorm inhoudelijk op geldigheid heeft beoordeeld.

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep bij arrest van 14 februari 202011.verworpen. Ten aanzien van de onderdelen 2.1 en 2.2 van het middel overwoog hij:

De bewoordingen van de art. 68 en 105a-105c EOV duiden niet erop dat het aan de octrooihouder toegekende recht om te verzoeken om een centrale beperking van zijn octrooi, eraan in de weg staat dat de nationale rechter in een bij hem aanhangig geding een beroep op een dergelijke centrale beperking buiten beschouwing laat op de grond dat dit beroep strijdig is met de eisen van een goede procesorde. De context van deze bepalingen en het voorwerp en doel van het EOV wijzen niet in een andere richting.

Blijkens de wordingsgeschiedenis van de art. 68 en 105a-105c EOV is onder ogen gezien dat de centrale beperkingsprocedure ten overstaan van het EOB zou kunnen samenlopen met een geding ten overstaan van de nationale rechter waarin de geldigheid van dat octrooi aan de orde is. Daarbij is opgemerkt dat de Europese beperkingsprocedure niet prevaleert boven de nationale procedure, en dat het nationale procesrecht bepaalt of een daar aanhangig geding moet worden aangehouden, dan wel kan worden voortgezet.

In overeenstemming hiermee heeft de Hoge Raad in het arrest Scimed/Medinol [ECLI:NL:HR:2009:BG7412, rb] overwogen dat de Europese beperkingsprocedure geen voorrang heeft boven de (nietigheids-)procedure ten overstaan van de nationale rechter en niet exclusief is.

Ten slotte is van belang dat in andere verdragslanden wordt aanvaard dat het nationale procesrecht bepaalt of een beroep op een centraal beperkt octrooi in een reeds aanhangige nationale procedure toelaatbaar is.

Ten aanzien van het eerste onderdeel overwoog de Hoge Raad als volgt:

Deze klacht neemt terecht tot uitgangspunt dat aan de rechtbank uitsluitend de beoordeling van de geldigheid van het octrooi in de ruimere vorm was voorgelegd, maar ziet eraan voorbij dat [lees: het, rb] hof het beroep van High Point op de centrale beperking van het octrooi buiten beschouwing heeft gelaten wegens strijd met de goede procesorde, wat betekent dat het hof niet is toegekomen – evenmin als de rechtbank – aan een inhoudelijke beoordeling van de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm. De bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank berust op de in cassatie onbestreden overweging van het hof (in rov. 2.2) dat het octrooi in de ruimere vorm, gelet op art. 68 EOV, geacht moet worden nooit te hebben bestaan, zodat het eindoordeel van de rechtbank over de ongeldigheid van het octrooi in die ruimere vorm voor juist moet worden gehouden. Uit een en ander volgt niet – anders dan de klacht tot uitgangspunt neemt – dat de rechtbank, dan wel het hof het octrooi in de beperkte vorm op grond van een inhoudelijke beoordeling heeft vernietigd. Dat High Point zich in dit geding niet kan beroepen op het octrooi in de beperkte vorm is dus niet het gevolg van een inhoudelijke beoordeling en vernietiging van dat octrooi, maar vloeit louter voort uit de processuele gang van zaken in deze zaak, in het bijzonder het tijdstip waarop High Point een beroep heeft gedaan op de centrale beperking van het octrooi. Dit laat onverlet dat het zowel High Point als KPN in beginsel vrijstaat om de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm in een nieuw geding alsnog aan een inhoudelijke beoordeling te onderwerpen. De klacht kan dan ook niet tot cassatie leiden.

3. Het geschil in de hoofdzaak

High Point vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht verklaart:

(a) dat het UMTS-netwerk van KPN, zoals dat tussen 22 mei 2008 en 30 juni 2012 was ingericht, binnen de beschermingsomvang van ten minste de conclusies 1, 6 en 11 van EP 772 B3 viel; en

(b) dat met het gebruik van het UMTS-netwerk van KPN, zoals dat tussen 22 mei 2008 en 30 juni 2012 was ingericht, werkwijzen zijn toegepast die binnen de beschermingsomvang van ten minste de conclusies 14, 19 en 24 van EP 772 B3 vielen; en

(c) dat KPN met haar UMTS-netwerk zoals dat tussen 22 mei 2008 en 30 juni 2012 was ingericht en gebruikt, inbreuk heeft gemaakt op ten minste de conclusies 1, 6, 11, 14, 19 en 24 van EP 772 B3;

2. KPN veroordeelt om aan High Point te vergoeden de schade die zij heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de onder 1. genoemde inbreuken, en/of, zulks ter vrije keuze van High Point, de door KPN met de inbreuken behaalde winsten aan High Point af te dragen, beide vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 22 mei 2008, althans 30 juni 2012, althans vanaf een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen dag tot aan de dag van de voldoening, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

3. KPN beveelt omtrent de onder 2. bedoelde winsten binnen tien weken na betekening van dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen door aan High Point een door een registeraccountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen te verschaffen waaruit de hoogte blijkt van de met de onder 1. genoemde inbreuken behaalde winsten van KPN, welke verklaring vergezeld dient te gaan van een volledige opgave van:

a) de met de KPN’s UMTS-netwerk in de inbreukperiode gegenereerde omzet, vergezeld van alle daarop betrekking hebbende bescheiden; en

b) de aan KPN’s UMTS-netwerk over de inbreukperiode toe te schrijven kosten, vergezeld van alle daarop betrekking hebbende bescheiden;

4. KPN veroordeelt tot betaling aan High Point van een dwangsom van€ 50.000,- per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele te rekenen, dat het onder 3. bedoelde bevel niet geheel en/of niet deugdelijk is nagekomen; en

5. KPN veroordeelt in de redelijke en evenredige kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv, te voldoen binnen tien werkdagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan deze kosten worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW12.vanaf de derde werkdag na de datum van dit vonnis tot de dag van de volledige betaling.

Aan haar vorderingen legt High Point ten grondslag dat KPN inbreuk heeft gemaakt op EP 772 B3.