Rb. Midden-Nederland, 30-12-2015, nr. C/16/404367 / KL ZA 15-365

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Ten slotte is vonnis bepaald.

Het GSK concern is een wereldwijd farmaceutisch concern dat in 2001 is ontstaan uit een fusie van Glaxo Wellcome en SmithKline Beecam. Het GSK concern ontwikkelt, produceert en verkoopt receptgeneesmiddelen, vaccins en zelfzorggeneesmiddelen. Glaxo Nederland is de houder van verschillende vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen en is licentiehouder in Nederland van de merken van Glaxo Group.

Sandoz Nederland en Sandoz België behoren tot het Novartis concern. Sandoz houdt zich voornamelijk bezig met de handel in generieke geneesmiddelen.

Zowel GSK als Sandoz zijn actief op de markt van ademhalingsmedicatie, meer in het bijzonder op het gebied van astma en COPD. De geneesmiddelen op deze markt onderscheiden zich (min of meer) in ‘relievers’ en ‘preventers’. Relievers zijn bedoeld om snel acute benauwdheidsaanvallen op te heffen en werken slechts kort. Ze worden alleen gebruikt indien een patiënt een acute benauwdheidsaanval heeft. Preventers worden dagelijks en voor een langere duur gebruikt om de symptomen van astma en COPD te beheersen en om aanvallen te voorkomen.

GSK heeft op 7 september 1990 octrooi aangevraagd voor geneesmiddelen die Salmeterol en Fluticason bevatten. Het octrooi is ingeschreven op 13 oktober 1994 en gepubliceerd op 4 januari 1995. Sinds 1999 brengt GSK de Seretide-inhalatoren op de markt. Seretide valt in de categorie preventers en bevat een combinatie van een ontstekingsremmer (fluticasonpropionaat) en een langwerkende β2-agonist (salmeterol). Zowel de inhalatoren, hun verpakkingen als het promotiemateriaal bevatten de kleur paars.

Op de Belgische markt worden de geneesmiddelen in de volgende verpakkingen op de markt gebracht:

Het octrooi van GSK op dit geneesmiddel (Seretide) is, na een verkregen ABC verlening, op 18 september 2013 verlopen. Na verloop van het octrooi mag het voorheen geoctrooieerde geneesmiddel (hierna: merkgeneesmiddel), ook door derden op de markt worden gebracht (generieke geneesmiddelen).

Sandoz heeft na afloop van het octrooi van GSK het generieke geneesmiddel Airflusal ontwikkeld, dat wordt aangeboden in een inhalator, genaamd Forspiro. Sandoz België heeft op 16 oktober 2014 een marktvergunning gekregen om dit geneesmiddel op de Belgische markt te brengen. Het geneesmiddel is tot op heden niet op de Belgische markt gebracht. Op 14 augustus 2015 heeft Sandoz Nederland de marktvergunning gekregen voor de Nederlandse markt.

Airflusal Forspiro wordt door Sandoz Nederland sinds 1 oktober 2015 op de Nederlandse markt gebracht. Dit geneesmiddel wordt als volgt gepresenteerd:

De paarse kleur die Sandoz gebruikt op de Airflusal Forspiro en – deels – ook op de verpakking en promotie/informatiemateriaal betreft de kleur Pantone 2573 C:

Zowel Seretide als AirFluSal zijn geneesmiddelen, die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn.

GSK heeft op 30 juni 2015 – middels een spoeddepot – het navolgende kleurmerk aangevraagd bij het BBIE:

Het merk is op 2 juli 2015 ingeschreven onder het inschrijvingsnummer 0977861 voor farmaceutische preparaten en inhalatoren voor de behandeling van astma en/of COPD in de klasse 5 en 10 en voorzien van de vermelding CFE 29.1.5 (violet) en de PMS-codering Violet 2587 C (hierna: het kleurmerk).

GSK is tevens houder van het gemeenschapsmerk met inschrijvingsnummer 3890126, welk merk op 16 juni 2004 is aangevraagd en op 19 december 2008 is ingeschreven voor inhalatoren in klasse 10. Het betreft een combinatiekleurmerk, bestaande uit twee tinten, met als beschrijving: “het handelsmerk bestaat uit de kleur donkerpaars (pantone 2587 C) toegepast op een significant deel van een inhalator alsmede de kleur lichtpaars (pantone 2567 C) toegepast op het overige deel van de inhalator.”

Het product Airflusal Forspiro in de kleur paars is reeds meerdere malen onderwerp geweest van juridische procedures in Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Ierland, Portugal en Korea tussen het GSK concern en het Novartis concern.

In Noorwegen heeft GSK een voorlopige voorzieningenprocedure en een bodemprocedure gestart tegen Sandoz op grond van slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken. Zowel de voorzieningenrechter als de bodemrechter hebben GSK in het ongelijk gesteld. In Duitsland heeft GSK de door haar ingestelde voorlopige voorziening in eerste instantie gewonnen, maar Sandoz heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld waarna GSK de procedure uiteindelijk heeft ingetrokken. In Zuid-Korea zijn de vorderingen van GSK vanwege oneerlijke handelspraktijken jegens Sandoz eveneens afgewezen.

In Denemarken en Ierland heeft GSK Sandoz gedagvaard vanwege (vermeende) inbreuk op het gemeenschapsmerk van Sandoz (zie r.o. 2.10). Zowel de Deense rechtbank als de Ierse rechtbank (in een voorlopige voorzieningenprocedure) hebben de vorderingen van GSK afgewezen. Er is op dit moment in Ierland een bodemprocedure aanhangig tussen partijen, maar daarin is nog geen uitspraak gedaan. In Canada is het aldaar ingeschreven kleurmerk van GSK (dat overeenkomt met het gemeenschapsmerk) vernietigd nadat daartoe een nietigheidsprocedure aanhangig was gemaakt door meerdere partijen, waaronder Sandoz.

Over het kleurmerk, zoals omschreven in r.o. 2.9, en dat onderwerp is van het onderhavige geschil, is tot op heden geen uitspraak gedaan. Wel is Sandoz diverse (bodem)procedures gestart om het geregistreerde merk nietig te laten verklaren, waaronder de thans aanhangige procedures bij de rechtbanken Den Haag en Brussel.

GSK vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Sandoz te veroordelen met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis in de Benelux iedere inbreuk op het Benelux merk met registratienummer 0977861 van Glaxo Group te staken en gestaakt te houden c.q. voor zover dit gebruik nog niet is aangevangen Sandoz te veroordelen niet met dergelijk gebruik te beginnen, meer in het bijzonder maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden elk gebruik omschreven in de dagvaarding (met name in randnr. 66) en de bijbehorende producties;

2. Sandoz Nederland te veroordelen met onmiddellijke ingang na betekening van het te

dezen te wijzen vonnis het (anderszins) onrechtmatig handelen jegens GSK te staken en

gestaakt te houden, meer in het bijzonder maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te

staken en gestaakt te houden elk gebruik omschreven in de dagvaarding (met name in

randnr. 66) en de bijbehorende producties;

3. Sandoz te veroordelen binnen zes weken na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan mr. drs. A.M.E. Verschuur, advocaat van GSK, schriftelijk opgave te doen van alle informatie die Sandoz bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de Airflusal producten (waaronder begrepen, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, de namen en adressen van de betrokken (rechts)personen), alsmede de daarmee in de Benelux gemaakte netto winst (zijnde de omzet uitsluitend onder aftrek van belasting en directe variabele kosten) en de exacte wijze waarop deze winst is berekend en de totale hoeveelheid nog bij Sandoz in voorraad zijnde Airflusal producten, gespecifi-

ceerd naar type product, welke opgave dient te geschieden middels een accountantsrap-port, opgesteld met inachtneming van COS 4400 (Controle en Overige Standaarden) door een van partijen onafhankelijke registeraccountant van naar keuze van Sandoz KPMG, PwC, EY of Deloitte, en moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de

juistheid en volledigheid van die gegevens blijken;

4. Sandoz te veroordelen binnen twee weken na betekening van het te dezen te wijzen vonnis zonder enige (mondelinge of schriftelijke) begeleidende tekst aan al haar afnemers van de Airflusal producten in de Benelux, een ondertekende brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de volgende tekst:

‘De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft ons on1angs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.

Recentelijk hebben wij AirFluSal producten aangeboden met gebruikmaking van de paarse kleur. De Voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de door ons aangeboden en geleverde producten inbreuk maken op de rechten van GlaxoSmithKline op de kleur paars, alsmede anderzins onrechtmatig handelen jegens GlaxoSmithKline opleveren.

Wij hebben op last van de Voorzieningenrechter de genoemde producten onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en zullen deze in het vervolg niet meer leveren.

Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om alle door ons aan u geleverde AirFluSal-proclucten onmiddellijk aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.

Een kopie van het vonnis is bijgesloten.

Hoogachtend,

Sandoz”

althans een tekst die de Voorzieningenrechter in goede justitie zal bepalen, welke brief telkens dient te zijn voorzien van een bijlage bestaande uit een kopie van de volledige tekst van het vonnis,

onder gelijktijdige toezending per koerier aan mr. drs. A.M.E. Verschuur, advocaat van GSK, van een kopie van elke verzonden brief alsmede van de verzendingsbewijzen daarvan;

5. het sub 1 t/m 4 gevorderde toe te wijzen op straffe van een onmiddellijk opeisbare, door de betreffende gedaagde(n) verschuldigde, dwangsom van:

( i) € 10.000 voor iedere keer dat die gedaagde(n) niet (volledig en/of tijdig) voldoet/voldoen aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan, en, cumulatief, per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend;

of, naar keuze van GSK en al dan niet in combinatie,

(ii) € 500 voor ieder product waarmee de betreffende gedaagde(n) niet (volledig en/of tijdig) voldoet/voldoen aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat, deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan;

6. de gedaagden hoofdelijk, althans voor gelijke delen, te veroordelen:

( a) voor zover het onderhavige geschil de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreft, tot voldoening aan GSK van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten met betrekking tot het onderhavige geschil op de voet van art. 1019h Rv;

( b) voor zover het onderhavige geschil anderszins onrechtmatig handelen betreft, tot voldoening aan GSK van de kosten vastgesteld op basis van het liquidatietarief; en

( c) in de gebruikelijke nakosten;

7. de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 1019i Rv, te stellen op zes maanden nadat het te dezen te wijzen vonnis is betekend.

Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft GSK het navolgende aangevoerd.

GSK heeft het geneesmiddel Seretide sinds 1999 op de Beneluxmarkt gebracht in de kleur paars en ook op de verpakkingen en in het marketing- en informatiemateriaal wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de kleur paars. De kleur paars werd tot dat moment niet gebruikt op de inhalatorenmarkt en was uniek. De door GSK gebruikte kleur paars heeft dan ook van huis uit onderscheidend vermogen, maar heeft dat in ieder geval door inburgering gekregen. Dat is ook de reden dat het kleurmerk door het BBIE daadwerkelijk is geregistreerd. Sandoz maakt op dit merk inbreuk, als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a tot en met d BVIE, met haar geneesmiddel Airflusal Forspiro. Dit geneesmiddel bezit dezelfde werkzame stoffen als Seretide en wordt eveneens in de kleur paars (pantone 2573 C) op de markt aangeboden door Sandoz. Sandoz handelt voorts onrechtmatig jegens GSK. Er is sprake van nodeloos verwarring wekkende overeenstemming (6:162 BW). Daarnaast vormt het gebruik van de kleur paars door Sandoz een misleidende mededeling (6:194 BW) en verricht Sandoz hiermee een handelspraktijk, die oneerlijk is (6:193b BW).

Sandoz voert verweer. Primair betoogt Sandoz dat het kleurmerk van GSK nietig is omdat het onderscheidend vermogen mist, het kleurmerk uitsluitend bestaat uit een teken dat kan dienen om de kenmerken van de waren aan te duiden en het teken in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk is geworden. Sandoz heeft op grond hiervan reeds nietigheidsprocedures aanhangig gemaakt in Nederland en België. Voorts stelt Sandoz dat registratie van de kleur Pantone 2587C als kleurmerk de mededinging onnodig beperkt, omdat GSK een dominante speler is op de markt en zij door de registratie van het kleurmerk geen efficiëntievoordeel bereikt. Volgens Sandoz heeft GSK de merkregistratie door misleiding van het BBIE voor elkaar gekregen. Sandoz betoogt voorts dat de registratie van het kleurmerk inbreuk maakt op de grondrechten van Sandoz. Tot slot betwist Sandoz dat zij inbreuk maakt op de kleurmerkregistratie van GSK, zij onrechtmatig jegens GSK handelt, alsmede dat zij zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken. Indien en voor zover de vorderingen van GSK worden toegewezen, verzoekt Sandoz daaraan de voorwaarde te verbinden dat door GSK een aanzienlijke zekerheid zal worden verstrekt.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid

Voor zover de vorderingen van GSK zijn gebaseerd op het Benelux merkrecht geldt het volgende. In een arrest van het Hof Den Haag (ECLI:NLGHDHA:2013:4466) is geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van EEX-Vo 44/2001 (hierna: EEX I-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Er is geen reden om aan te nemen dat dit met het van kracht worden van de herschikte EEX-Vo 1215/2012 (hierna: EEX II-Vo) anders is geworden. Uitgaande van het oordeel van het Hof is de voorzieningenrechter bevoegd om kennis te nemen van de gevorderde voorlopige voorziening op grond van artikel 4 lid 1 EEX II-Vo jo. artikel 8 lid 1 EEX II-Vo jo. artikel 99 Rv, nu een van de verwerende partijen, Sandoz Nederland, is gevestigd in Nederland en tussen de vorderingen gericht op Sandoz Nederland en Sandoz België een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting. Voor zover de vorderingen van GSK jegens Sandoz Nederland zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, geldt dat de voorzieningenrechter op grond van artikel 4 lid 1 EEX II-Vo jo. artikel 99 Rv eveneens bevoegd is.

In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Beneluxrecht, nu zowel op grond van artikel 99 Rv als op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE de voorzieningenrechter relatief bevoegd is, omdat Sandoz Nederland woonplaats heeft in het arrondissement Midden-Nederland.

De bevoegdheid van deze rechtbank is overigens door Sandoz ook niet bestreden.

Merkinbreuk

Volgens GSK maakt Sandoz met (de door haar gebruikte kleur paars op) haar geneesmiddel Airflusal Forspiro, de verpakking en de marketingmaterialen inbreuk op het kleurmerk van GSK dat GSK gebruikt op haar geneesmiddel Seretide.

Het meest verstrekkende verweer van Sandoz betreft haar betoog dat het door GSK verkregen kleurmerk nietig is. Zij heeft reeds nietigheidsvorderingen tegen de merkinschrijving aanhangig gemaakt in Nederland bij de rechtbank Den Haag en in België bij de rechtbank in Brussel. In dat verband beroept zij zich onder meer op de weigeringsgronden van artikel 2.28 lid 1 sub b, c en d BVIE. Volgens Sandoz ontbeert het kleurmerk pantone 2587C onderscheidend vermogen, kan het teken dienen om de kenmerken van de waren aan te duiden en is het teken gebruikelijk geworden in het bonafide handelsverkeer.

Aangezien Sandoz procedures strekkende tot nietigverklaring van het kleurmerk aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank Den Haag en Brussel, zal de voorzieningenrechter allereerst moeten beoordelen of er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat de bodemrechter de vordering tot nietigverklaring zal toewijzen.

Op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b t/m d BVIE, kan iedere belanghebbende de nietigheid van het merk inroepen indien het merk elk onderscheidend vermogen mist (b), het merk uitsluitend bestaat uit een teken dat in de handel kan dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst van de waren of het tijdstip van vervaardiging van de waren (c), of gebruikelijk zijn geworden in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer (d). Deze nietigheidsgronden kunnen evenwel niet slagen, indien kan worden vastgesteld dat het merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen (artikel 2.28 lid 2 BVIE).

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Volgens vaste rechtspraak houdt het onderscheidend vermogen van een merk in dat het merk zich ertoe leent, de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, te identificeren als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden1..

Dit onderscheidend vermogen – of het nu intrinsiek (ab initio) is dan wel door inburgering (gebruik) is verkregen – moet worden beoordeeld ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, uitgaande van de vermoedelijke perceptie ervan door het relevante publiek, te weten de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren of diensten. Het gaat in het onderhavige geschil om geneesmiddelen voor astma/COPD, die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Het relevante publiek bij op recept verkrijgbare geneesmiddelen bestaat zowel uit eindverbruikers als uit beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector, te weten artsen die het geneesmiddel voorschrijven en apothekers die het voorgeschreven geneesmiddel verkopen2..

Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk moet daarnaast rekening worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden. Hoe groter het aantal waren of diensten waarvoor een kleurmerk wordt aangevraagd, hoe eerder het conflicteert met het stelsel van onvervalste mededinging. Daarbij dient eveneens rekening te worden gehouden met het feit dat consumenten niet gewend zijn om de herkomst van waren af te leiden uit de kleur daarvan3.. Alleen een kleurmerk dat – voordat het wordt gebruikt – op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen, heeft onderscheidend vermogen.

Dat het kleurmerk van GSK van huis uit onderscheidend vermogen heeft, zoals door GSK betoogd, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk geworden. Tussen partijen is niet in geschil dat in de markt van astma en COPD-geneesmiddelen veelvuldig kleuren worden gebruikt door farmaceutische ondernemingen op (de inhalatoren van) hun geneesmiddelen. Het gebruik van diverse kleuren is derhalve een gangbare praktijk in de markt. Weliswaar staat vast dat de kleur paars op het moment van de introductie van Seretide door GSK in de markt niet werd gebruikt, maar dat de kleur paars zo karakteristiek was in een markt waarin kleurgebruik reeds gangbaar was, dat dit de essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen, daartoe heeft GSK onvoldoende (gemotiveerd) gesteld. Ook uit de brief van GSK aan het BBIE van 29 juni 2015 met daarin het verzoek om het kleurmerk in te schrijven, gaat GSK vrijwel niet in op het ab initio onderscheidend vermogen van het door haar gedeponeerde kleurmerk (productie 25, dagv).

Sandoz heeft daarnaast betoogd dat kleurgebruik in de desbetreffende markt kan dienen om de bestemming van de waar aan te tonen. GSK heeft dit betwist en stelt dat er in de markt geen formeel kleurcoderingssysteem aanwezig is om de bestemming van de waar aan te tonen. Wat GSK met haar stelling naar het oordeel van de voorzieningenrechter miskent, is dat het op de voet van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE niet noodzakelijk is dat de kleur paars van het kleurmerk van GSK op basis van een formeel kleurcoderingssyteem wordt gebruikt. Het is zelfs niet noodzakelijk dat vast komt te staan dat de kleur paars nu al wordt gebruikt om de hoedanigheid en de bestemming van het geneesmiddel aan te duiden. Het woord ‘kunnen’ geeft aan dat het voor de toepassing van deze weigeringsgrond niet nodig is dat het kleurmerk de betreffende kenmerken op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk beschrijft, maar dat voldoende is dat die kenmerken door het kleurmerk kunnen worden beschreven. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dat laatste voldoende aannemelijk geworden.

De voorzieningenrechter stelt in dat verband vast dat de kleur blauw veelal wordt gebruikt voor reliever medicatie (kortwerkende luchtwegverwijders). Dit blijkt bijvoorbeeld uit het door GSK overgelegde overzicht (productie 12, dagv), waarin door GSK per soort geneesmiddelen schematisch is weergegeven in welke kleuren zij op de markt zijn gebracht. Ook heeft GSK erkend dat zij haar product Relvar, een combinatieproduct dat valt onder de categorie preventers en dat initieel in een blauwe kleur op de markt was gebracht, na daartoe een verzoek uit de markt te hebben ontvangen, heeft gewijzigd in geel. In haar informatiebrochure geeft GSK aan dat de kleurwijziging is gedaan om verwarring met de reliever medicatie te voorkomen. Daarmee onderschrijft GSK dat de reliever medicatie zich kenmerkt door de kleur blauw. Sandoz heeft voorts informatiebrochures overgelegd van verschillende ziekenhuizen waarin wordt verwezen naar de ‘blauwe puf’ om reliever-geneesmiddelen aan te duiden (productie 16 t/m 18, CvA) en naar de “rode/bruine puf” om ontstekingsremmers mee aan te duiden. Daaruit kan worden opgemaakt dat kleuren kunnen worden gebruikt om het type medicijn aan te duiden.

Ook GSK zelf gebruikt verschillende kleuren om het verschil in soort medicatie en/of dosering aan te duiden. Zo heeft zij tijdens de mondelinge behandeling erkend dat de drie tinten paars, oplopend van licht naar donker, waarin de aerosolvarianten van Seretide verkrijgbaar zijn, overeenstemmen met het verschil in dosering. Hoe hoger de dosering, hoe donkerder de kleur paars.

Dit betekent dat GSK kleurtinten hanteert om een kenmerk van het product, namelijk de dosering, aan te geven. Daarnaast biedt GSK haar Diskus-inhalators in verschillende kleuren aan, waarmee met de kleur van de Diskus wordt aangegeven welk medicijn er in zit (blauw voor de kortwerkende luchtwegverwijder; oranje voor de ontstekingsremmer; groen voor de langwerkende luchtwegverwijder; paars voor het combinatiemiddel).

De kleuren blauw, oranje, groen en paars worden derhalve door GSK gebruikt om de werking (het type) van haar geneesmiddelen aan te duiden en deze ten opzichte van elkaar te onderscheiden.

Nu de voorzieningenrechter, zoals hierboven aangegeven, oordeelt dat voldoende aannemelijk is geworden dat de kleur paars van het kleurmerk in de handel kan dienen om de bestemming van het geneesmiddel, dan wel de dosering daarvan weer te geven, en de kleur paars van het kleurmerk van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft, komt aan de orde de vraag of de kleur paars (Pantone 2587 C) van GSK door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen. Sandoz heeft dit gemotiveerd betwist. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Om vast te stellen of een merk is ingeburgerd, moeten alle factoren worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van andere ondernemingen te onderscheiden.4.Daarbij kan rekening worden gehouden met de duur van het gebruik van het merk, het marktaandeel van het merk, de intensiteit en de geografische spreiding van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, en het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Het moet komen vast te staan dat de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk, en dus aan de hand van de aard en het effect van het teken, waardoor dit de betrokken waar van die van andere ondernemingen kan onderscheiden5.. Een marktonderzoek kan een bijdrage aan de beoordeling leveren6..

Zoals hiervoor onder 4.9 reeds is overwogen, bestaat het relevante publiek bij uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen zowel uit eindverbruikers als uit beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector, te weten artsen die het geneesmiddel voorschrijven en apothekers die het voorgeschreven geneesmiddel verkopen.7.

GSK heeft ter onderbouwing van haar stelling dat het kleurmerk bij het relevante publiek is ingeburgerd verwezen naar de duur van het gebruik van de kleur paars op de Seretide producten, het marktaandeel van de Seretide producten en (de intensiteit van) haar marketing van de Seretide producten. De voorzieningenrechter stelt echter vast dat het kleurmerk altijd is gebruikt in combinatie met de merknaam Seretide en de naam van GSK als fabrikant. Eveneens is het kleurmerk altijd gebruikt op de Seretide Diskus in combinatie met een andere paarstint. De earosol Seretide kent bovendien drie kleuren paars (licht paars, paars en donker paars; voor iedere dosering een kleur) in combinatie met een lichte kleur paars voor het mondstuk. Op de verpakking van de Seretide Diskus en de earosol worden eveneens verschillende tinten paars gebruikt (van licht paars oplopend naar donker paars). GSK presenteert haar Seretide producten derhalve met verschillende tinten paars, waaronder de kleur Pantone 2587 C. Alhoewel een teken (de kleur paars Pantone 2587 C) niet noodzakelijkerwijs zelfstandig behoeft te worden gebruikt om als merk te kunnen inburgeren, hetgeen door Sandoz ten onrechte is gesteld, roepen deze omstandigheden de vraag op of het relevante publiek de kleur paars (Pantone 2587C) als merk heeft kunnen percipiëren, en in hoeverre de marketing en het marktaandeel van de Seretide producten, die dus verschillende tinten paars bevatten, de door GSK gestelde inburgering van de kleur paars (Pantone 2587 C) kunnen ondersteunen. GSK heeft dit vooralsnog onvoldoende toegelicht en duidelijk gemaakt, waardoor in het kader van deze kort gedingprocedure geen goede en concrete beoordeling gemaakt kan worden van de invloed van de hierboven benoemde omstandigheden op de gestelde inburgering van de kleur paars (Pantone 2587 C). Verder wijst GSK voor haar stelling dat het kleurmerk bij het relevante publiek is ingeburgerd naar een in 2015 uitgevoerd marktonderzoek. Daaruit blijkt volgens GSK een zeer hoog percentage apothekers en artsen dat de kleur paars als herkomstaanduiding herkennen. Volgens Sandoz blijkt de inburgering van het kleurmerk niet uit het marktonderzoek, omdat niet het hele relevante publiek is onderzocht (enkel huisartsen en apothekers; niet specialisten en patiënten) en er ook geen onderzoek heeft plaatsgevonden in het gehele Beneluxgebied (Luxemburg was niet betrokken in het onderzoek). Ook de gehanteerde vraagstelling in het onderzoek voldoet volgens Sandoz niet aan de in de rechtspraak vastgestelde ‘driestappentest’ en er is niet op juiste wijze rekening gehouden met het feit dat GSK marktleider is, waarbij zij als octrooihouder de afgelopen jaren het alleenrecht had om dit specifieke medicijn op de markt te brengen. Beide partijen hebben ter onderbouwing van hun standpunten deskundigenverklaringen overlegd, die afhankelijk van de partij door wie ze zijn ingeschakeld het onderzoek als gebrekkig dan wel als correct uitgevoerd betitelen. Het gaat in het kader van dit kort geding evenwel te ver om het marktonderzoek en de daarop geleverde kritiek, in volle omvang te toetsen. Bovendien geldt dat de voorzieningenrechter het aannemelijk acht dat de bodemrechter gezien de moeilijkheden, die een beoordeling van de vraag of het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft gekregen met zich brengen, ten behoeve van haar oordeelsvorming een (eigen) deskundigenbericht zal bevelen. Daarvoor is echter in kort geding geen plaats.

Op grond van het bovenstaande en mede gezien de constatering onder 4.11 tot en met 4.14 dat het gebruik van kleuren een gangbare praktijk is bij astma en COPD-geneesmiddelen, dat de kleur blauw veelal wordt gebruikt voor reliever medicatie en dat GSK zelf ook andere kleuren gebruikt om de werking van haar geneesmiddelen van elkaar te onderscheiden, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat inburgering van het kleurmerk heeft plaatsgevonden.

Daarbij komt dat de voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat de merkinschrijving door het BBIE heeft plaatsgevonden op basis van enkel de informatie van GSK (productie 25, dagv). Zoals Sandoz terecht heeft opgemerkt, is door GSK niet stil gestaan bij de diverse juridische procedures, die in Europa reeds hebben plaatsgevonden over het gebruik van de kleur paars. Evenmin heeft GSK het BBIE geïnformeerd over het gebruik van kleuren door haar en door andere geneesmiddelenfabrikanten ter onderscheiding van het type geneesmiddel. Ook is voldoende aannemelijk geworden dat het BBIE, gelet op de toelichting van de Belgische advocaat van Sandoz daarover tijdens de mondelinge behandeling, bij het toekennen van de kleurmerkregistratie geen rekening heeft gehouden met de door Sandoz ingediende ‘third party observations’. De conclusie is gerechtvaardigd dat het BBIE bij de inschrijving van het merk geen oordeel heeft kunnen geven op basis van alle concrete omstandigheden van het geval.

Gelet op deze stand van zaken is de voorzieningenrechter van oordeel dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat de bodemrechter de vordering tot nietigverklaring zal toewijzen. Dat betekent dat de vorderingen van GSK voor zover gegrond op merkinbreuk zullen worden afgewezen.

Slaafse nabootsing

GSK is van mening dat het product Airflusal Forspiro een slaafse nabootsing betreft van de kleur paars (pantone 2587 C) op haar product Seretide en dat Sandoz Nederland derhalve onrechtmatig handelt jegens haar. Dit wordt door Sandoz gemotiveerd betwist.

De Hoge Raad heeft bepaald dat nabootsing van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, tenzij door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Onder omstandigheden kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie evenwel een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product (HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, Lego). Voor een succesvol beroep op slaafse nabootsing is nodig dat het nagebootste product een zeker onderscheidend vermogen heeft, anders gezegd een eigen plaats op de markt heeft (HR 21 december 1956, NJ 1960/414, drukasbakken). Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is het uitgangspunt de totale indruk die bepalend is voor elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. De situatie op de Nederlandse markt is bepalend voor de vordering (HR 7 juni 1991, NJ 1992/392, Rummikub).

Met haar stelling dat het verwarringsgevaar van het product Airflusal Forspiro moet worden beoordeeld ten opzichte van de kleur paars (Pantone 2587 C), miskent GSK dat het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld op basis van de totaalindruk van de beide in het geding zijnde producten. De totaalindruk wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder meer bepaald door de vorm van de beide producten. De Diskus van GSK kenmerkt zich door een ronde vorm terwijl de Airflusal Forspiro meer eivormig is. Ook de kleurstelling is anders; de Diskus bestaat uit twee kleuren paars (r.o. 2.4 en 2.10), waarvan het kleurmerk de overheersende is. De Forspiro bestaat uit één tint paars (Pantone 2573 C) in combinatie met wit. Daarnaast bevatten beide producten een van elkaar qua vorm afwijkende sticker met daarop in duidelijke letters de naam van het product en de naam van de producent. Ook de naam van de producten verschillen van elkaar, evenals de wijze waarop beide inhalatoren werken. Dat Sandoz heeft geprobeerd de Diskus van GSK te imiteren, is niet gebleken. Sandoz heeft voor de Forspiro bijvoorbeeld een award gewonnen voor het innovatieve karakter van het product. Tot slot verschillende ook de verpakkingen waarin beide producten worden verkocht van elkaar qua vormgeving (r.o. 2.4 en 2.7). Het kleurverloop van de kleur paars (van donker naar licht) loopt bij Seretide van rechts naar links en is omgeven door een rand in een afwijkende kleur (rood, groen of paars afhankelijk van de dosering), welke kleur terugkomt in de vermelding van de dosering op de verpakking. Behalve de dosering is de rest van de tekst op de verpakking zwart. Bij Airflusal loopt de kleur paars (van donker naar licht) van onder naar boven en is de naam van het product, alsmede de dosering in het paars (van licht naar donker) geschreven. De wel overeenstemmende aspecten, het gebruik van een paarse kleur en het feit dat ze beiden bestemd zijn voor astma- en/of COPD-medicatie wegen niet op tegen de verschillen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Sandoz voldaan aan haar verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat gevaar voor verwarring ontstaat. Aannemelijk is dat het publiek, ook als zij minder oplettend is, deze verschillen zal opmerken. Ook indien er vanuit wordt gegaan dat Seretide een eigen plaats op de markt heeft gekregen, wat door Sandoz wordt betwist, dient de vordering van GSK te worden afgewezen, omdat voorshands niet aannemelijk is geworden dat Sandoz slaafs heeft nagebootst.

Misleidende mededeling

Volgens GSK vormt het gebruik door Sandoz Nederland van de kleur paars een misleidende mededeling in de zin van artikel 6:194 BW, omdat dit ten onrechte een commerciële band met GSK suggereert en daarnaast ten onrechte wordt gesuggereerd dat Airflusal Forspiro equivalent is aan Seretide qua kwaliteit, indicatie en functie.

Een van de vragen die in dit verband beantwoord dient te worden, is of het gebruik van een kleur onder het begrip “mededeling” in de zin van artikel 6:194 BW valt. Volgens Sandoz is dit niet het geval en de voorzieningenrechter is het daar mee eens. Bij het enkele gebruik van een kleur wordt immers geen mededeling van enig feit gedaan.8.Van een misleidende mededeling in de zin van voornoemd artikel kan dan ook geen sprake zijn.

Oneerlijke handelspraktijken

GSK stelt tot slot dat Sandoz zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken in de zin van de artikelen 6:193b en 6:193c BW. Volgens GSK gebruikt Sandoz Nederland een belangrijk kenmerk van het product van een concurrent in de zin van artikel 6:193c lid 1 sub b BW, waardoor de gemiddelde consument wordt misleid of kan worden misleid. Daarnaast wordt volgens GSK verwarring geschapen ten aanzien van de producten, handelsmerken en onderscheidende kenmerken van een concurrent, als bedoeld in artikel 6:193c lid 2 sub a BW.

Sandoz heeft betoogd dat GSK geen beroep op deze artikelen toekomt, omdat enerzijds de activiteiten van Sandoz niet rechtstreeks gericht zijn op consumenten wegens het verbod op publieksreclame van artikel 85 Geneesmiddelenwet en anderzijds omdat de consument niet zelf de aankoopbeslissing neemt. Volgens Sandoz is de arts degene die de aankoopbeslissing neemt voor de patiënt, aangezien de arts degene is die een bepaald geneesmiddel voorschrijft, waarna het de apotheker is, die het geneesmiddel bestelt bij Sandoz en bij wie Sandoz het geneesmiddel aflevert.

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. De artikelen 6:193a-j BW hebben uitsluitend betrekking op business-to-consumer (hierna: B2C) communicatie. Daarnaast is in de Nederlandse wet niet expliciet de mogelijkheid opgenomen dat concurrenten de betreffende bepalingen jegens elkaar kunnen inroepen. Voornoemde bepalingen zijn echter een uitwerking van de Richtlijn nr. 2005/29/EG (hierna: Richtlijn) en in die Richtlijn staat expliciet benoemd dat concurrenten moeten worden beschermd tegen oneerlijke B2C handelspraktijken. Nu uit de wetsgeschiedenis niet is gebleken dat de nationale wetgever een expliciete keuze heeft gemaakt om op dit punt af te wijken van de Richtlijn, is richtlijnconforme uitleg het uitgangspunt.9.Gelet op hetgeen in de Richtlijn is opgenomen, moet naar het oordeel van de voorzieningenrechter aangenomen worden dat GSK een beroep kan doen op de artikelen 6:193a-j BW.

Op grond van voornoemde bepalingen handelt een handelaar onrechtmatig jegens een consument indien hij een handeling verricht die oneerlijk is, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen dat hij anders niet had genomen. Het gaat in de onderhavige situatie om geneesmiddelen, die alleen op recept verkrijgbaar zijn en waarvoor het maken van publieksreclame op grond van artikel 85 Geneesmiddelenwet verboden is. Hoewel derhalve geen sprake is van rechtstreekse reclame gericht op de consument, kan wel aan GSK worden toegegeven dat de patiënt, zijnde de consument, uiteindelijk degene is die het product gebruikt en dus ook de verpakking en mogelijk ook informatiefolders ontvangt. Dat geen rechtstreeks op consument gerichte reclame is toegestaan, betekent derhalve niet dat daarmee voornoemde bepalingen toepassing missen. Ook via verpakkingen en informatiefolders wordt immers informatie overgebracht op de consument, en ook die informatie kan mogelijkerwijs misleidend zijn.

De bijzondere situatie doet zich hier evenwel voor dat het bij uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen niet de patiënt/consument is, die de uiteindelijke beslissing neemt over het product, maar de arts en/of apotheker. Hoewel de patiënt aan de arts en/of apotheker een voorkeur uit kan spreken, is het ook in dat geval de arts en/of apotheker die de beslissing neemt over het te verstrekken product aan de patiënt en niet de patiënt zelf. De arts en/of apotheker zijn evenwel niet als consument aan te merken in de zin van voornoemde bepalingen, zodat de vorderingen van GSK hier reeds stranden. Bovendien kan op grond van de argumenten zoals beschreven in 4.23 evenmin sprake zijn van misleiding of verwarring.

De vorderingen van GSK zullen derhalve worden afgewezen.

Proceskosten

GSK zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Sandoz vordert vergoeding van GSK van € 120.000,00 aan proceskosten ex artikel 1019h Rv. Met betrekking tot de hoogte van de proceskosten hebben partijen overeenstemming bereikt. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding hier van af te wijken. De griffierechten worden geacht eveneens onder dit bedrag te vallen.

De voorzieningenrechter schat verder in, zoals door partijen ook aangegeven, dat de vorderingen met een i.e.-grondslag, 72,5 % uitmaken van de procedure. Derhalve zal 72,5% van de gevorderde kosten worden toegewezen, zijnde € 87.000,00.

De vorderingen, die geen i.e-grondslag hebben, maken voor 27,5% deel uit van de procedure. Normaliter zouden de kosten op basis van het normale liquidatie tarief € 816,00 bedragen. Nu de vorderingen zonder i.e.-grondslag 27,5% uitmaken van de procedure, zal ook 27,5% van deze kosten – derhalve € 224,40 – worden opgelegd.

De kosten aan de zijde van Sandoz worden in totaal begroot op € 87.224,40 aan salaris advocaat.

De voorzieningenrechter

wijst de vorderingen af,

veroordeelt GSK in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Sandoz begroot op € 87.224,40,

verklaart het vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. Schuman en in het openbaar uitgesproken op 30 december 2015.