HvJ EU, 22-09-2016, nr. C-223/15

HvJ EU, 22-09-2016, nr. C-223/15

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Uitspraak 22‑09‑2016

M. Ilešič, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal, E. Jarašiūnas

Partij(en)

In zaak C-223/15,*

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) bij beslissing van 12 mei 2015, ingekomen bij het Hof op 18 mei 2015, in de procedure

combit Software GmbH

tegen

Commit Business Solutions Ltd,

wijst

HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič (rapporteur), kamerpresident, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal en E. Jarašiūnas, rechters,

advocaat-generaal: M. Szpunar,

griffier: M. Aleksejev, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 3 maart 2016,

gelet op de opmerkingen van:

—

combit Software GmbH, vertegenwoordigd door J. Vogtmeier, Rechtsanwältin,

—

Commit Business Solutions Ltd, vertegenwoordigd door C. Thomas, Rechtsanwalt,

—

de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde,

—

de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en T. Scharf als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 25 mei 2016,

het navolgende

Arrest

1

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).

2

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen combit Software GmbH en Commit Business Solutions Ltd over een procedure die is ingesteld om deze laatste het gebruik van een woordteken te verbieden.

Toepasselijke bepalingen

3

Verordening nr. 207/2009 werd met ingang van 23 maart 2016 gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21). Gelet op de datum van de feiten van het hoofdgeding wordt deze prejudiciële verwijzing evenwel onderzocht in het licht van verordening nr. 207/2009 zoals deze gold vóór deze wijziging (hierna: ‘verordening nr. 207/2009’).

4

Overweging 3 van verordening nr. 207/2009 luidt als volgt:

‘Om de […] doelstellingen van de [Europese] Unie voort te zetten, is het noodzakelijk in een […] merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt Uniemerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie. Dit beginsel, namelijk dat het Uniemerk een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt.’

5

Artikel 1, lid 2, van deze verordening bepaalt:

‘Het Uniemerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Unie. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Unie mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.’

6

Artikel 8, lid 1, van deze verordening bepaalt:

‘Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[…]

b)

wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.’

7

Artikel 9, lid 1, van deze verordening, in de op de feiten van het hoofdgeding toepasselijke versie, bepaalt:

‘Het [Unie]merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

[…]

b)

dat gelijk is aan of overeenstemt met het [Unie]merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

[…]’

8

Artikel 95, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

‘De lidstaten wijzen op hun grondgebied een zo gering mogelijk aantal nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg aan, hierna ‘rechtbanken voor het Uniemerk’ te noemen, die de hun bij deze verordening opgedragen taken vervullen.’

9

Artikel 96 van deze verordening luidt:

‘De rechtbanken voor het Uniemerk hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van:

a)

alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en — indien naar nationaal recht toegestaan — dreigende inbreuk op Uniemerken;

[…]’

10

Artikel 97 van deze verordening bepaalt:

‘1.

[…] worden de procedures ingevolge de in artikel 96 bedoelde rechtsvorderingen aanhangig gemaakt bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de gedaagde zijn woonplaats heeft of, wanneer hij geen woonplaats heeft in een van de lidstaten, in de lidstaat waar hij een vestiging heeft.

2.

Wanneer de gedaagde woonplaats noch vestiging heeft in een van de lidstaten, worden de procedures aanhangig gemaakt bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de eiser zijn woonplaats heeft, of, indien deze geen woonplaats heeft in een van de lidstaten, in de lidstaat waar hij een vestiging heeft.

[…]’

11

Artikel 98, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

‘Een krachtens artikel 97, leden 1 tot en met 4, bevoegde rechtbank voor het Uniemerk is bevoegd ter zake van:

a)

inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten;

[…]’

12

Artikel 102, lid 1, van deze verordening bepaalt:

‘Wanneer een rechtbank voor het Uniemerk van oordeel is, dat de gedaagde inbreuk op een Uniemerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.’

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

13

combit Software, een vennootschap naar Duits recht, is houdster van het Duitse woordmerk en Uniewoordmerk combit voor waren en diensten op informaticagebied. De activiteiten van deze onderneming bestaan met name in de ontwikkeling en de verkoop van computerprogramma's.

14

Commit Business Solutions, een vennootschap naar Israëlisch recht, verkoopt in een aantal landen, via haar internetsite www.commitcrm.com, computerprogramma's waarop het woordteken ‘Commit’ is aangebracht. Ten tijde van de feiten van het hoofdgeding kon het aanbod in het Duits worden geraadpleegd en konden de computerprogramma's, na de aankoop ervan, in Duitsland worden geleverd.

15

In haar hoedanigheid van houdster van de merken combit heeft combit Software krachtens artikel 97, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bij het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) een rechtsvordering ingesteld tegen Commit Business Solutions. Primair verzocht zij, op grond van het Uniemerk waarvan zij houdster is, Commit Business Solutions te gelasten het gebruik, in de Unie, van het woordteken ‘Commit’ voor de door haar verkochte computerprogramma's te staken. Subsidiair heeft zij met een beroep op haar Duitse merk verzocht, diezelfde vennootschap te gelasten om het gebruik van dit woordteken in Duitsland te staken.

16

Het Landgericht Düsseldorf heeft de hoofdvordering van combit Software afgewezen, maar heeft haar subsidiaire vordering toegewezen.

17

combit Software heeft bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) hoger beroep ingesteld, daar zij van mening was dat het Landgericht Düsseldorf Commit Business Solutions had moeten gelasten, het gebruik van het woordteken ‘Commit’ in de gehele Unie te staken.

18

Het Oberlandesgericht Düsseldorf is van oordeel dat het gebruik van het woordteken ‘Commit’ door Commit Business Solutions gevaar voor verwarring met het merk combit creëert bij de gemiddelde Duitstalige consument.

19

Daarentegen zou geen verwarringsgevaar bestaan bij de gemiddelde Engelstalige consument. Deze consument kan immers gemakkelijk het begripsmatige verschil begrijpen dat bestaat tussen, enerzijds, het Engelse werkwoord to commit en, anderzijds, de term ‘combit’, die bestaat uit de letters ‘com’, voor computer, en de letters ‘bit’, voor binary digit. Voor de Engelstalige consument wordt de fonetische overeenstemming tussen ‘Commit’ en ‘combit’ geneutraliseerd door dit begripsmatige verschil.

20

Deze rechter concludeert dan ook tot het bestaan van verwarringsgevaar in de Duitstalige lidstaten en tot het ontbreken van een dergelijk gevaar in de Engelstalige lidstaten.

21

Hij vraagt zich af op welke manier in een dergelijke situatie het in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 geformuleerde beginsel moet worden toegepast dat het Uniemerk een eenheid vormt, met name wat de beoordeling van het verwarringsgevaar en het in artikel 102, lid 1, van deze verordening bedoelde verbod betreft.

22

In deze omstandigheden heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

‘In welke zin wordt de beoordeling van het verwarringsgevaar bij een Uniewoordmerk beïnvloed indien de fonetische overeenstemming van het Uniemerk met een benaming die daarop inbreuk zou maken, vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in sommige lidstaten wordt geneutraliseerd door een verschil in betekenis, maar vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in andere lidstaten niet?

a)

Moet het verwarringsgevaar worden beoordeeld vanuit het perspectief van de ene of van de andere groep, dan wel vanuit het standpunt van een fictieve gemiddelde consument van alle lidstaten?

b)

Moet het bestaan van een inbreuk op het Uniemerk worden erkend of afgewezen voor de hele Europese Unie indien slechts in een deel verwarringsgevaar bestaat, of moet in dat geval een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende lidstaten?’

Beantwoording van de prejudiciële vraag

23

Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 1, lid 2, artikel 9, lid 1, onder b), en artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat wanneer een rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat het gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerk in een deel van het grondgebied van de Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, deze rechtbank moet oordelen dat sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele grondgebied van de Unie.

24

In dit verband dient eerst erop te worden gewezen dat in een zaak als het hoofdgeding, waarin de aangezochte rechterlijke instantie in haar hoedanigheid van rechtbank voor het Uniemerk uitspraak doet op een krachtens artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 ingesteld beroep, deze rechterlijke instantie overeenkomstig artikel 98, lid 1, van deze verordening bevoegd is om te onderzoeken of sprake is van een inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten.

25

Wanneer, zoals in casu, de aangezochte rechtbank voor het Uniemerk in het kader van de uitoefening van die bevoegdheid vaststelt dat het gebruik van een teken in een deel van de Unie leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerk, terwijl ditzelfde gebruik niet leidt tot een dergelijk gevaar in een ander deel van de Unie, kan deze rechterlijke instantie niet oordelen dat geen sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht. Zij dient integendeel vast te stellen dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidende functie van dit merk en dat bijgevolg het aan dit merk verbonden uitsluitende recht wordt geschonden.

26

In dit verband heeft het Hof in een zaak betreffende het recht van de houder van een Uniemerk om krachtens artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een overeenstemmend Uniemerk dat zou leiden tot verwarringsgevaar, reeds geoordeeld dat een dergelijke oppositie moet worden toegewezen zodra verwarringsgevaar vaststaat in een deel van de Unie, waarbij dit deel bijvoorbeeld het grondgebied van een lidstaat kan zijn (zie in die zin arrest van 18 september 2008, Armacell/BHIM, C-514/06 P, niet gepubliceerd, EU:C:2008:511, punten 56 en 57, alsmede beschikking van 16 september 2010, Dominio de la Vega/BHIM, C-459/09 P, niet gepubliceerd, EU:C:2010:533, punten 30 en 31).

27

Hetzelfde geldt in zaken betreffende het recht van de houder van een Uniemerk om het gebruik te verbieden van een teken dat leidt tot verwarringsgevaar. Artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 beschermt de houder van een Uniemerk tegen elk gebruik dat afbreuk doet of kan doen aan de herkomstaanduidende functie van dit merk [zie met betrekking tot artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 24), waarvan de bewoordingen overeenstemmen met die van artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Derhalve heeft deze merkhouder het recht om een dergelijk gebruik te doen verbieden, zelfs indien in slechts een deel van de Unie afbreuk wordt gedaan aan die functie.

28

Uit het voorgaande volgt dat verwarringsgevaar in het Duitstalige deel van de Unie, zoals in casu door de verwijzende rechter werd vastgesteld, de aangezochte rechtbank voor het Uniemerk ertoe moet brengen te oordelen dat het aan het betrokken merk verbonden uitsluitende recht wordt geschonden.

29

Overeenkomstig artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moet de rechterlijke instantie die deze vaststelling heeft verricht, de voortzetting van de inbreuk of dreigende inbreuk verbieden. Het is juist dat volgens deze bepaling het bestaan van ‘speciale redenen’ kan rechtvaardigen dat een dergelijk verbod niet wordt opgelegd, maar zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, moet deze afwijking restrictief worden uitgelegd en ziet deze enkel op bepaalde buitengewone situaties, die in het hoofgeding niet aan de orde zijn (zie in die zin arresten van 14 december 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, punt 30, en 22 juni 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, punt 33).

30

Teneinde de eenvormige bescherming te waarborgen die het Uniemerk op het gehele grondgebied van de Unie geniet, moet het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken in beginsel van kracht zijn op dit gehele grondgebied [zie met betrekking tot verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), ingetrokken en vervangen bij verordening nr. 207/2009, arrest van 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punten 39–44].

31

Uit punt 48 van het arrest van 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), vloeit evenwel voort dat wanneer, zoals in het hoofdgeding, de rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat het gebruik van het betrokken overeenstemmende teken voor dezelfde waren als die waarvoor het betrokken Uniemerk werd ingeschreven, in het bijzonder om linguïstische redenen geen enkel verwarringsgevaar creëert in een bepaald deel van de Unie en aldaar dus geen afbreuk kan doen aan de herkomstaanduidende functie van dit merk, deze rechtbank de territoriale werking van bovengenoemd verbod moet beperken.

32

Wanneer de rechtbank voor het Uniemerk op basis van elementen die in beginsel door de verwerende partij moeten worden aangebracht, concludeert tot het ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van de Unie, mag het legitieme handelsverkeer dat het gevolg is van het gebruik van het betrokken teken in dat deel van de Unie, niet worden verboden. Zoals de advocaat-generaal in de punten 25 tot en met 27 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zou een dergelijk verbod verder gaan dan het door het Uniemerk verleende uitsluitende recht, aangezien dit recht de houder van dit merk enkel toestaat om zijn specifieke belangen als zodanig te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat dit merk zijn wezenlijke functies kan vervullen (zie in die zin arrest van 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punten 46 en 47).

33

Volgens vaste rechtspraak van het Hof kan de vaststelling van het ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van de Unie enkel worden gebaseerd op een onderzoek van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling moet een visuele, fonetische of begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens omvatten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arrest van 25 juni 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

34

Verder is van belang dat het deel van de Unie waarvoor de aangezochte rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat geen afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de functies van het merk, nauwkeurig door deze rechtbank wordt geïdentificeerd, zodat uit het krachtens artikel 102 van verordening nr. 207/2009 opgelegde verbod ondubbelzinnig blijkt welk deel van het grondgebied van de Unie niet valt onder het verbod van gebruik van het betrokken teken. Wanneer, zoals in casu, deze rechtbank bepaalde taalgebieden van de Unie wil uitsluiten van het verbod van gebruik, zoals taalgebieden die worden omschreven door de term ‘Engelstalig’, dient zij op volledige wijze te preciseren op welke gebieden deze term betrekking heeft.

35

De uitlegging volgens welke het verbod van gebruik van een teken dat leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerk, van toepassing is op het gehele grondgebied van de Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van een dergelijk gevaar is vastgesteld, doet geen afbreuk aan het eenheidskarakter van het Uniemerk als bedoeld in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009, aangezien het recht van de houder van dit merk wordt gehandhaafd om elk gebruik te doen verbieden dat afbreuk doet aan de wezenlijke functies van dit merk.

36

Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 1, lid 2, artikel 9, lid 1, onder b), en artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat wanneer een rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat het gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerk in een deel van het grondgebied van de Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, deze rechtbank moet oordelen dat sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele grondgebied van de Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van verwarringsgevaar werd vastgesteld.

Kosten

37

Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 1, lid 2, artikel 9, lid 1, onder b), en artikel 102, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk moeten aldus worden uitgelegd dat wanneer een rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat het gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerk in een deel van het grondgebied van de Europese Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, deze rechtbank moet oordelen dat sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele grondgebied van de Europese Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van verwarringsgevaar werd vastgesteld.

ondertekeningen

Conclusie 25‑05‑2016

M. Szpunar

Partij(en)

Zaak C-223/151.

combit Software GmbH

tegen

Commit Business Solutions Ltd

[verzoek van het Oberlandesgericht Düsseldorf (regionale appelrechter, Düsseldorf, Duitsland) om een prejudiciële beslissing]

Inleiding

1.

Dit prejudiciële verzoek stelt het Hof in de gelegenheid zijn rechtspraak van het arrest DHL Express France2. verder te ontwikkelen en de voorwaarden te preciseren waaronder een krachtens de artikelen 9, lid 1, onder b), en 102, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Uniemerk3. opgelegd verbod territoriaal kan worden begrensd.

2.

Deze problematiek is gerezen bij een Duitse rechter die als rechtbank voor het Uniemerk uitspraak doet in een inbreukprocedure, die door de houder van het Uniewoordmerk ‘combit’ is ingesteld om het gebruik van het teken ‘Commit’ voor waren en diensten op informaticagebied te verbieden.

Toepasselijke bepalingen

3.

De overwegingen 3 en 16 van verordening nr. 207/2009 luiden als volgt:

‘(3)

Om de […] doelstellingen van de [Unie] voort te zetten, is het noodzakelijk in een merkensysteem [van de Unie] te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt [Unie]merken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de [Unie]. Dit beginsel, namelijk dat het [Unie]merk een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt.

[…]

(16)

Het is strikt noodzakelijk, dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op [Unie]merken rechtsgevolgen voor de gehele [Unie] hebben, zijnde het enige middel om tegenstrijdige beslissingen […] en aantastingen van het eenheidskarakter van het [Unie]merk te voorkomen. […]’

4.

Artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

‘Het [Unie]merk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele [Unie]. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele [Unie] mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.’

5.

Artikel 9, lid 1, van deze verordening4. luidt als volgt:

‘Het [Unie]merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

[…]

b)

dat gelijk is aan of overeenstemt met het [Unie]merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het [Unie]merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

[…]’

6.

Artikel 102, lid 1, van dezelfde verordening luidt:

‘Wanneer een rechtbank voor het [Unie]merk van oordeel is, dat de gedaagde inbreuk op een [Unie]merk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.’

Feiten van het hoofdgeding

7.

combit Software GmbH, een vennootschap naar Duits recht, is houdster van Duitse woordmerken en Uniewoordmerken die het teken ‘combit’ beschermen voor waren en diensten op informaticagebied.

8.

Commit Business Solutions Ltd is een vennootschap naar Israëlisch recht, die in een groot aantal landen door middel van een webwinkel, toegankelijk via haar internetsite (www.commitcrm.com), computerprogramma's verkoopt waarop het woordmerk ‘Commit’ is vermeld. Ten tijde van de feiten van het hoofdgeding kon het aanbod op deze site in het Duits worden geraadpleegd en konden de computerprogramma's na bestelling online, rechtstreeks in Duitsland worden afgeleverd.

9.

combit Software heeft Commit Business Solutions voor het Landgericht Düsseldorf (regionale rechter in eerste aanleg, Düsseldorf, Duitsland), als rechtbank voor het Uniemerk, gedaagd om op grond van verwarringsgevaar met het Uniemerk combit een verbod te verkrijgen op het gebruik in de Europese Unie van het woordmerk ‘Commit’ voor computerprogramma's. Subsidiair heeft verzoekster met een beroep op haar Duitse merk verzocht om het gebruik van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde woordmerk in Duitsland te verbieden.

10.

Het Landgericht Düsseldorf heeft de subsidiaire vordering van combit Software toegewezen en, na te hebben vastgesteld dat er voor de Duitse afnemer van de betrokken waren verwarringsgevaar tussen de tekens ‘combit’ en ‘Commit’ bestond, Commit Business Solutions op grond van het Duitse merk veroordeeld. Het Landgericht Düsseldorf heeft de primaire, op het Uniemerk gebaseerde vordering echter afgewezen, aangezien het Uniemerk niet was gebruikt.

11.

combit Software heeft tegen de beslissing tot afwijzing van haar op het Uniemerk gebaseerde vordering hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf teneinde een verbod voor de hele Unie te verkrijgen.

12.

De verwijzende rechter, fungerend als rechtbank voor het Uniemerk in tweede aanleg, achtte in afwijking van de beslissing in eerste aanleg het door verzoekster gestelde gebruik van het Uniemerk bewezen. Voorts was hij van oordeel dat het bestaan van verwarringsgevaar tussen de betrokken tekens in Duitsland bij gewijsde was beslist, maar dat dat anders was waar het gaat om de Engelstalige landen. Volgens de verwijzende rechter kunnen de consumenten in die landen het merk combit opvatten als een afkorting van de twee woorden ‘com’ en ‘bit’, die op informaticagebied niet erg onderscheidend zijn, en ook direct de betekenis van het woord ‘commit’ begrijpen, zodat de fonetische overeenstemming tussen de litigieuze tekens wordt geneutraliseerd door het verschil in betekenis van de tekens.

13.

Bij de verwijzende rechter rijst dan ook de vraag naar de uitvoering van het beginsel dat het Uniemerk een eenheid vormt in een situatie als die in het hoofdgeding, waarin niet voor alle lidstaten, met name niet voor de Engelstalige landen, het bestaan van verwarringsgevaar kan worden vastgesteld. Enerzijds merkt hij op dat bij een consequente toepassing van dit beginsel de houder van het Uniemerk het gebruik van een conflicterend teken ook in lidstaten waar helemaal geen verwarringsgevaar bestaat, zou kunnen verbieden. Anderzijds wijst hij erop dat, indien de rechtbank voor het Uniemerk het verwarringsgevaar voor elk van de lidstaten apart zou moeten onderzoeken, dit de procedure zou vertragen en aanzienlijke kosten voor partijen zou meebrengen.

Prejudiciële vragen en procedure voor het Hof

14.

Daarop heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

‘In welke zin wordt de beoordeling van het verwarringsgevaar bij een [Unie]woordmerk beïnvloed indien de fonetische overeenstemming van het [Unie]merk met een benaming die daarop inbreuk zou maken, vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in sommige lidstaten wordt geneutraliseerd door een verschil in betekenis, maar vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in andere lidstaten niet?

a)

Moet het verwarringsgevaar worden beoordeeld vanuit het perspectief van de ene of van de andere groep, dan wel vanuit het standpunt van een fictieve gemiddelde consument van alle lidstaten?

b)

Moet het bestaan van een inbreuk op het [Unie]merk worden erkend of afgewezen voor de hele Europese Unie indien slechts in een deel verwarringsgevaar bestaat, of moet in dat geval een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende lidstaten?’

15.

De verwijzingsbeslissing van 12 mei 2015 is op 18 mei 2015 binnengekomen ter griffie van het Hof. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door partijen in het hoofdgeding, de Poolse regering en de Europese Commissie. Met uitzondering van de Poolse regering waren deze partijen ook aanwezig ter terechtzitting op 3 maart 2016.

Analyse

16.

Met de prejudiciële vragen, die ik gezamenlijk zal behandelen, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of aan een verbod dat krachtens artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 in een procedure wegens inbreuk op een Uniemerk wordt opgelegd, een territoriale beperking kan worden verbonden omdat de vaststelling dat er verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, onder b), van deze verordening bestaat, om linguïstische redenen niet geldt voor een of meer lidstaten.

17.

In voorkomend geval vraagt hij ook naar de precieze voorwaarden die daarbij in aanmerking moet worden genomen.

Het beginsel dat het Uniemerk een eenheid vormt

18.

De regeling van het Uniemerk berust op het in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 neergelegde beginsel dat dit merk een eenheid vormt.5.

19.

Dit beginsel vindt zijn rechtvaardiging in het concept zelf van de Unie, als eenvormig grondgebied met één markt.6. Het systeem van het Uniemerk heeft tot doel op de interne markt soortgelijke voorwaarden te bieden als er op een nationale markt bestaan. Eenvormige rechten zoals het Uniemerk garanderen dan ook de eenheid van houderschap op het hele grondgebied waarop zij van toepassing zijn, en verzekeren het vrije verkeer van het product. Daarom heeft het Uniemerk, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald7., dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Unie.8.

20.

Volgens de overwegingen 3 en 16 van verordening nr. 207/2009 leidt dit beginsel ertoe dat Uniemerken in de hele Unie een eenvormige bescherming moeten genieten in die zin, dat het strikt noodzakelijk is dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op Uniemerken rechtsgevolgen hebben voor de gehele Unie.

21.

Niettemin verwijst artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 niet uitdrukkelijk naar de gevolgen van de sancties die op verzoek van de houder van het Uniemerk krachtens artikel 102 worden vastgesteld.

22.

De in het hoofdgeding gerezen problematiek betreft dan ook de ruimere systemische draagwijdte van het beginsel van het eenheidskarakter en werpt de — in de rechtsleer9. veel besproken — vraag op naar de gevolgen van dit beginsel in situaties waarop artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 niet specifiek doelt.

Territoriale werking van het verbod

23.

Uit het eenheidskarakter van het Uniemerk kan worden afgeleid dat een verbod van voortzetting van handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken op een Uniemerk, dat door een rechtbank voor het Uniemerk krachtens artikel 102, lid 2, van verordening nr. 207/2009 wordt opgelegd, zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Unie.

24.

In de eerste plaats strekt de bevoegdheid van een rechtbank voor het Uniemerk bij wie op basis van artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 (betreffende de internationale competentie) een procedure aanhangig wordt gemaakt, zich immers uit tot het gehele grondgebied van de Unie. In de tweede plaats strekt het door deze verordening verleende uitsluitende recht van de houder zich uit tot het gehele grondgebied van de Unie, waarop de Uniemerken eenvormige bescherming genieten.10.

25.

Deze principiële overweging moet echter worden verenigd met het vereiste dat de houder met een beroep op zijn uitsluitend recht niet het gebruik van een teken behoort te kunnen verbieden dat geen afbreuk kan doen aan de functies van het merk.

26.

Volgens vaste rechtspraak verleent verordening nr. 207/2009 de houder van het Uniemerk immers een uitsluitend recht om hem de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen te beschermen, dat wil zeggen om zeker te stellen dat dit merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Derhalve moet de uitoefening van dit recht beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk.11.

27.

Zoals het Hof in het arrest DHL Express France heeft vastgesteld, kan op grond van deze overwegingen de territoriale werking van het verbod in bepaalde gevallen beperkt zijn.12.

28.

Mijns inziens kan het antwoord op de in deze zaak gerezen vragen dan ook in zekere zin uit dit arrest worden afgeleid.

29.

Het Hof was namelijk van oordeel dat, wanneer een rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat de inbreuk of dreigende inbreuk zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie, in het bijzonder omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken vooral om linguïstische redenen geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, moet beperken.13.

30.

Wat het in artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 neergelegde en in casu aan de orde zijnde uitsluitende recht betreft, is de essentiële functie van het merk die eventueel in het gedrang komt, de identificatie van de commerciële herkomst van de gemerkte waar of dienst. In het geval van gebruik van een soortgelijk teken kan afbreuk aan die essentiële functie echter worden uitgesloten, wanneer er geen verwarringsgevaar bestaat.

31.

Uit de voorgaande overwegingen volgt dat voor zover verwarringsgevaar, bijvoorbeeld om linguïstische redenen zoals die gesteld in het hoofdgeding, voor een deel van het grondgebied van de Unie kan worden uitgesloten, zodat het gebruik van een bestreden teken wat dat deel van de Unie betreft geen afbreuk kan doen aan de functies van het merk, die omstandigheid een beperking rechtvaardigt van de territoriale omvang van het krachtens artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 opgelegde verbod.

Voorwaarden voor de beperking

32.

Bij het onderzoek of de territoriale omvang van een verbod in een concreet geval dient te worden beperkt moet de geadieerde rechtbank voor het Uniemerk er rekening mee houden dat een dergelijke beperking een uitzondering is op het beginsel dat het Uniemerk een eenheid vormt.

33.

Deze overweging rechtvaardigt met name een omkering van de bewijslast ten gunste van de eiser van het verbod.

34.

Zoals uit het arrest DHL Express France14. blijkt, staat het aan de verweerder om het bewijs te leveren dat het gebruik van het betrokken teken in een deel van het grondgebied van de Unie geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk.

35.

Een dergelijke regeling van de bewijslast is van invloed op de door de rechtbank voor het Unierecht te verrichten analyse.

36.

In de eerste plaats staat het niet aan de geadieerde rechtbank voor het Uniemerk om te onderzoeken of er voor elke lidstaat afzonderlijk verwarringsgevaar bestaat, aangezien de verweerder de beperking van het verbod moet stellen en onderbouwen voor een specifiek deel van het grondgebied van de Unie.

37.

Op dit punt ben ik het niet eens met het standpunt dat uit de rechtspraak van bepaalde nationale rechters lijkt voort te vloeien.

38.

Zo heeft het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter, Duitsland) in zijn arrest betreffende merken met het voorvoegsel ‘Volks’, dat voornamelijk op artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 betrekking had, niet uitgesloten dat de rechtbank voor het Uniemerk bij een onder b) van dit artikel gebaseerde vordering ambtshalve moet onderzoeken of de vaststelling van verwarringsgevaar voor het hele grondgebied van de Unie geldt.15.

39.

In een relatief recente uitspraak lijkt de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [rechter in eerste aanleg (Engeland en Wales), Verenigd Koninkrijk] van oordeel te zijn dat in het geval van een op artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 gebaseerde vordering van een pan-Europees verbod, de eiser, die de bewijslast voor de inbreuk heeft, moet aantonen dat er in elke lidstaat afzonderlijk verwarringsgevaar bestaat en zich op dit punt niet op ‘vermoedens’ kan baseren.16.

40.

Deze zienswijze is volgens mij onverenigbaar met de uitspraak van het Hof in het arrest DHL Express France, volgens welke het op artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 gebaseerde verbod in beginsel pan-Europese werking heeft, behalve wanneer de verweerder zich daartegen verzet door aan te tonen dat de vaststelling dat er verwarringsgevaar bestaat voor een aantal specifieke lidstaten niet opgaat.17.

41.

Mijns inziens voldoet de eiser van een verbod die houder van het Uniemerk is, aan zijn bewijsverplichting wanneer hij aantoont dat er sprake is van een inbreuk of dreigende inbreuk. De procesrechtelijke bewijslast in verband met de eventuele beperking van het verbod ligt echter geheel bij de verweerder.

42.

Deze bewijslast omvat de stelplicht (onus proferendi) en de bewijslast in strikte zin (onus probandi).18. Daarom zou de geadieerde rechter niet ambtshalve moeten onderzoeken of zijn zienswijze aangaande het bestaan van verwarringsgevaar voor het hele grondgebied van de Unie geldt, behalve wanneer de verweerder dit aspect aanvoert en met specifieke argumenten onderbouwt.

43.

Deze verdeling van de bewijslast, die voor de verweerder de verplichting meebrengt om de noodzaak van de territoriale beperking aan te voeren en aan te tonen, is door een aantal nationale rechters overgenomen.19. Volgens de doctrine wordt deze omkering van de bewijslast volledig gerechtvaardigd door het feit dat het gaat om een uitzondering op het beginsel dat het Uniemerk een eenheid vormt. Het staat dan ook aan de verweerder om aan te tonen dat de vaststelling dat de rechten van de houder worden aangetast, niet geldt voor een aantal specifieke lidstaten.20.

44.

In de tweede plaats moet de geadieerde rechtbank voor het Uniemerk ook bij het vaststellen van het niveau van het door de verweerder te leveren bewijs rekening houden met het uitzonderlijke karakter van de territoriale beperking van het verbod.

45.

Op dit punt moet er duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen twee zaken.

46.

Enerzijds vormen de stel- en bewijsplicht in strikte zin aspecten die uitsluitend door het uniforme merkenrecht van de Unie worden geregeld, aangezien zij nauw verband houden met de toepassing van het materiële recht. Volgens vaste rechtspraak kan de bewijslastverdeling waar het gaat om het Uniemerk overigens niet door het nationale recht worden bepaald, maar wordt deze beheerst door het Unierecht. Als deze vraag van het nationale recht van de lidstaten zou afhangen, zou het doel van een uniforme bescherming van het Uniemerk in gevaar kunnen komen.21.

47.

Anderzijds worden het niveau van het vereiste bewijs en de bewijsmiddelen autonoom beheerst door het nationale recht van de lidstaat van de geadieerde rechtbank. Het gaat immers om procesrechtelijke aspecten die overeenkomstig artikel 101, lid 3, van verordening nr. 207/2009 onderworpen blijven aan haar nationale recht, afgezien van de aspecten die in deze verordening uitdrukkelijk worden genoemd.

48.

Bij de toepassing van de nationale regels betreffende het niveau van het bewijs en de bewijsmiddelen moet de geadieerde rechtbank er echter voor zorgen dat het doel van de uniforme bescherming van het Uniemerk niet in gevaar wordt gebracht.

49.

Mijns inziens kan de levering van het bewijs dat het verwarringsgevaar geografisch beperkt is, een aanzienlijke inspanning vergen, met name wanneer dat bewijs een ander land betreft dan dat van de geadieerde rechtbank. Gelet op het bovenstaande moet de verweerder voor het verkrijgen van een beperking van de territoriale omvang van het verbod dit aspect aanvoeren en met specifieke argumenten onderbouwen. Bovendien kan een rechtbank voor het Uniemerk, voor zover de nationale procesrechtelijke regels hierin voorzien, van de verweerder verlangen het concrete bewijs te leveren op grond waarvan een dreigende inbreuk in een of meer lidstaten kan worden uitgesloten.

50.

In het licht van al deze opmerkingen moet de territoriale werking van het verbod worden beperkt wanneer de verweerder specifieke argumenten aanvoert op grond waarvan het bestaan van verwarringsgevaar in een of meer landen kan worden uitgesloten, en daartoe sluitend bewijs levert. Het staat derhalve niet aan een rechtbank voor het Uniemerk die op basis van artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 is geadieerd, om ambtshalve te onderzoeken of er voor elke lidstaat afzonderlijk verwarringsgevaar bestaat.

Doeltreffendheid van het verbod

51.

Ik wil eraan herinneren dat de rechtbank voor het Uniemerk bij het opleggen van het verbod zich in het bijzonder ervan moet verzekeren dat de genomen maatregel doeltreffend, evenredig en afschrikkend is en zodanig wordt toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik.22.

52.

Op dit punt dient deze rechtbank ervoor te zorgen dat het verbod van voortzetting van handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken — wanneer dit verbod een territoriale beperking heeft — doeltreffend blijft gelet op de specifieke omstandigheden van de markt.

53.

Ik wil opmerken dat het Hof bij zijn overweging in punt 48 van het arrest DHL Express France23. over de mogelijkheid om het verbod territoriaal te beperken heeft verwezen naar de omstandigheden van het hoofdgeding. Daaruit kan worden afgeleid dat in bepaalde gevallen, die door andere omstandigheden worden gekenmerkt, een beperking van de territoriale omvang van het verbod in strijd zou zijn met de doelstelling van de uniforme bescherming van het Uniemerk.

54.

Dat zou mijns inziens het geval kunnen zijn wanneer in verband met de omstandigheden van de markt waarop de inbreuk plaatsvindt, zoals in casu de markt voor via internet verkochte computerprogramma's, moet worden aangenomen dat de inbreuk op het hele grondgebied van de Unie betrekking heeft.

55.

De geadieerde rechtbank voor het Unierecht moet bij het opleggen van een verbod dan ook tevens rekening houden met de wijze waarop de betrokken waren worden verhandeld, teneinde te beslissen of het verbod door de beperking van de territoriale omvang ervan zijn doeltreffendheid zou kunnen verliezen.

Conclusie

56.

Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Oberlandesgericht Düsseldorf (regionale appelrechter, Düsseldorf, Duitsland) als volgt te beantwoorden:

De omstandigheid dat verwarringsgevaar voor een of meer lidstaten om linguïstische redenen kan worden uitgesloten, kan een territoriale beperking van het verbod rechtvaardigen dat door een rechtbank voor het Uniemerk wordt opgelegd krachtens de artikelen 9, lid 1, onder b), en 102, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk.

Een dergelijke beperking is geboden wanneer de verweerder specifieke argumenten aanvoert op grond waarvan het bestaan van verwarringsgevaar in een of meer landen kan worden uitgesloten, en in voorkomend geval daartoe sluitend bewijs levert. Het staat derhalve niet aan een rechtbank voor het Uniemerk die op basis van artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 is geadieerd, om ambtshalve te onderzoeken of er voor elke lidstaat afzonderlijk verwarringsgevaar bestaat. Bovendien behoort deze rechtbank de territoriale omvang van het verbod niet te beperken wanneer het verbod hierdoor zijn doeltreffendheid zou kunnen verliezen.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.