Rb. Gelderland, 13-09-2017, nr. C/05/312385 / HA ZA 16-623

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het (gecorrigeerde) tussenvonnis van 27 maart 2017

- het proces-verbaal van comparitie van 21 juni 2017.

Ten slotte is vonnis bepaald.

ExcluFloorS drijft vanaf 31 augustus 2015 onder de handelsnaam ExcluFloorS een onderneming die handelt in exclusieve vloeren, te weten PVC vloeren en karpetten.

Op 21 juli 2015 heeft de [bestuurder ExcluFloorS] (hierna: [Bestuurder Eiser] ), middellijk bestuurder van ExcluFloorS, het volgende woord-/beeldmerk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) onder het inschrijvingsnummer 0974965 (depotnummer 1310078) ingeschreven voor waren en/of diensten in de klassen 19 (onder meer bouwmaterialen), 35 (onder meer reclame) en 37 (onder meer reparaties en installatiewerkzaamheden van PVC vloeren):

[Bestuurder Eiser] heeft aan ExcluFloorS een exclusieve licentie verleend voor het gebruik van dit merk.

Exclu-Floors dreef tot 15 oktober 2015 onder de handelsnaam The Island Company een onderneming die onder andere handelt in exclusieve vloeren, waaronder ook PVC vloeren. Op 15 oktober 2015 heeft Exclu-Floors haar statuten gewijzigd en ook haar handelsnaam gewijzigd in Exclu-Floors. Sindsdien handelt zij onder deze handelsnaam.

Exclu-Floors heeft de volgende domeinnamen geregistreerd:

- op 18 juli 2015 de domeinnaam www.exclu-floors.be,

- op 25 september 2015 de domeinnaam www.exclu-floors.com,

- op 26 november 2015 de domeinnaam www.exclufloors.lu, en

- op 23 december 2015 de domeinnaam www.exclu-floors.lu.

Volgens ExcluFloorS maakt Exclu-Floors door het gebruik van het teken Exclu-Floors inbreuk op zowel het merk als de handelsnaam van ExcluFloorS. Op 5 januari 2016 is ExcluFloorS daarom in contact getreden met Exclu-Floors teneinde te trachten in onderling overleg tot overeenstemming te komen. Dit heeft echter niets opgeleverd.

Bij brief van 11 juni 2016 heeft [Bestuurder Eiser] onder meer het volgende aan [medewerker Exclu-Floors]

bericht:

Vanaf 5 januari 2016 zijn we met u in contact getreden over het gebruik van de naam Exclu Floors.

We hebben u toen verwittigd dat we de naam Europees hebben geregistreerd en dat we in principe niet wilden dat u deze naam gebruikt.

Daarop volgend is er emailverkeer heen en weer geweest en hebben we 2 afspraken met uw bedrijf gemaakt: te weten op donderdag 11 februari 2016 te Antwerpen en op maandag 25 april te Sint-Martens-Latem. In beide gesprekken is naar voren gekomen dat [medewerker Exclu-Floors] beslissingsbevoegd was. In die beide gesprekken is door [medewerker Exclu-Floors] aangegeven om liever met ons samen te werken dan om de naam Exclu Floors te laten vallen.

Nu u aangeeft dat u de door ons gestuurde factuur betwist, verbaast dat ons ten zeerste. Zeker ook omdat u nu toch ineens degene blijkt te zijn die beslist over de dagelijkse gang van zaken van het bedrijf Exclu Floors.

We hebben er totaal geen moeite mee om geen relatie aan te gaan, echter zal dat er toe leiden dat we u verzoeken om per direct alle communicatie met gebruik van de naam Exclu Floors te beëindigen.

Bij brief van 14 juni 2016 heeft [Bestuurder Eiser] Exclu-Floors nogmaals verzocht om per direct alle communicatie-uitingen waarin de naam Exclu Floors wordt gebruikt te beëindigen.

Op 27 juni 2016 heeft de merkgemachtigde van ExcluFloorS, Markenizer, nog een poging gedaan het geschil in onderling overleg op te lossen.

Op 18 juli 2016 heeft Markenizer namens ExcluFloorS een zogenaamde UDRP-procedure (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) bij het WIPO (World Intellectual Propery Organization) aanhangig gemaakt. Op 12 september 2016 heeft het administratieve panel van het WIPO uitspraak gedaan in deze zaak. Kort gezegd is beslist dat Exclu-Floors de domeinnaam www.exclu-floors.com te kwader trouw heeft geregistreerd en dat deze domeinnaam aan ExcluFloorS dient te worden overgedragen.

Exclu-Floors is vervolgens overgegaan tot het overdragen van de domeinnaam www.exclu-floors.com aan ExcluFloorS.

Op 31 oktober 2016 heeft Markenizer een laatste sommatiebrief aan Exclu-Floors gezonden. Hierop is geen reactie gekomen.

in conventie

ExcluFloorS vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. voor recht verklaart dat Exclu-Floors met het gebruik van het teken, waaronder doch niet

uitsluitend door het geregistreerd houden en gebruik van de domeinnamen, inbreuk

maakt, althans heeft gemaakt, op het merk en/of de handelsnaam van ExcluFloorS, dan

wel anderszins onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld en dat Exclu-Floors voor de

door ExcluFloorS in dat kader geleden en nog te lijden schade aansprakelijk is en

gehouden is deze schade te vergoeden, nader op te maken bij staat,

2. Exclu-Floors gebiedt om de in de dagvaarding beschreven merkinbreuken en

handelsnaaminbreuken alsook iedere andere (directe of indirecte) inbreuk op het merk en

de handelsnaam op welke wijze ook met onmiddellijke ingang na betekening van dit

vonnis te staken en gestaakt te houden, onder meer door zich omgaand te (blijven)

onthouden van elk gebruik van het teken of een daarmee overeenstemmend teken –

waaronder begrepen als domeinnaam – in de gehele Benelux, althans in Nederland,

3. Exclu-Floors gebiedt binnen drie dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen

dat nodig is om de domeinnamen www.exclu-floors.be, www.exclufloors.lu en

www.exclu-floors.lu op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan ExcluFloorS,

zulks op kosten van Exclu-Floors en met gelijktijdige toezending aan de advocaat van

ExcluFloorS (mr. A.I.P. Martens) van een kopie van alle correspondentie ter zake, met de

betreffende instanties,

4. bepaalt dat bij gebreke van correcte en/of tijdige voldoening door Exclu-Floors aan punt

3, ExcluFloorS wordt gemachtigd om de overdracht van de domeinnamen te realiseren

(ex artikel 3:299 BW), althans dat ExcluFloorS wordt aangewezen als vertegenwoordiger

ex artikel 3:300 lid 1 BW, met bepaling dat de door ExcluFloorS ten behoeve van de

overdracht van de domeinnamen te verrichten rechtshandelingen haar goedkeuring

hebben,

5. Exclu-Floors veroordeelt tot betaling aan ExcluFloorS van een dwangsom van € 2.500,00

voor iedere overtreding van de hierboven onder punt 2 en 3 bedoelde geboden, alsook

voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat Exclu-Floors met de nakoming van

deze ge- en verboden geheel of deels in gebreke blijft,

6. Exclu-Floors veroordeelt in de kosten van het geding, te begroten ex artikel 1019h Rv

conform de door ExcluFloorS overgelegde specificatie, althans op een door de rechtbank

in goede justitie vast te stellen bedrag, een en ander te vermeerderen met de wettelijke

rente vanaf zeven dagen na betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening.

Exclu-Floors voert verweer.

in reconventie

Exclu-Floors vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis het Beneluxmerk van ExcluFloorS, gekend onder nummer 0974965, nietig verklaart, met veroordeling van ExcluFloorS in de kosten van dit geding.

ExcluFloorS voert verweer.

in conventie en in reconventie

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in conventie en in reconventie

Nu Exclu-Floors is gevestigd in België en ExcluFloorS in Nederland, heeft de rechtsverhouding tussen partijen een internationaal karakter en dient de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt.

Nu de gestelde onrechtmatige en inbreukmakende handelingen mede in Nederland, ook in dit arrondissement, hebben plaatsgevonden of dreigen plaats te vinden, is de Nederlandse rechter op grond van artikel 7 lid 2 van Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (de Herschikte EEX-Verordening), internationaal en relatief bevoegd tot kennisname van het geschil. Exclu-Floors heeft de (relatieve) bevoegdheid overigens ook niet bestreden.

De bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen in conventie en in reconventie vloeit voort uit het bepaalde in artikel 4.6 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

Nu Nederland het land is waar de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten wordt gevraagd, zal de rechtbank op grond van artikel 8 lid 1 van Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome-II) de vorderingen naar Nederlands recht beoordelen.

Omdat de toewijsbaarheid van de vorderingen in conventie afhangt van de toewijsbaarheid van de reconventionele vordering, zal de rechtbank eerst de vordering in reconventie beoordelen.

in reconventie

Exclu-Floors stelt met een beroep op artikel 2.28 lid 1 sub b en c BVIE dat het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS nietig dient te worden verklaard. Volgens haar mist dit merk elk onderscheidend vermogen en bestaat het merk louter uit tekens of benamingen die in de handel (kunnen) dienen tot aanduiding van de soort van producten.

Op grond van artikel 2.28 BVIE kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen van de inschrijving van een merk dat elk onderscheidend vermogen mist (lid 1 sub b) en van de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten (lid 1

sub c).

Uit het Postkantoor-arrest (HvJEG 12 februari 2004, NJ 2006, 531) volgt dat een woordmerk dat de kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van sub c in ieder geval ook elk onderscheidend vermogen mist voor deze waren of diensten in de zin van sub b. Het algemeen belang dat met de weigeringsgrond van sub c wordt nagestreefd is dat dergelijke tekens of benamingen voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven.

Nu de weigeringsgrond onder sub c is te kwalificeren als een species van sub b, zal de rechtbank eerst onderzoeken of het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

Het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS bestaat enerzijds uit het samengestelde woord ‘ExcluFloorS’ en anderzijds uit de toevoegingen ‘with’ en ‘you’ll get more’. Zij vormen tezamen derhalve de slagzin ‘with ExcluFloorS you’ll get more’. Onder dit woord-/beeldmerk worden exclusieve PVC vloeren en karpetten aangeboden.

Partijen zijn het erover eens dat het dominerende bestanddeel van dit woord-/beeldmerk het samengestelde woord ’ExcluFloorS’ betreft. Volgens Exclu-Floors is dit woord louter beschrijvend voor de soort van producten, namelijk exclusieve vloeren, en bestaat het woord-/beeldmerk dus louter uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort. De rechtbank volgt Exclu-Floors hierin niet. Het woord ‘ExcluFloorS’ bestaat uit de bestanddelen ‘Exclu’ en ‘Floors’. Het Engelse woord ‘floors’ betekent ‘vloeren’. Het bestanddeel ‘exclu’ is geen woord, noch in het Engels, noch in het Nederlands. Het is zelfs geen bestaande afkorting, zoals ExcluFloorS terecht betoogt. Doorgaans wordt het woord ‘exclusief’ namelijk afgekort met ‘excl.’ en niet met ‘exclu’. Daarmee is ‘exclu’ een niet gangbare of gebruikelijke afkorting van het woord ‘exclusief’ of ‘exclusive’. De rechtbank verwijst in dit verband nog naar de uitspraak van het administratieve panel van het WIPO van 12 september 2016 (zie 2.10), dat in dit verband overwoog: “Moreover, the word component “exclu” alone is not a mere dictionary term within Complainant’s trademark, but rather a derivation of the term “exclusive” and, therefore enjoys an increased level of distinctiveness”.

Nu het woord ‘ExcluFloorS’ bestaat uit een samenvoeging van een bestaand Engels woord en een niet bestaande afkorting van een (Engels) woord is naar het oordeel van de rechtbank sprake van een verrassende en ongebruikelijke samenstelling en komt het woord ‘ExcluFloorS’ onderscheidingskracht toe. Dit betekent dat het woord ‘ExcluFloorS’ – en daarmee ook het woord-/beeldmerk – niet louter beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het woord-/beeldmerk is ingeschreven. Aan de vereisten van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE is dan ook niet voldaan.

Vervolgens dient te worden onderzocht of het woord-/beeldmerk al dan niet onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE. Het vereiste dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben, houdt in dat het merk zich moet lenen om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld op basis van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd en van de perceptie door de betrokken marktsectoren, bestaande uit de consumenten van die waren en diensten. Het gaat daarbij om de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijke omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten.

Exclu-Floors stelt dat de bestanddelen ‘exclu’ en ‘floors’ uit het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS louter beschrijvend zijn en elk onderscheidend vermogen missen. De combinatie van ‘exclusive’ en ‘floors’ is niet verrassend noch creatief en is voor de hand liggend. Deze combinatie zal niet bijzonder de aandacht trekken, aldus Exclu-Floors. Voorts stelt Exclu-Floors dat het woord-/beeldmerk geen enkel figuratief element bevat en dat er sprake is van een veelvoorkomend lettertype dat geen figuratieve waarde heeft. Ook zijn de kleur en het kleine kleurverschil in het woord ‘ExcluFloorS’ niet opvallend en zal dit niet de aandacht van de consument trekken. Het boven- en onderschrift is in verhouding tot het woord ‘ExcluFloorS’ klein en niet opvallend en kan evenmin een onderscheidend vermogen geven aan het merk.

Hiervoor is reeds overwogen dat met betrekking tot het woord ‘ExcluFloorS’ sprake is van een verrassende en ongebruikelijke samenstelling waaraan onderscheidingskracht toekomt. Daarenboven is de rechtbank van oordeel dat het woord-/beeldmerk wel degelijk verschillende grafische elementen bevat die de aandacht van het relevante publiek zullen trekken. De rechtbank wijst met name op de combinatie van het woord ‘ExcluFloorS’ met de toevoegingen ‘with’ en ‘you’ll get more’, waardoor een slagzin ontstaat, het feit dat het woord ‘ExcluFloorS’ en de toevoegingen ieder een eigen lettertype en kleur hebben en het feit dat het woord ‘ExcluFloorS’ is weergegeven in twee kleuren groen. Aldus heeft het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS elementen die van elkaar afwijken in kleur, lengte, grootte en positie, hetgeen maakt dat er in zijn totaliteit bezien een beeld ontstaat dat meer is dan enkel het woord ‘ExcluFloorS’. Op grond van een en ander heeft het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS derhalve onderscheidend vermogen. Hieraan doet niet af dat de combinatie van ‘exclu’ met een product een veel gebruikte combinatie is, zoals Exclu-Floors betoogt.

De slotsom is dat ook niet aan de vereisten van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE is voldaan. De vordering tot nietigverklaring zal derhalve worden afgewezen.

in conventie

Merkenrecht

ExcluFloorS stelt dat Exclu-Floors door het gebruik van het teken Exclu-Floors als handelsnaam inbreuk maakt op het aan ExcluFloorS toekomende woord-/beeldmerk. Ook maakt Exclu-Floors volgens ExcluFloorS met de onder 2.5 opgenomen domeinnamen inbreuk op het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS.

Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan de houder van een merk het gebruik van een teken verbieden dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

De rechtbank overweegt in de eerste plaats dat het teken Exclu-Floors in het economisch verkeer wordt gebruikt voor nagenoeg dezelfde, maar in ieder geval voor soortgelijke waren als waarvoor ExcluFloorS haar woord-/beeldmerk heeft geregistreerd.

ExcluFloorS drijft onder de handelsnaam ExcluFloorS een onderneming die handelt in exclusieve vloeren, te weten PVC vloeren en karpetten, terwijl onder het teken eveneens exclusieve vloeren worden aangeboden, waaronder ook PVC vloeren.

Voor een geslaagd beroep op voornoemd artikel is verder vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS en het teken Exclu-Floors, globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de normaal geïnformeerde en redelijke omzichtige en oplettende gemiddelde consument) verwarring wordt gewekt tussen het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS en het teken Exclu-Floors (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen beiden (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen.

De rechtbank stelt voorop dat hiervoor in reconventie in de rechtsoverwegingen 4.12 en 4.15 reeds is overwogen dat het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS onderscheidend vermogen heeft.

Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming moet in de eerste plaats in aanmerking worden genomen dat de waren waarvoor het woord-/beeldmerk, respectievelijk het teken worden gebruikt nagenoeg dezelfde, maar in ieder geval soortgelijk zijn. Vervolgens is van belang dat bij vergelijking van het woord-/beeldmerk met het door Exclu-Floors gebruikte teken opvalt dat merk en teken auditief identiek zijn. Ook begripsmatig is er overeenstemming, nu beide tekens uitdrukken dat exclusieve vloeren worden aangeboden. Ten slotte is er visueel sprake van een zeer grote mate van overeenstemming. Tussen partijen is namelijk niet in geschil dat het dominerende bestanddeel van het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS het samengestelde woord ’ExcluFloorS’ betreft. Dit woord is in visueel opzicht vrijwel identiek aan het teken Exclu-Floors. De enige verschillen betreffen de kleur – het samengestelde woord ‘ExcluFloorS’ is weergegeven in de kleuren neongroen en donkergroen –, het koppelteken tussen ‘exclu’ en ‘floors’ in het teken van Exclu-Floors, dat in het samengestelde woord ‘ExcluFloorS’ ontbreekt en de hoofdletter S in het samengestelde woord ‘ExcluFloorS’, dat in het teken van Exclu-Floors ontbreekt. Deze verschillen zijn echter van ondergeschikt belang, nu in aanmerking moet worden genomen dat aan de punten van gelijkenis meer gewicht moet worden toegekend dan aan deze (marginale) verschillen.

Het voorgaande leidt ertoe dat de totaalindruk van merk en teken, globaal beoordeeld, zodanig is dat sprake is van een zeer grote mate van overeenstemming tussen het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS en het teken van Exclu-Floors.

Gelet op deze zeer grote mate van overeenstemming, het feit dat de aangeboden waren waarvoor het woord-/beeldmerk, respectievelijk het teken worden gebruikt nagenoeg dezelfde, maar in ieder geval soortgelijk zijn, alsmede het feit dat het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS onderscheidend vermogen heeft, is de rechtbank van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval afnemers van exclusieve (PVC)vloeren, verwarring kan ontstaan. Zo de gemiddelde afnemer het woord-/beeldmerk al niet met het teken van Exclu-Floors zal verwarren, wordt in ieder geval de indruk gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het woord-/beeldmerk en het teken. Doorslaggevend is daarbij de zeer grote mate van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming, in samenhang met de soortgelijkheid van de waren.

De slotsom is dat Exclu-Floors in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Met betrekking tot de stelling van ExcluFloorS dat het gebruik van de eerdergenoemde domeinnamen ook merkinbreuk oplevert, overweegt de rechtbank het volgende.

Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan de houder van een merk het gebruik van een teken verbieden dat gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Vaststaat dat Exclu-Floors de domeinnamen ‘exclu-floors.be’, ‘exclufloors.lu’ en ‘exclu-floors.lu’ heeft geregistreerd (zie 2.5). Volgens vaste rechtspraak moet worden aangenomen dat reeds het registreren en geregistreerd houden van een domeinnaam die het (woord-/beeld)merk van een ander bevat, gebruik inhoudt “anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

De rechtbank is voorts van oordeel dat Exclu-Floors geen geldige reden heeft voor het gebruik van het samengestelde woord ‘ExcluFloorS’. Het is vaste rechtspraak dat het hebben van een redelijk belang tot gebruik van een teken op zichzelf geen geldige reden oplevert. Van een geldige reden is eerst sprake wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruik onthoudt. Een zodanige noodzaak is in het onderhavige geval gesteld noch gebleken.

Ten slotte is de rechtbank van oordeel dat Exclu-Floors door het gebruik van het samengestelde woord ‘ExcluFloorS’ in de verschillende domeinnamen bij (potentiële) afnemers ten onrechte de indruk wekt dat enig verband bestaat tussen beide ondernemingen. Hierdoor is er sprake van een reëel gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS. Bovendien wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dit woord-beeldmerk, nu moet worden aangenomen dat Exclu-Floors (onder meer) met de producten van ExcluFloorS vergelijkbare en dus concurrerende producten verkoopt, namelijk exclusieve vloeren, waaronder PVC vloeren.

Een en ander voert tot de slotsom dat Exclu-Floors met het gebruik van de domeinnamen ‘exclu-floors.be’, ‘exclufloors.lu’ en ‘exclu-floors.lu’ in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

Handelsnaamrecht

ExcluFloorS stelt met verwijzing naar artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) dat Exclu-Floors met het gebruik van het teken Exclu-Floors ook inbreuk maakt op haar handelsnaam.

Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten.

Voorop wordt gesteld dat een handelsnaam, gelet op artikel 1 Hnw, de naam is waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Niet in geschil is dat in de onderhavige zaak ExcluFloorS en Exclu-Floors de namen zijn die naar het publiek toe worden gebruikt als aanduiding van de betreffende onderneming. Bij de beoordeling zal dan ook worden uitgegaan van deze twee handelsnamen.

Niet in geschil is verder dat ExcluFloorS de handelsnaam ExcluFloorS eerder voerde dan Exclu-Floors de handelsnaam Exclu-Floors.

De rechtbank stelt vervolgens vast dat, zoals hiervoor ten aanzien van het merkenrecht reeds is overwogen, de handelsnaam Exclu-Floors slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam ExcluFloorS en dat de aanwezige verschillen marginaal en daarmee van ondergeschikt belang zijn.

Cruciaal is derhalve de vraag of de zeer geringe mate waarin de handelsnaam Exclu-Floors afwijkt van de handelsnaam ExcluFloorS, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, tot gevolg heeft dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, dat wil zeggen gevaar voor verwarring bij het publiek kan doen ontstaan. Voorwaarde is daarbij wel dat de handelsnaam van ExcluFloorS voldoende onderscheidend vermogen heeft.

Kenmerkend voor het Handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. Volgens vaste jurisprudentie wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Hiervoor is reeds overwogen dat aan het woord ‘ExcluFloorS’ onderscheidingskracht toekomt.

Naar het oordeel van de rechtbank richten partijen zich evenwel niet op dezelfde markt. Weliswaar bieden beide ondernemingen exclusieve vloeren aan in het hogere segment, waaronder PVC vloeren, waardoor de aard van de ondernemingen zeer nauw verwant is, maar doen zij dat in verschillende landen. ExcluFloorS richt zich enkel op Nederland, terwijl Exclu-Floors zich alleen richt op België en Luxemburg. ExcluFloorS verwijst nog naar productie 5 bij dagvaarding. Dit betreft een kopie van het blad ‘Renoscripto’, een nationaal vaktijdschrift voor architecten en de volledige projectmarkt, van december 2015 en januari en februari 2016, waarin op pagina 2 in een artikel over Exclu-Floors onder meer staat vermeld dat Exclu-Floors de exclusieve verdeling heeft van een aantal topmerken (…), topkwaliteit in samengesteld parket en verkrijgbaar tot lengtes van 12 meter, “voor de hele Benelux-markt”. Zonder nadere toelichting van ExcluFloorS, die ontbreekt, kan uit deze enkele passage niet worden afgeleid dat Exclu-Floors effectief op de Nederlandse markt actief is onder de handelsnaam Exclu-Floors. Gelet op de gemotiveerde betwisting van Exclu-Floors had het op de weg van ExcluFloorS gelegen om nader te concretiseren dat Exclu-Floors ook is gericht op de Nederlandse markt en/of dat zij in Nederland reclame maakt en/of dat zij actief klanten werft in Nederland. Dit geldt te meer nu ExcluFloorS alleen is gevestigd in Nederland en Exclu-Floors alleen is gevestigd in België. Bij gebreke hiervan is naar het oordeel van de rechtbank bij het relevante publiek geen verwarring te duchten tussen ExcluFloorS en Exclu-Floors. Gelet op de gescheiden markten kan niet worden geoordeeld dat het relevante publiek gemakkelijk in de veronderstelling kan komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen beide ondernemingen. Hieraan doet niet af dat Exclu-Floors als gevolg van het gebruik van een website op internet ook actief kan zijn in Nederland. Dit leidt tot de conclusie dat Exclu-Floors niet in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Onrechtmatig handelen

ExcluFloorS stelt dat Exclu-Floors meer in algemene zin onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. De onrechtmatigheid bestaat uit een aaneenschakeling van gebeurtenissen die erop zijn geënt om in het vaarwater van ExcluFloorS te zitten. Zo is Exclu-Floors pas nadat het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS is gedeponeerd en nadat ExcluFloorS de handelsnaam ExcluFloorS is gaan voeren het verwarringwekkende teken Exclu-Floors gaan gebruiken voor precies dezelfde waren in precies dezelfde niche markt. Bovendien, zo stelt ExcluFloorS, heeft Exclu-Floors de domeinnamen geregistreerd, wetende dat ExcluFloorS reeds het woord-/beeldmerk had gedeponeerd en de handelsnaam ExcluFloorS voerde. Ten slotte volgt uit de uitspraak van het administratieve panel van het WIPO van 12 september 2016 dat Exclu-Floors in ieder geval de domeinnaam www.exclu-floors.com te kwader trouw heeft geregistreerd, aldus ExcluFloorS. Als gevolg van een en ander heeft ExcluFloorS schade geleden.

De rechtbank stelt voorop dat het gebruik van het teken Exclu-Floors op zich niet onrechtmatig is jegens ExcluFloorS. Er dient sprake te zijn van bijkomende omstandigheden waardoor sprake kan zijn van ongeoorloofde concurrentie, zoals kwade opzet, parasiteren, het bewust afhandig maken van klanten van ExcluFloorS of het nodeloos veroorzaken van verwarring in gevallen waarin dit eenvoudig is te voorkomen.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft ExcluFloorS onvoldoende dergelijke bijkomende omstandigheden gesteld. Het is weliswaar juist dat Exclu-Floors het teken Exclu-Floors als handelsnaam is gaan voeren en als domeinnaam is gaan gebruiken nadat ExcluFloorS haar woord-/beeldmerk had gedeponeerd en nadat zij de handelsnaam ExcluFloorS is gaan voeren, maar dat zij daarbij bewust heeft willen aanhaken bij of heeft willen profiteren van de handelsnaam van ExcluFloorS is onvoldoende gebleken. In dit verband neemt de rechtbank in ogenschouw, zoals hiervoor in het kader van het Handelsnaamrecht reeds is overwogen, dat partijen zich niet op dezelfde markt richten, nu ExcluFloorS zich enkel richt op Nederland en Exclu-Floors alleen op België en Luxemburg. ExcluFloorS is ook alleen gevestigd in Nederland, terwijl Exclu-Floors is gevestigd in België. Aldus is bij het relevante publiek geen verwarring te duchten tussen ExcluFloorS en Exclu-Floors. Dat Exclu-Floors doelbewust in het vaarwater van ExcluFloorS is gaan zitten kan dan ook niet worden gezegd, nog daargelaten dat ExcluFloorS op dit punt op geen enkele wijze heeft onderbouwd waaruit de concrete schade bestaat/heeft bestaan. Andere bijkomende omstandigheden die zouden kunnen leiden tot onrechtmatig handelen van Exclu-Floors zijn gesteld noch gebleken. De conclusie is dat Exclu-Floors niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens ExcluFloorS.

Vorderingen

Resumerend handelt Exclu-Floors in strijd met artikel 2.20 lid 1 onder b en d BVIE.

Het gevorderde onder 3.1 sub 1 is toewijsbaar voor zover dit ziet op het merkenrecht. De gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure is eveneens toewijsbaar. Daarvoor is immers vereist, maar ook voldoende, dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Naar het oordeel van de rechtbank is aannemelijk dat ExcluFloorS als gevolg van het handelen van Exclu-Floors schade heeft geleden, onder meer bestaande uit het verlies aan onderscheidend vermogen van het woord-/beeldmerk, reputatieschade en winstderving door het verlies aan klanten. De schadestaatprocedure leent zich ervoor om het bestaan en de omvang van deze schadeposten nader te onderzoeken.

Het gevorderde onder 3.1 sub 2 en 3 is eveneens toewijsbaar voor zover dit ziet op het merkenrecht. De in dat verband gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd.

Het gevorderde onder 3.1 sub 4 ligt in voege zoals hierna aangegeven ook voor toewijzing gereed, nu Exclu-Floors hiertegen geen verweer heeft gevoerd.

Proceskosten

Exclu-Floors zal als de zowel in conventie als in reconventie (overwegend) in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. ExcluFloorS heeft op grond van artikel 1019h Rv veroordeling van Exclu-Floors gevorderd in de volledige proceskosten. Uit hoofde van die bepaling komen desgevorderd de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt voor vergoeding in aanmerking, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. ExcluFloorS heeft deze kosten onder overlegging van een specificatie (productie 14) gesteld op € 17.782,00. Uit de stellingen van ExcluFloorS kan worden afgeleid dat dit bedrag ziet op de werkelijke kosten van het geding, zowel in conventie als in reconventie. De vordering in reconventie hangt ook volledig samen met die in conventie. Een en ander is door Exclu-Floors niet weersproken.

Hoewel het geschil in conventie niet geheel betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten – een van de grondslagen ziet op onrechtmatig handelen – heeft ExcluFloorS daarmee in haar kostenoverzicht kennelijk geen rekening gehouden. De rechtbank zal hieraan echter geen consequenties verbinden, nu het gaat om een klein onderdeel, dat bovendien enkel is onderbouwd met stellingen die ook zijn ingenomen in het kader van het merkenrecht en handelsnaamrecht. Onder verwijzing naar de ‘indicatietarieven in intellectuele eigendomszaken rechtbanken’, versie 1 april 2017, komt de rechtbank dan ook een bedrag van € 17.500,00 voor advocaatkosten redelijk en evenredig voor. Daarbij wordt uitgegaan van een normale bodemzaak (tot en met cna). In zoverre matigt de rechtbank de gevorderde proceskosten dan ook tot dit bedrag.

De kosten aan de zijde van ExcluFloorS worden aldus begroot op:

- dagvaarding € 79,81

- griffierecht € 618,00

- salaris advocaat € 17.500,00

Totaal € 18.197,81

De rechtbank

in conventie

verklaart voor recht dat Exclu-Floors met het gebruik van het teken, waaronder doch niet uitsluitend door het geregistreerd houden en gebruik van de domeinnamen, inbreuk maakt, althans heeft gemaakt, op het woord-/beeldmerk van ExcluFloorS en dat Exclu-Floors voor de door ExcluFloorS in dat kader geleden en nog te lijden schade aansprakelijk is en gehouden is deze schade te vergoeden, nader op te maken bij staat,

gebiedt Exclu-Floors om de in de dagvaarding beschreven merkinbreuken alsook iedere andere (directe of indirecte) inbreuk op het merk op welke wijze ook met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, onder meer door zich omgaand te (blijven) onthouden van elk gebruik van het teken of een daarmee overeenstemmend teken – waaronder begrepen als domeinnaam – in de gehele Benelux,

gebiedt Exclu-Floors binnen drie dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnamen www.exclu-floors.be, www.exclufloors.lu en www.exclu-floors.lu op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan ExcluFloorS, zulks op kosten van Exclu-Floors en met gelijktijdige toezending aan de advocaat van

ExcluFloorS (mr. A.I.P. Martens) van een kopie van alle correspondentie ter zake, met de

betreffende instanties,

veroordeelt Exclu-Floors om aan ExcluFloorS een dwangsom te betalen van € 2.500,00 voor iedere overtreding van de hiervoor onder 5.2 en/of 5.3 uitgesproken hoofdveroordeling, alsook voor elke dag of gedeelte daarvan dat zij met de nakoming van deze geboden geheel of deels in gebreke blijft, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,

wijst ExcluFloorS aan als vertegenwoordiger ex artikel 3:300 lid 1 BW indien Exclu-Floors in gebreke blijft met correcte en/of tijdige voldoening aan het gebod onder 5.3, met de bepaling dat de door ExcluFloorS ten behoeve van de overdracht van de domeinnamen te verrichten rechtshandelingen de goedkeuring van de rechtbank hebben,

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst het meer of anders gevorderde af, behoudens het hierna bepaalde over de proceskosten,

in reconventie

wijst de vordering af,

in conventie en in reconventie

veroordeelt Exclu-Floors in de proceskosten, aan de zijde van ExcluFloorS tot op heden begroot op € 18.197,81, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de zevende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.M.I. de Waele en door mr. N.W. Huijgen in het openbaar uitgesproken op 13 september 2017.

Coll.: MvG