Rb. Den Haag, 02-03-2022, nr. 581197 / HA ZA 19-1057

Nu Puma in het buitenland gevestigd is en de vordering daarom een internationaal karakter draagt, moet eerst de vraag worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van de vordering kennis te nemen. De rechtbank is op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd kennis te nemen van de vorderingen die zijn gebaseerd op het Beneluxmerk (Formstrip 1), nu de gestelde inbreuken mede in dit arrondissement hebben plaatsgevonden en in beide situaties de gestelde dreiging van inbreuken ook ziet op dit arrondissement.

Op grond van de artikelen 123, 124 en 125 UMVO in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.verordening is de rechtbank internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen gebaseerd op het Uniemerk (Formstrip 2). Monshoe heeft de bevoegdheid van de rechtbank overigens ook niet bestreden.

Wel of geen merk?

Voor zover Monshoe betoogt dat de Formstripmerken te simpel van aard zijn om als merk te kunnen worden opgevat en dus slechts als versiering moeten worden aangemerkt, wordt Monshoe niet in haar standpunt gevolgd. De Formstripmerken zijn niet dusdanig simpel van aard dat dit door de consument niet kan worden opgevat als merk met een verwijzing naar de herkomst van het product (de onderneming), zie ook Gerecht EU, 12 september 2007, ECLI:EU:T:2007:271.

Losse merken of merkenfamilie?

De volgende vraag die aan de orde komt is deze. Moet bij de beoordeling van dit geschil uitsluitend worden gekeken naar de Formstripmerken waarvan de bescherming wordt ingeroepen (zoals Monshoe stelt), waarbij geen acht wordt geslagen op daarop lijkende geregistreerde merken van Puma. Of moet het uitgangspunt zijn dat de in 1960 door Puma geregistreerde formstrip nog steeds wordt gebruikt, en dat alle sindsdien ingeschreven variaties in wezen verschijningsvormen zijn van in de kern dezelfde formstrip (aldus Puma), met een ruime bescherming van de merkenfamilie tot gevolg.

De rechtbank is van oordeel dat de Formstripmerken die in deze procedure onderwerp van geschil zijn, niet los kunnen worden gezien van de groep van ingeschreven formstripmerken. Doorslaggevend daarbij is het volgende. Puma gebruikt de in 1960 geregistreerde formstrip nog steeds voor de aanduiding van het merk Puma. Daarnaast zijn er diverse variaties op de formstrip uit 1960 ontstaan, die vaak ook apart als beeldmerk zijn gedeponeerd. In de door Puma overgelegde productie 21 zijn hiervan al meer dan 90 geregistreerde formstrips getoond.

Van belang is daarbij dat het gemeenschappelijk kenmerk van al deze verschillende registraties (nog steeds) het bijzondere onderscheidende karakter van de in 1960 geregistreerde formstrip is. Het is dan ook aannemelijk dat het publiek het gebruik van de nadien door Puma geregistreerde formstrips opvat als gebruik van haar merk dat past in deze serie van de merkhouder Puma. Dit is dus een wezenlijk andere situatie dan het deponeren van een serie merken die louter een bepaald element gemeen hebben. De rechtbank ziet de registraties van de diverse variaties dan ook niet, zoals Monshoe stelt, als op zichzelf staande registraties van zelfstandige beeldmerken, maar als de registratie van nieuwe varianten die onderdeel uitmaken van het seriemerk (zie ook EUIPO Cancellation Division, 30 november 2018, No 13134 C). Dit betekent dat de in deze procedure centraal staande Formstripmerken onderdeel uitmaken van de merkenfamilie van Puma.

Wel of geen bekend merk?

De rechtbank is van oordeel dat de Formstripmerken deel uitmaken van een bekende merkenfamilie. Puma stelt namelijk voldoende gemotiveerd (zie dagvaarding 2.2–2.14) en met diverse producties onderbouwd (o.a. producties 10.1, 10.2, 19, 20 en 22) dat zij de formstrip uit 1960, waarvan Monshoe zelf stelt dat het mogelijk ooit een bekend merk was, is blijven gebruiken en met aanzienlijke reclamebudgetten en grote reclamecampagnes onder de aandacht van het publiek is blijven brengen, al dan niet in de vorm van de geregistreerde varianten van de formstrip uit 1960. In de reclames die Puma als voorbeeld heeft overgelegd is steeds een sportschoen te zien met daarop de bekende formstrip. Verder wordt de formstrip gebruikt voor diverse (sport)kleding en accessoires van Puma. Dit lange en intensieve gebruik van de formstrip heeft ertoe geleid dat de formstrip algemeen bekend is in de relevante markt en dat het een geconsolideerde positie onder de marktleiders heeft verkregen (zie o.a. EUIPO Decision on Opposition No B 1491086 van 29 juni 2010). Onder deze omstandigheid kan worden aangenomen dat ook de Formstripmerken bij een aanmerkelijk deel van de doelgroep in de Benelux respectievelijk in de Unielanden bekend zijn.

Dat, zoals onder 4.5 is overwogen, de Formstripmerken onderdeel uitmaken van de merkenfamilie van Puma en de onder 4.6 genoemde omstandigheid dat de Formstripmerken ook bij een aanmerkelijk deel van de doelgroep in de Benelux respectievelijk Unielanden bekend zijn, brengt mee dat Monshoe daar met haar marktonderzoek te weinig tegenin heeft gebracht. Dit marktonderzoek is in opzet en uitvoering daarvoor te beperkt geweest. Zo heeft het onderzoek zich niet beperkt tot het publiek waarop Puma zich stelt te richten (14-18 jarigen, met name vrouwen, met een uitloop tot 30-35 jaar), maar zijn de ondervraagde mensen (waarvan 49% mannen en 51% vrouwen) als volgt ingedeeld: leeftijd 18 t/m 34 jaar (23%), 35 t/m 49 jaar (35%) en 50 jaar en ouder (42%). Daarnaast is het onderzoek uitgevoerd in een zeer beperkt territoir, namelijk alleen Nederland. Dat betekent dat op basis van dit marktonderzoek niet kan worden geconcludeerd dat de Formstripmerken de kwalificatie ‘bekend merk’ moet worden ontzegd.

Wel of geen normaal gebruik?

De rechtbank is verder van oordeel dat op grond van de gemotiveerdere stellingen van Puma en de daarbij behorende onderbouwing met producties (voor Formstrip 1: producties 27, 31 en 40A en voor Formstrip 2: 28, 31 en 40B) volgt dat over de periode 2014 - 2020 sprake is van normaal gebruik van de Formstripmerken. Monshoe heeft gelijk dat een deel van de producties niet direct ziet op de Formstripmerken, maar daar staat tegenover dat een aantal van de overgelegde voorbeelden, zoals Monshoe ter zitting ook erkent (zie pleitnotitie onder randnummer 25) wel identiek is aan de Formstripmerken.

Bovendien beroept Puma zich er terecht op dat de merken deel uitmaken van een merkenfamilie, zodat ieder gebruik van het gemeenschappelijk deel van de familiemerken (de formstrip) ook als instandhoudend gebruik kan worden gezien voor een andere variatie binnen de merkenfamilie.

En anders dan Monshoe betoogt, is voor normaal gebruik niet vereist dat de reclameinspanningen in verhouding zijn met de met deze producten behaalde omzet en dat dit moet passen binnen de bandbreedte van gemiddelde marktaandelen die Puma met de verkoop van deze producten behaalt. Bij de verdere beoordeling van de vorderingen wordt dan ook uitgegaan van normaal gebruik door Puma van de Formstripmerken.

Is er sprake van merkinbreuk?

Omdat bij de verdere beoordeling van het geschil het uitgangspunt is dat sprake is van een bekend merk, is voor Formstrip 1 het artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE van toepassing. Voor Formstrip 2 is dit het artikel 9 lid 2 sub c UMVo.

Artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE bepaalt:

2. Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen en onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:

(…).

gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit merk bekend is in het Benelux-gebied en door het gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

In het vrijwel gelijkluidende artikel 9 lid 2 sub c UMVo staat:

2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

(…).

het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, wanneer het een in de Unie bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerk.

De rechtbank beoordeelt eerst of de door Monshoe gebruikte tekens op de schoenen Shoecolate en Pearlz

overeenstemmen met de

Formstripmerken van Puma .

De rechtbank stelt daarbij voorop dat algemeen uitgangspunt is dat de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken, globaal wordt beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk en het teken. Bij de beoordeling van deze gelijkenis moet worden uitgegaan van het merk zoals ingeschreven en het teken zoals gebruikt en zoals het publiek het waarneemt. In dit geval wordt de beoordeling van overeenstemming tussen de Formstripmerken van Puma en de door Monshoe gebruikte tekens gebaseerd op alleen de visuele overeenstemming, nu de overige elementen (auditieve en begripsmatige overeenstemming) niet aan de orde zijn.

Het relevante publiek dat in aanmerking moet worden genomen is de gewone consument, waarbij het aandachtsniveau van de consument voor schoenen van gemiddeld niveau is. Voor wat betreft de consument en diens aandachtsniveau verschillen partijen niet van mening. Anders dan Monshoe stelt wordt de professionele afnemer op grond van het navolgende niet ook tot het relevante publiek gerekend. Puma stelt gemotiveerd dat zij zich bij der verkoop van sportschoenen richt op de consument en dat de omstandigheid dat de schoenen via haar afnemers de consument bereiken, niet betekent dat in deze procedure de professionele afnemers ook tot het relevante publiek gerekend moet worden. Monshoe heeft dit laatste punt niet voldoende gemotiveerd weersproken en heeft het in deze procedure zelf ook nagenoeg uitsluitend over de gewone consument van sportschoenen.

Puma stelt dat de dominerende en onderscheidende kenmerken van de op haar sportschoenen geplaatste Formstripmerken zijn:

Bij de verdere beoordeling van het geschil zal de rechtbank uitgaan van de door Puma gestelde dominerende en onderscheidende kenmerken van de Formstripmerken. Het verweer van Monshoe dat de Formstripmerken puur als versiering moeten worden opgevat is namelijk niet in lijn met de heersende (nationale en Europese) rechtspraak over diverse (soortgelijke) formstripmerken van Puma. Ook het door Monshoe met productie 22 onderbouwde verweer dat er enkele sportschoenen zijn van Puma die een onderbreking hebben van de kenmerkende streep, leidt niet tot een ander oordeel. Deze voorbeelden hebben geen betrekking op de Formstripmerken. Bovendien blijkt uit de door Monshoe getoonde voorbeelden dat de kenmerkende streep van de in deze procedure centraal staande merkenfamilie nog steeds duidelijk herkenbaar is. Dat de kromming van de diverse formstrips varieert, zoals Monshoe stelt, is juist, maar dat dat doet er niet aan af dat de eerder genoemde onderscheidende kenmerken erin terugkomen. De diverse krommingen zijn kleine variaties op de in 1960 geregistreerde formstrip en maken allen deel uit van de merkenfamilie. Het is juist ter bescherming van deze merkenfamilie dat Puma (een aanzienlijk deel van) de variaties heeft vastgelegd. De opmerking van Monshoe dat de kenmerkende streep moet worden opgevat als een band, zoals zij ter zitting nog stelt, doet ook geen afbreuk aan het op dit onderdeel gestelde dominerende en onderscheidende kenmerk. Hetzelfde geldt voor de stelling van Monshoe dat de streep niet precies vanaf de achterkant van de schoen naar voren loopt. Duidelijk waarneembaar is dat de Formstripmerken in alle gevallen vanaf de hiel van de schoen naar voren lopen.

In visueel opzicht valt op dat de schoenen Shoecolate en Pearlz een teken aan de zijkant hebben dat sterk lijkt op de Formstripmerken (zie 4.14). Dat komt omdat dat teken de onderscheidende bestanddelen bevat van de Formstripmerken. Monshoe heeft gelijk dat er ook verschillen zijn. Zo lopen de strepen van de tekens aan de (rechter)bovenkant niet of minder nauw toe aan het einde dan bij de Formstripmerken en hebben de tekens linksonder ook een sterkere terugtrekkende kromming dan de Formstripmerken. Daar staat tegenover dat de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens groter is, omdat de door Monshoe gebruikte tekens ook de door Puma gestelde onderscheidende bestanddelen van de Formstripmerken bevatten. Dit betekent dat er sprake is van een aanzienlijke mate van overeenstemming tussen de Formstripmerken en de conflicterende tekens.

Dat er tal van sport- en vrijetijdsschoenen bestaan met lijnen, strepen of andere golvende of gekromde versieringen betekent, anders dan Monshoe stelt, niet dat daarmee voldoende afbreuk wordt gedaan aan de hiervoor bedoelde overeenstemming tussen de Formstripmerken en de conflicterende tekens. Ook de omstandigheid dat op de schoen Pearlz van Monshoe nog een ander teken is geplaatst, waardoor er voor een deel sprake is van een tweede evenwijdig lopende lijn, betekent niet dat er geen sprake meer is van gebruik door Monshoe van een overeenstemmend teken. Hetzelfde geldt voor het argument van Monshoe dat zij de streep puur als decoratie heeft aangebracht. Ook als dat klopt dan blijft de hiervoor vastgestelde overeenstemming tussen de merken en de tekens bestaan; een onbedoelde inbreuk is niettemin een inbreuk.

Nu er sprake is van een bekend merk (de zgn. sub c grond) is voor merkinbreuk geen verwarringsgevaar bij het publiek tussen het teken en de Formstripmerken vereist. Wel moet nog worden beoordeeld of door het gebruik door Monshoe van het teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit- of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of aan de reputatie van de Formstripmerken. Dat dit zo is volgt uit het volgende.

Monshoe gebruikt een teken dat feitelijk in grote mate overeenstemt met het (familie)merk van Puma. Dat teken wordt bovendien gebruikt voor dezelfde waren. Op deze wijze vaart Monshoe mee op de reputatie van het merk dat Puma decennialang heeft opgebouwd en door middel van grote reclamebudgetten en campagnes nog steeds in stand houdt. Ook bestaat gevaar voor verwatering van de reputatie van het familiemerk en daarmee ook van de familie deel uitmakende Formstripmerken. Consumenten kunnen, doordat Monshoe de jongere schoenen Shoecolate en Pearlz op de markt brengt, minder snel een associatie met Puma krijgen. Het publiek kan op termijn zelfs gaan denken dat de aangebrachte Formstripmerken op de zijkant van een schoen van Puma inderdaad alleen maar een versiering zijn en ze niet langer herkennen als onderscheidingsteken. Dit leidt tot afbreuk dan wel een ernstig gevaar voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de Formstripmerken.

Op grond van het voorgaande kan al worden geoordeeld dat Monshoe met haar gebruik van de tekens op de schoenen Shoecolate en Pearlz merkinbreuk maakt op de Formstripmerken van Puma. Wat partijen hebben aangevoerd over het (al dan niet) trekken van ongerechtvaardigd voordeel hoeft dan ook niet te worden besproken.

Conclusie en de toewijsbaarheid van de vorderingen

De slotsom is dat Monshoe door het gebruik van de onder 4.14 bedoelde tekens op haar schoenen Shoecolate en Pearlz inbreuk maakt op de Formstripmerken van Puma. De vorderingen van Puma komen om die reden grotendeels voor toewijzing in aanmerking, en wel op de manier zoals hieronder wordt toegelicht.

De in de dagvaarding onder I. gevraagde vordering tot het staken van de door Monshoe gepleegde merkinbreuken zal worden toegewezen voor zover dit ziet op inbreuken op de Formstripmerken van Puma en op het huidige gebruik van het door Monshoe gebruikte (of daarmee overeenstemmende) teken op haar schoenen Shoecolate en Pearlz. Niet gebleken is dat Monshoe nog op een andere wijze dit teken gebruikt of zal gaan gebruiken. De dwangsom zal worden gematigd tot € 250,-- per overtreding, met een maximum van € 50.000,--.

De onder II. gevraagde schriftelijke opgave van informatie hoeft, gelet op een effectieve bestrijding van merkinbreuken, niet geanonimiseerd te worden. Het verzoek van Monshoe tot het anonimiseren van de gegevens zal dan ook niet worden toegewezen. Monshoe moet de onder II. gevraagde informatie verstrekken en de bescheiden overleggen, met uitzondering van de gegevens betreffende de vervoerders. Niet duidelijk is welk belang Puma bij deze gegevens heeft.

De onder III. gevraagde afgifte door Monshoe van de inbreukmakende schoenen Shoecolate en Pearlz zal worden toegewezen. Het voorstel van Monshoe om de schoenen aan een goed doel te geven botst met het doel van de vorderingen van Puma, namelijk het tegengaan van afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie. Er is bovendien geen grondslag of aanleiding aangevoerd voor het op die manier wijzigen van de vordering.

De onder IV. gevraagde “recall” zal worden toegewezen, waarbij Monshoe een termijn wordt gegund van een maand. Deze door Monshoe gevraagde ruimere periode wordt toegekend omdat Monshoe afhankelijk is van de medewerking van derden. Met de ruimere termijn wordt ernaar gestreefd executiegeschillen te voorkomen.

De onder V. gevraagde berichtgeving, inclusief de geformuleerde tekst voor de brief die aan de afnemers van de inbreukmakende schoenen door Monshoe moet worden gestuurd, is toewijsbaar. Er is geen aanleiding om Monshoe daarnaast nog te verplichten om voor een periode van twee maanden op haar website een mededeling te plaatsen over de gepleegde merkinbreuk. Een dergelijk maatregel is niet noodzakelijk en ook niet proportioneel.

De onder VI. gevraagde dwangsom zal worden gematigd tot € 250,-- per overtreding, met een maximum van € 50.000,--.

Onder VII. vordert Puma schadevergoeding of afdracht van de behaalde brutowinst, al naar gelang welk bedrag hoger uitvalt.

De schadevergoeding stelt Puma op € 20,-- per verkocht paar van de inbreukmakende schoen Shoecolate en € 25,-- per verkocht paar van de inbreukmakende schoen Pearlz. Deze vordering is niet toewijsbaar, omdat niet is toegelicht waarom dit de schade is die Puma leidt door de verkoop van deze inbreukmakende schoenen, terwijl Monshoe uitgebreid heeft betwist dat dit het geval is. Puma heeft daarop een nadere onderbouwde toelichting achterwege gelaten, terwijl het op haar weg had gelegen om die te geven. Dat brengt mee dat dit onderdeel van de vordering wordt afgewezen.

Voor toewijzing van de gevorderde winstafdracht is vereist dat Monshoe te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt (zie art. 2:21 lid 4 BVIE en art. 129 lid 2 UMVo in verbinding met art. 2:21 lid 4 BVIE). Van kwade trouw is alleen sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk en dat doet zich voor als degene wiens handelwijze achteraf inbreukmakend wordt geacht, ten aanzien van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter ervan. Van bewust handelen is geen sprake als de beweerdelijke inbreukmaker zich verweert op een wijze die niet bij voorbaat kansloos wordt geacht (BEnGH, 11 februari 2008, nr. A 2006/4/9)

Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de bespreking van de verweren die Monshoe heeft gevoerd, over onder meer het ontbreken van verwarringsgevaar en dat er geen normaal gebruik is van de Formstripmerken, dat deze verweren niet bij voorbaat als kansloos kunnen worden aangemerkt. Dit betekent dat de gevorderde winstafdracht niet voor toewijzing in aanmerking komt.

Voor de onder VIII. gevorderde kostenveroordeling geldt dat Monshoe als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten zal worden veroordeeld. Puma vordert dat Monshoe op grond van art. 1019h Rv wordt veroordeeld tot betaling van de volledige door Puma gemaakte proceskosten, vermeerderd met kort gezegd nakosten en rente. Puma begroot de proceskosten op € 51.230,66. Monshoe heeft tegen de hoogte van dit bedrag gemotiveerd bezwaar gemaakt.

De zaak gaat over de handhaving van merkrechten waarop art. 1019h Rv van toepassing is. Bij de vaststelling van de proceskosten op grond van art. 1019h Rv gaat het om redelijke en evenredige kosten waarbij de rechtbank uitgaat van de door de rechtbanken gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval wordt als uitgangspunt voor de advocaatkosten genomen het (maximum) tarief behorend bij een normale bodemzaak: € 17.500,--.

De door Puma begrote kosten zullen, voor zover de kosten boven het maximumbedrag van € 17.500,-- vallen, als onbillijk worden beoordeeld. De op tegenspraak gevoerde zaak is voor een normale bodemzaak niet extra bewerkelijk geweest door de (proces)opstelling van Monshoe. De inhoudelijke verweren die Monshoe heeft gevoerd zijn de voor een merkinbreukzaak gebruikelijke verweren, zodat er geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat dit in redelijkheid tot meer werk voor (de advocaten van) Puma heeft geleid. Of zoals Puma het in haar laatste conclusie zelf stelt: “De onderhavige zaak is aan te merken als een normale inbreuk”.

De kosten aan de zijde van Puma worden begroot op:

- dagvaarding € 104,54

- griffierecht 639,00 (griffierecht 2019, onbepaalde waarde)

- salaris advocaat 17.500,00

Totaal € 18.243,54

Ten slotte zijn ook de gevorderde nakosten en de wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten toewijsbaar op de manier zoals in de beslissing is weergegeven.