HvJ EU, 06-03-2014, nr. C-409/12

Volgens artikel 2 van richtlijn 2008/95 ‘[kunnen m]erken […] worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling […] mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden’.

Artikel 3 van die richtlijn bepaalt:

Artikel 5 van de richtlijn luidt:

Artikel 12 van de richtlijn bepaalt:

§ 33b van het Markenschutzgesetz 1970 (Oostenrijkse merkenwet van 1970, BGBl. 260/1970), in de versie die gold ten tijde van de feiten van het hoofdgeding, luidt als volgt:

Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk de door dit merk verleende rechten kan verliezen voor een waar waarvoor het merk is ingeschreven wanneer het merk door toedoen of nalaten van deze houder enkel uit het oogpunt van de eindverbruikers ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden.

Volgens Backaldrin, de Duitse en de Franse regering en de Europese Commissie moet deze vraag ontkennend worden beantwoord, terwijl Pfahnl en de Italiaanse regering het tegendeel betogen.

In dit verband zij om te beginnen eraan herinnerd dat artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 ziet op een situatie waarin het merk niet meer in staat is om zijn herkomstaanduidende functie te vervullen (arrest van 29 april 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Jurispr. blz. I-5791, punt 22).

Van de diverse functies van het merk speelt de herkomstaanduiding een essentiële rol (zie met name arresten van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08-C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, point 77, en 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Jurispr. blz. I-8701, punt 71). Zij maakt het mogelijk om de door het merk aangeduide waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie in die zin arrest van 18 april 2013, Colloseum Holding, C-12/12, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Die onderneming is, zoals de advocaat-generaal in punt 27 van zijn conclusie heeft opgemerkt, die onder toezicht waarvan de waar of de dienst wordt verkocht.

De Uniewetgever heeft deze wezenlijke functie van het merk vastgelegd door in artikel 2 van richtlijn 2008/95 te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 23, en arrest Björnekulla Fruktindustrier, reeds aangehaald, punt 21).

Deze voorwaarde vindt vervolgens met name haar weerslag in de artikelen 3 en 12 van de richtlijn. Terwijl artikel 3 de gevallen noemt waarin het merk ab initio de herkomstaanduidende functie niet kan vervullen, ziet artikel 12, lid 2, sub a, van deze richtlijn op de situatie waarin het merk de gebruikelijke benaming is geworden en bijgevolg zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het die functie niet meer vervult (zie in die zin arrest Björnekulla Fruktindustrier, reeds aangehaald, punt 22). De houder van dat merk kan dan de hem door artikel 5 van richtlijn 2008/95 verleende rechten verliezen (zie in die zin arrest van 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, Jurispr. blz. I-3703, punt 33).

In het door de verwijzende rechter beschreven geval, waarvan de feiten enkel door hem worden beoordeeld, nemen de eindverbruikers van de litigieuze waar, zijnde de zogenoemde KORNSPITZbroodjes, dat woordteken waar als de gebruikelijke benaming voor die waar en zijn zij zich bijgevolg niet bewust van het feit dat bepaalde van die broodjes zijn geproduceerd op basis van een bakmengsel dat door een bepaalde onderneming onder de merknaam KORNSPITZ is geleverd.

Zoals de verwijzende rechter ook heeft uiteengezet, resulteert deze perceptie van de eindverbruikers met name uit het feit dat verkopers van op basis van dat mengsel geproduceerde broodjes hun cliënten doorgaans niet meedelen dat het teken ‘KORNSPITZ’ als merk is ingeschreven.

Het in de verwijzingsbeslissing uiteengezette geval wordt bovendien daardoor gekenmerkt dat de verkopers van dat eindproduct in de regel hun klanten bij de verkoop niet attenderen op de herkomstaanduiding van de diverse producten die worden verkocht.

Geconstateerd moet worden dat het merk KORNSPITZ in een dergelijk geval bij de handel in zogenoemde KORNSPITZbroodjes zijn wezenlijke functie van herkomstaanduiding niet vervult en dat de houder ervan bijgevolg de door dat merk verleende rechten kan verliezen voor zover dit merk voor dat eindproduct is ingeschreven, wanneer dat merk wegens toedoen of nalaten van die merkhouder zijn onderscheidend vermogen voor die waar heeft verloren.

Deze vaststelling druist niet in tegen de uitlegging die het Hof in punt 26 van het reeds aangehaalde arrest Björnekulla Fruktindustrier heeft gegeven aan artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95, volgens welke de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk de in de handel gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie van een waar waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, bestaan uit alle consumenten of eindverbruikers en, naargelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, uit alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van deze waar.

Zoals het Hof heeft benadrukt bij het geven van die uitlegging, is het juist dat de vraag of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven, niet enkel moet worden beoordeeld in het licht van de wijze waarop consumenten en eindverbruikers het waarnemen, maar ook — naargelang van de kenmerken van de betrokken markt — rekening houdend met de wijze waarop beroepsbeoefenaars, zoals verkopers, het waarnemen.

Zoals het Hof heeft opgemerkt in punt 24 van het arrest Björnekulla Fruktindustrier speelt de perceptie van consumenten of eindverbruikers echter over het algemeen een beslissende rol. Zoals de advocaat-generaal heeft uiteengezet in de punten 58 en 59 van zijn conclusie, moet worden geoordeeld dat in een geval als dat van het hoofdgeding, dat — onder voorbehoud van de door de verwijzende rechter te verrichten verificatie — daardoor wordt gekenmerkt dat het betrokken merk zijn onderscheidend vermogen heeft verloren uit het oogpunt van de eindverbruikers, dit verlies ertoe kan leiden dat de houder van dit merk de hem verleende rechten verliest. De omstandigheid dat de verkopers op de hoogte zijn van het bestaan van het merk en de herkomst die erdoor wordt aangeduid, kan op zich niet in de weg staan aan een dergelijke vervallenverklaring.

Uit het voorgaande volgt dat op de eerste vraag moet worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat in een situatie als die van het hoofdgeding de houder van een merk de door dit merk verleende rechten kan verliezen voor een waar waarvoor het merk is ingeschreven wanneer het merk door toedoen of nalaten van deze houder louter uit het oogpunt van de eindverbruikers ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden.

Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat als ‘nalaten’ in de zin van deze bepaling kan worden aangemerkt het feit dat de houder van een merk de verkopers niet ertoe aanzet om dit merk meer te gebruiken bij de verkoop van een waar waarvoor het merk is ingeschreven.

In dit verband zij eraan herinnerd dat de Uniewetgever, door de met de beschikbaarheid van tekens verband houdende belangen van de merkhouder af te wegen tegen die van zijn concurrenten, met de vaststelling van genoemd artikel 12, lid 2, sub a, van die richtlijn te kennen heeft gegeven dat het verlies van het onderscheidend vermogen van dit merk slechts aan de houder ervan kan worden tegengeworpen indien dit verlies aan zijn toedoen of nalaten valt toe rekenen (arrest Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 19, arrest van 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 24).

Het Hof heeft reeds geoordeeld dat onder het begrip ‘nalaten’ eveneens kan vallen het verzuim van de merkhouder om de bevoegde autoriteit te gepasten tijde onder verwijzing naar zijn uitsluitend recht als bedoeld in artikel 5 van die richtlijn te verzoeken de betrokken derden te verbieden gebruik te maken van het teken dat gevaar van verwarring met dit merk oplevert, aangezien dergelijke verzoeken juist beogen het onderscheidend vermogen van het betrokken merk te handhaven (zie in die zin arrest Levi Strauss, punt 34).

Behoudens indien ervan wordt afgezien het in punt 32 van dit arrest bedoelde evenwicht na te streven, is dat begrip geenszins beperkt tot dat soort verzuim, maar omvat het elk verzuim waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk zijn onderscheidend vermogen behoudt. In een situatie als door de verwijzende rechter beschreven, waarin de verkopers van de waar die is geproduceerd op basis van de door de merkhouder geleverde grondstof, hun cliënten doorgaans niet meedelen dat het ter aanduiding van de betrokken waar gebruikte teken als merk is ingeschreven en zodoende ertoe bijdragen dat dit merk een gebruikelijke benaming wordt, kan het verzuim van die merkhouder die geen enkel stap onderneemt om deze verkopers ertoe aan te zetten dit merk meer te gebruiken, dan ook worden aangemerkt als nalaten in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95.

Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan of Backaldrin in casu al dan niet stappen heeft ondernomen om bakkers en distributeurs van levensmiddelen die broodjes verkopen die op basis van het door haar geleverde bakmengsel zijn geproduceerd, aan te zetten om het merk KORNSPITZ meer te gebruiken in hun handelscontacten met de klanten.

Uit het voorgaande volgt dat op de tweede vraag moet worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat als ‘nalaten’ in de zin van deze bepaling kan worden aangemerkt het feit dat de houder van een merk de verkopers niet ertoe aanzet om dit merk meer te gebruiken bij de verkoop van een waar waarvoor het merk is ingeschreven.

Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/92 aldus moet worden uitgelegd dat de vervallenverklaring van een merk noodzakelijkerwijs vereist dat wordt nagegaan of alternatieve benamingen bestaan voor een waar waarvan het merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden.

Blijkens de bewoordingen van die bepaling kan de houder van een merk de door dit merk verleende rechten verliezen wanneer het door toedoen of nalaten van deze merkhouder de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven.

Wanneer een dergelijk geval zich voordoet, is het irrelevant dat in voorkomend geval alternatieve benamingen bestaan voor de betrokken waar of dienst, aangezien dit niet kan afdoen aan de vaststelling dat dit merk onderscheidend vermogen heeft verloren doordat het een in de handel gebruikelijke benaming is geworden.

Derhalve moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat voor de vervallenverklaring van een merk niet is vereist dat wordt nagegaan of alternatieve benamingen bestaan voor een waar waarvan dit merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden.