Rb. 's-Gravenhage, 14-10-2011, nr. 398308 / KG ZA 11-818, nr. 398332 / KG ZA 11-819, nr. 400246 / KG ZA 11-936, nr. 400247 / KG ZA 11-937

vonnis (afschrift met toepassing van artikel 28 lid 4 Rv.)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Vonnis in kort geding van 14 oktober 2011

in de zaken met zaak- / rolnummers: 398308 / KG ZA 11-818, 398332 / KG ZA 11-819, 400246 / KG ZA 11-936 en 400247 / KG ZA 11-937 van

de vennootschap naar buitenlands recht

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.,

gevestigd te Yeongtong-gu Suwon, Gyeonngi-do, Zuid-Korea,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. W.P. den Hertog te 's-Gravenhage,

tegen

1. de vennootschap naar buitenlands recht

APPLE INC.,

gevestigd te Cupertino, CA, Verenigde Staten van Amerika,

2. de vennootschap naar buitenlands recht

APPLE SALES INTERNATIONAL,

gevestigd te Cork, Ierland,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

APPLE HOLDING B.V.,

gevestigd te Bunnik,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

APPLE BENELUX B.V.,

gevestigd te Bunnik,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

APPLE NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Bunnik,

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

APPLE RETAIL NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Samsung en Apple (gedaagden gezamenlijk) genoemd worden.

Voor Samsung is de zaak behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman, mr. M.V. Slotboom, mr.ir. M.W. de Koning, mr.drs. A.F. Kupecz en mr.ir. R.C. Laddé, allen advocaat te Amsterdam. Voor Apple is de zaak behandeld door mr. R. Kleemans, mr. J.D. Drok en mr. W. Knibbeler, eveneens allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 12 juli 2011 (KG ZA 11-818) met producties 1 tot en met 14;

- de dagvaarding van 12 juli 2011 (KG ZA 11-819) met producties 1 tot en met 14;

- de dagvaarding van 9 augustus 2011 (KG ZA 11-936) met producties 1 tot en met 12;

- de dagvaarding van 9 augustus 2011 (KG ZA 11-937) met producties 1 tot en met 13;

- de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie tevens akte houdende overlegging producties van Apple, met producties 1 tot en met 8;

- de akte houdende aanvullende producties ten behoeve van de mondelinge behandeling op 26 september 2011 van Samsung met producties 1 tot en met 19b;

- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Apple met producties 9 tot en met 16;

- de aanvullende producties 20 tot en met 23b van Samsung, ontvangen op 22 september 2011;

- de akte houdende overlegging aanvullende producties van Apple, ontvangen op 23 september 2011, met producties 17 tot en met 21 (in de akte abusievelijk genummerd tot en met 22);

- de aanvullende productie 24 van Samsung, verzonden per email op 25 september 2011;

- de mondelinge behandeling in de vier gevoegd behandelde zaken, gehouden op 26 september 2011, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnota's hebben overgelegd.

1.2. In overleg met partijen is de behandeling op 26 september 2011 beperkt tot de hierna te bespreken voorvragen, die voor alle vier de zaken relevant zijn.

1.3. De bij email van 25 september 2011 ingediende productie 24 van Samsung is ambtshalve geweigerd omdat deze is verzonden na afloop van de gestelde termijnen voor inzending van producties en zodanig laat is ontvangen dat de voorzieningenrechter daarvan vóór de behandeling ter zitting geen kennis heeft kunnen nemen.

1.4. Apple heeft voorts bezwaar gemaakt tegen de producties 20, 21 en 22 die eveneens zijn toegezonden na afloop van de gestelde termijnen. Nadat Samsung zich over dit bezwaar had uitgelaten is productie 20 alsnog toegelaten omdat deze naar het oordeel van de voorzieningenrechter door Samsung redelijkerwijs niet eerder had kunnen worden toegezonden. De producties 21 en 22 zijn geweigerd omdat niet is in te zien dat deze producties niet hadden kunnen worden toegezonden binnen de gestelde termijnen. Samsung heeft niet gesteld dat zij niet eerder over deze producties kon beschikken en heeft ook overigens geen goede reden aangevoerd waarom zij de producties pas in een zo laat stadium in het geding heeft gebracht.

1.5. De mondelinge behandeling heeft deels achter gesloten deuren plaatsgevonden in verband met de bespreking van bedrijfsvertrouwelijke informatie. Het betreft de door Samsung overgelegde productie 18 en de door Apple overgelegde producties 1, 5 (5a tot en met 5m), 8, 14 en 18 tot en met 20. Gedeelten van dit vonnis die op die informatie betrekking hebben, zijn met toepassing van artikel 28 lid 4 Rv weggelaten in aan derden verstrekte afschriften van het vonnis. Die gedeelten zijn in dit vonnis geplaatst tussen rechte haken ([ ]) en weergegeven in rood.

1.6. Vonnis is bepaald op heden. Met partijen is besproken dat, afhankelijk van de beantwoording van de voorvragen, een tussenvonnis dan wel een eindvonnis zal worden gewezen.

2. De feiten

In dit kort geding wordt uitgegaan van de navolgende door partijen niet bestreden feiten.

De 3G-standaard, ETSI en de ETSI IPR Policy

2.1. Om een zo breed mogelijke toepassing van mobiele telecommunicatietechnologie mogelijk te maken is die technologie gestandaardiseerd. De ontwikkeling van een dergelijke standaard vindt plaats op initiatief van een standaardisatieorganisatie, in het Engels ook wel aangeduid als standard setting organisation of SSO, waarin onder meer producenten van mobiele telefoons en telecommunicatie-infrastructuur samenwerken.

2.2. De voor de onderhavige zaken relevante standaard voor mobiele telefonie van de derde generatie komt voort uit het 3rd Generation Partnership Project (3GPP), waaraan SSO's uit Europa, de Verenigde Staten, China, Korea en Japan deelnemen. De standaard ziet op 3G- of UMTS-(Uniform Mobile Telecommunications System) technologie, in het bijzonder op CDMA en W-CDMA-technologie, wat staat voor (Wideband) Code Division Multiple Access.

2.3. De in een standaard vastgelegde technologie omvat dikwijls materie die is geoctrooieerd. Octrooien voor (delen van) gestandaardiseerde technologie worden essentiële octrooien genoemd. Toepassing van de standaard brengt met zich dat - noodzakelijkerwijs - geoctrooieerde technologie wordt toegepast.

2.4. Om de toegankelijkheid van de gestandaardiseerde technologie te waarborgen wordt van leden van de SSO verlangd dat zij verklaren dat zij voor aan hen toekomende essentiële octrooien bereid zijn aan iedere partij die daarom verzoekt een licentie te verlenen op eerlijke, redelijke en niet-discriminatoire voorwaarden. In het Engels wordt in dit verband gesproken van FRAND-(fair, reasonable and non-discriminatory) voorwaarden.

2.5. De Europese deelnemer aan 3GPP is ETSI (European Telecommunications Standard Institute). Leden van ETSI zijn contractueel gebonden aan de beleidsregels die ETSI heeft opgesteld met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, de ETSI IPR Policy. Deze beleidsregels worden regelmatig aangepast. In de voor de onderhavige zaken relevante periode gold het beleid dat werd vastgesteld in 1997. Hierin zijn onder meer de onderstaande bepalingen opgenomen.

3 Policy Objectives

3.1 STANDARDS shall be based on solutions which best meet the technical objectives of the European telecommunications sector, as defined by the General Assembly. In order to further this objective the ETSI IPR POLICY seeks to reduce the risk to ETSI, MEMBERS, and others applying ETSI STANDARDS, that investment in the preparation, adoption and application of STANDARDS could be wasted as a result of an ESSENTIAL IPR for a STANDARD being unavailable. In achieving this objective, the ETSI IPR POLICY seeks a balance between the needs of standardization for public use in the field of telecommunications and the rights of the owners of IPRs.

3.2 IPR holders whether members of ETSI and their AFFILIATES or third parties, should be adequately and fairly rewarded for the use of their IPRs in the implementation of STANDARDS.

3.3 ETSI shall take reasonable measures to ensure, as far as possible, that its activities which relate to the preparation, adoption and application of STANDARDS, enable STANDARDS to be available to potential users in accordance with the general principles of standardization.

4 Disclosure of IPRs

4.1 Each MEMBER shall use its reasonable endeavours to timely inform ETSI of ESSENTIAL IPRs it becomes aware of. In particular, a MEMBER submitting a technical proposal for a STANDARD shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that MEMBER's IPR which might be ESSENTIAL if that proposal is adopted.

4.2 The obligations pursuant to Clause 4.1 above do however not imply any obligation on MEMBERS to conduct IPR searches.

(...)

6 Availability of Licences

6.1 When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions under such IPR to at least the following extent:

• MANUFACTURE, including the right to make or have made customized components and sub-systems to the licensee's own design for use in MANUFACTURE;

• sell, lease, or otherwise dispose of EQUIPMENT so MANUFACTURED;

• repair, use, or operate EQUIPMENT; and

• use METHODS.

The above undertaking may be made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate.

(...)

8 Non-availability of Licences

8.1 MEMBERS' refusal to license

8.1.1 Where a MEMBER notifies ETSI that it is not prepared to license an IPR in respect of a STANDARD, the General Assembly shall review the requirement for that STANDARD and satisfy itself that a viable alternative technology is available for the STANDARD which:

• is not blocked by that IPR; and

• satisfies ETSI's requirements.

8.1.2 Where, in the opinion of the General Assembly, no such viable alternative technology exists, work on the STANDARD shall cease, and the Director-General of ETSI shall request that MEMBER to reconsider its position. If the MEMBER decides not to withdraw its refusal to license the IPR, it shall inform the Director-General of ETSI of its decision and provide a written explanation of its reasons for refusing to license that IPR, within three months of its receipt of the Director-General's request. The Director-General shall then send the MEMBER's explanation together with relevant extracts from the minutes of the General Assembly to the ETSI Counsellors for their consideration.

8.2 Non-availability of licences from third parties

Where, in respect of a STANDARD, ETSI becomes aware that licences are not available from a third party in accordance with Clause 6.1 above, that STANDARD shall be referred to the Director-General of ETSI for further consideration in accordance with the following procedure:

i) The Director-General shall request full supporting details from any MEMBER who has complained that licences are not available in accordance with Clause 6.1 above,

ii) The Director-General shall write to the IPR owner concerned for an explanation and request that licences be granted according to Clause 6.1 above.

iii) Where the IPR owner refuses the Director-General's request or does not answer the letter within three months, the Director-General shall inform the General Assembly. A vote shall be taken in the General Assembly on an individual weighted basis to immediately refer the STANDARD to the relevant COMMITTEE to modify it so that the IPR is no longer ESSENTIAL.

iv) Where the vote in the General Assembly does not succeed, then the General Assembly shall, where appropriate, consult the ETSI Counsellors with a view to finding a solution to the problem. In parallel, the General Assembly may request appropriate MEMBERS to use their good offices to find a solution to the problem.

v) Where (iv) does not lead to a solution, then the General Assembly shall request the European Commission to see what further action may be appropriate, including non recognition of the STANDARD in question.

In carrying out the foregoing procedure due account shall be taken of the interest of the enterprises that have invested in the implementation of the STANDARD in question.

(...)

12. Law and Regulation

The POLICY shall be governed by the laws of France. (...)

14 Violation of Policy

Any violation of the POLICY by a MEMBER shall be deemed to be a breach, by that MEMBER, of its obligations to ETSI. The ETSI General Assembly shall have the authority to decide the action to be taken, if any, against the MEMBER in breach, in accordance with the ETSI Statutes.

2.6. Op 27 november 2008 is door ETSI de ETSI Guide on Intellectual Property Rights vastgesteld. Deze guide houdt onder meer het volgende in:

Background

The ETSI IPR Policy was adopted by the 21st General Assembly on 23 November 1994 and incorporated in the ETSI Directives as Annex 6 to the ETSI Rules of Procedure.

At a later stage a Technical Body Chairman's Guide on IPRs had been written to help Chairmen and others involved in ETSI's standardization activities to understand and implement the Institute's IPR Policy. That Chairman's Guide on IPR had not been endorsed by the General Assembly or the Board and therefore did not have the same official status as the ETSI Statutes, the Rules of Procedure or the Technical Working procedures. The Technical Body Chairman's Guide on IPRs is now replaced by the present ETSI Guide on IPRs.

In 2002 the ETSI General Assembly #40 identified the need to review the ETSI IPR Policy with a view to addressing and rectifying any uncertainties on the operation of this Policy and on any legal rules and obligations on the membership in order to avoid an incorrect implementation of the ETSI IPR Policy and in order to avoid anti-competitive actions. An ad-hoc IPR group, with a clear mandate to review the implementation of the IPR Policy but not to change the Policy itself, was consequently created and 30 recommendations on the operation of the ETSI IPR Policy where approved by the ETSI General Assembly #42. The present ETSI Guide on IPRs embodies most of these recommendations.

(...)

4.1 Licensing terms and ex ante disclosure

Specific licensing terms and negotiations are commercial issues between the companies and shall not be addressed within ETSI. (...)

Without prejudice to ETSI IPR Policy and other sections of this Guide, voluntary, unilateral, public, ex ante disclosures of licensing terms by licensors of Essential IPRs, for the sole purpose of assisting members in making informed (unilateral and independent) decisions in relation to whether solutions best meet the technical objectives, are not prohibited under ETSI Directives. (...)

No detailed licensing terms should be available from ETSI to avoid a misleading impression. ETSI may act as a depository, where IPR owners (licensors) can make available information on how and where to access such disclosed licensing terms, and provide links to URLs of IPR owners, which contain the details of licensing terms and conditions, so that information about the availability of licenses can be disseminated to all users of ETSI standards.

However, this provision does not create any obligation for any Member to disclose any licensing terms related to any of its IPRs. The lack of disclosure by a Member of its licensing terms does not create any implication under the ETSI Directives. Specifically, the requested undertaking in writing of an IPR owner that it is prepared to grant licenses on fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions pursuant to Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy is sufficient when selecting technologies for ETSI standards and technical specifications.

Samsung

2.7. Samsung maakt deel uit van de wereldwijd opererende Samsung Group en produceert en verhandelt producten op het gebied van (consumenten)elektronica.

2.8. Samsung heeft in ETSI deelgenomen aan de ontwikkeling van de UMTS-standaard. In dat kader heeft zij in 1998 aan ETSI de navolgende verklaring toegezonden.

This declaration is given on December 14, 1998 by Samsung Electronics Corporation ("SEC") of Seoul Korea to the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) of Sophia Antipolis France.

With regard to the W-CDMA technology being elaborated by ETSI as a standard for the UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA) FDD mode, SEC is prepared to grant licenses to its essential IPRs on a fair, reasonable, and non-discriminatory basis in accordance with the terms and conditions set forth in Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy.

2.9. Samsung is houdster van de volgende, onder meer voor Nederland geldende, Europese octrooien:

- EP 1 096 516 (verder: EP 516) voor een "Turbo interleaving apparatus and method", verleend op 20 december 2006 op een aanvrage van 19 mei 2000 onder inroeping van prioriteit van twee Zuid-Koreaanse octrooiaanvragen (KR 9918928 en KR 9918560) van respectievelijk 19 en 21 mei 1999;

- EP 1 114 528 (verder: EP 528) voor een "Apparatus and method for controlling a demultiplexer and a multiplexer used for rate matching in a mobile communication system", verleend op 7 juni 2006 op een aanvrage van 8 juli 2000 onder inroeping van prioriteit van drie Zuid-Koreaanse octrooiaanvragen (KR 9927407, KR 9930095 en KR 9937496) van respectievelijk 8 juli, 23 juli en 30 augustus 1999;

- EP 1 478 136 (verder: EP 136) voor een "Fast adaptation of the data rate of a reverse packet data channel in a mobile communication system", verleend op 5 maart 2008 op een aanvrage van 10 mei 2004 onder inroeping van prioriteit van twee Zuid-Koreaanse octrooiaanvragen (KR 2003029651 en KR 2003060947) van respectievelijk 10 mei en 1 september 2003;

- EP 1 188 269 (verder: EP 269) voor een "Apparatus for encoding a transport format combination indicator for a communication system", verleend op 13 oktober 2004 op een aanvrage van 6 juli 2000 onder inroeping van prioriteit van een Zuid-Koreaanse octrooiaanvrage (KR 9927932) van 6 juli 1999.

2.10. Samsung heeft voor de vier octrooien aan ETSI zogenoemde IPR-information statement en licensing declarations toegezonden. Voor EP 516 en EP 528 deed zij dat in september 2003 en voor EP 269 op 31 december 2003. In die verklaringen is onder meer het volgende opgenomen:

IPR information statement

In accordance with the ETSI IPR Policy, Article 4.1, I hereby inform ETSI that, with reference to ETSI Standard No. (...) it is my belief that the IPRs listed in Annex 2 are, or are likely to become, Essential IPRs in relation to that Standard.

IPR licensing declaration

The SIGNATORY has notified ETSI that it is the proprietor of the IPRs listed in Annex 2 and has informed ETSI that it believes that the IPRs may be considered ESSENTIAL to the Standards listed above.

The SIGNATORY and/or its AFFILIATES hereby declare that they are prepared to grant irrevocable licenses under the IPRs on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, in respect of the STANDARD, to the extent that the IPRs remain ESSENTIAL.

The construction, validity and performance of this DECLARATION shall be governed by the laws of France.

2.11. Voor EP136 heeft Samsung op 8 september 2010 aan ETSI een soortgelijke verklaring gezonden.

Apple

2.12. Apple is een wereldwijd opererende producent en ontwikkelaar van computers, consumentenelektronica, besturingssystemen en software. Sinds 2008 brengt Apple smartphones en tablet computers op de markt waarin de UMTS-standaard wordt toegepast.

Ontwikkeling van het geschil tussen partijen

2.13. Samsung is een belangrijke leverancier van onderdelen aan Apple.

2.14. Midden 2010 heeft Apple zich op het standpunt gesteld dat Samsung met door haar op de markt gebrachte smartphones en tablet computers inbreuk maakt op aan Apple toekomende octrooi-, model- en auteursrechten. Dit heeft geleid tot procedures in verschillende landen. In Nederland heeft deze rechtbank bij vonnis in kort geding van 24 augustus 2011 de inbreukvorderingen (deels) toegewezen voor zover deze betrekking hadden op Samsungs smartphones Galaxy S, S II en Ace en afgewezen voor zover deze betrekking hadden op Samsungs tablet computers Galaxy Tab GT-P1000, Tab 10.1 en Tab 10.1v.

2.15. Samsung is procedures tegen Apple begonnen in onder meer de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië omdat Apple op haar beurt inbreuk zou maken op aan Samsung toekomende octrooirechten.

2.16. In april van dit jaar heeft Apple aan Samsung verzocht kenbaar te maken onder welke FRAND-voorwaarden Samsung bereid is een licentie te verstrekken voor haar gehele pakket van essentiële octrooien voor de UMTS-standaard. [ ]

Licentieovereenkomst tussen Intel en Samsung

[ ]

3. Het geschil

in conventie

3.1. Samsung vordert in ieder van de vier zaken afzonderlijk - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Apple beveelt zich te onthouden van inbreuk op het in die zaak ingeroepen octrooi (EP 136, EP 269, EP 516 of EP 528), opgave te doen van gegevens over verkoop, omzet, winst, afnemers, voorraad en van activa in Nederland, alsmede Apple veroordeelt tot recall van inbreukmakende producten, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Apple in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2. Samsung voert daartoe aan dat Apple door verhandeling van apparaten die gebruik maken van UMTS-technologie, zoals iPhones en iPads, zonder in het bezit te zijn van een licentie inbreuk maakt op de octrooirechten van Samsung.

3.3. Apple voert gemotiveerd verweer, dat zich als volgt laat samenvatten.

3.3.1. De beweerdelijk inbreukmakende chipsets werden tot januari 2011 geleverd door de in Duitsland gevestigde onderneming Infineon. Infineon is vanaf dat tijdstip door een activatransactie geheel opgegaan in Intel Corporation. Sindsdien worden de chipsets geleverd door Intel Corporation. Zowel Infineon als Intel Corporation beschikken over een wereldwijde licentie van Samsung. Samsungs octrooirechten zijn dus uitgeput.

3.3.2. De door Samsung afgegeven FRAND-verklaringen worden beheerst door Frans recht. Naar Frans recht ontstaat een licentie zodra deze onherroepelijke verklaring is geaccepteerd doordat een derde, zoals Apple, de standaard gaat toepassen. Daarvoor is niet nodig dat al overeenstemming is bereikt over de voorwaarden van de licentie zoals de hoogte van de licentievergoeding. In ieder geval is voldoende dat de hoogte van de licentievergoeding objectief is bepaald. Dat is hier het geval omdat die vergoeding FRAND dient te zijn.

3.3.3. Met het afgeven van een FRAND-verklaring heeft Samsung haar rechten om de octrooien te handhaven verwerkt. Essentiële octrooien kunnen niet worden gehandhaafd. Gebruikers van de standaard mogen erop vertrouwen dat zij de standaard kunnen toepassen. Indien met een gebruiker van de standaard na serieuze en eerlijke onderhandelingen geen overeenstemming over de licentievergoeding wordt bereikt, kan de octrooihouder schadevergoeding vorderen voor het verleden en een FRAND-vergoeding voor de toekomst, maar geen verbod.

3.3.4. Artikel 4.1 van de ETSI IPR Policy verplicht alle deelnemers om ETSI tijdig te informeren over potentieel standaard-essentiële octrooien. Door deze melding wordt bevorderd dat het aantal essentiële octrooien tot een minimum wordt beperkt. Bovendien kunnen na deze melding waarborgen zoals de FRAND-verplichting worden afgedwongen, die moeten voorkomen dat de octrooihouder zijn octrooi na vaststelling van de standaard kan misbruiken (een zogenaamde patent hold-up). Het is dan ook gebruik vóór iedere bijeenkomst de deelnemers op te roepen standaard-essentiële octrooien te melden. Samsung heeft zich niet aan deze verplichting gehouden. Zij heeft deelgenomen aan de werkgroepen waarin de UMTS-standaard is vastgesteld maar pas vele jaren later, nadat zij had voorgesteld bepaalde technologie in de standaard op te nemen, gemeld dat zij voor die technologie octrooien had aangevraagd (en nadien verkregen). Onder deze omstandigheden heeft Samsung het recht verwerkt om thans een inbreukverbod te vorderen, althans is sprake van misbruik van recht, misbruik van machtspositie in de zin van het mededingingsrecht dan wel onrechtmatig handelen.

3.3.5. Indien al niet kan worden aangenomen dat door het afgeven van de FRAND-verklaring door Samsung en de acceptatie door Apple een licentieovereenkomst tot stand is gekomen, dan rust op Samsung in ieder geval de verplichting om te goeder trouw een licentieovereenkomst met Apple uit te onderhandelen. Samsung handelt in strijd met deze verplichting. [ ]

in reconventie

3.4. Voortbouwend op haar verweer in conventie vordert Apple (in alle vier de zaken) in reconventie - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Samsung beveelt i) de onderhandelingen over de hoogte van de door Apple te betalen licentievergoeding te goeder trouw voort te zetten, althans (subsidiair) ii) het door Apple gedane licentieaanbod te aanvaarden of iii) de onderhandelingen met Apple over een licentieovereenkomst te goeder trouw voort te zetten, met veroordeling van Samsung in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen

4.1. Volgens Samsung is Apple al sinds 2008 op de markt met producten die gezien de daarin toegepaste UMTS-standaard inbreuk maken op de ingeroepen octrooien. Tot heden is Samsung daartegen niet opgetreden. Apple heeft ter zitting desgevraagd het standpunt ingenomen dat bij Samsung kennelijk geen spoedeisend belang bestaat de gestelde inbreuken te beëindigen. Samsung heeft daartegen aangevoerd dat niettemin een spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen bestaat omdat Apple in het hiervoor onder 2.14. vermelde kort geding Samsung op haar beurt heeft aangesproken op octrooi- en modelinbreuk.

4.2. Het onderhavige kort geding staat inderdaad niet op zichzelf, maar moet worden geplaatst tegen de achtergrond van een meer omvattend geschil tussen partijen dat aanleiding is tot procedures in Japan, Korea, de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Nederland. Tegen deze achtergrond is aannemelijk dat, ofschoon Samsung aanvankelijk geen reden zag op te treden tegen de gestelde octrooi-inbreuken, zij thans alsnog (of wederom) een spoedeisend belang heeft gekregen bij een inbreukverbod. Dat belang is alleen al daarin gelegen dat een eventueel inbreukverbod Samsungs positie in onderhandelingen met Apple over inbreuken op rechten van Apple, waaraan Samsung zich volgens Apple schuldig zou maken, zou versterken.

Uitputting

4.3. Het standpunt van Apple met betrekking tot de gestelde uitputting heeft zij ter zitting nader ingevuld tot wat hiervoor onder 3.3.1 is weergegeven.

4.4. Samsung heeft in twijfel getrokken dat Infineon en/of Intel leverancier zijn van de in de producten van Apple ingebouwde chipset voor toepassing van de UMTS-technologie. Ter onderbouwing van deze stelling heeft Apple allereerst gewezen op haar productie 20, waarin per in Nederland verkocht type Apple-product de leverancier van de chipset is aangegeven. Ter zitting heeft Apple echter verklaard dat dit overzicht door haar zelf is opgesteld, zodat het de juistheid van haar eigen stelling niet aannemelijker kan maken dan deze al is.

[ ]

4.6. Ook van de eerder, vóór de overname door Intel, door Infineon geleverde chipsets kan niet blijken dat deze met toestemming van Samsung in de EER op de markt zijn gebracht. Volgens Apple beschikt Infineon over een (afzonderlijke) licentie van Samsung, maar die bewering wordt door niets gestaafd.

4.7. Het beroep op uitputting gaat dus vooralsnog niet op. In het kader van dit kort geding kan het niet verder worden onderzocht.

FRAND-Licentie

4.8. Partijen zijn het erover eens dat de reikwijdte van Samsungs FRAND-verplichting op grond van de toepasselijke bepalingen van artikel 12 van de ETSI IPR Policy en op grond van de door Samsung afgelegde verklaringen als hiervoor onder 2.8. en 2.10. weergegeven moet worden beoordeeld naar Frans recht. Apple beroept zich ter onderbouwing van haar stelling dat naar Frans recht door het enkele toepassen van de standaard een licentieovereenkomst tot stand is gekomen op een opinie van professor Philippe Delebecque, verbonden aan de universiteit Paris I (Panthéon-Sorbonne), die op zijn beurt wijst op een in een Amerikaanse procedure tussen Nokia en Qualcomm ingebrachte opinie van professor Laurent Aynes.

4.9. Delebecque verklaart, zakelijk weergeven en voor zover thans relevant, het volgende.

4.9.1. De FRAND-verklaring houdt meer in dan slechts de verplichting om te goeder trouw over een licentie op FRAND-voorwaarden te onderhandelen. De verklaring moet worden aangemerkt als een aanbod tot het aangaan van een licentieovereenkomst dat is gericht tot de andere ETSI-deelnemers en tot derden die de standaard willen gaan gebruiken. Voor zover de verklaring strekt ten voordele van derden kan het (ook) worden gezien als een derdenbeding.

4.9.2. Door toepassing van de standaard wordt het aanbod aanvaard en komt een licentieovereenkomst tot stand. Daarbij is niet van belang dat partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de licentievergoeding, omdat dit geen essentieel element is van een licentieovereenkomst. Indien partijen het daarover niet eens worden, dan zal deze door de rechter moeten worden vastgesteld. Om te voldoen aan de door Frans recht gestelde schriftelijkheidseis is de FRAND-verklaring voldoende.

4.9.3. Na aanvaarding van het aanbod door toepassing van de standaard kan de octrooihouder het octrooirecht niet meer inzetten, tenzij de licentienemer in strijd met de licentieovereenkomst weigert de FRAND-licentievergoeding te betalen.

4.10. Samsung meent daarentegen dat de FRAND-verklaring niet meer inhoudt dan een uitnodiging tot het doen van een aanbod om in onderhandeling te treden over een licentie. Zij bestrijdt dat door toepassing van de standaard door Apple een licentieovereenkomst tot stand is gekomen. Zij beroept zich op opinies van Laëtitia Benard, advocaat bij de balie van Parijs, en professor Rémy Libchaber, verbonden aan de universiteit Paris I (Panthéon-Sorbonne).

4.11. De opinies van Benard en Libchaber houden, voor zover thans relevant, het volgende in.

4.11.1. De FRAND-verklaring is geen aanbod tot het aangaan van een licentieovereenkomst. Dit blijkt ook daaruit dat de ETSI Guide on Intellectual Property Rights uitdrukkelijk verwijst naar onderhandelingen tussen partijen over de voorwaarden van de licentie (vergelijk hiervoor onder 2.6.). Zo de verklaring al gezien kan worden als een derdenbeding, dan is de inhoud van dat beding slechts dat Samsung gehouden is te onderhandelen over een licentieovereenkomst op FRAND-voorwaarden.

4.11.2. Een licentieovereenkomst is te beschouwen als een vorm van huur. Voor een dergelijke overeenkomst is de prijs, de hoogte van de licentievergoeding, essentieel. De overeenkomst moet bovendien schriftelijk worden aangegaan. In het onderhavige geval hebben partijen geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor een licentie, met name niet over de hoogte van de licentievergoeding. Zelfs al zou overeenstemming bereikt zijn, dan is bovendien niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste. Hieruit volgt dat geen licentieovereenkomst tot stand is gekomen.

4.12. Voor de beoordeling van deze verschillende standpunten van partijen en hun deskundigen over de reikwijdte van de FRAND-verklaring is allereerst van belang de formulering van de verklaring zelf. De verklaring heeft naar voorlopig oordeel niet de strekking een aanbod te doen tot het aangaan van een licentieovereenkomst dat door een wederpartij zonder meer kan worden aanvaard, waarna de overeenkomst tot stand komt. Dat volgt al daaruit dat de verklaring aangeeft dat de licentie zal worden verstrekt op - kennelijk nader overeen te komen - terms and conditions. Samsung wijst ook terecht op artikel 4.1 van de ETSI Guide on Intellectual Property Rights, waaruit volgt dat de voorwaarden waaronder de licentie wordt verstrekt zijn overgelaten aan onderhandelingen tussen partijen, mits deze maar voldoen aan het FRAND-beginsel. Deze toelichting dateert weliswaar van 2008, dus van na het tijdstip waarop de relevante verklaringen door Samsung zijn gedaan, maar betreft zoals blijkt uit de inleiding een vastlegging van de voorheen gevolgde en in de Technical Body Chairman's Guide on IPR neergelegde praktijk. Nu niet blijkt dat artikel 4.1 afwijkt van de praktijk die voordien bestond, is deze bepaling ook van belang voor vaststelling van de reikwijdte van de door Samsung gegeven FRAND-verklaring.

4.13. Onder deze omstandigheden is niet inzichtelijk waarom naar Frans recht zou moeten worden aangenomen dat de verklaring niettemin een aanbod tot het aangaan van een licentieovereenkomst inhoudt dat onafhankelijk van nadere onderhandeling door een wederpartij kan worden geaccepteerd.

4.14. Voorts blijkt onvoldoende dat naar Frans recht een licentieovereenkomst tot stand kan komen ondanks dat partijen nog geen overeenstemming hebben over de hoogte van de licentievergoeding. De door partijen geraadpleegde deskundigen verschillen daarover van mening, terwijl de voorzieningenrechter geen reden ziet op dit punt aan de opinie van de deskundige van Apple meer waarde te hechten dan aan die van Samsung.

4.15. Partijen zijn het erover eens dat naar Frans recht een licentieovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Daarvan uitgaande bestaat ook aanzienlijke twijfel of aan dit vereiste is voldaan. De schriftelijke FRAND-verklaring lijkt niet gelijkgesteld te kunnen worden met een schriftelijke licentieovereenkomst al omdat daaruit niet de (schriftelijke) instemming van de licentienemer blijkt en zelfs niet dat er een partij is die met Samsung een licentieovereenkomst wil aangaan.

4.16. Gezien het voorgaande kan de stelling dat Apple over een licentie onder de ingeroepen octrooien beschikt voorshands niet worden aanvaard.

Rechtsverwerking

4.17. De vraag of Samsung het recht heeft verwerkt haar in Nederland geldende octrooirechten in te roepen dient, anders dan de strekking van de FRAND-verklaring, te worden beantwoord naar Nederlands recht. Naar Nederlands recht is van rechtsverwerking pas sprake indien de schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens (andermaal) geldend maken van het betrokken recht. Daartoe is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken (vergelijk H.R. 29 september 1995, LJN ZC1827).

4.18. De onder 2.4, 2.5, 2.8, 2.10 en 2.11 vermelde omstandigheden kunnen voorshands niet tot dit oordeel leiden. Apple gaat er kennelijk vanuit dat het afgeven van een FRAND-verklaring gelijk staat aan afstand van het octrooirecht, zodat een derde, die de standaard toepast, nooit zal hoeven te vrezen te worden aangesproken op octrooi-inbreuk. Uitgaande van wat hiervoor is overwogen over de strekking van de FRAND-verklaring is dat echter niet in te zien. Derden kunnen er op vertrouwen dat hen een FRAND-licentie zal worden aangeboden, niet dat zij zonder licentie de standaard kunnen toepassen zonder inbreuk te maken.

4.19. Samsung heeft niet bestreden dat zij de onderhavige octrooien pas bij ETSI heeft gemeld na 'bevriezing' van de standaard. Ook dat leidt naar haar mening echter niet tot rechtsverwerking.

4.20. Ten eerste meent zij aan haar verplichtingen ten opzichte van ETSI te hebben voldaan omdat zij al in 1998 een algemene FRAND-verklaring heeft afgelegd en het gebruikelijk is dat specifieke essentiële octrooien pas na bevriezing van de standaard worden gemeld. Samsung wijst op als productie 3 overgelegde meldingen van Ericsson, Nokia, Motorola en IDC en op de als producties 4 tot en met 6 overgelegde meldingen van Siemens, Alcatel en KPN.

4.21. Samsung meent voorts dat niet blijkt dat, indien zij eerder zou hebben gemeld, de geoctrooieerde techniek niet in de standaard zou zijn opgenomen. Samsung bestrijdt dat de ETSI policy tot doel heeft zoveel mogelijk rechtenvrije techniek in de standaard op te nemen. Volgens Samsung wordt dat alleen nagestreefd in geval van een 'blocking situation', als de techniek niet op FRAND-voorwaarden beschikbaar is. Een dergelijke situatie deed zich niet voor. Bovendien was, naar zij stelt, geen rechtenvrij alternatief voorhanden maar uitsluitend een alternatief waarop eveneens octrooirechten rustten en blijkt niet dat de door Samsung geoctrooieerde techniek geheel buiten de standaard had kunnen blijven.

4.22. Apple heeft verwezen naar de beslissing van deze rechtbank in de procedure Philips - LG van 25 april 2007 (IEPT 20070425). In die procedure oordeelde de rechtbank - kort samengevat en voor zover hier relevant - dat het recht om het octrooi in te roepen zou zijn verwerkt indien Philips, ondanks haar deelname aan de werkgroepen waarin de standaard werd vastgesteld, haar octrooi niet had gemeld. Zou Philips het octrooi wel hebben gemeld, dan zou LG volgens de beslissing verplicht zijn geweest een dergelijke licentie te nemen. Het beroep op rechtsverwerking ging volgens de rechtbank dan ook niet op indien zou blijken dat LG niet bereid was een FRAND-licentie te nemen.

4.23. In deze procedure is het beroep op rechtsverwerking dus beoordeeld tegen de achtergrond van het ontbreken van een FRAND-verklaring van Philips. Samsung wijst er terecht op dat de feiten thans geheel anders liggen omdat Samsung wél een FRAND-verklaring heeft afgelegd. Die verklaring (van 1998) is bovendien afgelegd voordat de standaard is vastgesteld en voordat Apple de markt heeft betreden. Deze uitspraak is dan ook niet doorslaggevend voor het in dit kort geding te beoordelen beroep van Apple op rechtsverwerking.

4.24. De door Apple gevreesde patent hold-up kan geen reden zijn rechtverwerking aan te nemen. De late melding van de octrooien is in dat opzicht niet relevant omdat Samsung al in 1998, bij de start van het 3GPP (UMTS) project, een algemene FRAND-verklaring heeft afgelegd.

4.25. Dat als gevolg van de late melding zonder noodzaak geoctrooieerde techniek in de standaard is opgenomen, is voorts onvoldoende aannemelijk. Niet duidelijk is of, bij tijdige melding, ETSI zou hebben geprobeerd de door Samsung geoctrooieerde techniek buiten de standaard te laten en in hoeverre dat mogelijk zou zijn geweest. Aannemende dat het door Apple genoemde nadeel zich inderdaad heeft voorgedaan, is dan nog de vraag of de ontstane situatie tot rechtsverwerking zou moeten leiden. Het nadeel wordt in dat geval voor een belangrijk deel weggenomen door de beschikbaarheid van een FRAND-licentie. Ook is niet zonder belang dat, zoals Samsung onweersproken aantoont, zij bepaald niet enige is die haar essentiële octrooien (te) laat heeft gedeclareerd.

4.26. Al met al bestaat teveel onzekerheid dat de bodemrechter, die daarin terughoudend te werk zal gaan, het beroep op rechtsverwerking zal honoreren. De in dit verband subsidiair aangevoerde, maar niet verder uitgewerkte rechtsgronden misbruik van recht, misbruik van machtspositie in de zin van het mededingingsrecht en onrechtmatig handelen leiden vooralsnog niet tot het oordeel dat de late melding van de essentiële octrooien wél aan uitoefening van de door Samsung ingeroepen octrooien in de weg zou moeten staan.

FRAND-aanbod

4.27. Samsungs standpunt dat de FRAND-verklaring niet meer inhoudt dan een uitnodiging tot het doen van een aanbod om in onderhandeling te treden over een licentie moet voorshands worden verworpen. Ook de door Samsung zelf overgelegde opinies van Benard en Libchaber gaan er vanuit dat naar Frans recht de verklaring haar in ieder geval verplicht te onderhandelen over een licentieovereenkomst op FRAND-voorwaarden.

[ ]

4.34. Samsung stelt terecht dat wat als een FRAND-licentie moet worden aangemerkt allereerst afhankelijk is van het resultaat van onderhandelingen tussen partijen en dat daarover verschillend kan worden gedacht. Gezien het voorgaande moet vooralsnog echter worden geoordeeld dat het door Samsung van Apple gevraagde percentage, zelfs indien niet wordt uitgegaan van een 5% royalty cap, zozeer uit de pas loopt met haar verplichting tot het doen van een FRAND-aanbod, dat daaruit moet worden afgeleid dat Samsung niet werkelijk bereid is een licentie-overeenkomst op FRAND-voorwaarden aan te gaan.

4.35. Partijen verwijten elkaar over en weer een irreële opstelling. Dat het aanbod van Apple niet serieus te nemen is, blijkt echter onvoldoende. Apple heeft dit aanbod gemotiveerd met een verwijzing naar het rapport van Donaldson en gesteld dat zij rekening heeft gehouden met het plafond van 5% en met de waarde van de UMTS-component in haar producten. Samsung is hier inhoudelijk niet op ingegaan (vergelijk haar pleitnota onder 9.17). Zij vindt slechts dat Apple gehouden is een licentie te vragen voor de gehele portefeuille van essentiële octrooien en ook niet beperkt tot Nederland. Dit argument overtuigt onvoldoende om aan te nemen dat bij Apple op haar beurt geen werkelijke bereidheid zou zijn om tot een FRAND-licentie te komen.

4.36. Onder deze omstandigheden en nu Samsung ook niet heeft aangegeven dat substantieel lagere vergoedingen bespreekbaar zijn, moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat het inroepen van haar octrooirechten in een bodemprocedure zal worden aangemerkt als misbruik van recht. Het gevorderde voorlopige inbreukverbod stuit daarop af, zeker nu de gevolgen van een verbod voor Apple zeer ernstig zouden zijn en de gestelde inbreuk door Samsung al geruime tijd is gedoogd. Dit laatste doet, zoals hiervoor is overwogen, er niet aan af dat Samsung een spoedeisend belang heeft bij het gevorderde inbreukverbod maar is wel relevant voor het aan dat belang toe te kennen gewicht.

4.37. Anders dan Samsung meent, volgt uit de beslissing van deze rechtbank in de procedure Philips - SK Kassetten niet dat zij onder alle omstandigheden recht heeft op een inbreukverbod. Voorafgaand aan die procedure was door SK Kassetten niet om een licentie gevraagd en evenmin was gebleken dat door Philips onredelijke eisen aan een licentie werden gesteld. In deze omstandigheden oordeelde de rechtbank dat, zolang geen FRAND-licentie is verkregen, de octrooihouder in beginsel zijn octrooirecht kan handhaven. De beslissing ziet echter niet op omstandigheden op grond waarvan moet worden aangenomen dat het recht om het octrooi te handhaven wordt misbruikt door een octrooihouder die zich aan zijn FRAND-verplichting onttrekt. De rechtbank heeft onder ogen gezien dat dergelijke bijzondere omstandigheden tot een ander oordeel kunnen leiden. Vergelijk in dit verband het slot van 6.24: 'Niet uit te sluiten is dat onder bijzondere omstandigheden anders moet worden geoordeeld, maar die bijzondere omstandigheden zijn in dit geval gesteld noch gebleken'.

4.38. De weg naar een FRAND-licentie begint met een verzoek daartoe van Apple gevolgd door een FRAND-aanbod van Samsung. Indien partijen vervolgens niet tot overeenstemming zouden kunnen komen staat het Samsung vrij alsnog een inbreukverbod te vorderen. Het door Apple gevoerde verweer dat zij over een FRAND-licentie beschikt dan wel dat sprake is van uitputting of rechtsverwerking staat daar gezien al het voorgaande niet aan in de weg.

4.39. Samsung heeft nog aangevoerd dat het op de FRAND-verplichting gebaseerde verweer van Apple niet relevant is omdat Apple zelf bestrijdt dat de ingeroepen octrooien daadwerkelijk essentieel zijn voor toepassing van de standaard. Dit betoog leidt niet tot een ander resultaat omdat, indien de ingeroepen octrooien inderdaad niet essentieel voor toepassing van de standaard zijn, inbreuk van Apple al om die reden niet is aan te nemen. Samsung heeft de gestelde inbreuk immers geheel gebaseerd op de stelling dat Apple de standaard toepast en dus inbreuk maakt op voor de standaard essentiële octrooien. Zij heeft niet aangevoerd dat en gemotiveerd waarom, indien moet worden aangenomen dat de octrooien niet essentieel zijn, Apple niettemin inbreuk op de ingeroepen octrooien zou maken.

De vorderingen in reconventie

4.40. Bij de door Apple in reconventie onder i) en iii) gevorderde voorlopige maatregelen heeft zij geen spoedeisend belang omdat Samsung in de hiervoor vermelde omstandigheden haar octrooien niet kan handhaven zolang zij, met inachtneming van hetgeen in dit vonnis is overwogen, geen FRAND-aanbod heeft gedaan. Doet zij dat alsnog, dan heeft Apple bij de vorderingen geen belang omdat in die situatie er geen reden meer is aan te nemen dat Samsung niet bereid zou zijn te goeder trouw over een FRAND-licentie te onderhandelen. Voor toewijzing van het onder ii) gevorderde, dat neerkomt op een eenzijdig door Apple opleggen van de licentievoorwaarden, bestaat geen rechtsgrond.

Conclusie

4.41. Het door Samsung in conventie gevorderde moet worden afgewezen met veroordeling van Samsung in de proceskosten. De vorderingen in reconventie worden eveneens afgewezen met veroordeling van Apple in de proceskosten.

4.42. Partijen hebben over en weer veroordeling van de wederpartij in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv gevorderd. Van de gelegenheid voorafgaand aan de mondelinge behandeling een kostenspecificatie over te leggen is geen gebruik gemaakt. Ter zitting hebben de raadslieden van beide zijden toegelicht dat tussen partijen overleg had plaatsgevonden met het doel tot een afspraak te komen over de hoogte van de over en weer gevorderde volledige proceskosten, maar dat dit overleg nog niet succesvol was afgerond. Aan partijen is op hun verzoek gelegenheid gegeven om de voorzieningenrechter vóór vrijdag 30 september 2011 mee te delen over welk bedrag overeenstemming zou zijn bereikt. Nu een bericht ter zake niet is ontvangen, zullen de proceskosten conform het reguliere liquidatietarief worden begroot.

4.43. In alle vier de zaken zijn de proceskosten in conventie aan de zijde van Apple te begroten op € 816 aan salaris van de advocaten en € 560 aan griffierecht. Samsung dient dus te worden veroordeeld tot betaling van in totaal € 5.504.

4.44. In reconventie zijn de kosten aan de zijde van Samsung in iedere zaak te begroten op € 408 aan salaris van de advocaten, in totaal € 1.632.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen in conventie en in reconventie af;

5.2. veroordeelt Samsung in de proceskosten in conventie, aan de zijde van Apple tot op heden begroot op in totaal € 5.504;

5.3. veroordeelt Apple in de proceskosten in reconventie, aan de zijde van Samsung tot op heden begroot op in totaal € 1.632;

5.4. verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 14 oktober 2011 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.