HvJ EU, 22-10-2015, nr. C-20/14

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25).

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, voorheen BGW Marketings- & Management-Service GmbH (hierna ‘BGW’), en B. Scholtz over het woordmerk BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft.

Het woordmerk BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft (hierna: ‘jonger merk’) is op 11 december 2006 onder nr. 306 33 835 ingeschreven bij het Duitse merken- en octrooibureau (Deutsches Patent- und Markenamt) met name voor waren en diensten van de klassen 16, 35, 41 en 43 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze waren en diensten zijn als volgt omschreven:

BGW stelde oppositie in tegen deze inschrijving op basis van het hierna afgebeelde Duitse woord- en beeldmerk nr. 304 06 837 (hierna: ‘ouder merk’):

Het oudere merk is sinds 21 juli 2004 ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 16, 35 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Deze waren en diensten als volgt omschreven:

Het Duitse merken- en octrooibureau heeft de door BGW ingestelde oppositie bij beslissing van 2 oktober 2009 gedeeltelijk toegewezen en het jongere merk gedeeltelijk nietig verklaard wegens het bestaan van verwarringsgevaar tussen de twee conflicterende merken. Na beroep van de houder van het jongere merk is deze beslissing ingetrokken bij beslissing van 9 januari 2012 op grond dat BGW geen rechtsinstandhoudend gebruik van haar merk had aangetoond.

BGW stelde bij het Bundespatentgericht (federaal octrooigerecht) beroep tot vernietiging van deze laatste beslissing in.

Deze rechterlijke instantie oordeelt op basis van de talrijke door BGW overgelegde bewijzen dat althans voor ‘drukwerken’ en voor de diensten ‘reclame’, ‘organisatie van seminars’ en ‘organisatie van wedstrijden’, rechtsinstandhoudend gebruik van het oudere merk is aangetoond; deze diensten worden voornamelijk verleend aan ondernemingen in de gezondheidssector, waaronder met name optiekzaken en audiciens. De rechterlijke instantie komt tot de conclusie dat de conflicterende merken betrekking hebben op dezelfde waren en op deel dezelfde en deels soortgelijke diensten.

Aangaande de overeenstemming van de merken is de verwijzende rechter van oordeel dat de totaalindruk van het oudere merk alleen wordt gedomineerd door de lettercombinatie ‘BGW’, aangezien het beeldbestanddeel deze combinatie slechts visueel in beeld brengt en fonetisch irrelevant is. Wat het jongere merk betreft, is de verwijzende rechter van oordeel dat de woordcombinatie ‘Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft’ beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist, daar het er alleen op wijst dat de betrokken waren en diensten worden geleverd respectievelijk verricht door een landelijk actieve ondernemersvereniging uit de gezondheidssector zonder dat de commerciële herkomst van deze producten en diensten voorts nauwkeurig kan worden geïdentificeerd.

Volgens de verwijzende rechter wordt de totaalindruk van het jongere merk ook beheerst door de lettercombinatie ‘BGW’. Het Bundespatentgericht (federaal octrooigerecht) voegt er hoe dan ook aan toe dat deze woordcombinatie, los van de beoordeling ervan, minstens een zelfstandige onderscheidende plaats binnen het jongere merk inneemt in de zin van het arrest Medion (C-120/04, EU:C:2005:594). Het betrokken publiek zal dus bij waarneming van het jongere merk het oudere merk herkennen, met als enig verschil dat het — op zich nietszeggende — letterwoord ‘BGW’ thans door de (beschrijvende) toelichting ‘Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft’ wordt verduidelijkt.

Bijgevolg, aldus de verwijzende rechter, die verwijst naar het arrest AMS/BHIM — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), (T-425/03, EU:T:2007:311), is er uit het oogpunt van het relevante publiek zonder enige twijfel sprake van verwarringsgevaar tussen de conflicterende merken voor de in punt 11 van het onderhavige arrest aangegeven waren en diensten.

Een uitspraak in die zin is volgens hem evenwel niet mogelijk wegens het standpunt van het Hof in het arrest Strigl en Securvita (C-90/11 en C-91/11, EU:C:2012:147), waarin het Hof van oordeel was dat artikel 3, lid 1, onder b) en c), van richtlijn 2008/95 van toepassing is op een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van deze woordcombinatie doordat deze lettercombinatie uit de beginletters van de woorden van de woordcombinatie bestaat, en het betrokken merk aldus in zijn geheel kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen, die bijgevolg elk onderscheidend vermogen mist. Voorts brengt de verwijzende rechter in herinnering dat het Hof in punt 38 van dat arrest heeft gepreciseerd dat de lettercombinatie die de beginletter van elk woord van de woordcombinatie herhaalt, slechts ondergeschikt is aan deze woordcombinatie.

Derhalve is het uitgesloten om aan een element van een samengesteld merk, in casu de als letterwoord begrepen lettercombinatie ‘BGW’ van het jongere merk, een dominerende of minstens zelfstandige onderscheidende plaats toe te kennen, wanneer dit element in dat merk slechts een ondergeschikte positie inneemt.

Dat het arrest Strigl en Securvita (C-90/11 en C-91/11, EU:C:2012:147) absolute gronden voor weigering van inschrijving in de zin van artikel 3 van richtlijn 2008/95 betrof, rechtvaardigt volgens het Bundespatentgericht niet dat anders wordt geoordeeld in het hoofdgeding, waarin de in artikel 4, lid 1, onder b), van deze richtlijn bedoelde aanvullende grond voor weigering speelt, voor zover de waarneming door het publiek van een merk in beginsel niet mag afhangen van de vraag of het gaat om een grond voor weigering van inschrijving in de zin van artikel 3 of artikel 4 van richtlijn 2008/95.

Tegen deze achtergrond heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat er in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten bij het relevante publiek sprake kan zijn van gevaar voor verwarring van een ouder merk, bestaande uit een lettercombinatie met onderscheidend vermogen die het dominerende bestanddeel van dat merk met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, met een jonger merk dat die lettercombinatie overneemt met toevoeging van een beschrijvende woordcombinatie die bestaat uit woorden waarvan de beginletters overeenkomen met de letters van de woorden van die combinatie, zodat zij door dat publiek wordt waargenomen als de afkorting van die woordcombinatie.

Daar de verwijzende rechter deze vraag stelt wegens de twijfel die bij hem is gerezen over de toepassing van het arrest Strigl en Securvita (C-90/11 en C-91/11, EU:C:2012:147) bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende merken in het hoofdgeding, dienen dus in de eerste plaats de strekking en de relevantie van dat arrest te worden onderzocht.

De hoofdgedingen die hebben geleid tot het arrest Strigl en Securvita (C-90/11 en C-91/11, EU:C:2012:147), betroffen twee woordmerken: het ene bestond uit het teken ‘Multi Markets Fund MMF’ voor een fonds dat op vele financiële markten investeerde, en het andere bestond uit het teken ‘NAI — Der Natur-Aktien-Index’ voor een beursindex van aandelen van milieuvriendelijke ondernemingen. De verwijzende rechter, die in die zaken de tekens ‘MMF’ en ‘NAI’, afzonderlijk genomen, niet beschrijvend in de zin van artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 achtte, vroeg het Hof of de gronden voor weigering in de zin van artikel 3, lid 1, onder b) en/of c), van deze richtlijn van toepassing waren op een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een op zichzelf niet-beschrijvende lettercombinatie, maar die de beginletters van elk van de woorden van deze woordcombinatie herhaalt.

Deze zaken vonden dus hun oorsprong in de vraag of een samengesteld merk, bestaande uit een woordcombinatie naast de afkorting ervan, kon worden ingeschreven gelet op artikel 3, lid 1, onder b) en c), van richtlijn 2008/95 en betroffen niet de beoordeling, zoals in casu, van mogelijk verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van deze richtlijn tussen een ouder merk, bestaande uit een lettercombinatie, en een jonger merk, dat deze lettercombinatie overneemt met nevenschikking van een woordcombinatie,.

Ten eerste streven de absolute gronden voor weigering van inschrijving in de zin van artikel 3, lid 1, onder b) en c), van richtlijn 2008/95 en de relatieve gronden voor weigering in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van deze richtlijn verschillende doelstellingen na en strekken zij tot bescherming van verschillende belangen.

Het aan artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 ten grondslag liggende algemeen belang bestaat erin te verzekeren dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt (arrest Strigl en Securvita, C-90/11 en C-91/11, EU:C:2012:147, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Het begrip algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 3, lid 1, onder b), van deze richtlijn, valt samen met de wezenlijke functie van het merk, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring met waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (zie arrest Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, EU:C:2008:261, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Artikel 4, lid 1, onder b), van de richtlijn strekt daarentegen tot bescherming van de individuele belangen van de houders van oudere merken die in conflict komen met het aangevraagde teken, en waarborgt dus de functie van aanduiding van herkomst van het merk in geval van verwarringsgevaar (zie in die zin arrest Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punten 24 en 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

De perceptie door het relevante publiek van een teken mag, zoals de verwijzende rechter terecht opmerkt, weliswaar niet afhangen van de betrokken weigeringsgrond, maar het voor die perceptie te hanteren perspectief varieert naargelang wordt beoordeeld of een teken beschrijvend is dan wel of verwarringsgevaar bestaat.

Zoals de advocaat-generaal in punt 29 van zijn conclusie opmerkte, gaat de aandacht bij de beoordeling of een teken beschrijvend is, uit naar de mentale processen die kunnen leiden tot het leggen van verbanden tussen het teken of de verschillende onderdelen ervan en de betrokken waren en/of diensten, terwijl het onderzoek, bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, veeleer betrekking heeft op de processen van memorisatie, herkenning en oproeping van het teken alsook op associatiemechanismen.

Ten tweede merkte het Hof in punt 32 van het arrest Strigl en Securvita (C-90/11 en C-91/11, EU:C:2012:147) op dat de drie hoofdletters in elk van de tekens, ‘MMF’ respectievelijk ‘NAI’, de beginletters weergaven van de woorden van de woordcombinaties waarmee ze in nevenschikking staan en dat de woordcombinatie en de lettercombinatie er dus tot strekken in beide gevallen elkaars betekenis te verduidelijken en hun onderling verband te benadrukken. Beide lettercombinaties zijn dus bedacht om de perceptie door het relevante publiek van de woordcombinatie te versterken door het gebruik en het memoriseren ervan te vergemakkelijken.

Dienaangaande preciseerde het Hof in de punten 37 en 38 van datzelfde arrest dat de betrokken lettercombinaties, indien zij door het relevante publiek werden opgevat als afkortingen van de woordcombinaties waarmee zij in nevenschikking stonden, niet zwaarder konden wegen dan de som van alle bestanddelen van het merk in zijn geheel, zelfs wanneer zij in se als onderscheidend konden werden beschouwd. Dergelijke lettercombinaties waren daarentegen volgens het Hof slechts ‘ondergeschikt’ aan de woordcombinaties waaraan zij waren nevengeschikt.

Uit de rechtsoverwegingen van het arrest Strigl en Securvita (C-90/11 en C-91/11, EU:C:2012:147) volgt dat naargelang van de perceptie van het relevante publiek van de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende bestanddelen van het teken alsook van de perceptie van het totaalbeeld ervan per geval moet worden beoordeeld of een teken, bestaande uit een lettercombinatie, nevengeschikt aan een woordcombinatie, krachtens artikel 3 lid 1, onder b) en c), van richtlijn 2008/95 niet kan worden ingeschreven.

Bijgevolg moet de overweging in punt 38 van dat arrest, die de verwijzende rechter aanhaalt, dat de lettercombinatie die de beginletter van de woorden van de woordcombinatie herhaalt, slechts ondergeschikt is aan deze woordcombinatie, in die zin worden gelezen en kan zij niet worden uitgelegd als de uitdrukking van een regel van algemene beoordeling van de ondergeschiktheid van een lettercombinatie die de beginletter van elk woord van de woordcombinatie waaraan zij nevengeschikt is, herhaalt.

Deze overweging preciseert met het oog op de toepassing van de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, onder b) en c), van richtlijn 2008/95 immers slechts dat een lettercombinatie, ook al is zij op zichzelf onderscheidend, beschrijvend kan zijn wanneer zij is overgenomen in een samengesteld merk, waarin zij is gecombineerd met een beschrijvende hoofduitdrukking, waarvan zij wordt waargenomen als de afkorting, hetgeen per geval moet worden vastgesteld.

Uit het voorgaande volgt dat, gelet op de verschillende juridische context van de zaken die hebben geleid tot het arrest Strigl en Securvita (C-90/11 en C-91/11, EU:C:2012:147) alsook op de daaraan te geven strekking, de vaststellingen van dat arrest niet kunnen worden toegepast op het hoofdgeding teneinde te beoordelen of de twee conflicterende merken overeenstemmen.

In de tweede plaats dient volgens vaste rechtspraak de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. Daarbij neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (arrest Bimbo/BHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking dienen de betrokken merken juist elk in hun geheel te worden onderzocht (arresten BHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 41, en Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punt 61).

In bepaalde omstandigheden kan de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, weliswaar door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd, maar de overeenstemming kan alleen op basis van het dominerende bestanddeel worden beoordeeld, wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn (arresten BHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punten 41 en 42, en Nestlé/BHIM, C-193/06 P, EU:C:2007:539, punten 42 en 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Dienaangaande preciseerde het Hof dat bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende merken rekening moet worden gehouden met het gemeenschappelijke bestanddeel ervan, al kan het niet worden geacht het totaalbeeld te overheersen, voor zover het op zichzelf het oudere merk vormt en autonoom onderscheidend blijft in het met name uit dit bestanddeel samengestelde merk, waarvan de inschrijving wordt aangevraagd. Ingeval een gemeenschappelijk bestanddeel in het samengestelde teken zelfstandig onderscheidend blijft, kan het door dat teken gegeven totaalbeeld het publiek namelijk ertoe leiden te denken dat de betrokken waren of diensten op zijn minst van economisch verbonden ondernemingen komen, in welk geval van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan (arrest Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punten 30 en 36, en beschikking ecoblue/BHIM en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35, punt 45).

Het Hof heeft evenwel ook gepreciseerd dat een bestanddeel van een samengesteld teken een dergelijke zelfstandige onderscheidende plaats niet behoudt indien dit bestanddeel met het andere bestanddeel of de andere bestanddelen van het teken tezamen genomen, een eenheid vormt met een andere betekenis dan die van bedoelde bestanddelen afzonderlijk beschouwd (arrest Bimbo/BHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punt 25).

Ook dient er, zoals de advocaat-generaal in punt 40 van zijn conclusie, aan te worden herinnerd dat in beginsel zelfs een element met een gering onderscheidend vermogen de totaalindruk van een samengesteld merk kan domineren of binnen dat merk een zelfstandige onderscheidende plaats kan hebben in de zin van het arrest Medion (C 120/04, EU:C:2005:594) wanneer het, met name wegens de positie ervan in het teken of wegens de omvang ervan, onmiddellijk wordt waargenomen door de consument en bij deze in herinnering blijft.

In casu staat het aan de verwijzende rechter om door middel van met name een analyse van de bestanddelen van het jongere merk en van hun relatieve gewicht in de perceptie van het relevante publiek vast te stellen welke totaalindruk het teken waarvan om inschrijving wordt verzocht, bij dat publiek oproept, en om vervolgens, rekening houdend met die totaalindruk en alle relevante factoren van het concrete geval, te beoordelen of sprake is van verwarringsgevaar (arrest Bimbo/BHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punt 34).

Dat het jongere merk bestaat uit een teken dat de lettercombinatie overneemt die het enige woordbestanddeel van het oudere merk vormt, en een woordcombinatie waarvan de beginletters overeenkomen met de woorden van deze combinatie, kan op zich alleen evenwel niet uitsluiten dat sprake is van gevaar voor verwarring met dat oudere merk.

Derhalve zal de verwijzende rechter in de omstandigheden van het hoofdgeding onder andere moeten onderzoeken of het relevante publiek zodanige banden tussen de lettercombinatie en de woordcombinatie kan leggen, met name de mogelijkheid dat de eerste als een afkorting van de tweede wordt waargenomen, dat deze combinatie door het relevante publiek zelfstandig kan worden waargenomen en gememoriseerd in het jongere merk. Zo ook zal hij in voorkomend geval moeten beoordelen of de elementen van het jongere merk, samen genomen, een onderscheiden logische eenheid vormen met een andere betekenis dan de betekenis van deze elementen, afzonderlijk beschouwd.

Mitsdien dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat er in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten bij het relevante publiek sprake kan zijn van gevaar voor verwarring van een ouder merk, bestaande uit een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het dominerende bestanddeel van dat merk met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, met een jonger merk dat die lettercombinatie overneemt met toevoeging van een beschrijvende woordcombinatie die bestaat uit woorden waarvan de beginletters overeenkomen met de letters van de woorden van die combinatie, zodat zij door dat publiek wordt waargenomen als de afkorting van die woordcombinatie.

Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat er in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten bij het relevante publiek sprake kan zijn van gevaar voor verwarring van een ouder merk, bestaande uit een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het dominerende bestanddeel van dat merk met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, met een jonger merk dat die lettercombinatie overneemt met toevoeging van een beschrijvende woordcombinatie die bestaat uit woorden waarvan de beginletters overeenkomen met de letters van de woorden van die combinatie, zodat zij door dat publiek wordt waargenomen als de afkorting van die woordcombinatie.

ondertekeningen