Rb. Den Haag, 11-10-2023, nr. C/09/643901 / HA ZA 23-210

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 22 februari 2023, met producties EP01 tot en met EP10;

- de conclusie van antwoord van 17 mei 2023 waarin een eis in reconventie is opgenomen, met producties GP01 tot en met GP11;

- het tussenvonnis van 21 juni 2023, waarin een mondelinge behandeling is bepaald;

- de brief namens [gedaagde] van 31 augustus 2023, met aanvulling van productie GP11 (proceskostenoverzicht);

- de conclusie van antwoord in reconventie van 13 september 2023, met aanvullend proceskostenoverzicht;

- de mondelinge behandeling van 14 september 2023, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt.

Ten slotte is vonnis bepaald.

Off-White is een modehuis met een gelijknamig modelabel, dat haar eerste collectie in 2013 lanceerde. Off-White brengt kleding op de markt die ook veel door jongeren wordt gedragen, zoals capuchonsweaters (hoodies) en T-shirts. In Nederland worden de producten van Off-White onder andere aangeboden in de Bijenkorf en diverse webwinkels.

Off-White is houdster van onder meer de volgende Uniemerken (hierna samen: de Merken):

- het Uniewoordmerk OFF-WHITE, aangevraagd op 20 december 2013 en geregistreerd op 17 juli 2014 onder nummer 012450466 voor onder meer waren en diensten in klasse 18, 25 en 35;

- het hieronder weergegeven Uniebeeldmerk, aangevraagd op 16 november 2017 en geregistreerd op 12 maart 2018 onder nummer 017480559 voor onder meer waren en diensten in klassen 3, 9 en 14;

- het hieronder weergegeven Uniebeeldmerk, aangevraagd op 13 september 2019 en geregistreerd op 4 januari 2020 onder nummer 018124606 voor onder meer waren en diensten in klasse 9, 18 en 25;

- het hieronder weergegeven Uniebeeldmerk, aangevraagd op 17 september 2019 en geregistreerd op 25 januari 2020 onder nummer 018125322 voor onder meer waren en diensten in klasse 18, 25 en 35;

[gedaagde] landde op 27 oktober 2022 op luchthaven Düsseldorf International Airport, na een vlucht die was vertrokken vanaf luchthaven Esenboga in Ankara, Turkije. Duitse douanemedewerkers troffen in [gedaagde] bagage onder andere 22 kledingstukken aan met daarop de Merken. Deze 22 kledingstukken zijn: één regenjas, zes paar sokken in kartonnen verpakking en 15 truien/hoodies (hierna: de kledingstukken). Vervolgens is alle bagage van [gedaagde] in beslag genomen.

Op 5 november 2022 heeft de Duitse douane informatie en foto’s betreffende de inbeslagname van de bagage van [gedaagde] verstrekt aan de Duitse advocaten van Off-White. Op basis van de foto’s heeft Off-White vastgesteld dat de kledingstukken namaakgoederen zijn. Off-White heeft ingestemd met de vernietiging door de Duitse douane van de inbeslaggenomen goederen.

[gedaagde] heeft de Duitse douane bericht dat hij zich verzet tegen vernietiging van de kledingstukken.

Op 9 december 2022 ontving [gedaagde] een Duitstalige sommatiebrief van één van de Duitse advocaten van Off-White. [gedaagde] werd gevraagd om uiterlijk 13 december 2022 een bijlage van de brief te ondertekenen, waarin hij onder andere verklaart dat hij de merkinbreuk zal staken - met boetebeding -, de kledingstukken en reclamemateriaal zal vernietigen, althans toestemming zal geven voor vernietiging, informatie zal verschaffen over de herkomst van de kledingstukken, schadeplichtig is, en (juridische) onkosten van Off-White zal vergoeden.

Dezelfde dag, 9 december 2022, heeft [gedaagde] een e-mail gestuurd naar de Duitse advocaten van Off-White met daarin onder andere de volgende tekst:

“lawyer

(…) I have no idea whether the items you mentioned are a brand or a piece of shit. I went to Turkey for my vacation and they are sold everywhere in the streets, in the shops, in the markets. I bought these products for myself and my wife and five children. (…) I bought them for our personal clothing.

(…) you accused me innocently I will open compensation from you for playing with my pride with evidence and proof in court

[gedaagde]_[gedaagde]”

Op 3 februari 2023 ontving [gedaagde] een brief per e-mail van de Nederlandse advocaat van Off-White. [gedaagde] werd gevraagd uiterlijk 8 februari 2023 akkoord te gaan met een verklaring waarin hij bevestigt dat hij:

15 februari 2023 beeldmateriaal op zal sturen;

4. uiterlijk 15 februari 2023 een vergoeding voor kosten in de rechtsbijstand van Off-White zal betalen van € 1.000,00;

5. een boete verbeurt van € 500,00 per in de toekomst verkocht product dat inbreuk maakt, of € 1.000,00 per dag dat hij handelt in strijd met wat onder 1 en 2 is verwoord.

In de brief wordt aangekondigd dat [gedaagde] bij het niet tijdig en integraal bevestigen van het verzochte, een dagvaarding in een bodemprocedure kan verwachten.

[gedaagde] heeft op 3 februari 2023 een reactie per e-mail gestuurd waarin onder andere het volgende staat:

“Advocaat (…)

betreffende kleidingen ik heb geen idee of ze van een merk zijn of een merk is daar weet ik van niets, tijdens mijn reis/vakantie in Turkije heb ik ze gekocht zonder dat ik op de hoogte was voor mijn eigen en voor mijn vrouw en vijf kinderen (…)

na dat ik werd tegengehouden op vliegveld Düsseldorf ben ik pas achter gekomen dat ze zou om merk kleiding gaan daarna heb ik actie ondernomen of dat echt zo is overal in Turkije wordt verkocht op de markten in de winkel zelf op straat tentjes overal worden ze verkocht (…) waarom deze merk handelaar neemt geen maatregelen zo dat wij geen slachtoffers worden als ze hadden maatregelen genomen dit was niet gebeurd met mij negen uur lang op vliegveld van Düsseldorf wachten (…) als ze zo beroemde merk zijn waarom zoeken ze niet uit bij die landen zo dat wij als toeristen niet kopen deze kleiding

(…) spullen zijn niet bij in bezit die liggen bij de Deutsche Doune in Düsseldorf/Duitsland ik heb niets mee gekregen en wij wachten op een dagvaarding voor een uitspraak in Duitsland nogmaals deze spullen zijn puur voor eigen gebruik gekocht zonder dat ik doorhad dat van enige merk zouden zijn als ik deze spullen krijg en dat mijn schade door u cliënt wordt betaald zal ik ze vernietigen (…)

uit respect heb ik u beantwoord en mij hier over niet meer storen wegens verergeren van mijn gezondheid door u cliënt (…)”

Op 22 februari 2023 heeft Off-White [gedaagde] gedagvaard. [gedaagde] heeft vervolgens juridisch advies ingewonnen.

Op 20 maart 2023 ontving (de advocaat van) [gedaagde] een e-mail van (de advocaten van) Off-White met een (nieuwe) onthoudingsverklaring. [gedaagde] heeft een aangepaste onthoudingsverklaring met boetebeding ondertekend op 1 april 2023. Met deze aangepaste verklaring is Off-White niet akkoord gegaan, naar de rechtbank begrijpt onder meer omdat in deze verklaring geen sprake is van vergoeding van juridische kosten of andere schade van Off-White door [gedaagde].

Off-White vordert na vermindering van eis1.- samengevat - dat de rechtbank

bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. [gedaagde] beveelt met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de Merken te staken en gestaakt te houden;

II. de vernietiging gelast van de Off-White-goederen die hetzij onder douanebeslag liggen, hetzij zijn vrijgegeven aan [gedaagde];

III. [gedaagde] beveelt zijn voorraad Off-White-goederen ter vernietiging af te geven aan een door de advocaten van Off-White aangewezen vernietigingsbedrijf;

IV. [gedaagde] veroordeelt tot vergoeding van de kosten van vernietiging bedoeld onder II en III;

V. met dwangsommen verbonden aan de vorderingen onder I, III en IV;

VI. [gedaagde] veroordeelt in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv2., met specifiek ten aanzien van deze kosten een uitvoerbaar bij voorraad verklaring, vermeerderd met de wettelijke rente daarover.

Off-White betoogt dat [gedaagde] merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder a UMVo3.heeft gemaakt door, zonder toestemming van Off-White, 22 kledingstukken waarop tekens zijn aangebracht die gelijk zijn aan de hiervoor onder 2.2 genoemde Merken, in te voeren in de EER.4.

[gedaagde] voert verweer. [gedaagde] concludeert tot niet-ontvankelijkheid van Off-White, dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Off-White, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Off-White in de kosten van deze procedure.

In reconventie vordert [gedaagde] - zo begrijpt de rechtbank - een verklaring voor recht dat de wijze van procederen van Off-White onrechtmatig is, omdat Off-White in strijd met artikel 21 Rv heeft gehandeld. Op die grondslag vordert [gedaagde] verder dat Off-White wordt veroordeeld tot het betalen van zijn proceskosten en van een schadevergoeding nader op te maken bij staat, dan wel een vergoeding van door de rechtbank te schatten schade op grond van artikel 6:97 BW.5.

Off-White voert verweer in reconventie. Off-White concludeert tot afwijzing van de vorderingen van [gedaagde], met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

Bevoegdheid

De vorderingen van Off-White zijn gestoeld op haar Uniemerken. De rechtbank is (internationaal en relatief) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Off-White in conventie, nu [gedaagde] woonplaats heeft in Nederland (artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk). De bevoegdheid van deze rechtbank is overigens niet door [gedaagde] bestreden.

Ten aanzien van de door [gedaagde] ingestelde reconventionele vordering grondt de rechtbank haar bevoegdheid op artikel 26 Brussel I bis-Vo6., nu Off-White inhoudelijk op die vordering heeft gereageerd zonder die bevoegdheid te betwisten.

in conventie

Inbreuk?

Artikel 9 lid 2 sub a UMVo bepaalt dat de merkhouder gerechtigd is iedere derde die daarvoor niet zijn toestemming heeft gekregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en de waren of diensten gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Dat in deze zaak sprake is van gebruik van met de Merken overeenstemmende tekens voor gelijke waren (kleding), is niet in geschil.

Het belangrijkste verweer van [gedaagde] houdt in dat geen sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo waartegen de Uniemerkhouder kan optreden, omdat de kledingstukken voor eigen gebruik zijn ingevoerd in zijn bagage. Nu het hier gaat om goederen in zijn bagage voor hemzelf en zijn gezin, wordt niet voldaan aan het vereiste uit de UMVo dat sprake moet zijn van ‘gebruik van een teken in het economisch verkeer’, aldus [gedaagde]. [gedaagde] heeft de kledingstukken niet verhandeld en is dit ook nooit van plan geweest. Juist omdat de truien zijn bedoeld voor hemzelf en zijn gezinsleden, hebben deze de opeenvolgende maten S, M, L, XL en XXL. Volgens [gedaagde] is maat S voor zijn jongste zoon van 12 jaar, maat M voor zijn dochter, maat L voor hemzelf, maat XL voor zijn vrouw en voor zijn zoon van 19 jaar maat XXL. Hij heeft voor ieder drie truien meegenomen als souvenir, aldus nog steeds [gedaagde].

Off-White stelt dat wel degelijk sprake is van ‘gebruik in het economisch verkeer’ en wijst in dat verband op de hoeveelheid namaak kledingstukken waar het in dit geval om gaat (waaronder 15 truien) en de diversiteit in de maten. Als het originele Off-White kleding was geweest, dan zou de marktwaarde ongeveer $ 11.700,- zijn geweest, aldus Off-White. Off-White heeft verder gesteld dat juist partijen van (ongeveer) deze hoeveelheid kledingstukken worden doorverkocht op platforms zoals Marktplaats, Instagram en Facebook.

De rechtbank oordeelt als volgt. Over het criterium ‘gebruik in het economisch verkeer’ heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat hiervan sprake is, wanneer het gebruik van een merk plaatsvindt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd en niet in de particuliere sfeer.7.Het Hof van Justitie heeft gepreciseerd dat een natuurlijk persoon die verkopen pleegt die wegens hun volume, frequentie, of andere kenmerken buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen, handelt in het economisch verkeer.8.

De rechtbank volgt [gedaagde] in zijn betoog. Tegenover de gemotiveerde betwisting van [gedaagde] heeft Off-White onvoldoende onderbouwd dat sprake is van gebruik (of dreiging van gebruik) in het economisch verkeer in de zin van artikel 9 UMVo. De aanwezigheid van 22 kledingstukken in persoonlijke bagage leidt niet zonder meer tot de conclusie van het bestaan van een handelsintentie of van het houden van een voorraad met het doel te verkopen of anderszins te verhandelen. Dat geldt zeker nu het gaat om truien in verschillende maten, met - naar de rechtbank begrijpt - binnen één maat verschillende opdrukken. Dat past bij [gedaagde] verklaring, dat hij voor zichzelf en zijn gezinsleden ieder drie truien heeft gekocht. Off-White heeft niets aangevoerd waaruit blijkt dat [gedaagde] de kleding daadwerkelijk buiten de particuliere sfeer zou gaan gebruiken met het doel een commercieel voordeel te behalen, bijvoorbeeld door verkoop via een account op Facebook, Instagram of Marktplaats. [gedaagde] heeft onbetwist naar voren gebracht dat hij niet eens een dergelijk account heeft.

De conclusie is dat niet vast is komen te staan dat [gedaagde] inbreuk heeft gepleegd op de merkrechten van Off-White. De vorderingen in conventie zullen dan ook worden afgewezen.

Proceskosten in conventie

Off-White is de partij die in conventie ongelijk krijgt en daarom in de proceskosten (inclusief nakosten) zal worden veroordeeld. [gedaagde] maakt aanspraak op een volledige proceskostenvergoeding op de voet van artikel 1019h Rv. Het door [gedaagde] overgelegde proceskostenoverzicht omvat een bedrag van € 13.025,- aan honorarium van zijn advocaat en een bedrag van € 86,- aan griffierecht. [gedaagde] procedeert op basis van een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand met een eigen bijdrage van € 159,-. Op grond van artikel 32 lid 3 van het Besluit vergoedingen Rechtsbijstand 2000 wordt een proceskostenveroordeling in mindering gebracht op de vergoeding op basis van de toegekende toevoeging, zodat in dit geval niet gezegd kan worden dat de proceskosten van [gedaagde] zich tot de eigen bijdrage (en het griffierecht) hebben beperkt. Off-White heeft de hoogte van de door [gedaagde] opgevoerde proceskosten ook niet betwist.

[gedaagde] heeft geen standpunt ingenomen over hoe zijn proceskosten zijn verdeeld over het verweer in conventie en de eis in reconventie en dit valt ook niet uit de kostenspecificatie op te maken. De rechtbank zal daarom ambtshalve vaststellen dat 5% van de advocaatkosten in het kader van de reconventionele vordering is gemaakt. 95% van de advocaatkosten van [gedaagde] in conventie vormen een bedrag van € 12.373,75.

De rechtbank acht het in de Indicatietarieven in IE-zaken van 1 april 2017 voor categorie IIa (bodemzaken) onder b. (eenvoudig) opgenomen bedrag van € 8.000,- als redelijke en evenredige proceskosten toewijsbaar. De door [gedaagde] gemaakte advocaatkosten worden daarom op dat bedrag begroot.

De Indicatietarieven betreffen uitsluitend de werkzaamheden van de advocaat. De totale proceskosten (waaronder ook de nakosten) van [gedaagde] worden als volgt begroot:

Totaal € 8.259,-.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.

in reconventie

Onrechtmatig geprocedeerd?

De grondslag van de reconventionele vordering van [gedaagde] komt erop neer dat het herhaaldelijk sommeren van [gedaagde] en het aanspannen van de onderhavige procedure – mede gelet op de waarheids- en volledigheidsplicht van artikel 21 Rv – onrechtmatig is. Off-White heeft in de dagvaarding volgens [gedaagde] immers ten onrechte gesteld dat de kledingstukken waren aangetroffen in een pakket geadresseerd aan [gedaagde], terwijl deze zich in werkelijkheid bevonden in de privébagage van [gedaagde], waarvan Off-White ook op de hoogte was. Daarom moet Off-White alle door [gedaagde] in verband met deze procedure gemaakte kosten en (andere) schade vergoeden, aldus [gedaagde].

Een dergelijke vordering is alleen toewijsbaar in geval van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen.9.Bij het aannemen van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door het aanspannen van een procedure past terughoudendheid, gelet op het recht op toegang tot de rechter, dat mede gewaarborgd wordt door artikel 6 EVRM.10.Het in dit verband door [gedaagde] ingeroepen artikel 21 Rv verplicht procespartijen om de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Als een procespartij niet aan die verplichting voldoet, heeft de rechtbank de vrijheid daaraan de conclusies te verbinden die zij gerade acht.

De rechtbank volgt [gedaagde] niet in zijn betoog. De e-mails van [gedaagde] aan de Duitse en Nederlandse advocaten van Off-White, waaruit een andere kijk op de gang van zaken blijkt én een ander feitenrelaas dan waar Off-White vanuit ging (te weten: er was geen sprake van een toegezonden pakket, maar van persoonlijke bagage), maken niet dat Off-White in strijd heeft gehandeld met artikel 21 Rv. Laat staan dat Off-White onrechtmatig zou hebben gehandeld door [gedaagde] sommatiebrieven te sturen en de onderhavige procedure aanhangig te maken of voort te zetten. Off-White heeft aangevoerd dat zij door de informatie van de Duitse douane op het verkeerde been was gezet over een deel van de feitelijke toedracht. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat Off-White in deze procedure niet bewust onjuiste feiten heeft gesteld. Voor het overige geldt dat partijen verdeeld zijn over de vraag of [gedaagde] de kledingstukken had aangeschaft met een handelsintentie of voor privé gebruik. Dit is juist een vraag die in een procedure als de onderhavige kan worden beslecht en ook wordt beslecht. Dat de feitenconstellatie die Off-White schetst in haar sommaties en in de inleidende dagvaarding niet geheel juist blijkt te zijn, leidt er dit geval (mede) toe dat zij de procedure in conventie verliest en de in dat verband door [gedaagde] gemaakte proceskosten moet vergoeden, niet dat zij onrechtmatig heeft gehandeld.

Het voorgaande betekent dat ook de vordering in reconventie zal worden afgewezen.

Proceskosten in reconventie

[gedaagde] wordt als de (in reconventie) in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Off-White. De rechtbank zal uitgaan van het liquidatietarief nu de vordering in reconventie geen betrekking heeft op het handhaven van een recht op intellectuele eigendom en dus niet binnen het bereik van artikel 1019h Rv valt. Gelet op het minimale aandeel van de reconventionele vordering in het (mondelinge en schriftelijke) partijdebat, ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten in reconventie te begroten op één punt (in plaats van twee punten) van het toepasselijke liquidatietarief, te weten € 598,-. Ook in reconventie geldt dat onder de proceskosten ook de nakosten vallen, die de rechtbank ambtshalve zal begroten en toewijzen tot een bedrag van € 173 (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing).

Off-White heeft naast een veroordeling in de proceskosten in reconventie geen wettelijke rente gevorderd, zodat deze niet zal worden toegewezen.

verder in conventie en in reconventie

Nu dit is gevorderd en partijen zich daartegen niet hebben verzet, zal dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, voor zover het de proceskostenveroordelingen betreft.

De rechtbank

in conventie

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Off-White in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot dit vonnis vastgesteld op € 8.259,- te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe. Wordt bij uitblijven van betaling het vonnis daarna betekend, dan moet Off-White € 90,- extra betalen, plus de kosten van betekening;

veroordeelt Off-White tot betaling van wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn voldaan;

in reconventie

wijst de vorderingen af;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van Off-White tot dit vonnis vastgesteld op € 771,- te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe. Wordt bij uitblijven van betaling het vonnis daarna betekend, dan moet [gedaagde] € 90,- extra betalen, plus de kosten van betekening;

in conventie en in reconventie

verklaart dit vonnis in conventie en reconventie uitvoerbaar bij voorraad voor zover het de proceskostenveroordelingen betreft;

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Kelkensberg en in het openbaar uitgesproken op

11 oktober 2023.