Hof Den Haag, 09-10-2018, nr. 200.236.805/01

Afdeling Civiel recht

zaaknummer : 200.236.805/01 (spoedappel)

zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/545302/KG ZA 17-1636

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht

ONO PHARMACEUTICAL CO. LIMITED,

gevestigd te Osaka, Japan,

hierna te noemen: Ono,

2. [appellant sub 2] ,

wonende te [woonplaats] , Japan,

hierna te noemen: [appellant sub 2] ,

appellanten,

hierna gezamenlijk te noemen: Ono c.s.,

advocaat: mr. J.D. Drok te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht

PFIZER INC.,

gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,

hierna te noemen: Pfizer,

geïntimeerde,

advocaat: mr. J.A. Dullaert te Naaldwijk.

1. Voor het verloop van het geding tot het tussenarrest van 20 juni 2018 verwijst het hof naar dat arrest.1.Het hof heeft in dat tussenarrest de incidentele vordering van Boston Scientific tot voeging afgewezen. Daarna heeft Ono c.s. een memorie van antwoord in het incidenteel appel genomen. Vervolgens hebben partijen op 5 juli 2018 de zaak laten bepleiten, Ono c.s. door mr. Drok voornoemd en diens kantoorgenoot mr. J.J. Wolfhagen, advocaat te Amsterdam, en Pfizer door S. Dack, barrister en geregistreerd EU-advocaat te Amsterdam en diens kantoorgenoot mr. A.S. Friedmann, advocaat te Amsterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan de pleitzitting zijn overgelegd:

Pfizer heeft bezwaar gemaakt tegen overlegging van productie 25 van Ono c.s. (een legal opinion van prof. dr. M. Weller van 21 juni 2018). Dit bezwaar is door het hof ter zitting verworpen. Genoemde stukken maken deel uit van het procesdossier. Na afloop van de zitting hebben partijen arrest gevraagd.

Feitelijke uitgangspunten

2. De voorzieningenrechter heeft in rov. 2.1 tot en met 2.10 van het bestreden vonnis een aantal feiten vermeld die hij tot uitgangspunt heeft genomen voor zijn beslissing. Deze feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Met inachtneming van hetgeen in aanvulling daarop als vaststaand moet worden beschouwd omdat het door de ene partij is gesteld en door de wederpartij is erkend dan wel niet of niet voldoende betwist, gaat het om het volgende feiten.

Ono is een Japanse onderneming die zich toelegt op de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. [appellant sub 2] is een Japanse wetenschapper die gespecialiseerd is in immunologie.

Pfizer is een wereldwijd opererende farmaceutische onderneming.

Ono c.s. heeft op 2 juli 2003 een Europese octrooiaanvrage gedaan bij het Europees Octrooibureau (hierna: ‘EOB’). Deze aanvrage is op 14 juli 2010 gepubliceerd als EP 2 206 517 A1 (hierna: ‘EP 517’ of ‘de octrooiaanvrage’) en heeft als titel ‘Immunopotentiating compositions comprising anti-PD-L1 antibodies’. De aanvrage is gedaan voor 27 landen, waaronder Nederland en Duitsland.

Op 22 februari 2017 heeft Pfizer bij het EOB zogenaamde third party observations ingediend tegen de verlening van EP 517. De bezwaren van Pfizer hadden onder meer betrekking op de nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid van het te verlenen octrooi. Het EOB heeft de bezwaren van Pfizer verworpen.

Bij brief van 22 september 2017 heeft het EOB op de voet van regel 71 lid 3 van het Uitvoeringsreglement van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: ‘het Uitvoeringsreglement’ respectievelijk ‘het EOV’)2.aan Ono c.s. meegedeeld op welke tekst het EOB bereid is het octrooi te verlenen (‘text intended for grant’). Vervolgens heeft Ono c.s. bij het EOB vertalingen van de octrooiconclusies en het bewijs van betaling van de leges ingediend.

Op 10 oktober 2017 heeft Pfizer door de indiening van een klaagschrift bij het Verwaltungsgericht München met betrekking tot EP 517 een opeisingsprocedure aanhangig gemaakt strekkende tot het verkrijgen van mede-eigendom. In dit klaagschrift schrijft Pfizer dat zij de zaak aanbrengt bij de onbevoegde bestuursrechter en verzoekt zij de zaak door te zenden naar het Landgericht München. Nog diezelfde dag heeft Pfizer het EOB verzocht de verleningsprocedure van EP 517 te schorsen.

Bij brief van 3 november 2017 heeft de Legal Division van het EOB aan Ono c.s. meegedeeld dat de verleningsprocedure in verband met de opeisingsprocedure met ingang van 10 oktober 2017 op de voet van regel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement is geschorst.

Bij brief van 6 november 2017 heeft Ono c.s. aan Pfizer een voorstel gedaan met – kort gezegd – de strekking om de schorsing van de verleningsprocedure op te heffen in ruil voor de toezegging om EP 517 gedurende de opeisingsprocedure niet tegen Pfizer te handhaven. Op dit voorstel heeft Ono c.s. geen (inhoudelijke) reactie ontvangen.

Bij brief van 8 december 2017 heeft Ono c.s. de Legal Division van het EOB verzocht om de verleningsprocedure onmiddellijk te hervatten op de voet van regel 14 lid 3 Uitvoeringsreglement, en subsidiair om een datum te bepalen waarop de procedure wordt hervat. In deze brief heeft Ono c.s. onder meer gesteld dat Pfizer misbruik maakt van (Duits proces)recht, dat de opeisingsprocedure op het moment van de schorsing (nog) niet aanhangig was bij de bevoegde rechter en dat de betrokken belangen, waaronder ook die van Pfizer, meebrengen dat de verleningsprocedure dient te worden hervat.

Tegen dit verzoek heeft Pfizer bij brief van 2 februari 2018 gemotiveerd bezwaar gemaakt. In deze brief schrijft Pfizer onder meer dat haar schorsingsverzoek voldoet aan de daarvoor geldende eisen en dat zij – in afwachting van de uitkomst van de opeisingsprocedure – belang heeft bij de schorsing van de verleningsprocedure. Daarbij wijst Pfizer erop dat ook een andere partij, Dana-Farber Cancer Institute, op 9 januari 2018 een opeisingsprocedure is begonnen en dat de verleningsprocedure ook daarom geschorst dient te blijven.

De Legal Division van het EOB heeft nog niet beslist op het hiervoor in 2.9 genoemde verzoek van Ono c.s.

Dana-Farber Cancer Institute heeft bij brief van 22 december 2017 het EOB meegedeeld dat zij een opeisingsprocedure is begonnen en verzocht de verleningsprocedure van EP 517 te schorsen. Bij brief van 9 januari 2018 heeft de Legal Division van het EOB meegedeeld dat de verleningsprocedure in verband met de opeisingsprocedure met ingang van 22 december 2017 op de voet van regel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement is geschorst. Ono c.s. heeft de Legal Division van het EOB verzocht om de verleningsprocedure te hervatten, op welk verzoek de Legal Division nog niet heeft beslist.

De procedure

3. In eerste aanleg heeft Ono c.s. gevorderd

- primair Pfizer te bevelen schriftelijk door middel van een in de inleidende dagvaarding opgenomen tekst aan het EOB mee te delen dat de verleningsprocedure van EP 517 dient te worden hervat, en

- subsidiair Pfizer te bevelen de opeisingsprocedure in München in te trekken en haar te verbieden om, zolang EP 517 nog niet is verleend, een nieuwe opeisingsprocedure aanhangig te maken,

een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Pfizer in de kosten, te begroten volgens het liquidatietarief.

4. Aan haar vorderingen heeft Ono c.s. ten grondslag gelegd dat Pfizer jegens haar onrechtmatig handelt door in Duitsland een opeisingsactie te voeren als gevolg waarvan het octrooi niet door het EOB wordt verleend terwijl Pfizer weet dat deze actie geen kans van slagen heeft, althans door niet in te stemmen met de opheffing van de schorsing van de octrooiverlening door het EOB.3.De schade bestaat er uit dat Ono c.s. in Nederland geen octrooi verkrijgt en dat dus niet kan handhaven, aldus Ono c.s. Zij betoogt dat de Nederlandse rechter daarom als rechter van de plaats van de schade (forum damni) bevoegd is op grond van art. 6 sub e Rv. Pfizer heeft de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter betwist.

5. De voorzieningenrechter heeft zich in het bestreden vonnis onbevoegd verklaard tot kennisname van de vorderingen van Ono c.s. Daartoe overwoog hij kort gezegd dat art. 6 sub e Rv de Nederlandse rechter in dezen geen bevoegdheid verschaft.

6. In hoger beroep vordert Ono c.s., onder aanvoering van vijf grieven, dat het hof het bestreden vonnis vernietigt, en opnieuw rechtdoende de voorzieningenrechter Den Haag bevoegd verklaart en de zaak ter inhoudelijke beoordeling terugverwijst naar de voorzieningenrechter, met veroordeling van Pfizer in de kosten van beide instanties. Pfizer heeft in incidenteel beroep drie grieven aangevoerd, waarvan één grief onvoorwaardelijk (betreffende de kostenveroordeling) en twee voorwaardelijk.

7. Bij pleidooi heeft Ono c.s. haar subsidiair ingestelde vordering (bevel tot intrekking van de opeisingsprocedure c.a.) ingetrokken. In hoger beroep gaat het dus alleen om de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is ten aanzien van de primaire vordering, strekkende tot een bevel aan Pfizer om schriftelijk aan het EOB mee te delen dat de verleningsprocedure van EP 517 dient te worden hervat.

Protocol inzake erkenning

8. Tussen partijen is niet in geschil dat de Duitse rechter, op grond van art. 6 van het zogeheten Protocol inzake erkenning bij het EOV (hierna: ‘het Protocol’)4., bevoegd is ter zake van de door Pfizer ingestelde opeisingsactie betreffende de octrooiaanvrage. Pfizer betoogt – ook in haar voorwaardelijk ingestelde grief 2 – dat de Duitse rechter op grond van deze bepaling ook (exclusief) bevoegd is ter zake van de onderhavige vordering van Ono c.s.

9. Het Protocol bevat een internationale-bevoegdheidsregeling voor vorderingen ‘die zijn ingesteld tegen de aanvrager van een Europees octrooi en zijn gericht op het doen gelden van de aanspraak op verlening van het Europees octrooi voor een of meer in de Europese octrooiaanvrage aangewezen Verdragsluitende Staten’, aldus art. 1 van het Protocol.5.De vordering van Ono c.s. valt niet onder die definitie.

10. Pfizer betoogt evenwel – zo begrijpt het hof – dat het Protocol wél van toepassing is

omdat toewijzing van de vordering van Ono c.s. feitelijk een einde zou maken aan de opeisingsactie van Pfizer bij de op grond van het Protocol bevoegde Duitse rechter. Immers, op het moment dat de Nederlandse voorzieningenrechter de vordering van Ono c.s. toewijst, zal – de Dana-Farber Cancer Institute schorsing weggedacht6.– de schorsing van de verleningsprocedure bij het EOB worden opgeheven en zal het EOB het octrooi, waarvoor de ‘text intended for grant’ al is afgegeven, verlenen. Er is dan geen Europese octrooiaanvrage meer, en dat betekent dat Pfizers opeisingsactie bij de Duitse rechter eindigt (en dat Pfizer in 27 landen afzonderlijke opeisingsacties zal moeten entameren). De Nederlandse rechter doorkruist aldus de opeisingsactie bij de op grond van het Protocol exclusief bevoegde Duitse rechter. Dat is in strijd met de ratio van die regeling, en daarom dient de Nederlandse rechter zich onbevoegd te verklaren ter zake van de vordering van Ono c.s., zo begrijpt het hof het betoog van Pfizer.

11. De vraag of dit betoog slaagt, kan in het midden blijven gelet op hetgeen hierna in 13 e.v. wordt overwogen.7.

12. Ambtshalve overweegt het hof dat de litispendentie-regeling in art. 8 van het Protocol niet van toepassing is. Volgens lid 1 van deze bepaling moet, wanneer voor rechters van verschillende Verdragsluitende Staten tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn welke hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, de rechter bij wie de zaak later is aangebracht, zelfs ambtshalve, de partijen verwijzen naar de rechter bij wie de zaak het eerst aanhangig is gemaakt. Voor deze bepaling heeft art. 21 van het EEX-Verdrag8.(thans art. 29 Brussel I bis-Verordening9.) model gestaan10., zodat het hof de uitleg die het Hof van Justitie EU aan de Brusselse bepaling heeft gegeven, tot richtsnoer neemt bij de uitleg van art. 8 Protocol. In deze rechtspraak heeft het Hof van Justitie gepreciseerd dat het ‘onderwerp’ bestaat in het doel van de vordering.11.In deze zaak is het onderwerp (doel) van de vorderingen niet hetzelfde: het doel van de vordering bij de Duitse rechter is het verkrijgen van mede-eigendom van de octrooiaanvrage, terwijl het doel van de vordering in de onderhavige procedure het opheffen van de schorsing van de octrooiverleningsprocedure is opdat het octrooi kan worden verleend. Reeds daarom is de litispendentie-regeling in art. 8 van het Protocol niet van toepassing.

Bevoegdheid EOB

13. De vordering van Ono c.s. is er op gericht om de schorsing van de verleningsprocedure bij het EOB op te heffen. Met haar vordering wil zij Pfizer dwingen het EOB mee te delen dat zij onherroepelijk instemt met opheffing van deze schorsing en met voortzetting van de verleningsprocedure.

14. Ingevolge regel 14 lid 1 van het Uitvoeringsreglement wordt de verleningsprocedure geschorst indien een derde bewijs overlegt dat hij een opeisingsprocedure heeft aangespannen tegen de aanvrager om een beslissing in de zin van art. 61 lid 1 EOV te verkrijgen.12.Indien de derde het EOB schriftelijk mededeelt dat hij instemt met de voortzetting van de verleningsprocedure – welke instemming onherroepelijk is –, vindt geen schorsing plaats. Op deze mededeling/instemming is de onderhavige vordering van Ono c.s. gericht.

15. Daarnaast geeft regel 14 lid 3 Uitvoeringsreglement het EOB – in het geval dat de derde niet heeft ingestemd – de discretionaire bevoegdheid om de verleningsprocedure te hervatten: het EOB kan, op verzoek van een partij (in het onderhavige geval heeft Ono c.s. dat ook verzocht, zie hiervoor in 2.9) of eigener beweging, een datum vaststellen waarop het de verleningsprocedure wil hervatten, ongeacht het stadium waarin de opeisingsprocedure zich bevindt. Indien voor deze datum geen bewijs is geleverd van een in kracht van gewijsde gegane beslissing in die opeisingsprocedure, kan het EOB de verleningsprocedure hervatten. Deze beslissing wordt door de Legal Division van het EOB genomen.13.In de Guidelines for Examination in the European Patent Office (hierna: ‘Guidelines’) zijn deze bevoegdheid en de in dat kader te maken afweging nader ingevuld. Misbruik van procesrecht, bijvoorbeeld in de vorm van vertragingstactieken, wordt daarbij uitdrukkelijk genoemd. Guideline A-IV 2.2.5.2 bepaalt:

‘The Legal Division may also order the resumption of grant proceedings regardless of the stage reached in the proceedings against the applicant. In this case, it is at the discretion of the Legal Division to decide whether the proceedings are to be continued. This discretion is to be exercised with due regard to the interests of the parties. In particular, the outcome of the court proceedings in the first instance and the duration of the stay of proceedings before the EPO are to be taken into consideration, as well as an evident abuse of proceedings, e.g. in the form of delaying tactics.’ 14.

De beslissing van de Legal Division is ingevolge art. 106 EOV vatbaar voor beroep bij de Legal Board of Appeal van het EOB.15.

16. In het EOV, waarvan het Uitvoeringsreglement een integrerend onderdeel vormt16., is dus voorzien in een besluitvormingsmechanisme c.q. een (bestuursrechtelijke) rechtsgang met betrekking tot vragen betreffende het al dan niet opheffen van de schorsing van de verleningsprocedure. Niet gesteld is dat deze rechtsgang niet met voldoende waarborgen is omkleed en het hof ziet ook geen redenen om te veronderstellen dat dat zo zou zijn. Ono c.s. heeft alleen gesteld dat in haar ogen het EOB zich formalistisch en terughoudend opstelt en niet toetst of sprake is van misbruik van (proces)recht. Dit laatste is, gelet op de hiervoor geciteerde Guideline A-IV 2.2.5.2, onjuist, terwijl een en ander ook, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet meebrengt dat deze rechtsgang niet met voldoende waarborgen is omkleed.

17. De vordering van Ono c.s. is er in feite op gericht deze besluitvorming, die volgens het EOV is voorbehouden aan het EOB, over te hevelen naar de Nederlandse civiele rechter, van wie wordt gevraagd om dezelfde afweging te maken als het EOB, op grond van in essentie dezelfde argumenten van partijen, met (via de omweg van een mededeling door Pfizer) hetzelfde resultaat, te weten opheffing van de schorsing van de verleningsprocedure. Ono c.s. vraagt in feite aan de Nederlandse rechter om op de stoel van het EOB te gaan zitten.

18. Daar komt bij dat het EOB daardoor buiten spel wordt gezet: zodra Pfizer de door Ono c.s. gevorderde mededeling aan het EOB doet, moet de schorsing van de verleningsprocedure immers worden opgeheven en is het EOB dus de mogelijkheid ontnomen om hierover te beslissen. Daarbij is bovendien geen sprake van een tijdelijke maatregel in afwachting van een beslissing van het EOB: toewijzing van de vordering van Ono c.s. heeft onherroepelijke gevolgen omdat volgens regel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement de instemming door Pfizer onherroepelijk is.

19. Zoals Pfizer terecht heeft aangevoerd, vormt dit een en ander een – overigens ook ambtshalve vast te stellen – ontoelaatbare doorkruising van het (systeem van het) EOV en de daarin besloten liggende toedeling van bevoegdheden.17.

20. Naar het oordeel van het hof is de Nederlandse rechter ter zake dus niet bevoegd. Nu het gaat om een verdragsrechtelijk systeem van bevoegdheidstoedeling, waarbij de aan de orde zijnde bevoegdheid bij verdrag is toegekend bij de door dat verdrag in het leven geroepen supranationale organisatie, ligt onbevoegdverklaring immers het meest voor de hand (en niet niet-ontvankelijkverklaring).18.

21. Terzijde merkt het hof nog het volgende op. Ono c.s. stelt dat, in algemene zin, sprake is van een misstand: de verlening van inhoudelijk reeds goedgekeurde Europese octrooien wordt in de praktijk steeds vaker gefrustreerd door het instellen van een (kansloze) opeisingsactie, waardoor de verleningsprocedure bij het EOB wordt geschorst (‘opeisingstorpedo’). Zij roept de Nederlandse rechter op een eind te maken aan deze praktijk. Wat er ook van zij van de stelling dat sprake is van een algemeen misstand – het hof kan en mag dat in dit spoedappel niet beoordelen –, het ligt op de weg van het EOB om maatregelen te treffen indien structureel misbruik wordt gemaakt van deze in het EOV voorziene regeling waarvoor het EOB verantwoordelijk is.19.

Art. 24 sub 4 Brussel I bis-Verordening

22. Het bovenstaande wordt niet anders indien zou moeten worden aangenomen dat dit geschil c.q. de vordering van Ono c.s. valt onder het toepassingsgebied van art. 24 sub 4 Brussel I bis-Verordening20., welke bepaling (dat wil zeggen haar voorganger art. 16 lid 4 EEX-Verdrag) volgens het toelichtend rapport-Schlosser ook van toepassing is op vorderingen die volgens de nationale rechtsstelsels reeds in het stadium van de octrooiaanvraag ter beschikking staan.21.Ook dan geldt immers onverminderd de bevoegdheid van het EOB. In dit geval is, zoals hiervoor overwogen, sprake van een aan het EOB toegekende bevoegdheid (regel 14 Uitvoeringsreglement), zodat ook onder de vigeur van art. 24 sub 4 de Nederlandse rechter onbevoegd is.

Forum delicti, art. 6 sub e Rv

23. Ten overvloede overweegt het hof dat de Nederlandse rechter in deze zaak – de hiervoor besproken onbevoegdheid vis-à-vis het EOB weggedacht – ook geen bevoegdheid kan ontlenen aan andere bevoegdheidsgronden c.q. art. 6 sub e Rv.

24. Op grond van art. 6 sub e Rv is de Nederlandse rechter bevoegd is indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of zich kan voordoen. Bij de uitleg van deze bepaling neemt het hof de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU over (thans) art. 7 sub 2 Brussel I bis-Verordening tot richtsnoer.22.Dat betekent dat, ingeval van een grensoverschrijdende onrechtmatige daad, de Nederlandse rechter op grond van deze bepaling bevoegd is zowel indien de plaats waar de schade is ingetreden (locus damni) in Nederland is gelegen, als indien de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis die aan de schade ten grondslag ligt (locus actus), in Nederland is gelegen.23.

25. Niet is gebleken dat de locus actus in Nederland is gelegen; dit is tussen partijen ook niet in geschil. Tegen het desbetreffende oordeel van de voorzieningenrechter in rov. 4.5 van het bestreden vonnis is ook geen grief gericht.

26. Volgens Ono c.s. is de locus damni in Nederland gelegen: zij stelt dat zij in Nederland schade lijdt omdat de handhaving in Nederland van het Nederlandse deel van het Europees octrooi wordt gefrustreerd. Daarbij heeft Ono c.s. er op gewezen dat meerdere partijen met een product op (onder meer) de Nederlandse markt zijn dat in de ogen van Ono c.s. onder de beschermingsomvang van de octrooiaanvraag valt en dus inbreukmakend is nadat EP 517 wordt verleend. Daaronder bevindt zich ook Pfizer met haar medicijn Avelumab.

27. Dit betoog gaat niet op. Bij de bepaling van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen, mag niet een zo ruime uitleg worden gehanteerd dat deze plaats iedere plaats omvat waar de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk ingetreden schade heeft veroorzaakt.24.De plaats waar de schade is ingetreden, omvat alleen de plaats waar de daadwerkelijke aantasting van lijf of goed van gelaedeerde heeft plaatsgevonden, waar de schadelijke inwerking op diens rechtsgoed heeft plaatsgevonden, en niet de plaats(en) waar de schade als gevolg van deze inbreuk zich (later) openbaart of voelbaar is.25.De plaats waar de schade is ingetreden in de zin van de onderhavige bepaling kan verschillen naargelang de aard van het recht dat zou zijn geschonden.26.

28. In het onderhavige geval hebben de aan Pfizer verweten onrechtmatige handelingen (het instellen van een kansloze opeisingsactie waardoor de Europese octrooiverleningsprocedure wordt stilgelegd, althans het niet instemmen met opheffing van de schorsing van die verleningsprocedure) hun schadelijke inwerking op de Europese octrooiaanvrage van Ono c.s., die door deze handelingen immers blijft steken in de verleningsfase en niet kan uitgroeien tot een verleend octrooi. Deze octrooiaanvrage moet, gelet op haar (unitaire) aard, worden gesitueerd bij het EOB, dat is gevestigd te München, Duitsland27.; daar vindt de schadelijke inwerking dus plaats. Dat betekent dat de locus damni in Duitsland, en niet in Nederland, is gelegen. De Nederlandse rechter is dus – afgezien van hetgeen hiervoor in 13 e.v. is overwogen over de bevoegdheid van het EOB – niet bevoegd op grond van art. 6 sub e Rv. Dat Ono c.s. als gevolg van deze schadelijke inwerking op haar octrooiaanvrage mogelijk schade lijdt (bijvoorbeeld in de vorm van vermogensschade) omdat de handhaving van het nog niet bestaande Nederlandse deel van het Europese octrooi wordt gefrustreerd, is in dit kader niet relevant omdat dat vervolgschade is, die Nederland niet tot locus damni maakt.

29. Ten overvloede merkt het hof op dat volgens de door Ono c.s. verdedigde opvatting de rechters van iedere gedesigneerde EOV-lidstaat als forum damni bevoegd zijn om kennis te nemen van een vordering als de onderhavige, welke vordering per definitie op alle gedesigneerde EOV-lidstaten betrekking heeft.28.In dit geval gaat het om 27 gedesigneerde landen. Het behoeft geen betoog dat dat forumshopping in de hand werkt.

30. Overigens is er evenmin een bevoegdheidsgrond op grond waarvan de Nederlandse rechter bevoegd zou zijn om van de vordering van Ono c.s. kennis te nemen. Hetgeen Ono c.s. heeft aangevoerd in haar memorie van grieven onder 40 e.v. over art. 13 Rv maakt dat niet anders.

Art. 1019h Rv

31. Met haar incidentele grief 1 klaagt Pfizer dat de voorzieningenrechter bij de proceskostenveroordeling art. 1019h Rv had moeten toepassen. De onderhavige poging van Ono c.s. om de schorsing van de verleningsprocedure opgeheven te krijgen, houdt immers verband met haar wens om het octrooi ook tegen Pfizer in te zetten, hetgeen betekent dat de onderhavige procedure verband houdt met een toekomstige inbreukactie en dus valt onder de werkingssfeer van art. 1019h Rv, aldus Pfizer.

32. Deze grief faalt. Voor zover in Pfizers betoog de stelling besloten ligt dat de Hoge Raad een ruime uitleg van art. 1019h Rv voor staat29., kan de juistheid daarvan in het midden blijven. In deze procedure is art. 1019h naar het oordeel van het hof in ieder geval niet van toepassing. De inbreukvraag is in deze procedure immers niet aan de orde.30.Deze procedure, waarin het gaat over de vraag naar de schorsing van de octrooiverleningsprocedure bij het EOB, is in feite een spin-off van die verleningsprocedure; waar op die octrooiverleningsprocedure Richtlijn 2004/48/EG31.niet van toepassing is, valt niet in te zien waarom op de onderhavige spin-off procedure art. 1019h Rv wel van toepassing zou zijn.

Slotsom en proceskosten

33. De slotsom is dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is om kennis te nemen van de vordering van Ono c.s. De grieven in het principale beroep van Ono c.s. falen. In het incidentele beroep van Pfizer faalt grief 1; incidentele grieven 2 en 3, die zijn ingesteld onder de voorwaarde dat het hof oordeelt dat – behalve wat betreft de proceskosten – het bestreden vonnis niet in stand kan blijven, behoeven geen behandeling nu deze voorwaarde niet is vervuld. Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd.

34. Ono c.s. zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep, te begroten op basis van het liquidatietarief (tarief II, 3 punten). De proceskostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zoals door Pfizer gevorderd.

Het hof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 27 februari 2018;

- veroordeelt Ono c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Pfizer tot op heden begroot op € 726,- aan griffierechten en € 3.222,- aan salaris advocaat;

- verklaart dit arrest ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. S.J. Schaafsma, M.Y. Bonneur en R. Kalden; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 oktober 2018 in aanwezigheid van de griffier.

Afdeling Civiel recht

zaaknummer : 200.236.805/01 (spoedappel)

zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/545302/KG ZA 17-1636

in het incident tot voeging ex art. 217 Rv opgeworpen door

de vennootschap naar vreemd recht

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED INC.,

gevestigd te Maple Grove, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika,

hierna te noemen: Boston Scientific,

eiseres in het incident tot voeging,

advocaat: mr. R.E. Ebbink te Amsterdam,

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht

ONO PHARMACEUTICAL CO. LIMITED,

gevestigd te Osaka, Japan,

hierna te noemen: Ono,

2. [appellant sub 2] ,

wonende te Kyoto, Japan,

hierna te noemen: [appellant sub 2] ,

appellanten,

verweerders in het incident tot voeging,

hierna gezamenlijk te noemen: Ono c.s.,

advocaat: mr. J.D. Drok te Amsterdam,

tegen

gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,

hierna te noemen: Pfizer,

geïntimeerde,

verweerster in het incident tot voeging,

advocaat: mr. J.A. Dullaert te Naaldwijk.

1. Bij exploot van 27 maart 2018 is Ono c.s. in hoger beroep gekomen (spoedappel) van het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag, afdeling civiel recht, van 27 februari 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:2284), gewezen tussen Ono c.s. als eiseres en Pfizer als gedaagde. Bij dat exploot heeft Ono c.s, onder overlegging van een productie, vijf grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd.

2. Bij memorie van antwoord heeft Pfizer deze grieven bestreden en heeft zij tevens (deels voorwaardelijk) incidenteel appel ingesteld onder aanvoering van drie grieven.

3. Bij incidentele memorie houdende vordering tot voeging (met producties) heeft Boston Scientific op grond van art. 217 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) toelating als gevoegde partij aan de zijde van Ono c.s. gevorderd, met veroordeling van Pfizer in de kosten van het incident.

4. Bij conclusie van antwoord in het incident tot voeging heeft Ono c.s. laten weten geen bezwaar te hebben tegen toewijzing van de vordering van Boston Scientific tot voeging, kosten rechtens.

5. Pfizer heeft bij conclusie van antwoord in het incident tot voeging geconcludeerd tot afwijzing van de vordering van Boston Scientific tot voeging, met veroordeling van Boston Scientific in de kosten aan de zijde van Pfizer in het incident.

6. Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en is arrest in het incident gevraagd.

7. Ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan ingevolge art. 217 Rv vorderen zich daarin te mogen voegen. Voor het aannemen van een zodanig belang is voldoende dat de partij die voeging vordert, nadelige gevolgen kan ondervinden van een uitkomst van de procedure die ongunstig is voor de partij aan wier zijde zij zich voegt. Onder nadelige gevolgen zijn in dit verband te verstaan de feitelijke of juridische gevolgen die de toe- dan wel afwijzing van de in die procedure ingestelde vordering of het gezag van gewijsde van in de uitspraak in die procedure gegeven eindbeslissingen zal kunnen hebben voor degene die de voeging vordert.1.

8. Ter onderbouwing van haar belang bij voeging stelt Boston Scientific dat zij op 23 februari 20172.de Amerikaanse onderneming Edwards Lifesciences Corporation (hierna: Edwards) in kort geding heeft gedagvaard voor de voorzieningenrechter te Den Haag. Die zaak vertoont grote gelijkenissen met de onderhavige zaak: de vorderingen in beide zaken kennen grote overeenstemming, en in beide zaken ligt dezelfde bevoegdheidsvraag voor over art. 6 sub e en art. 13 Rv. In beide zaken heeft de voorzieningenrechter zich internationaal onbevoegd verklaard, aldus Boston Scientific.3.

9. Het hof merkt hierbij op dat het in de zaak Boston Scientific/Edwards gaat om andere partijen en andere octrooiaanvragen op andere technische gebieden – Boston Scientific heeft ook niet anders gesteld. In de zaak Boston Scientific/Edwards gaat het om Boston Scientific’s octrooiaanvrage EP 2 985 006, getiteld ‘Repositionable heart valve’; in de onderhavige zaak Ono/Pfizer gaat het om de octrooiaanvrage van Ono c.s. EP 2 206 517, getiteld ‘Immunopetentiating compositions comprosing anti-PD-L1 antibodies’.

10. Boston Scientific stelt dat haar belang bij voeging is (i) te voorkomen dat een voor Ono c.s. negatieve uitkomst van het onderhavige hoger beroep over de bevoegdheidsvraag haar weerslag heeft op het (spoed)appel van Boston Scientific in de zaak Boston Scientific/Edwards, waardoor de rechtspositie van Boston Scientific wordt aangetast; (ii) zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over haar rechtspositie, die voortdurend door Edwards wordt aangetast.4.

11. Pfizer betwist dat Boston Scientific een belang bij voeging heeft.

12. Naar het oordeel van het hof heeft Boston Scientific geen voldoende belang bij voeging als bedoeld in art. 217 Rv.

Gesteld belang (i) komt er op neer dat Boston Scientific een negatief precedent wil voorkomen. In mogelijke precedentwerking is echter niet een voldoende belang voor voeging gelegen, ook niet indien sprake is van sterk op elkaar gelijkende vorderingen of feitencomplexen tussen deels dezelfde partijen.5.

Gesteld belang (ii) vormt evenmin voldoende belang bij voeging. Duidelijkheid over haar rechtspositie vis-à-vis Edwards kan Boston Scientific op korte termijn krijgen in het door haar aangekondigde spoedappel in haar zaak tegen Edwards.

Hetgeen Boston Scientific in paragraaf 49 van haar incidentele memorie aanvoert, doet aan het voorgaande niet af.

Slotsom

13. Boston Scientific’s vordering tot voeging zal worden afgewezen. Boston Scientific zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van Pfizer in dit incident. De proceskosten in het incident tot voeging zullen worden begroot aan de hand van het liquidatietarief (1 punt, tarief II). De proceskostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zoals door Pfizer gevorderd. Ook Ono c.s. heeft een kostenveroordeling gevorderd (‘kosten rechtens’), die eveneens op basis van het liquidatietarief zal worden toegewezen.

14. De hoofdzaak zal naar de rol van 26 juni 2018 worden verwezen voor het nemen van een memorie van antwoord in het incidenteel appel door Ono c.s.

Het hof:

in het incident tot voeging

in de hoofdzaak

Dit arrest is gewezen door mrs. S.J. Schaafsma, M.Y. Bonneur en C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 juni 2018 in aanwezigheid van de griffier.