Rb. Den Haag, 04-01-2017, nr. C/09/506452 / HA ZA 16-255

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Vervolgens is een datum voor vonnis bepaald.

Coloplast produceert en verhandelt medische hulpmiddelen. Coloplast is houdster van Europees octrooi 1 145 729 B1 (hierna: het octrooi of EP 729) met gelding in onder meer Nederland voor: 'A ready-to-use urinary catheter assembly' (in de niet bestreden Nederlandse vertaling: 'Gebruiksklaar urinekathetersamenstel'). Het octrooi is verleend op 23 november 2005 op een aanvrage daartoe van 18 september 1997, onder inroeping van prioriteit van octrooiaanvrage DK 102396 van 18 september 1996 en octrooiaanvrage DK 122496 van 1 november 1999. Het octrooi is geldig tot 17 september 2017.

EP 729 is een dochter van octrooi EP 0 932 398 (hierna: EP 398), eveneens aangevraagd op 18 september 1997 (WO 1998/011932). In de tegen EP 398 geëntameerde oppositieprocedure heeft de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (hierna: TKB) tweemaal uitspraak gedaan (T 1574/05, T 2125/10). EP ‘398 is in T 2125/10 definitief in stand gehouden.

Ook tegen de verlening van EP 729 is, in 2006, door verschillende partijen oppositie ingesteld. Bij beslissing van 11 december 2008 heeft de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooibureau (hierna: OD) EP 729 herroepen wegens ‘insufficient disclosure’ (niet-nawerkbaarheid; artikel 100 (b) Europees Octrooiverdrag, hierna: EOV). Coloplast is van die beslissing in beroep gekomen. De TKB heeft dit beroep bij beslissing van 28 september 2011 (T 0468/09) gegrond verklaard en de zaak terugverwezen naar de OD voor verdere afdoening op basis van een aangepaste set conclusies. Vervolgens heeft de OD, bij beslissing van 18 januari 2013, EP 729 wederom herroepen, dit maal op grond van strijd met artikel 123 lid 2, 76 en 84 EOV (onder meer toegevoegde materie). Van die uitspraak is Coloplast andermaal in beroep gekomen. De TKB heeft ook dit beroep, bij beslissing van 27 februari 2014 (T 0801/13), gegrond verklaard en de zaak terugverwezen naar de OD voor verdere beoordeling. Op dat moment is Medical4You in de oppositieprocedure tussengekomen bij brief van 26 maart 2015 en heeft zij haar zienswijze ten aanzien van de geldigheid van het octrooi naar voren gebracht.

De OD heeft het octrooi bij beslissing van 12 mei 2015 (schriftelijk uitgewerkt op 8 juli 2015) gewijzigd in stand gelaten volgens het tweede hulpverzoek dat daar was ingediend. Het hoofdverzoek dat in die procedure voorlag is door de OD verworpen wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van het in die procedure als D2 aangeduide prior art document. Tegen die beslissing van de OD hebben Medical4You en verschillende andere opposanten beroep ingesteld. Dit beroep is nog aanhangig.

In de onderhavige procedure beroept Coloplast zich uitsluitend op twee sets gewijzigde conclusies, voorgesteld als hoofdverzoek, respectievelijk eerste hulpverzoek (hierna: hoofdverzoek en hulpverzoek 1). Het hoofverzoek komt overeen met het hoofdverzoek dat in de nog bij het EOB in beroep aanhangige oppositieprocedure aan de orde is en het hulpverzoek 1 komt overeen met de conclusies die door de OD in mei 2015 in stand zijn gelaten.

Het hoofdverzoek en het hulpverzoek 1 stemmen grotendeels overeen met de conclusies van het octrooi zoals verleend, met uitzondering van toevoegingen van kenmerken (en enige tekstuele wijzigingen) in conclusie 1. In de hierna opgenomen tekst van de conclusies in de oorspronkelijke Engelse taal, is het verschil tussen conclusie 1 zoals verleend en de hulpverzoeken aangegeven.

conclusie 1 zoals verleend:

1. A urinary catheter assembly comprising at least one urinary catheter (1) having on at least a part of its surface a hydrophilic surface layer (6) intended to produce a low-friction surface character of the catheter by treatment with a liquid swelling medium prior to use of the catheter and a catheter package (7, 16, 29, 34, 42, 46, 51, 51') having a cavity (11,18, 39, 48, 53) for accommodation of the catheter (1, 58, 69), characterized in that the cavity accommodates said liquid swelling medium for provision of a ready-to-use catheter assembly.

conclusie 1 hoofdverzoek:

1. A urinary catheter assembly comprising at least one urinary catheter (1) having on at least a part of its surface a hydrophilic surface layer (6) intended to produce a low-friction surface character of the catheter by treatment with a liquid swelling medium prior to use of the catheter and a catheter package (7, 16, 29, 34, 42, 46, 51, 51') made of a gas impermeable material and having a cavity (11,18, 39, 48, 53) for accommodation of the catheter (1, 58, 69), characterized in that the cavity accommodates said liquid swelling medium for provision of a ready-to-use catheter assembly.

conclusie 1 hulpverzoek 1:

1. A urinary catheter assembly comprising at least one urinary catheter (1) having on at least a part of its surface a hydrophilic surface layer (6) intended to produce a low-friction surface character of the catheter by treatment with a liquid swelling medium prior to use of the catheter and a catheter package (7, 16, 29, 34, 42, 46, 51, 51') made of a gas impermeable material formed by a multiple layer thermoplastic film material comprising aluminium, the package having a cavity (11,18, 39, 48, 53) for accommodation of the catheter (1, 58, 69), characterized in that wherein the cavity accommodates said liquid swelling medium for provision of a ready-to-use catheter assembly.

2. A catheter according to claim 1, characterized in that the catheter package (7) as a whole is made of a gas impermeable material.

3. A urinary catheter assembly as claimed in claim 2, characterized in that the catheter package (7) is formed from two sheets (8, 9) of gas impermeable film material connected with each other by a gas impermeable joint (10) defining the cavity (11) for accommodating the catheter (1) and the liquid swelling medium.

4. A urinary catheter assembly as claimed in claim 3, characterized in that the catheter package (7) is of a general elongate shape with said joint (10) arranged to define said cavity (11) to accommodate the catheter (1) in a substantially linear orientation.

5. A urinary catheter assembly as claimed in claim 3 or 4, characterized in that said joint (10) is arranged 10 bedoeld zal zijn ‘to’ – Rechtbank] provide said cavity (11) with a cross-section narrowly surrounding the catheter (1).

6. A urinary catheter assembly as claimed in any of claims 3 to 5, characterized in that said joint (10) is a welding joint.

7. A urinary catheter assembly as claimed in claim 6, characterized in that said welding joint (10) comprises at least a part (10a) at the end of the package remote from said compartment (12) providing a peel-off joint to separate said sheets (8, 9) from each other for withdrawal of said catheter ( 1) from the package (7).

8. A urinary catheter assembly as claimed in any of the preceding claims, characterized in that the catheter (1) is provided with means preventing said swelling medium from getting into contact with internal or external surface parts of the catheter not provided with said hydrophilic coating (6) for an activation period during which said medium is applied to the surface part provided with said hydrophilic coating (6).

9. A urinary catheter assembly as claimed in claim 8, characterized in that said means comprises a film layer (55) of a material soluble by said swelling medium applied to said parts not provided with said hydrophilic coating.

10. A urinary catheter assembly as claimed in any of the preceding claims, characterized in that said package includes a bag (52) communicating with the catheter (1) for collection of urine.

11. A urinary catheter assembly as claimed in any of the preceding claims, characterized in that said liquid swelling medium is selected from the group comprising an aqueous solution, an isotonic aqueous solution, an isotonic aqueous solution of sodium chloride and sterile water.”

In de niet bestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies zoals verleend (de B1 tekst) als volgt:

“1. Urinekathetersamenstel welke ten minste een urinekatheter (1) omvat met op ten minste een deel van het oppervlak daarvan een hydrofiele oppervlaktelaag (6) 5 welke bedoeld is om een wrijvingsarm oppervlaktekarakter van de katheter op te leveren door behandeling met een vloeibaar zwelmedium voor gebruik van de katheter en een katheterverpakking (7, 16, 29, 34, 42, 46, 51, 51') met een holte (11, 18, 39, 48, 53) voor het opnemen van de katheter (1, 58, 69), met het kenmerk dat de holte dat vloeibare zwelmedium opneemt om te voorzien in een gebruiksklaar kathetersamenstel.

2. Urinekathetersamenstel volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de katheterverpakking

(7) in haar geheel is gemaakt van een niet-gasdoorlatend materiaal.

3. Urinekathetersamenstel volgens conclusie 2, met het kenmerk dat de katheterverpakking (7) is gevormd van twee vellen (8, 9) van niet-gasdoorlatend foliemateriaal die met elkaar zijn verbonden door een niet-gasdoorlatende verbinding (10) welke de holte (11) voor het opnemen van de katheter (1) begrenst.

4. Urinekathetersamenstel volgens conclusie 3, met het kenmerk dat de katheterverpakking

(7) een in hoofdzaak langgerekte vorm heeft waarbij die verbinding (10) is aangebracht om die holte (11) voor het opnemen van de katheter (1) te begrenzen in een in hoofdzaak lineaire richting.

5. Urinekathetersamenstel volgens conclusie 3 of 4, met het kenmerk dat die verbinding

(10) is aangebracht om die holte (11) te voorzien van een dwarsdoorsnede welke de katheter (1) nauw omsluit.

6. Urinekathetersamenstel volgens een van de conclusies 3 tot 5, met het kenmerk dat

die verbinding (10) een lasverbinding is.

7. Urinekathetersamenstel volgens conclusie 6; met het kenmerk dat die lasverbinding

(10) ten minste een deel (10a) omvat aan het einde van de verpakking, verwijderd van dat compartiment (12)), dat voorziet in een aftrekbare verbinding om die vellen (8, 9) van elkaar te scheiden voor het uitnemen van die katheter (1) uit de verpakking (7).

8. Urinekathetersamenstel volgens een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk

dat de katheter (1) is voorzien van middelen die voorkomen dat dat zwelmedium in contact komt met inwendige of uitwendige oppervlaktedelen van de katheter die niet zijn voorzien van die hydrofiele bedekking (6) gedurende een activeringsperiode waarin dat medium wordt aangebracht op het oppervlaktedeel dat voorzien is van die hydrofiele bedekking (6).

9. Urinekathetersamenstel volgens conclusie 8, met het kenmerk dat die middelen een

folielaag (55) omvatten van een materiaal dat oplosbaar is door dat zwelmedium en dat wordt aangebracht op die delen die niet zijn voorzien van die hydrofiele bedekking.

10. Urinekathetersamenstel volgens een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk

dat die verpakking een zak (52) omvat welke in verbinding staat met de katheter (1) voor het opvangen van urine.

11. Urinekathetersamenstel volgens een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat dat vloeibare zwelmedium wordt geselecteerd uit de groep welke een oplossing in water, een isotonische oplossing in water, een isotonische oplossing in water van natriumchloride en steriel water omvat.”

Sinds oktober 2014 brengt het Deense bedrijf MBH-International A/S de Qufora Onestep urinekatheter op de markt, in Nederland via haar distributeur Medical4You.

Bij brief van 12 december 2014 heeft Coloplast Medical4You bericht dat de Qufora Onestep inbreuk maakt op het octrooi, en haar gesommeerd om het product van de markt te halen, hetgeen Medical4You heeft geweigerd.

Daarop heeft Coloplast Medical4You in kort geding gedagvaard om een inbreukverbod tegen haar te verkrijgen. Bij vonnis van 14 augustus 2015 heeft de voorzieningenrechter dit inbreukverbod geweigerd, voorshands oordelend dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestond dat conclusie 1 van EP 729 zoals gewijzigd in stand gehouden, in een bodemprocedure of in het beroep tegen de beslissing van de OD, wordt vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit.

in conventie

Stellende dat Medical4You met haar product Qufora Onestep inbreuk maakt op conclusies 1 tot en met 6 en 11 van EP 729 volgens het hoofdverzoek en het hulpverzoek, vordert Coloplast dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Medical4You verbiedt inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 729 en beveelt alle door Coloplast als gevolg van de inbreuk geleden schade aan haar te vergoeden dan wel de ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen, een en ander met nevenvorderingen en op straffe van dwangsommen, met veroordeling van Medical4You in de volledige proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

Aan haar vorderingen legt zij ten grondslag dat de Qufora Onestep voldoet aan alle kenmerken van conclusie 1 van hoofd- en hulpverzoek (en de overige ingeroepen conclusies), en derhalve inbreuk maakt.

Medical4You voert verweer dat strekt tot afwijzing van de vorderingen. Zij voert, voor zover hier van belang, aan dat de Qufora Onestep geen inbreuk maakt op het octrooi en dat het octrooi nietig is wegens niet-nawerkbaarheid, niet-nieuwheid en gebrek aan inventiviteit.

in reconventie

In reconventie vordert Medical4You, zakelijk weergegeven, primair vernietiging van het Nederlandse deel van EP 729 volgens het hoofdverzoek dan wel volgens het hulpverzoek, en subsidiair een verklaring voor recht dat de Qufora Onestep katheters buiten de beschermingsomvang vallen van EP 729, een en ander met veroordeling – uitvoerbaar bij voorraad - van Coloplast in de kosten van het geding op de voet artikel 1019h Rv. Naar de rechtbank aanneemt ziet ook de gevorderde verklaring voor recht op het Nederlandse deel van EP 729.

Coloplast voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen.

in conventie en reconventie

Bevoegdheid

De internationale bevoegdheid van de rechtbank kennis te nemen van de vorderingen in conventie volgt uit artikel 4 lid 1 EEX-Vo1., nu gedaagde gevestigd is in Nederland, en op artikel 24 aanhef en onder 4 EEX-Vo voor zover in conventie beroep wordt gedaan op nietigheid van het Nederlandse deel van EP 729. De rechtbank is op deze laatste grond ook internationaal bevoegd kennis te nemen van de vordering in reconventie tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 729. Ten aanzien van de subsidiaire vordering in reconventie volgt de internationale bevoegdheid uit artikel 8 lid 3 EEX-Vo. De relatieve bevoegdheid berust op artikel 80 lid 1 sub a en lid 2 sub a ROW2..

Akten van 23 november 2016

Op 16 en 17 november 2016 heeft in München een mondelinge behandeling plaatsgevonden voor de TKB in het hoger beroep in de oppositie-procedure tegen EP 729. In die procedure lagen (onder meer) hetzelfde hoofd- en hulpverzoek 1 voor als in de onderhavige Nederlandse procedure. Na het pleidooi in de onderhavige procedure, zijn beide partijen in de gelegenheid gesteld om gelijktijdig, op de rol van 23 november 2016, een akte te nemen om zich uit te laten over de uitkomst van de mondelinge behandeling bij de TKB en de mogelijke gevolgen daarvan voor de Nederlandse procedure. Daarvan hebben partijen gebruik gemaakt. Beide hebben de rechtbank bericht dat de TKB tijdens de mondelinge behandeling oordeelde dat het hoofdverzoek niet nieuw is en hulpverzoek 1 niet inventief. Over twee andere, deels nieuwe, hulpverzoeken, die Coloplast daarop heeft ingediend dan wel gehandhaafd (hierna: hulpverzoek 2 en 3), heeft de TKB zich nog niet uitgelaten; de mondelinge behandeling daarover vindt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 plaats.

Als reactie op het oordeel van de TKB heeft Coloplast ook in de onderhavige procedure deze twee hulpverzoeken overgelegd, door haar genummerd twee en drie en de grondslag van haar eis te gewijzigd, in die zin dat zij zich thans op de hulpverzoeken 2 en 3 wenst te beroepen. Zij merkt daarbij op dat die wijziging in deze fase van de procedure niet tijdig is, maar voert ter rechtvaardiging aan dat dit, kort gezegd, praktischer is om proceseconomische redenen, mede nu de inhoudelijke discussie daardoor niet wijzigt. Het alternatief is, naar zij stelt, het aanhangig maken van een nieuwe bodemprocedure op het moment dat de TKB de geldigheid van de octrooiconclusies alsnog bevestigt volgens het tweede of derde hulpverzoek.

Medical4You verzet zich tegen de wijziging wegens, kort gezegd, strijd met de goede procesorde, mede gelet op het versnelde karakter van de – door Coloplast gekozen – VRO procedure. Het was bovendien, zo stelt Medical4You, de keuze van Coloplast om in de Nederlandse procedure slechts twee verzoeken aan haar vorderingen ten grondslag te leggen. Het had op haar weg gelegen te anticiperen op de mogelijkheid dat de TKB het hoofdverzoek en hulpverzoek 1 zou herroepen. Tot slot voert Medical4You aan dat een behoorlijk debat ten aanzien van de nieuwe hulpverzoeken dient plaats te vinden en dat dit tot grote vertraging zal leiden, terwijl Medical4You belang heeft bij een snelle beslissing.

De rechtbank laat de eiswijziging buiten beschouwing. Een wijziging van de grondslag van eis in dit stadium van de procedure, is strijdig met de eisen van een goede procesorde. Het strakke regiem van de VRO procedure verzet zich ertegen dat het debat tussen partijen nu, na pleidooi en nadere aktewisseling, zou worden voortgezet voor het debat over uitsluitend deze hulpverzoeken. Hulpverzoeken die Coloplast bovendien reeds in een eerder stadium ten grondslag had kunnen leggen aan haar vorderingen.

Aan het verzoek van Coloplast – bij akte van 23 november 2016 – tot schorsing van deze procedure totdat de TKB definitief heeft beslist over de geldigheid van EP 729, gaat de rechtbank voorbij, reeds omdat de mogelijkheid van schorsing ter zitting aan partijen is voorgehouden en beide partijen te kennen gaven op korte termijn vonnis te willen. De definitieve beslissing van de TKB is bovendien niet van invloed op de door de rechtbank te nemen beslissing nu de twee hulpverzoeken waarover de TKB zich dient te buigen in de onderhavige procedure niet aan de orde zijn. Daarbij komt dat Medical4You, naar zij in de laatste akte herhaalt, onverminderd belang heeft bij een snelle beslissing, waaruit de rechtbank afleidt dat zij zich tegen schorsing verzet.

De vorderingen in conventie

De rechtbank leest in de akte van Coloplast van 23 november 2016 dat zij zich, na het oordeel van de TKB tijdens de mondelinge behandeling van 16 en 17 november 2016, in deze procedure niet langer beroept op het hoofdverzoek en het hulpverzoek (vgl. akte Coloplast “1.6 (...)Daarmee [is] dus ook het hulpverzoek waarop Coloplast zich in de onderhavige procedure beroept van tafel." Tegen de beslissing van de TKB is immers geen hoger beroep mogelijk. Daarmee is de grondslag aan de vorderingen in conventie ontvallen. Deze worden dan ook afgewezen.

De vordering in reconventie

Medical4You vordert in reconventie primair “vernietiging van het Nederlandse deel van EP 1 145 729 volgens het hoofdverzoek c.q. volgens het hulpverzoek”. Medical4You heeft gesteld dat conclusie 1 zowel volgens het hoofdverzoek als het hulpverzoek wegens geldigheidsbezwaren dient te worden vernietigd. Naar de rechtbank begrijpt is volgens Medical4You conclusie 1 als verleend nietig en kan EP 729 evenmin in stand worden gelaten volgens de beide hulpverzoeken.

Coloplast heeft de geldigheid van (conclusie 1 van) EP 729 in deze procedure, zoals overwogen, uitsluitend verdedigd aan de hand van haar hoofdverzoek en hulpverzoek 1. Coloplast handhaaft thans, na het oordeel van de TKB, ook deze verzoeken niet langer, zodat conclusie 1 dient te worden vernietigd.

Medical4You heeft voorts gesteld en toegelicht waarom volgconclusies 2 t/m 6 en 11 niet inventief zijn. Nu Coloplast daar geen gemotiveerde betwisting tegenover stelt, zal de vernietiging van deze conclusies eveneens worden toegewezen. Medical4You heeft niet toegelicht waarom volgconclusies 7 t/m 10 vernietigd zouden moeten worden, zodat die conclusies ongewijzigd, dat wil zeggen zoals verleend, in stand blijven.

Proceskosten

In conventie en in reconventie zal Coloplast, als (overwegend) in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten. Zowel in conventie als in reconventie is artikel 1019h Rv van toepassing. Partijen zijn overeengekomen dat de kosten aan de zijde van Medical4You in totaal € 185.000 bedragen. In haar akte van 23 november 2016 voert Medical4You aan dat aan haar, in aanvulling op de gemaakte afspraak, een bedrag moet worden vergoed wegens na het pleidooi gemaakte kosten. Gelet op de aard van de akte, die door partijen gelijktijdig is ingediend en die een beperkt karakter had, te weten uitsluitend om de rechtbank te informeren over de afloop van de zitting bij de TKB, is in redelijkheid geen plaats voor een nadere vordering. De wederpartij heeft daarop bovendien niet kunnen reageren. De rechtbank gaat dan ook aan het aanvullend gevorderde voorbij.

De vraag is vervolgens welk deel van de kosten van Medical4You toegerekend moet worden aan de conventie en welk deel aan de reconventie. Over de verdeling van de overeengekomen kosten, hebben partijen de rechtbank als volgt bericht: “partijen zijn een onderverdeling van 1/3e – 2/3e overeengekomen voor wat betreft de kosten gemaakt in het kader van 1. het inbreukverweer/de verklaring voor recht van niet-inbreuk en 2. het geldigheidsverweer/de nietigheidsvordering”. Nu het inbreukverweer en het geldigheidsverweer betrekking hebben op de conventie, en de verklaring voor recht van niet-inbreuk en de nietigheidsvordering op de kosten in reconventie, begrijpt de rechtbank de overeengekomen onderverdeling aldus, dat de helft van het overeengekomen bedrag moet worden toegerekend aan de proceskosten van Medical4You in conventie, en de helft aan de kosten in reconventie. De rechtbank begroot de proceskosten in conventie en reconventie aan de zijde van Medical4You dan ook op € 92.500 elk.

De beslissing

De rechtbank:

in conventie

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Coloplast in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Medical4You vastgesteld op € 92.500,00;

in reconventie

vernietigt conclusies 1 t/m 6 en 11 van het Nederlandse deel van EP 1 145 729;

veroordeelt Coloplast in de proceskosten, aan de zijde van Medical4You tot op heden vastgesteld op € 92.500,00;

wijst af het meer of anders gevorderde;

In conventie en reconventie

verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. M.E. Kokke en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 4 januari 2017.