Intellectuele eigendom in het conflictenrecht (R&P nr. IE1) 2009/7.3:7.3 Bescherming van de industriële eigendom

Intellectuele eigendom in het conflictenrecht (R&P nr. IE1) 2009/7.3

7.3 Bescherming van de industriële eigendom

Documentgegevens:

mr. S.J. Schaafsma, datum 25-06-2009

Datum: 25-06-2009
Auteur: mr. S.J. Schaafsma
JCDI: JCDI:ADS468828:1
Vakgebied(en): Intellectuele-eigendomsrecht / Algemeen
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht

1041. Bescherming van industriële eigendom. In par. 7.2 zijn de vier elementen van de 'bescherming van de rechten der auteurs op hun werken van letterkunde en kunst' onderzocht, op welke bescherming het beginsel van nationale behandeling in de Berner Conventie van toepassing is. Hetgeen aldaar is opgemerkt, geldt m.m. ook voor de bescherming van industriële eigendom en het beginsel van nationale behandeling in het Verdrag van Parijs. De onderhavige paragraaf kan daarom kort zijn.1 Ook deze bescherming is opgebouwd uit de vier genoemde elementen:

-: het object van de bescherming (wat moet worden verstaan onder een uitvinding, een merk, enz.?);
-: het subject van de bescherming (ten gunste van wie ontstaat het recht?);
-: de inhoud van de bescherming (ontstaan, omvang en einde van de rechten); en
-: de handhaving van de bescherming (de 'rechtsmiddelen' en de sancties).

1042. Op deze elementen is het beginsel van nationale behandeling van het Verdrag van Parijs (dus de daarin besloten liggende dubbelslag van lex loci protectionis-conflictregel en non-discriminatiebeginsel) van toepassing, zulks uiteraard behoudens het ius conventionis.2 De perikelen die zich in dit verband in de context van de Berner Conventie voordoen — met name ten aanzien van de subject-vraag — spelen in de context van het Verdrag van Parijs niet of nauwelijks een rol.

1043. Subject-vraag uitvinder-werknemer. Op één punt is wel sprake van enige discussie, al is die discussie niet zo intensief als in het auteursrecht. Het betreft de subject-vraag ten aanzien van in dienstverband gedane uitvindingen: komt het octrooirecht in zo'n geval toe aan de werknemer of aan de werkgever?3 Vaak wordt gemeend dat deze subject-vraag wordt beheerst door het recht dat op de arbeidsovereenkomst van toepassing is.4 Ook Ulmer heeft deze opvatting verdedigd. Hij heeft daartoe een specifieke redenering ontwikkeld die wij reeds in de context van het auteursrecht hebben geanalyseerd en onhoudbaar hebben bevonden.5

1044. Over deze subject-vraag kan het volgende worden opgemerkt. Het Verdrag van Parijs bevat zelf geen aanwijzingen omtrent de vraag aan wie het octrooirecht originair toekomt. In het bijzonder ligt in het verdrag geen verdragsautonome subjectbepaling besloten die er toe dwingt om de geestelijk vader van de uitvinding (de 'uitvinder') als de originaire rechthebbende aan te merken. Het verdrag gebruikt de term 'uitvinder' slechts eenmaal: in artikel 4ter, waarin wordt bepaald dat "de uitvinder" het recht heeft als zodanig in het octrooi te worden vermeld.6 Met 'uitvinder' doelt het verdrag dus op de geestelijk vader van de uitvinding. Maar daarnaast — waar het verdrag over de (originaire) rechthebbende spreekt bezigt het verdrag verder de neutrale term 'octrooihouder' (of 'aanvrager') en niet de term 'uitvinder'. Het Verdrag van Parijs bevat dus geen ius conventionis op grond waarvan de uitvinder — of de uitvinder-werknemer — noodzakelijkerwijs als de originaire rechthebbende zou hebben te gelden. Dit wordt ook bevestigd door de travaux préparatoires van de conferentie in Londen in 1934. Nederland stelde toen voor om een bepaling op te nemen over in dienstverband gedane uitvindingen. De voorgestelde bepaling hield in dat aan de werknemer die een uitvinding heeft gedaan, terwijl zijn werkgever recht heeft op het octrooi, een billijke vergoeding moet worden toegekend.7 De onderliggende gedachte is dus dat de uitvinder-werknemer niet noodzakelijkerwijs de (originaire) rechthebbende is — en die gedachte werd niet bestreden (het voorstel werd uiteindelijk om andere redenen afgewezen).8 Men ging er dus van uit dat het verdrag daar niet toe dwingt. Net als de Berner Conventie bevat het Verdrag van Parijs dus geen ius conventionis omtrent de subjectbepaling.9

1045. Bij gebreke van dergelijk ius conventionis geldt hier dus, net als in het kader van de Berner Conventie, het beginsel van nationale behandeling en de daarin besloten liggende dubbelslag van lex loci protectionis-conflictregel en non-discriminatiebeginsel.10 De toepasselijkheid van de lex loci protectionis ten aanzien van de subjectbepaling wordt miskend in sommige nationale wetten11, alsook door het Europees Octrooiverdrag van 5 oktober 1973.12Artikel 60 lid 1 van dit verdrag verklaart namelijk de 'lex loci laboris' van toepassing op de subject-vraag ten aanzien van een door een werknemer gedane uitvinding.13 Deze bepaling is dus in strijd met de lex loci protectionis-verwijzingsregel in artikel 2 van het Verdrag van Parijs, en zij zal daarvoor moeten wijken.14

Toon alle voetnoten

Voetnoten

Voetnoten

Over de term 'industriële eigendom', zie par. 7.1.

Zo geeft art. 1 lid 4 van het Verdrag van Parijs bijvoorbeeld de nadere aanwijzing dat onder octrooien moeten worden begrepen de verschillende soorten van octrooien van nijverheid, welke door de wetgevingen van de landen der Unie erkend zijn, zoals octrooien van invoer, verbeteringsoctrooien, aanvullingsoctrooien en -certificaten, enz.

De Nederlandse wet beantwoordt deze vraag in art. 12 Rijksoctrooiwet 1995; zie daarover nader Huydecoper & Van Nispen 2002, p. 289 e.v.

In deze zin Bodenhausen 1946, p. 5-9 (zie ook Bodenhausen 1947, p. 119; Bodenhausen 1955, p. 130-132); Croon 1947, p. 233-234; Bremer 1985, p. 165-168; Godenhielm 1957, p. 154 e.v. Godenhielm heeft deze kwestie ook opgeworpen binnen de AIPPI ('Question 15', zie AIPPI Annuaire 1957(NS4), p. 293-296; zie daarover ook noot 296 van hoofdstuk 5). Vgl. voorts Troller 1952, p. 193-194, noot 20. Anders: De Haan 1955, p. 158159, die — terecht — stelling heeft genomen tegen de opvatting van Bodenhausen. In HR 1 maart 2002, NJ2003, 210 m.nt. Heerma van Voss (TNO/Ter Meulen) kwam de vraag niet aan de orde in cassatie, zie to. 3.3.1; vgl. ook de conclusie van A-G Huydecoper, alinea 7.

Ulmer 1977, p. 506-507; zie par. 7.2.2 onder (a)(iii).

Art. 4ter werd tijdens de conferentie te Londen in 1934 ingevoerd, zie Actes VP 1934, p. 259-260 (voorstellen Denemarken en Nederland), p. 373 (Rapport Sous-Commission II), en p. 456 (Rapport général).

Actes VP 1934, p. 258 (voorstel Nederland): 'Article 4ter (1) Au salarié qui a fait une invention, tandis que son employeur a droit au brevet pour cette invention, une rémunération équitable doit être accordée d'après les règles de la législation intérieure de chacun des pays de l'Union. (2) Toute convention contraire est nolle et non avenue.' Later werd het voorstel geherformuleerd, zie Actes VP 1934, p. 372 (Rapport Sous-Commission II).

Actes VP 1934, p. 372-373 (Rapport Sous-Commission II), zie ook p. 592 (Vceu VII).

Over de Berner Conventie, zie par. 7.2.2 onder (a)(ii).

10.

In de praktijk zal men deze kwestie derhalve, net als in verband met het auteursrecht, zoveel mogelijk contractueel moeten ondervangen. Zie alinea 990 hiervoor.

11.

Zo bijvoorbeeld de Belgische IPR-Wet van 16 juli 2004 en de Bulgaarse IPR-Wet van 4 mei 2005, zie noot 132 van hoofdstuk 5.

12.

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (`Europees Octrooiverdrag'), Winchen 5 oktober 1973, Trb. 1975, 108 (Nederlandse vertaling in Trb. 1976, 101); zie laatstelijk Trb. 2007, 232.

13.

Deze bepaling luidt als volgt: 'The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee, the right to a European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.' Art. 60 is herzien door de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, Winchen 29 november 2000, Trb. 2002, 9 (Nederlandse vertaling in Trb. 2002, 64 en 170); zie laatstelijk Trb. 2007, 233. Lid 1 is evenwel ongewijzigd gebleven.

14.

Het Europees Octrooiverdrag vormt, zo wordt ook in zijn preambule vermeld, een bijzondere overeenkomst in de zin van art. 19 van het Verdrag van Parijs. Op grond van art. 19 van het Verdrag van Parijs kunnen Unie-landen bijzondere overeenkomsten treffen tot bescherming van de industriële eigendom voor zover deze overeenkomsten niet in strijd zijn met de bepalingen van het Verdrag van Parijs.