Hof Amsterdam, 08-09-2005, nr. 832/05SKG

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[X] B.V.,

gevestigd te [plaats],

APPELLANTE,

procureur: mr. A. van Hees,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[Y] B.V.,

gevestigd te [plaats],

GEÏNTIMEERDE,

procureur: mr. M. Brainich von Brainich Felth.

1. Het geding in hoger beroep

1.1 Partijen worden hierna [X] en [Y] genoemd.

1.2 Bij exploot van 27 april 2005 is [X] in hoger beroep gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam van 31 maart 2005, in kort geding onder nummer 308395/KG 05-200 P gewezen tussen [X] als eiseres in conventie, verweerster in reconventie en [Y] als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie. De appèldagvaarding bevat de grieven.

1.3 [X] heeft overeenkomstig het appèlexploot tegen het vonnis waarvan beroep vijf grieven aangevoerd, een bewijsaanbod gedaan en enige producties in het geding gebracht, en geconcludeerd, dat het hof bij arrest het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, uitvoerbaar bij voorraad, [Y] zal veroordelen als in het appèlexploot omschreven.

1.4 Bij memorie van antwoord heeft [Y] de grieven bestreden,enige producties in het geding gebracht en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen, kosten rechtens.

1.5 Vervolgens hebben partijen ter terechtzitting van het hof van 12 augustus 2005 haar standpunten nader doen toelichten aan de hand van nadien overgelegde pleitnotities, [X] door mr. L. Bakers, advocaat te Amsterdam en [Y] door mr. J.H. Spoor, advocaat te Amsterdam, mede aan de hand van pleitnotities. Bij die gelegenheid zijn door beide partijen producties in het geding gebracht. [Y] heeft haar op voorhand bij brief van 8 augustus 2005 opgeworpen bezwaren tegen het in het geding brengen van de aangekondigde producties laten varen. Verder zijn er nog inlichtingen verschaft.

1.6 Ten slotte hebben partijen aan het hof gevraagd om arrest te wijzen.

2. De grieven

Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar het appèlexploot.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in overweging nummer 1 onder a tot en met g een aantal in dit geding vaststaande feiten vermeld. Hieromtrent bestaat geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4. Beoordeling

4.1 Het gaat in dit geding om de volgende kwestie.

4.1.1 [X] verhandelt souvenirartikelen. Sedert 2003 brengt zij onder het label “[merk]” een heldergele, pluchen pantoffel in de vorm van een Oudhollandse klomp met een in rood, zwart en geel uitgevoerd boerendecor op de markt (hierna: de cloggy). De cloggy wordt aangeboden, verpakt in een doorzichtig plastic tasje voorzien van een opdruk.

[X] heeft zich bij haar ontwerp van de cloggy georiënteerd op de houten boerenklomp met opdruk en getracht deze nauwkeurig in zacht materiaal te vertalen teneinde deze als pantoffel te koop aan te bieden, in hoofdzaak ten behoeve van toeristen.

4.1.2 [Y] is sinds een halve eeuw fabrikant van en groothandel in souvenirartikelen. Sinds 2004 brengt zij een heldergele pluchen pantoffel in de vorm van een Oudhollandse klomp op de markt met een in rood, zwart en geel uitgevoerd boerendecor. De pantoffels worden te koop aangeboden, verpakt in een doorzichtig plastic tasje voorzien van een opdruk.

4.1.3 [X] heeft zich op het standpunt gesteld dat [Y] niet het recht toekomt een op de cloggy gelijkende pantoffel op de markt te brengen. Nadat [Y] geweigerd had zich aan haar, [X]’s, standpunt te conformeren heeft [X] [Y] in rechte betrokken.

4.1.4 De voorzieningenrechter heeft [X] in het ongelijk gesteld. Zij heeft in de eerste plaats geoordeeld dat de cloggy geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, omdat de cloggy niet te beschouwen is als een oorspronkelijk werk met een eigen karakter in de zin van artikel 1 Auteurswet. Voorts heeft zij de stelling verworpen dat [Y] onrechtmatig jegens [X] heeft gehandeld door de cloggy slaafs na te bootsen. De klompslof van [Y] wijkt in voldoende mate van de cloggy af, aldus de voorzieningenrechter. Zij heeft dan ook alle vorderingen van [X] afgewezen en het door [X] ten laste van [Y] op 8 februari 2005 gelegde auteursrechtelijke beslag opgeheven.

4.2 Daartegen is [X] in dit hoger beroep met vijf grieven opgekomen. De tweede en derde grief stellen de verwerping door de voorzieningenrechter van de grondslagen van de vordering van [X] aan de orde, respectievelijk de auteursrechtelijke bescherming en de onrechtmatige daad door slaafse nabootsing. Het hof zal eerst deze grondslagen bespreken.

4.3 Bij de bespreking van die grondslagen zij vooropgesteld dat [X] bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep heeft toegelicht dat de cloggy in verschillende kleuren en patronen wordt verkocht en dat zij in dit geding uitsluitend bescherming zoekt van de cloggy die een zo nauwkeurig mogelijke vertaling van de boerenklomp is. Verder strekt het onderzoek van het hof dus niet.

4.4 Het hof deelt de visie van de voorzieningenrechter dat aan deze cloggy geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Daargelaten of haar idee om een boerenklomp te “vertalen” in een pantoffel oorspronkelijk is, in elk geval is de uitwerking van dit idee, deze cloggy, geen voortbrengsel met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. De uitwerking van haar, [X'], idee om een boerenklomp te vertalen in een pantoffel als deze cloggy lag zozeer voor de hand dat van een creatieve vertaalslag niet kan worden gesproken. De vorm is een vrijwel getrouwe kopie van de houten klomp. Met de kleuren is dichtbij het origineel gebleven. Dat geldt ook voor het boerenmotief. De beoogde functie van pantoffel bracht, naar [X] heeft uiteengezet, mee dat voor een zacht materiaal is gekozen. Dat uit de geschikte zachte materialen pluche is geselecteerd biedt onvoldoende aanknopingspunt om te oordelen dat van een werk in de zin van artikel 1 Auteurswet sprake is. De wijze waarop de stiknaden verwerkt zijn, levert evenmin het soort originaliteit op dat auteursrechtelijke bescherming zou verdienen, evenmin als deze wordt bezien in samenhang met de keuze voor pluche. De plaatsing van die naden hangt immers ten minste voor een aanzienlijk deel samen met de klompvorm die [X] met de cloggy nastreeft. Daarnaast valt aan die stiknaden weinig creatiefs te ontdekken.

Terecht heeft de voorzieningenrechter dan ook auteursrechtelijke bescherming aan deze cloggy onthouden. Grief II faalt.

4.5 Vervolgens heeft het hof te onderzoeken of [Y] onrechtmatig handelt door slaafse nabootsing van de cloggy van [X]. De Europeesrechtelijke dimensie van die kwestie zal het hof hierna bespreken.

Dat de cloggy op zichzelf onderscheidend vermogen heeft is tussen partijen onomstreden zodat het hof dit met partijen tot uitgangspunt neemt.

Nabootsing van een product is niet onrechtmatig, maar de in acht te nemen zorgvuldigheid brengt de verplichting mee te doen wat redelijkerwijs mogelijk is, zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk wordt gedaan, om te voorkomen dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt. Naar voorshands moet worden aangenomen is [Y] in de nakoming van die verplichting tekortgeschoten. De cloggy en de door [Y] op de markt gebrachte pantoffel lijken buitengewoon sterk op elkaar. Beide zijn van het model klomp en vervaardigd van pluche van een vrijwel identieke kleur heldergeel, zowel de binnen- als de buitenkant. Het boerenmotief dat in beide gevallen op de pantoffel is gestikt, heeft identieke kleuren en een in zeer hoge mate overeenstemmend patroon waarvan de verschillen zich pas bij nauwkeurige beschouwing laten ontdekken.

Zowel voor de uitvoering van de pantoffel als voor de verpakking had [Y] een (enigszins) andere keuze kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar verkochte pantoffel. Anders dan de voorzieningenrechter heeft geoordeeld acht het hof de variatie die [Y] aanbracht in het boerenmotief te gering om de conclusie te rechtvaardigen dat [Y] heeft voldaan aan de vorenbedoelde op haar rustende zorgvuldigheidsverplichting.

Voor het overige is de pantoffel van [Y] in materiaal, vorm, kleur en opgebracht motief dermate gelijkend dat die geringe variatie slechts weinig gewicht in de schaal legt. Zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar product had [Y] bijvoorbeeld voor een andere kleur geel kunnen kiezen of een ander boerenmotief dan wel een andersoortige zool of binnenkant. Ook had zij de pantoffel van een ander zacht materiaal dan pluche kunnen laten maken. Door haar pantoffel op de markt te brengen in de versie waarvoor [X] een verbod vordert heeft zij naar voorshands moet worden aangenomen zonder goede reden bewerkstelligd dat gevaar voor verwarring van beide pantoffels ontstaat of vergroot wordt. De totaalindruk van beide pantoffels is immers als gevolg daarvan nagenoeg identiek, hetgeen nog versterkt wordt, doordat ook de verpakking gelijkend is.

4.6 Dit oordeel wordt niet anders als in aanmerking wordt genomen dat [Z] B.V. (verder: [Z]) in 1990 een Benelux modeldepot heeft verricht voor een “indoor-shoe” in de vorm van een klomp.

Dit modeldepot, dat in 1995 niet is verlengd, brengt niet mee dat op [Y] niet langer de zorgvuldigheidsplicht rustte die het hof hierboven tot uitgangspunt koos. De omstreden cloggy staat daarvoor te ver af van genoemd model, en heeft een veel specifieker uiterlijk. Het enkele feit dat in beide gevallen voor de klompvorm gekozen is levert in dit verband onvoldoende argument op. Bovendien is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat Intermedium haar model ooit op de markt gebracht heeft.

4.7 Evenmin maakt verschil dat [X] voor haar cloggy gebruik gemaakt heeft van een boerenmotief, hoewel zij daartoe niet gerechtigd zou zijn.

Daargelaten of [X] voor het gebruik van het boerenmotief een licentie nodig had, in elk geval stemt thans degene die door [Y] als rechthebbende is aangewezen met het gebruik door [X] in. Aan de daaraan voorafgaande situatie kan [Y] geen argument ontlenen ter ondersteuning van haar stelling dat haar jegens [X] geen onzorgvuldigheid kan worden verweten. Verder kan er in dit verband niet aan worden voorbijgezien dat het niet alleen om het boerenmotief gaat maar om een pluchen pantoffel in de vorm van een klomp met daarop het boerenmotief gestikt.

4.8 Tot slot moet de door [Y] opgeworpen vraag worden beantwoord of voor toepassing van het leerstuk van de slaafse nabootsing, zoals in de rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkeld, nog plaats is gelet op het bepaalde in de EG richtlijn 98/71 inzake de rechtsbescherming van modellen (de Modellenrichtlijn) respectievelijk van de EG-Verordening 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (de Modellenverordening).

Zowel de Modellenrichtlijn als de Modellenverordening biedt blijkens haar bewoordingen ruimte voor aanvullende rechtsbescherming. Dat geldt in het bijzonder ook voor rechtsbescherming op basis van wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke mededinging. Deze is kennelijk aanvullend in de zin van anders dan al bestreken door richtlijn respectievelijk verordening. Dat betekent dat het hier meer specifiek gaat om de vraag of naast richtlijn respectievelijk verordening nog een zorgvuldigheidsplicht kan worden aangewezen die in geval van schending daarvan grondslag kan vormen voor aanvullende rechtsbescherming. Naar het oordeel van het hof moet het antwoord op die vraag bevestigend luiden. Modellenrichtlijn respectievelijk Modellenverordening beschermen elk model dat nieuw is en een eigen karakter heeft, dat wil zeggen bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan de algemene indruk die bij de gebruiker wordt gewekt door modellen die (eerder) voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Onder de slaafse nabootsingsleer wordt bescherming geboden tegen nabootsing die vermijdbaar was geweest, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen, waardoor men verwarring sticht.

4.9 Bovenstaande overwegingen brengen mee dat het vonnis waarvan beroep niet in stand kan blijven voor zover in conventie gewezen. Voor zover dit vonnis in reconventie werd gewezen kan het worden bekrachtigd.

Het hof zal op de vordering van [X] beslissen en niet eerst prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aangaande de omvang van de rechtsbescherming die in Modellenrichtlijn en Modellenverordening is voorzien. Bij die keuze laat het hof zich mede leiden door het spoedeisend belang dat [X] heeft bij de door haar gevorderde voorzieningen.

Niet alle door [X] gevorderde voorzieningen zijn voor toewijzing vatbaar, nu onbestreden is gebleven dat [Y] de door haar op de markt gebrachte klompsloffen die in deze procedure aan de orde zijn heeft gewijzigd en doende is deze van een andere verpakking te voorzien, alles op de wijze die hieronder in het dictum onder woorden wordt gebracht, met inachtneming van een redelijke uitvoeringstermijn. Bij al die voorzieningen die van doen hebben met de verhandeling van die klompsloffen door [Y] in de – verdere – toekomst heeft [X] onvoldoende (spoedeisend) belang. Anders ligt dat voor de voorzieningen die zien op voorraad die reeds uitgeleverd is. Voorshands is onvoldoende aannemelijk dat de gehele voorraad reeds van de markt is. De daarmee samenhangende vordering is toewijsbaar. De voorzieningen die strekken tot het ongedaan maken van de schade en het voorkomen van verdere schade zijn eveneens toewijsbaar. Het gevorderde voorschot op schadevergoeding is, nu een voldoende spoedeisend belang op dit punt niet gesteld is, niet toewijsbaar.

De opheffing van het auteursrechtelijke beslag kan in stand blijven.

[Y] is de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij. Zij zal in de proceskosten van het hoger beroep worden veroordeeld en in die van de eerste aanleg voor zover in conventie gevallen. De proceskosten van de eerste aanleg voor zover in reconventie gevallen komen voor rekening van [X].

5. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover in conventie gewezen en, in zover opnieuw rechtdoende,

gebiedt [Y] om met ingang van de dag volgend op de betekening van dit arrest de aanbieding, verkoop en aflevering van de ten processe bedoelde klompsloffen als nader omschreven in rechtsoverweging 4.1.2 van dit arrest in Nederland te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.000,-- (zegge: tweeduizend euro) voor iedere dag dan wel een gedeelte van een dag dat [Y] aan dit gebod niet voldoet, met een maximum van € 200.000,--;

gebiedt [Y] om binnen een maand na de betekening van dit arrest aan de advocaat van [X] een schriftelijke, door een register-accountant geaccordeerde en ondertekende, opgave te verstrekken van:

I) de totale door haar ingekochte hoeveelheid klompsloffen als nader omschreven in rechtsoverweging 4.1.2 van dit arrest;

II) de totale, door haar verkochte hoeveelheid van de sub I) bedoelde producten, gespecificeerd naar afnemer;

III) de door haar voor de sub I) bedoelde producten betaalde inkoopprijs respectievelijk de door haar voor de sub II) bedoelde producten gehanteerde verkoopprijzen, gespecificeerd naar afnemer;

IV) de totale hoeveelheid van de sub I bedoelde producten welke door haar in voorraad worden gehouden;

V) het totale bedrag van de door haar als gevolg van de verhandeling van de sub I bedoelde producten genoten winst;

op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.000,-- voor elke dag dat aan dit bevel niet volledig is voldaan, met een maximum van € 200.000,--;

gebiedt [Y] om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest een brief te zenden aan alle afnemers van de sub I bedoelde klompsloffen van haar, [Y], welke brief de navolgende tekst zal bevatten zonder enig begeleidend commentaar in beeld of geschrift en ook overigens zonder toevoeging van enig ander geschrift of materiaal:

Gerechtelijke uitspraak

Het gerechtshof te Amsterdam heeft ons, de firma [Y] B.V. te [plaats], geboden om u de navolgende mededeling te doen:

In het januari nummer van “Regards” alsmede tijdens de vakbeurs “Regards” in de Jaarbeurs te Utrecht, gehouden van 9 tot en met 12 januari 2005, hebben wij u heldergele, pluchen klompsloffen met een in rood, zwart en geel uitgevoerd boerendecor aangeboden. Het gerechtshof te Amsterdam heeft geoordeeld dat het verhandelen van deze klompsloffen onrechtmatig is jegens de firma [X] B.V. Het gerechtshof heeft ons veroordeeld het aanbod van deze klompsloffen te staken en gestaakt te houden. Wij verzoeken u de geleverde klompsloffen aan ons te retourneren tegen vergoeding van de verzendkosten en de door u betaalde inkoopprijs.

([Y])

op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000,-- (zegge: éénduizend euro) voor iedere hierboven bedoelde afnemer van [Y], aan wie genoemde brief niet tijdig zal zijn verzonden;

gebiedt [Y] om binnen veertien dagen na de betekening van dit arrest aan een nader door de advocaat van [X] op te geven adres de totale door haar gehouden voorraad sub I bedoelde producten af te geven, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000,-- (zegge éénduizend euro) voor elke dag dat aan dit bevel niet volledig is voldaan, met een maximum van € 100.000,--;

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige;

veroordeelt [Y] in de kosten van het hoger beroep en in de kosten van de eerste aanleg voor zover in conventie gevallen en begroot deze kosten aan de zijde van [X] tot heden op € 1.131,93 voor de eerste instantie en op € 3.044,93 voor het hoger beroep;

veroordeelt [X] in de kosten van de eerste aanleg voor zover in reconventie gevallen en begroot deze aan de zijde van [Y] op € 408,-;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

vergunt [X] op basis van artikel 260 Rv een termijn van zes maanden waarbinnen een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt.

Dit arrest is gewezen door mrs. G.B.C.M. van der Reep, M.C.M. van Dijk en P.C. Römer en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 september 2005.