Intellectuele eigendom in het conflictenrecht (R&P nr. IE1) 2009/5.3.3.b.iii:5.3.3.b.iii Extra-territoriale bescherming

Intellectuele eigendom in het conflictenrecht (R&P nr. IE1) 2009/5.3.3.b.iii

5.3.3.b.iii Extra-territoriale bescherming

Documentgegevens:

mr. S.J. Schaafsma, datum 25-06-2009

Datum: 25-06-2009
Auteur: mr. S.J. Schaafsma
JCDI: JCDI:ADS466480:1
Vakgebied(en): Intellectuele-eigendomsrecht / Algemeen
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht

739. Geen bescherming buiten grondgebied. Bezien wij thans het derde, nog te behandelen aspect van de lex loci protectionis-verwijzing: het vraagstuk van de zogeheten extra-territoriale bescherming. Uitgangspunt is dat de bescherming van een intellectuele-eigendomsrecht is beperkt tot het grondgebied waarvoor het (is verleend en waarvoor het) wordt ingeroepen. Intellectuele-eigendomsrechten zijn rechten die "in ihrer Geltung umlich auf das Territorium des Staates begrenzt sind, der sie individuell verleiht oder under bestimmten Voraussetzungen generell anerkannt."1 Handelingen die in den vreemde worden verricht, kunnen dus geen inbreuk opleveren.2 Denkbaar — maar ook uitzonderlijk — is dat een staat de bescherming van (een van) zijn intellectuele-eigendomswetten uitbreidt buiten zijn grondgebied: dan zouden handelingen in den vreemde, behalve een inbreuk op de eventuele lokale rechten, ook een inbreuk op de desbetreffende intellectueleeigendomsrechten opleveren.3 Een dergelijke uitbreiding — anders gezegd: extraterritoriale werking — is echter een schending van de soevereiniteit van het andere land. Een staat heeft immers niet de bevoegdheid om rechtsnormen te stellen voor het grondgebied van een andere staat. Dat is een volkenrechtelijk 'ultra vires'. Dit geldt des te sterker binnen het raamwerk van de Berner Conventie en het Verdrag van Parijs, die immers gebouwd zijn op een stelsel van soevereine staten — men herinnere zich dat de conflictregel in het beginsel van nationale behandeling wortelt in het formele-territorialiteitsbeginsel, welk beginsel is doortrokken van strikte staatssoevereiniteit.

740. Voorbeeld: oude Duitse merkenrecht. Het gaat hier (dan ook) om een zeldzaam probleem, maar het is geen ondenkbeeldig probleem. Zo leerde het Duitse Reichsgericht in 1886 — ruim vóórdat Duitsland zich in 1903 aansloot bij het Verdrag van Parijs, en in 1922 bij de Schikking van Madrid — dat de bescherming krachtens de Duitse merkenwet niet alleen in Duitsland geldt, maar ook daarbuiten.4 Het Reichsgericht heeft deze fout in 1927 weer rechtgezet, onder erkenning dat in zo'n geval sprake is van een "bergriff in die Rechtsphire anderer souverner Vertragsstaaten." 5

741. Voorbeeld: indirecte octrooi-inbreuk Verenigde Staten. Een hedendaags voorbeeld van extra-territoriale bescherming treft men in het Amerikaanse octrooirecht aan. Handelingen buiten de Verenigde Staten kunnen in bepaalde gevallen volgens Amerikaanse rechtspraak indirecte octrooi-inbreuk op een Amerikaans octrooi opleveren. De desbetreffende bepalingen wordt dus extraterritoriale werking toegedicht.6

Toon alle voetnoten

Voetnoten

Voetnoten

BGH 16 juni 1994, GRUR Int. 1994, p. 1044-1046 (Folgerecht bei Auslandsbezug). Vgl. ook in de context van de naburige rechten HvJ EG 14 juli 2005, nr. C-192/04, Jur. 2005, p. 1-7199; NJ2006, 467 (Lagardère), to. 46: '(...). Deze rechten hebben dus een territoriaal karakter en het nationale recht kan overigens alleen gevolgen verbinden aan handelingen die op het nationale grondgebied zijn verricht'

Vgl. HR 31 mei 1927, NJ1927, 991 m.nt. EMM (handelsnaamrecht). Vgl. ook BR 1 maart 1974, NJ1974, 329 m.nt. LWH (octrooirecht). Zie voorts Raape 1950, p. 414; Huydecoper & Van Nispen 2002, p. 227. Overigens kunnen dergelijke handelingen natuurlijk wel een inbreuk opleveren op een eventueel aldaar geldend, parallel intellectuele-eigendomsrecht. Maar dat is een inbreuk op een ander recht.

Zo verdedigde Zeijlemaker 1938, p. 17 e.v. in de context van invoer (import) dat een in het buitenland verrichte handeling een inbreuk op een Nederlands octrooi of merk kan opleveren. Zie over invoer, par. (v).

RG 2 oktober 1886, RGZ 18, p. 28. Zie voorts de daaropvolgende arresten genoemd in RG 20 september 1927, RGZ 118, p. 76 (p. 80-81) (`Springend paard'). Blijkens laatstgenoemd arrest (p. 81) is men destijds op het verkeerde been gezet door Kohlers theorie over het merk als persoonlijkheidsrecht (Kohier 1884, p. 412 en p. 446 e.v.), welke theorie Kohler later zelf heeft verlaten, aldus het Reichsgericht. Zie ook Raape 1950, p. 413.

RG 20 september 1927, RGZ 118, p. 76 (p. 82) (`Springend paard'). Zie ook Jsay 1932, p. 232; Ulmer 1975, p. 11.

35 U.S.C. § 271 onder b en c (`active inducement' resp. `contributory infringement'); zie Petersen 2001, p. 84 met verdere verwijzingen. Over § 271 onder f, zie US Supreme Court 30 april 2007, 550 U.S. 437 (2007); GRUR Int. 2007, p. 768-771 (Microsoft/AT&T Corp.), in welke zaak het hof extra-territoriale werking afwees.