Hof Den Haag, 11-10-2022, nr. 200.300.003-01

Ferrari verwijt [geïntimeerde] dat hij een (zelfbouw)auto (een “kitcar”) te koop heeft aangeboden

waarmee inbreuk wordt gemaakt op de merk- en auteursrechten van Ferrari. Zij heeft gevorderd

[geïntimeerde] te bevelen die inbreuken te staken, met nevenvorderingen, waaronder de vordering tot

vernietiging van de auto.

De rechtbank heeft wel inbreuk op de merken, maar geen inbreuk op de auteursrechten aangenomen en de nevenvorderingen deels toegewezen. De vordering tot vernietiging is afgewezen.

Het hof is van oordeel dat inbreuk is gemaakt op de merkrechten en op de auteursrechten en wijst de gevorderde bevelen om die inbreuken te staken toe. Het hof wijst de gevorderde vernietiging gedeeltelijk toe.

Het hof heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- het procesdossier van de eerste aanleg, waaronder het op 2 juni 2021 tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag (hierna: het vonnis);

- de appeldagvaarding van 31 augustus 2021 (hierna: AD), met vijf grieven en producties 16 tot en met 22;

- de memorie van antwoord in principaal appel, memorie van grieven in incidenteel appel (hierna: MvA), met 4 incidentele grieven en producties 10 (a en b) tot en met 28;

- de conclusie van antwoord in incidenteel appel, met productie 23.

Het hof heeft vervolgens de volgende stukken ontvangen, die zijn toegelaten:

- op 24 juni 2022 de akte houdende overlegging aanvullende producties, met producties 24 tot en met 38 van Ferrari;

- op 4 juli 2022 een proceskostenoverzicht van [geïntimeerde].

Op 4 juli 2022 heeft een mondelinge behandeling van de zaak plaatsgevonden, waarbij partijen hun standpunten hebben doen toelichten door hun voormelde advocaten. Partijen hebben gebruik gemaakt van pleitaantekeningen, die zijn overgelegd.

Partijen hebben hun producties in eerste aanleg en in hoger beroep doorgenummerd. Deze zullen hierna worden aangeduid als productie [nummer] F respectievelijk K.

Ferrari is een Italiaanse producent en ontwerper van sportauto’s. Ferrari is houdster van onder meer de volgende Uniemerkregistraties:

nummer 000161950, geregistreerd op 2 oktober 1998 voor onder meer voertuigen

nummer 00539585, geregistreerd op 19 november 1998 voor onder meer voertuigen

nummer 000454546, geregistreerd op 7 november2000 voor onder meer voertuigen

Deze merken zullen hierna ook worden aangeduid als Merken 1, 2 en 3 en tezamen als de Merken.

In 1968 is de Ferrari 365 GTB4, een sport coupé (Berlinetta), die bekend staat onder haar pseudoniem “Daytona”, gepresenteerd. In 1969 is de Spyder versie daarvan, een cabriolet, onder de naam Ferrari 365 GTS4 (hierna: de Daytona Spyder) aangekondigd en vervolgens geproduceerd en verkocht. Deze auto ziet er als volgt uit:

Het interieur ziet er uit als volgt:

[geïntimeerde] houdt zich onder de naam Kitcar Collection bezig met het verzamelen en verkopen van zogenaamde Kitcars. Kitcars zijn zelfbouwvoertuigen, waarbij creaties worden gebouwd op een chassis en met remmen en motoren van over het algemeen een middenklasse auto.

Op 2 februari 2018 heeft [geïntimeerde] een auto (hierna: de Auto) gekocht in de Verenigde Staten van Amerika (hierna: de VS) en geïmporteerd in Nederland. In de koopovereenkomst en op het Amerikaanse registratiebewijs is de Auto aangeduid met “1977 Corvette Vin# 1Z37X7S412057”

De Auto is door [geïntimeerde] te koop aangeboden via zijn eigen website en via de volgende advertentie op speurders.nl:

De Auto ziet eruit als volgt:

Het chassis van de Auto en de aandrijflijn met remmen (alles “onder de motorkap”) zijn die van een Chevrolet Corvette C3.

Het interieur van de Auto ziet eruit als volgt:

Op de wieldoppen zijn de volgende tekens aangebracht:

Op de voorkant en de achterkant van de Auto zijn de volgende tekens aangebracht:

Deze laatste twee tekens waren op het moment dat de Auto te koop werd aangeboden afgeplakt met zwarte Duct Tape. Tijdens een bezichtiging van de Auto door een medewerker van het onderzoeksbureau Interro Recherchediensten B.V. (hierna: Interro) in opdracht van Ferrari in mei 2020, heeft deze medewerker de tape deels verwijderd, waarna de tekens zichtbaar waren.

Op 3 juni 2020 heeft Ferrari na verkregen verlof conservatoir beslag laten leggen op de Auto en de Auto in gerechtelijke bewaring doen nemen.

Ferrari heeft gevorderd [geïntimeerde] te bevelen elke inbreuk in de Europese Unie op haar Merken en haar auteursrechten op de Daytona Spyder, alsmede elk gebruik van een onrechtmatige slaafse nabootsing daarvan, te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen, op straffe van verbeurte van een dwangsom, en met veroordeling van [geïntimeerde] in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, met rente.

Ter onderbouwing daarvan stelt Ferrari dat [geïntimeerde] door het gebruik van op de Auto aangebrachte tekens inbreuk maakt op haar Merken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a, althans sub b en sub c UMVo1.. Voorts stelt zij dat [geïntimeerde] inbreuk maakt op haar auteursrechten op de vormgeving van de Daytona Spyder en dat sprake is van onrechtmatige slaafse nabootsing daarvan.

De rechtbank heeft [geïntimeerde] bevolen elke inbreuk op de Merken te staken en gestaakt te houden (nadat de Auto weer aan hem beschikbaar zal zijn gesteld) en de nevenvorderingen deels en in gewijzigde vorm toegewezen, op straffe van verbeurte van een dwangsom. De vorderingen op grond van auteursrechtinbreuk en onrechtmatige slaafse nabootsing en de vordering tot vernietiging zijn afgewezen. De proceskosten zijn gecompenseerd.

Principale grieven 1 tot en met 3 en 5 deels richten zich tegen het oordeel dat geen sprake is van auteursrechtinbreuk en de afwijzing van de daarop gebaseerde vorderingen. Principale grief 4 en 5 deels richten zich tegen het oordeel dat geen sprake is van onrechtmatige slaafse nabootsing en de afwijzing van de daarop gebaseerde vorderingen.

Grief 5 voor het overige richt zich tegen de aan het merkinbreukverbod verbonden voorwaarde of tijdsbepaling, tegen afwijzing van gevorderde vernietiging en tegen de compensatie van de proceskosten. Ferrari stelt dat [geïntimeerde] in de proceskosten van de eerste aanleg en het hoger beroep moet worden veroordeeld.

Incidentele grief 1 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat [geïntimeerde] merkinbreuk heeft gepleegd door het gebruik van de paarden-tekens op de wieldoppen.

Incidentele grief 2 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de door [geïntimeerde] afgeplakte tekens zijn gebruikt in het economisch verkeer. Incidentele grief 3 richt zich tegen toewijzing van de vorderingen, met name tegen de door de rechtbank opgelegde verplichting van aanwezigheid van een deurwaarder bij de verwijdering en vernietiging van de tekens en tegen de oplegging van een dwangsom en de hoogte daarvan. Incidentele grief 4 richt zich tegen de compensatie van de proceskosten. [geïntimeerde] stelt dat Ferrari in de proceskosten van de eerste aanleg en het hoger beroep moet worden veroordeeld.

De beoordeling in hoger beroep

Niet betwist is dat de Daytona Spyder een auteursrechtelijk beschermd werk is en dat Ferrari rechthebbende op de auteursrechten is. [geïntimeerde] heeft ook geen grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat vaststaat dat de Daytona Spyder een auteursrechtelijk beschermd werk is. [geïntimeerde] heeft bij MvA wel betwist dat elementen die door Ferrari als auteursrechtelijk beschermde trekken zijn aangemerkt als zodanig kunnen worden gekwalificeerd, stellende dat deze ook bij andere (sport)auto’s voorkomen. Voorts heeft [geïntimeerde] betwist dat de Auto inbreuk maakt op de auteursrechten op de Daytona Spyder.

Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp dient te worden beoordeeld in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk en het auteursrechtelijk beschermde werk overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoeld werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt (een eigen intellectuele schepping van de auteur is). Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de ‘werktoets’ beantwoordt. Voorts geldt dat de enkele omstandigheid dat het werk of bepaalde elementen daarvan, passen binnen een bepaalde mode, stijl of trend niet betekent dat het werk of deze elementen zonder meer onbeschermd zijn.2.

Ferrari stelt dat het uiterlijk van de Daytona Spyder een auteursrechtelijk beschermd werk is waarvan de totaalindruk wordt bepaald door (de combinatie van) de volgende auteursrechtelijke trekken 1) een lange brede voorzijde, die glooiend vanaf de voorruit naar de voorkant afloopt, 2) glooiend voortgezet met een naar achter gerichte cockpit met naar achteren gerichte raamstijlen, 3) een canvas cabrio-dak dat schuin afloopt naar de achterkant van de auto en 4) een korte platte abrupt afgesneden achterkant. Hierdoor ontstaat een specifiek profiel en een elegant en doelgericht uiterlijk.

Daarnaast heeft zij zich bij AD nog beroepen op combinaties van kenmerkende ontwerpelementen met betrekking tot de voor-, zij- en achterkant van de Daytona Spyder.

Ferrari stelt dat dit ontwerp een zeer ruime beschermingsomvang toekomt vanwege de grote afstand tot het op het moment van het ontwerp bestaande vormgevingserfgoed. [geïntimeerde] heeft erkend dat het gaat om een legendarische iconische auto.

Het hof is van oordeel dat de totaalindruk van de vormgeving/het uiterlijk van de Daytona Spyder wordt bepaald door (de combinatie van) de in rechtsoverweging 5.3 genoemde auteursrechtelijk beschermde trekken. Daardoor is de totaalindruk van de Daytona Spyder elegant, sportief en gestroomlijnd. Dat blijkt voldoende duidelijk uit de foto’s. Dat (sommige van) deze elementen al voorkwamen in het vormgevingserfgoed, zoals [geïntimeerde] heeft gesteld onder overlegging van foto’s van diverse auto’s (producties 15 en 16 K), heeft Ferrari gemotiveerd betwist. Ferrari heeft onbetwist gesteld dat de door [geïntimeerde] genoemde voorbeelden van auto’s, met uitzondering van de 1955 Chevy race car, alle dateren van na 1968/69. Dat geldt ook voor de bij pleidooi in hoger beroep (punt 13 pleitaantekeningen) door [geïntimeerde] genoemde elementen (zoals chromen raamlijsten, luchtinlaten op de motorkap, klapkoplampen, losse bumpers, een metalen grille, vijfspaaks-velgen, een chromen zijspiegel en ronde achterlampen) waarvan zij zelf stelt dat deze voorkwamen bij auto’s in de jaren 80. Nog daargelaten dat het hier niet gaat om voormelde auteursrechtelijke trekken, kunnen deze door [geïntimeerde] genoemde elementen dus niet afdoen aan de auteursrechten van Ferrari, omdat de Daytona Spyder dateert van ruimschoots daarvoor. Dat betekent dat zij voor de beoordeling van de auteursrechtelijke vordering niet relevant zijn.

Uit de door [geïntimeerde] overgelegde foto van de 1955 Chevy race car (productie 16 K linksonder) die slechts de voorkant van de auto toont, blijkt niet dat deze auto één van de in rechtsoverweging 5.3 genoemde elementen had. In tegendeel, de voorkant is hoekig en loopt juist niet glooiend vanaf de voorruit naar de voorkant af. De enkele omstandigheid dat die auto ook een rechthoekige metalen zilverkleurige grille heeft, die bovendien relevant van de grille van de Daytona Spyder verschilt wat betreft de plaatsing, de verhoudingen en de soort gaten (die naar Ferrari onbetwist gesteld heeft rechthoekig zijn en niet vierkant als bij de Chevy), doet niet af aan de auteursrechtelijke bescherming van de Daytona Spyder en de beschermingsomvang daarvan. Nu als niet gemotiveerd betwist kan worden aangenomen dat de Daytona Spyder sterk afweek van het toentertijd bestaande vormgevingserfgoed en vaststaat dat het een iconische auto is, gaat het hof uit van een ruime beschermingsomvang.

Voorts beroept Ferrari zich nog specifiek op de (auteursrechtelijke) bescherming van de velgen, de stoelen en het stuur. Over de auteursrechtelijk beschermde trekken hiervan stelt Ferrari dat de velgen vijf brede spaken in een stervorm hebben en dat op de stoelen een opvallend karakteristiek patroon van zwarte strepen is aangebracht op het zitvlak en de rugleuning. Over het stuur stelt Ferrari (slechts) dat gaat om een stuur met een Ferrari-beeldmerk.

Wat betreft de velgen en het interieur gaat het hof er als onbetwist van uit dat de velgen en de stoel vanwege de vijf brede spaken in stervorm respectievelijk het “karakteristieke” patroon auteursrechtelijk beschermde werken zijn. De enkele stelling van [geïntimeerde] dat deze elementen ook bij een (deze oorspronkelijke, begrijpt het hof,) Corvette voorkomen is onvoldoende om anders te oordelen nu de Corvette van later datum dateert. Wat betreft het stuur heeft Ferrari niet gesteld, althans niet voldoende onderbouwd dat en waarom de vormgeving van het stuur een auteursrechtelijk beschermd werk zou zijn. Voor zover zij zich in zoverre (naast haar beroep op haar merkrechten) op auteursrecht beroept gaat het hof daaraan als onvoldoende onderbouwd voorbij.

Ferrari stelt dat de totaalindrukken van het uiterlijk van de Daytona Spyder en het uiterlijk van de Auto overeenstemmen door de aanwezigheid (van de combinatie) van voormelde auteursrechtelijke trekken. Voorts stelt Ferrari dat de velgen, stoelen en het stuur van de Auto dezelfde totaalindruk maken als deze onderdelen van de Daytona Spyder.

[geïntimeerde] betwist dat sprake is van dezelfde totaalindrukken en stelt dat de Auto van de Daytona Spyder verschilt op met name de volgende punten:

Ferrari heeft betwist dat deze verschillen, voor zover al aanwezig of niet verwaarloosbaar, de relevante totaalindruk van de Auto beïnvloeden.

Mede op grond van de eigen waarneming is het hof van oordeel

Deze overeenstemming wordt bovendien nog versterkt doordat de Auto ook de combinaties van de in rechtsoverweging 5.4 bedoelde elementen vertoont, zoals aangegeven in de door Ferrari als producties 19 en 20 overgelegde foto’s van de Daytona Spyder en de Auto. Het hof acht de overgelegde foto’s voldoende duidelijk om tot dit oordeel te komen. Daarvoor is bezichtiging van de auto’s niet nodig.

Aan deze overeenstemming van de totaalindrukken doen de door [geïntimeerde] genoemde verschillen naar het oordeel van het hof niet af. Waar het gaat om de vormgeving/het uiterlijk van de Auto en de Daytona Spyder zijn de hiervoor in rechtsoverweging 5.11, onder a tot en met d en s, genoemde verschillen al niet relevant, omdat die niet de externe vormgeving betreffen. De overige verschillen doen, voor zover al niet op zichzelf verwaarloosbaar, niet af aan de met de vormgeving van de Daytona Spyder overeenstemmende totaalindruk van de Auto door de aanwezigheid van voormelde auteursrechtelijk beschermde trekken.

Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat de vormgeving van (de buitenkant van) de Auto inbreuk maakt op de auteursrechten van Ferrari met betrekking tot de Daytona Spyder en het gevorderde bevel om die inbreuk te staken toewijsbaar is.

Ferrari heeft voorts nog gesteld dat de vormgeving van de velgen, de stoelen en het stuur van de Auto inbreuk maken op de auteursrechten van Ferrari. Het hof is van oordeel dat de velgen en de stoelen van de Auto dezelfde totaalindruk maken als die van de Daytona Spyder door de aanwezigheid van de auteursrechtelijk beschermde trekken: vijf spaken in stervorm respectievelijk een (doorlopend) patroon van zwarte strepen op het zitvlak en de rugleuning. De verschillen doen niet af aan de overeenstemmende totaalindrukken. Ook de velgen en de stoelen maken dus (op zichzelf) inbreuk. Daar het hof van oordeel is dat niet kan worden aangenomen dat het stuur een auteursrechtelijk beschermd werk is faalt het beroep op auteursrechtinbreuk in zoverre.

Het bovenstaande brengt mee dat de principale grieven 1 tot en met 3, behoudens de gestelde auteursrechtinbreuk op de vormgeving van het stuur, slagen. In zoverre heeft Ferrari geen belang bij de beoordeling van de vraag of (tevens) sprake is van onrechtmatige slaafse nabootsing en behoeft grief 4 geen behandeling.

Van inbreuk als bedoeld in artikel 9, lid 2, sub a UMV is sprake als het door de vermeende inbreukmaker gebruikte teken identiek aan het ingeroepen merk is of daarmee slechts onbeduidende verschillen vertoont en wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven. Van inbreuk als bedoeld in artikel 9, lid 2, sub b UMV is sprake als het door de vermeende inbreukmaker gebruikte teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan, dus het relevante publiek kan menen dat de betreffende waren van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken, de overeenstemming van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van het merk. Tevens dient rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van het relevante publiek. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren.

Het onderzoek moet in twee fases plaatsvinden. In fase 1 moet een vergelijking van merk en teken plaatsvinden om vast te stellen of het merk en het teken visueel, fonetisch en begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de tekens. Daarbij mogen de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht niet worden betrokken. Deze omstandigheden mogen alleen in aanmerking worden genomen in de fase 2, de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.3.

Het gaat in beginsel om de vergelijking van het merk zoals gedeponeerd en het teken zoals gebruikt. Bij de beantwoording van de vraag naar verwarringsgevaar moeten alle omstandigheden van het geval worden betrokken en kan ook de wijze waarop het merk wordt gebruikt een rol spelen.4.

Ferrari heeft gesteld dat de gebruikte tekens identiek zijn aan (een van) de Merken. Voor zover er verschillen zijn deze van ondergeschikte aard en doen deze in ieder geval niet af aan de overeenstemming, aldus Ferrari.

[geïntimeerde] heeft bestreden dat in de in overweging 3.8 afgebeelde, op de wieldoppen aangebrachte, tekens identiek zijn aan of overeenstemmen met Merk 3.

[geïntimeerde] heeft in eerste aanleg niet gemotiveerd bestreden dat de in overweging 3.7 en 3.9 afgebeelde tekens, aangebracht op het stuur en aan de overige buitenzijde van de Auto inbreuk maken op (één van) de Merken. Zij heeft ook niet gegriefd tegen het oordeel van de rechtbank dat deze tekens inbreukmakend zijn. Voor zover [geïntimeerde] met haar stelling tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep dat zij wel degelijk betwist dat de tekens op de Auto overeenstemmen, heeft beoogd alsnog een grief te richten tegen voormeld oordeel van de rechtbank gaat het hof daaraan voorbij wegens strijd met de twee-conclusie-regel. Overigens is ook het hof van oordeel dat deze tekens identiek zijn aan (een van) de Merken, nu het de eventuele verschillen van ondergeschikte aard acht.

Voor zover geoordeeld zou moeten worden dat één of meer op de wieldoppen aangebrachte tekens niet identiek zijn aan Merk 3 en een aantal “ongelukkig steigerende” paarden, afgebeeld in overweging 3.8, verschillen met Merk 3 vertoont die niet slechts van ondergeschikte aard zijn, is naar het oordeel van het hof sprake van een sterke mate van overeenstemming in visueel opzicht, terwijl de tekens in begripsmatig opzicht identiek, althans in grote mate overeenstemmend zijn. Het gaat immers steeds om paarden die steigeren, althans een poging daartoe doen.

De waren waarvoor de merken zijn ingeschreven en de tekens worden gebruikt zijn gelijk, namelijk auto’s.

Ferrari heeft onbetwist gesteld dat de merken wereldbekend zijn.

Het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument voor wie de betrokken waren waarvoor het merk is ingeschreven en het teken wordt gebruikt, bestemd zijn. Nu het merk is geregistreerd voor voertuigen, waaronder auto’s, en het teken is gebruikt voor een auto, gaat het hof ervan uit dat het gaat om het grote publiek en dat dit publiek een iets hoger dan gemiddeld aandachtsniveau heeft. Dat de Ferrari-merken worden gebruikt door Ferrari voor zeer exclusieve en dure (sport)auto’s, die bestemd zijn voor een veel beperkter publiek doet daar niet aan af, nu de Merken zijn geregistreerd voor voertuigen in het algemeen.

Bovendien moet, wanneer de waren bestemd zijn voor (verschillend) publiek met verschillend aandachtsniveau worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau.

Voor zover de tekens identiek zijn aan één van de Merken en gebruikt, respectievelijk ingeschreven zijn voor dezelfde waren, is sprake van inbreuk als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Bovendien is door het gebruik van die identieke tekens voor dezelfde waren verwarring te duchten bij een aanzienlijk of substantieel deel van het relevante publiek als bedoeld in artikel 9, lid 2, sub b UMVo, in die zin dat dat publiek zal denken dat het om een auto van Ferrari gaat. Door dat gebruik wordt dus afbreuk gedaan aan de functies van het Merk, in het bijzonder aan de herkomstfunctie, en is ook sprake van in breuk als bedoeld in artikel 9, lid 2, sub b (hierna ook: sub b-inbreuk). Dat sprake is van verwarringsgevaar en sub b-inbreuk geldt ook voor zover de tekens niet identiek zijn, maar overeenstemmen met één van de Merken, gelet op de grote mate van overeenstemming tussen de tekens en het desbetreffende Merk, de omstandigheid dat de waren waarvoor de tekens worden gebruikt en de Merken zijn ingeschreven gelijk zijn en de grote bekendheid van de Merken. Het gebruik van de paarden op de wieldoppen is naar het oordeel van het hof dus ook inbreukmakend.

Hieraan kan de stelling van [geïntimeerde] dat de tekens op de wieldoppen van de Auto klein en van slechte kwaliteit (stickertjes) zijn, niet afdoen. Hiervoor heeft het hof immers geoordeeld dat ondanks de (geringe) verschillen tussen die tekens en Merk 3 toch ten minste sprake is van een grote mate van overeenstemming en verwarringsgevaar. Het hof acht slechte kwaliteit en grootte van de gebruikte tekens niet een reden om geen verwarringsgevaar bij het relevante publiek aanwezig te achten. Waarom dat zo zou zijn heeft [geïntimeerde] ook niet onderbouwd.

De stelling dat Ferrari zelf stickers (met de Merken, begrijpt het hof) verkoopt heeft Ferrari betwist en is door [geïntimeerde] niet onderbouwd. Al om die reden gaat het hof daaraan voorbij.

[geïntimeerde] stelt dat hij geen gebruik heeft gemaakt van de inbreukmakende tekens in het economisch verkeer op de voor- en achterzijde van de Auto, omdat deze waren afgeplakt toen hij de Auto te koop aanbood.

[geïntimeerde] heeft niet betwist dat hij onder de naam Kitcar Collection handelt in gebruikte auto’s en dat hij als Kitcar Collection de Auto te koop heeft aangeboden, zodat geen sprake was van gebruik in de particuliere sfeer.

In artikel 9, lid 3 UMVo zijn de volgende voorbeelden genoemd van inbreukmakend handelen dat de merkhouder kan verbieden:

Allereerst merkt het hof op dat [geïntimeerde] niet heeft gegriefd tegen het oordeel van de rechtbank dat zich ook niet afgeplakte inbreukmakende tekens op/in de Auto bevonden (zoals de tekens op het stuur en de wieldoppen) toen hij deze te koop aanbood, zodat dit verweer ten aanzien van die tekens niet opgaat en dus sprake is van gebruik van inbreukmakende tekens in het economisch verkeer. In hoger beroep heeft Ferrari ook nog gewezen op inbreukmakende tekens in de lichtelementen aan de voorzijkant van de Auto, waarvan de aanwezigheid ook niet is betwist door [geïntimeerde]. Al daarom is sprake van merkinbreuk en kan deze grief niet tot vernietiging leiden.

De omstandigheid dat de tekens op de voor en achterzijde waren afgeplakt ten tijde van het te koop aanbieden van de Auto is bovendien onvoldoende om aan te nemen dat deze tekens niet zijn gebruikt in het economisch verkeer. Uit de gang van zaken tijdens de bezichtiging door een medewerker van Interro blijkt dat de tape eenvoudig was te verwijderen. Uit de eigen stellingen van [geïntimeerde] valt af te leiden dat verwijdering van de logo’s voor hem geen optie was omdat daarmee de lak zou worden beschadigd (punt 11 en 22 conclusie van antwoord) en de auto er dan niet meer uit zou zien (pagina 2 P.V. van de mondelinge behandeling in eerste aanleg). Er is dan ook sprake van aanbieden van de Auto onder (ook) deze inbreukmakende tekens. Overigens heeft [geïntimeerde] in de conclusie van antwoord (punten 22 en 23) en tijdens de mondelinge behandeling in eerste aanleg aangegeven dat de logo’s al op de Auto waren aangebracht in de VS voor de aankoop en er (dus) al op zaten bij de aankoop en dat hij de logo’s heeft afgeplakt direct toen hij de Auto kreeg. Daarvan uitgaande is ook sprake van invoeren van de Auto met de inbreukmakende tekens.

Het hof is derhalve van oordeel dat [geïntimeerde] merkinbreuk heeft gepleegd door het gebruik van alle hiervoor afgebeelde tekens en dat incidentele grieven 1 en 2 falen.

Nu sprake is van inbreuk op de auteursrechten en de merkrechten van Ferrari zal het hof [geïntimeerde] bevelen deze inbreuken te staken en gestaakt te houden. Voor zover incidentele grief 3 zich ook zou richten tegen het opleggen van het opgelegde (merk)inbreukverbod faalt de grief, terwijl principale grief 5 slaagt voor zover gericht tegen afwijzing van het gevorderde bevel de inbreuk op de auteursrechten te staken. Principale grief 5 slaagt voorts voor zover gericht tegen de aan het toegewezen inbreukverbod verbonden voorwaarde of tijdsbepaling dat het verbod pas geldt nadat de Auto weer aan [geïntimeerde] beschikbaar is gesteld. Het hof ziet geen reden het inbreukverbod aldus te beperken. [geïntimeerde] heeft daarvoor ook geen argumenten aangevoerd. Daar vaststaat dat de Auto thans nog steeds niet aan [geïntimeerde] beschikbaar is gesteld en [geïntimeerde] dus nog geen dwangsom kan hebben verbeurd wegens overtreding van het door de rechtbank opgelegde verbod (en Ferrari dus geen verbeurde dwangsommen kan mislopen door vernietiging), zal het hof, ten behoeve van de leesbaarheid van het dictum, een nieuw onvoorwaardelijk inbreukverbod opleggen en het bestreden vonnis in zoverre vernietigen.

Daar sprake is van inbreuk op Uniemerken is, teneinde de eenvormige bescherming te waarborgen die het Uniemerk op het gehele grondgebied van de Unie geniet, door de rechtbank terecht een verbod opgelegd voor het gehele grondgebied van de Europese Unie. [geïntimeerde] heeft tegen deze beslissing niet gegriefd en tegen deze vordering in zoverre ook geen verweer gevoerd.

[geïntimeerde] heeft evenmin verweer gevoerd tegen de gevorderde omvang van het verbod tot inbreuk op de auteursrechten, welke verbod is gevorderd voor de gehele Europese Unie. Nu het hof, mede gelet op de aan te nemen harmonisatie van het auteursrecht op de voor de inbreukvraag relevante gebieden, van oordeel is dat ook sprake is van inbreuk naar het recht van de overige landen in de Europese Unie op de hiervoor aangegeven gronden, zal ook dit verbod worden toegewezen voor de gehele Europese Unie.

Ferrari heeft gevorderd de vernietiging van de gehele Auto, inclusief het (Corvette-) chassis en het (Corvette-)interieur, te gelasten. Ferrari stelt daartoe dat zij op grond van artikel 129, lid 2 UMVo juncto artikel 2:22, lid 1 BVIE5.als merkhouder en op grond van artikel 28 Auteurswet als auteursrechthebbende de bevoegdheid heeft de volledige vernietiging te vorderen, dat gedeeltelijke vernietiging niet mogelijk is, althans niet eenvoudig is en dat zij belang heeft bij volledige vernietiging vanwege de afschrikwekkende werking en ter voorkoming van het risico dat de auto weer als een Ferrari wordt opgebouwd.

[geïntimeerde] heeft zich daartegen verzet, stellende dat vernietiging van (bepaalde onderdelen van) de carrosserie en verwijdering van (elders aangebrachte) merken (zodat het oorspronkelijke Corvette chassis met aandrijflijn, motor en interieur overblijft) voldoende is om de inbreuken ongedaan te maken en aan de belangen van Ferrari tegemoet te komen en dat de volledige vernietiging zinloze kapitaalvernietiging is, terwijl bij gedeeltelijke vernietiging de Auto weer in de oorspronkelijke staat (dus als Corvette) hersteld kan worden.

Bij de beoordeling van de vordering tot vernietiging moet rekening worden gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen. Het hof is van oordeel dat de totale vernietiging van de Auto niet proportioneel is. Het zou zinloze kapitaalvernietiging en onnodige schade voor [geïntimeerde] opleveren, waarbij het hof meeweegt dat [geïntimeerde] onbetwist heeft gesteld dat de financiële gevolgen van deze zaak onevenredig zwaar op hem als kleine zelfstandige ondernemer drukken. Voorts worden door de vernietiging van de inbreukmakende onderdelen de belangen van Ferrari, mede in aanmerking nemende dat Ferrari stelt dat zij zich op zichzelf niet verzet tegen de “onderhuidse” Corvette C3, voldoende gewaarborgd. Dat heeft ook voldoende afschrikwekkende werking. Dat gedeeltelijke vernietiging (praktisch) niet mogelijk zou zijn is door [geïntimeerde] gemotiveerd betwist en heeft Ferrari niet (voldoende) onderbouwd, terwijl namens haar tijdens de mondelinge behandeling in eerste aanleg is erkend dat de verwijdering van alleen de carrosserie “op zich wel zal kunnen”. Het risico dat op de restanten weer een inbreukmakende auto zal worden gebouwd acht het hof, ook gelet op het op te leggen inbreukverbod, te gering om op grond daarvan de belangenafweging anders te laten uitvallen en volledige vernietiging te bevelen. Ferrari heeft niet aangegeven welk belang zij heeft bij vernietiging van de bij de Auto behorende documentatie en toegangssleutels. Het hof zal de vernietiging gelasten van de gehele carrosserie, (inclusief) de lampen, de bumpers, de spatborden en de velgen (met de wieldoppen) en voorts van de stoelen, alsmede van het stuur, als goed waarmee, door het daarop aangebrachte teken, merkinbreuk wordt gemaakt.

Het hof zal, als gevorderd, de advocaten van Ferrari machtigen de vernietiging uit te voeren in aanwezigheid van een deurwaarder die daarvan een aan de advocaten van (beide) partijen toe te zenden proces-verbaal opstelt. Ferrari heeft daarbij belang om er zeker van te zijn dat de vernietiging juist wordt uitgevoerd. Voorts heeft zij belang bij dit proces-verbaal om dit, voor zover rechtens toegestaan, te kunnen gebruiken jegens derden, die soortgelijke inbreuken (zouden willen) plegen. Uit de door Ferrari als productie 21 overgelegde artikelen en het door [geïntimeerde] overgelegde vonnis van de rechtbank Den Haag van 3 november 2021 in een met deze zaak vergelijkbare zaak tussen Ferrari en Veni, Vidi, Vici Classic Cars BV (productie 27 K) blijkt dat het niet denkbeeldig is dat zich zo’n situatie voordoet. De kosten van de vernietiging en de deurwaarder komen voor rekening van [geïntimeerde] als inbreukmaker en veroorzaker van de onrechtmatige situatie. In zoverre slaagt principale grief 5 en faalt incidentele grief 3. De vordering tot vernietiging zal voor het overige worden afgewezen. Het hof zal bepalen dat Ferrari na voormelde vernietiging de restanten van de Auto moet afgeven aan [geïntimeerde], als door [geïntimeerde] verzocht. Het Hof ziet geen aanleiding daarnaast nog te bepalen dat Ferrari wordt toegestaan beeldmateriaal te maken en wereldwijd te gebruiken. Voor zover dat op grond van het toepasselijk recht is toegestaan heeft zij daarbij geen belang. Zonder nadere toelichting die ontbreekt, ziet het hof geen aanleiding Ferrari wereldwijd meer rechten toe te kennen, terwijl aan de belangen van Ferrari voldoende tegemoet is gekomen door hetgeen het hof zal toewijzen.

In het vonnis is [geïntimeerde] al bevolen opgave te doen met betrekking tot de Auto en andere voertuigen die zijn voorzien van met de Merken overeenstemmende tekens. Noch Ferrari, noch [geïntimeerde] heeft gegriefd tegen de formulering van dit bevel. Dat Ferrari voldoende belang heeft bij uitbreiding van de opgaveverplichting tot andere voertuigen waarmee wel auteursrechtinbreuk, maar geen merkinbreuk wordt gemaakt heeft zij niet gesteld. Dat [geïntimeerde] over zulke auto’s (heeft) beschikt heeft Ferrari ook niet gesteld, terwijl [geïntimeerde] heeft gesteld dat hij nooit soortgelijke auto’s heeft gehad en dat hij normaliter geen auto’s in de VS koopt. Het hof zal volstaan met bekrachtiging van het bevel tot opgave.

Daar het hof van oordeel is dat een geslaagd beroep op onrechtmatige slaafse nabootsing niet zou leiden tot verder strekkende bevelen dan thans opgelegd heeft Ferrari (ook) om die reden geen belang bij beoordeling van de vraag of daarvan sprake is en evenmin bij de behandeling van principale grief 4.

Ferrari heeft verzocht de toegewezen dwangsomregeling zich ook te laten uitstrekken tot de in hoger beroep alsnog toe te wijzen vorderingen. Zij grieft niet tegen de omvang van de opgelegde dwangsom en het daaraan verbonden maximum. Met incidentele grief 3 maakt [geïntimeerde] bezwaar tegen de oplegging van een dwangsom door de rechtbank en tegen de omvang daarvan. Het hof acht voldoende reden aanwezig om een dwangsom op te leggen, omdat [geïntimeerde] inbreuk heeft gemaakt, dat steeds heeft betwist en niet heeft willen toezeggen zich daarvan op straffe van een boete te onthouden. Dat [geïntimeerde] heeft willen toezeggen onverplicht onderdelen van de Auto te vernietigen was onvoldoende en is geen reden om van het opleggen van een dwangsom af te zien. Het hof acht de hoogte van de dwangsom en de maximering, gelet op de omstandigheden van dit geval, redelijk. Incidentele grief 3 faalt dus ook in zoverre. Het hof zal de door de rechtbank toegewezen dwangsom- regeling niet vernietigen, omdat dat zou meebrengen dat eventueel verbeurde dwangsommen niet meer verschuldigd zouden zijn. Het hof zal bepalen dat de dwangsomregeling ook geldt voor overtreding van de alsnog opgelegde inbreukverboden. Daar overtreding daarvan pas mogelijk is na betekening van dit arrest, kunnen ook pas daarna dwangsommen ter zake worden verbeurd. Daar de advocaten van Ferrari worden gemachtigd de vernietiging te laten uitvoeren is er geen reden aan de uitvoering van de vernietiging een dwangsom te verbinden.

Het bovenstaande brengt mee dat het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd voor zover [geïntimeerde] is bevolen op straffe van verbeurte van een dwangsom opgave te doen. Het bestreden vonnis zal voor het overige worden vernietigd, inclusief, vanwege de leesbaarheid, het opgelegde (merk)inbreukverbod. [geïntimeerde] zal alsnog worden bevolen de inbreuken op de auteursrechten en de merkrechten van Ferrari (onvoorwaardelijk) te staken en gestaakt te houden. Voorts zal de vernietiging van onderdelen van de Auto worden bevolen als hiervoor omschreven. Het incidenteel beroep zal worden verworpen.

Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal [geïntimeerde] worden veroordeeld in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep. Dat [geïntimeerde] heeft willen toezeggen onverplicht onderdelen van de Auto te vernietigen is onvoldoende reden om anders te oordelen. Ook in zoverre slaagt principale grief 5, terwijl incidentele grief 4 faalt.

Ferrari heeft veroordeling van de redelijke en evenredige kosten op de voet van artikel 1019h Rv. gevorderd.

In eerste aanleg heeft Ferrari vergoeding gevorderd van een bedrag van € 22.427,74. Dit bedrag bestaat deels uit advocatenkosten ten bedrage van € 4.980,-- + € 6.502,-- + € 7.975,-- (geschatte kosten 12 t/m 15 april 2021), derhalve in totaal € 19.457,--, waarvan zij specificaties heeft overgelegd. Voor het overige bestaat het gevorderde bedrag uit verschotten ten bedrage van € (1.865,-- + € 1.105,74 =) 2.970,74.

In hoger beroep vordert zij aan advocatenkosten € 16.426,-- voor de periode 9 april tot en met 27 augustus 2021 (waarin kennelijk voormeld geschat bedrag van € 7.975.,-- voor de eerste aanleg in de periode 12 t/m 15 april 2021 is begrepen, zodat € 8.451,-- resteert voor het hoger beroep) + 14.746,-- (28 augustus 2021 t/m 4 maart 2022) + 16.306,-- (5 maart t/m 22 juni 2022) + € 9.900,-- (schatting 23 juni t/m zitting 4 juli 2022), derhalve in totaal € 49.403,--. Ferrari vordert daarnaast aan verschotten een bedrag van € (2.148,90 + 3.059,96 + 618,20 =) 5.827,06.

Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR), ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak in eerste aanleg en in hoger beroep is aan te merken als een normale bodemzaak waarvoor de vergoeding voor de kosten van de advocaten in de indicatietarieven in IE zaken rechtbanken en gerechtshoven is bepaald op maximaal € 17.500,-- respectievelijk 20.000,--. Het hof acht deze bedragen redelijk en evenredig en zal de kosten van de advocaten daarop begroten.

De in eerste aanleg gevorderde verschotten zijn slechts tot een bedrag van € 442,26 te herleiden of gespecificeerd (griffierecht € 273,47, beslagkosten € 85,41 en kosten exploot van dagvaarding van € 83,38). Dat dat niet geldt voor de overige gevorderde verschotten heeft Ferrari bevestigd tijdens de mondelinge behandeling in eerste aanleg. De in beroep gevorderde verschotten bestaan onder meer uit het griffierecht ten bedrage van € 772,-- en de kosten van het exploot van dagvaarding van € 127,20. Daarnaast vordert Ferrari kosten van koeriers en aanschaf van producten, welke kosten blijkens haar productie 38 tot een bedrag van € 568,79 zijn gespecificeerd. In totaal is dus een bedrag van € (772,-- + 127,20 + 568,79 =) 1.467,99 te herleiden tot gemaakte kosten. Het hof zal voormelde bedragen toewijzen en de overigens gevorderde verschotten bij gebreke aan onderbouwing afwijzen. De wettelijke rente over de proceskosten zal het hof toewijzen als gevorderd.

Beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt het tussen partijen door de rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 2 juni 2021 voor zover daarbij

vernietigt het tussen partijen door de rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 2 juni 2021 voor het overige

en in zoverre opnieuw rechtdoende,

4. beveelt [geïntimeerde] onmiddellijk na het betekenen van dit arrest in de gehele Europese Unie, elke inbreuk op de Merken en elke inbreuk op de Auteursrechten van Ferrari met betrekking tot de Daytona Spyder te staken en gestaakt te houden;

5. gelast de vernietiging van de gehele carrosserie, (inclusief) de lampen, de bumpers, de spatborden en de velgen (met de wieldoppen) en voorts van de stoelen en het stuur van de Auto en machtigt de advocaten van Ferrari deze vernietiging te laten uitvoeren, in aanwezigheid van een deurwaarder die van deze vernietiging een proces-verbaal opstelt en dit proces-verbaal onmiddellijk na voltooiing zal toesturen aan de advocaten van Ferrari en [geïntimeerde], waarbij de kosten van deze vernietiging en de deurwaarder ten laste komen van [geïntimeerde];

6. beveelt Ferrari de niet te vernietigen restanten van de Auto binnen 28 dagen na voormelde vernietiging aan [geïntimeerde] beschikbaar te stellen;

7. bepaalt dat de hiervoor onder 2 vermelde (in het vonnis onder 5.4 opgenomen) dwangsomregeling ook geldt voor overtreding van voormelde bevelen tot het staken en gestaakt houden van de inbreuken;

8. veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Ferrari begroot op € 442,26 aan verschotten en € 17.500,-- aan salaris voor de advocaat, en bepaalt dat deze bedragen binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak van dit arrest moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na deze uitspraak;

9. wijst het meer of anders gevorderde af;

10. verwerpt het incidenteel beroep;

11. veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het geding in principaal en incidenteel hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Ferrari begroot op € 1.467,99 aan verschotten en € 20.000,-- aan salaris voor de advocaat en bepaalt dat deze bedragen binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak van dit arrest moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na deze uitspraak;

12. verklaart voormelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

13. wijst het in hoger beroep meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, R. Kalden en R.S. Le Poole; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 oktober 2022, in aanwezigheid van de griffier.