Rb. Noord-Nederland, 08-12-2017, nr. C/18/179785 / KG ZA 17-257

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Ten slotte is vonnis bepaald.

PKM is op 26 november 1998 opgericht. PKM handelt sinds de jaren negentig onder de handelsnaam webcamsex.nl. Op 28 oktober 1999 heeft PKM de domeinnaam webcamsex.nl geregistreerd.

PKM heeft het beeldmerk webcamsex op 12 december 2005 geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en op 1 september 2008

geregistreerd bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.

Via de website www.webcamsex.nl van PKM kunnen bezoekers (gratis en betaalde) webcamsessies met vrouwen, mannen, transseksuelen en stellen, hebben.

E-Entertainment, gevestigd te Groningen, heeft op 7 januari 2003 de domeinnaam webcam-sex.nl geregistreerd.

Bij brief (en e-mail) van 10 oktober 2017 heeft de raadsman van PKM aanE-Entertainment (en haar vennoten) onder meer het volgende doen weten:

'Recent heeft PKM geconstateerd dat u de domeinnaam webcam-sex.nl heeft geregistreerd en dat u onder de naam Webcamsex en met uw domeinnaam webcam-sex.nl, alsmede de website www.webcam-sex.nl direct onder cliënte op Google te vinden bent, onder andere onder de zoeknaam webcamsex.

Via uw website www.webcam-sex.nl kunnen bezoekers (gratis en betaalde) webcamsessies met vrouwen, mannen en stellen, hebben.

Dit betekent dat u zowel inbreuk maakt op de handelsnaam (art. 5 Handelsnaamwet) als op de domeinnaam en het merk van cliënte.

Bovendien profiteert u c.q. maakt u gebruik en misbruik van de - zorgvuldig en met hoge investeringen gepaard gaande - door haar opgebouwde naamsbekendheid.

Uw handelen is derhalve ook te beschouwen als onrechtmatig handelen in de zin van art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.

Ik verzoek u en desnoods sommeer ik u om het gebruik van uw handelsnaam, domeinnaam en website (onder de huidige namen), te staken en gestaakt te houden, alsmede om mij per omgaande daarvan het bewijs te doen toekomen.

Bovendien verzoek u en desnoods sommeer ik u om mee te werken aan de overdracht van de domeinnaam webcam-sex.nl aan PKM.

Namens cliënte behoud ik mij alle rechten en weren voor, waaronder het recht om u zonder nadere aankondiging in rechte te betrekken, alsmede om schadevergoeding c.q. winstafdracht te vorderen.

Ten slotte lijkt het mij goed de heren [A] en [B] ieder er hierdoor op te wijzen dat cliënte u beiden, als vennoten van de vennootschap onder firma E-Entertainment, ieder afzonderlijk, persoonlijk en hoofdelijk, naast de vennootschap onder firma, ex art. 18 Wetboek van Koophandel, aansprakelijk houdt, onder meer voor de volledige nakoming van het hierboven gevorderde.'

Aan de sommatie hebben E-Entertainment en haar vennoten tot op heden geen gevolg gegeven.

De vordering van PKM strekt ertoe E-Entertainment hoofdelijk, des dat de een betalende en/of daaraan voldoet, de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen:

1. met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam

webcam-sex.nl en van iedere andere handelsnaam, domeinnaam en website die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam, domeinnaam, merknaam en website van PKM, te staken en gestaakt te houden, zowel on- als offline, alsmede de domeinnaam om niet aan PKM over te dragen binnen twee weken na betekening van dit vonnis en tot verschaffing aan PKM van deugdelijk, schriftelijke, met duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken, onderbouwde, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte, omzet-, kosten -, winst- en verliescijfers, van aanvang tot einde van het gebruik van de website, binnen een maand na betekening van

dit vonnis;

2. tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding van het onder 1 verzochte bevel, of, naar keuze van PKM, van € 5.000,00 voor iedere dag of deel daarvan dat gedaagden met de gehele of gedeeltelijke nakoming van het bevel in gebreke blijven;

3. tot betaling van € 25.000,00 binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis als

voorschot op de (schade)vergoeding, althans een door de voorzieningenrechter te

bepalen bedrag;

4. op basis van artikel 1019i Rv de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt te bepalen op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van het vonnis;

5. tot betaling van de kosten van dit geding ten bedrage van € 17.024,00 overeenkomstig

artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten ten belope van € 131,00 zonder betekening, dan wel € 205,00 in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

Een en ander, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad op alle dagen en uren.

E-Entertainment heeft verweer gevoerd.

De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat de zaak een spoedeisend belang heeft gelet op het feit dat de grondslag van de vorderingen is gelegen in een gestelde voortdurende inbreuk op een subjectief recht van PKM.

PKM stelt haar vorderingen in ter bescherming van haar beeldmerk, haar handelsnaam www.webcamsex.nl en de gelijkluidende domeinnaam. Zij grondt haar vorderingen daarbij op artikel 5 en 5a Handelsnaamwet, artikel 2.20 BVIE en art. 6:162 BW. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

Beeldmerk

Op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE heeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

Van inbreuk in deze zin is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaat, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen teken en merk betreft, te berusten op de totaalindruk die door het teken/het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn.

Het in geding zijnde beeldmerk van PKM is het volgende:

Het in geding zijnde teken van E-Entertainment is het volgende:

De totaalindruk van het merk en het teken zijn sterk verschillend. De enige overeenkomst betreft het gebruik van het woord webcamsex al dan niet met een liggend streepje, en het feit dat het merk en het teken betrekking hebben op gelijke of zeer soortgelijke diensten. De visuele verschillen springen in die mate in het oog dat niet kan worden gesproken van verwarringsgevaar zoals dat hierboven is bedoeld.

Voor zover PKM bedoelt dat E-Entertainment inbreuk maakt op haar merk door het (enkele) gebruik van het teken, bestaande uit de letters 'webcam-sex.nl', geldt hetzelfde.

Hiermee heeft PKM onvoldoende gesteld om aan te nemen dat is voldaan aan artikel 2.20 BVIE. Ook artikel 5a Handelsnaamwet biedt met wat is gesteld geen basis voor die bescherming. Ook deze bepaling vereist immers dat sprake is van verwarringsgevaar.

Voor zover de vorderingen betrekking hebben op de bescherming van het beeldmerk zullen deze dan ook worden afgewezen.

Domeinnaam

Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. De rechthebbende wordt tegen later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is ex artikel 6:162 BW of als voor die bescherming een contractuele grond bestaat. Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt.

Webcamsex betreft een aanduiding die naar het oordeel van de voorzieningenrechter louter beschrijvend is voor de diensten die partijen aanbieden. Tijdens de mondelinge behandeling heeft PKM zich eveneens op dat standpunt gesteld. Niet kan worden aangenomen dat de aanduiding, zoals PKM ook stelt, is ingeburgerd als een aanduiding die specifiek betrekking heeft op haar of in het bijzonder een associatie opwekt met haar. Ook als het zo is dat PKM, zoals zij stelt, van oorsprong de enige was die de aanduiding webcamsex gebruikte, en in feite die aanduiding voor de betreffende diensten gangbaar heeft gemaakt, in plaats van het destijds meer gebruikelijke 'camsex', moet worden aangenomen dat de aanduiding webcamsex is verwaterd. E-Entertainment heeft lijsten in het geding gebracht met aanbieders van dezelfde diensten die gebruik maken van de aanduiding webcamsex en ook naar eigen zeggen van PKM is er een aanzienlijk aantal aanbieders van deze diensten, veelal in de marge van het internet, dat van die aanduiding gebruik maakt.

Het moet in beginsel voor iedereen mogelijk zijn om zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor diensten of producten die hij of zij aanbiedt, ook in een domeinnaam. Daarom neemt de voorzieningenrechter tot uitgangspunt dat het gebruik van een beschrijvende aanduiding ook als deze verwarringwekkend is, alleen onrechtmatig is als er bijkomende omstandigheden bestaan die dat meebrengen (HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016,79).

De aanduiding webcam-sex is naar het oordeel van de voorzieningenrechter sterk verwarringwekkend gelet op de grote gelijkenis met de aanduiding webcamsex: ze zijn in elk opzicht vrijwel identiek. Er bestaat enkel een zeer gering visueel verschil in de vorm van een liggend streepje. Dit betekent dat moet worden onderzocht of voldoende is gesteld om aan te nemen dat er bijkomende omstandigheden bestaan.

Desgevraagd is namens PKM tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat die omstandigheden daarin zijn gelegen dat E-Entertainment welbewust profiteert van de miljoeneninvesteringen die zij over de jaren heen heeft gedaan. Deze omstandigheid kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet als een bijkomende omstandigheid gelden: het enkel gebruik maken van bedrijfsdebiet van een ander en het eventueel daardoor toebrengen van schade is hier niet voldoende. Daar komt bij dat het gestelde profiteren door

E-Entertainment gemotiveerd wordt weersproken. Zij heeft aangevoerd zich van het teken webcam-sex te bedienen omdat het een beschrijvende aanduiding betreft, die goed aansluit bij het zoekgedrag van internetgebruikers, die zoeken met beschrijvende termen.

Omdat PKM ook desgevraagd geen andere bijkomende omstandigheden heeft gesteld, kan niet worden aangenomen dat die er zijn. Hieruit volgt dat onvoldoende is gesteld om aan te nemen dat het gebruik van de domeinnaam door E-Entertainment onrechtmatig is. Omdat er ook geen contractuele grond bestaat die zich verzet tegen dat gebruik, liggen de vorderingen voor zover deze betrekking op het gebruik van de domeinnaam daarmee voor afwijzing gereed.

Handelsnaam

De voorzieningenrechter gaat er bij de beoordeling voorshands vanuit dat het teken webcam-sex een aanduiding betreft waaronder E-Entertainment haar onderneming drijft, onder meer omdat de aanduiding naast de aanduiding E-Entertainment op haar website(s) staat.

Ingevolge artikel 5 Handelsnaamwet is het verboden om een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, al door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van die handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover daardoor, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten.

Artikel 5 Handelsnaamwet biedt ook bescherming aan beschrijvende handelsnamen, zoals hier het geval. In die situatie is naast verwarringsgevaar zoals bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet, de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden vereist om een verbod krachtens deze bepaling te rechtvaardigen. De voorzieningenrechter verwijst in dit verband naar het arrest van het Hof Den Haag van 19 september 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:2622) waarbij het Hof voor dit uitgangspunt argumenten ontleent aan onder meer de wetgeschiedenis, het bovengenoemde arrest van de Hoge Raad en de bijzondere eigenschappen van het internet.

De voorzieningenrechter verwijst hier naar wat hierboven over de domeinnaam is overwogen. De aanduiding webcam-sex is verwarringwekkend maar PKM heeft onvoldoende feiten gesteld om aan te nemen dat sprake is van bijkomende omstandigheden.

Hiermee is eveneens onvoldoende gesteld om aan te nemen dat E-Entertainment inbreuk maakt op een handelsnaam van PKM, daargelaten het overige verweer vanE-Entertainment dat onder meer de vraag opwerpt welke vennootschap (PKM of PEK B.V.) precies de handelsnaam voert.

Conclusie

Gelet op het vorenoverwogene worden de gevraagde voorzieningen afgewezen.

PKM zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten als bedoeld inartikel 1019h Rv worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van E-Entertainment worden mede conform de niet betwiste opgave van E-Entertainment begroot op:

- griffierecht € 618,00

- salaris advocaat 7.380,00

Totaal € 7.998,00.

De voorzieningenrechter

wijst de vorderingen af;

veroordeelt PKM in de proceskosten, aan de zijde van E-Entertainment tot op heden begroot op € 7.998,00;

veroordeelt PKM in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat PKM niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak;

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Dijkstra en in het openbaar uitgesproken op 8 december 2017.1.