Rb. Den Haag, 22-12-2021, nr. C/09/592805 / HA ZA 20-478

AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001, te Brande (Denemarken),

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

BESTSELLER A/S,

te Brande (Denemarken),

advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam,

eiseressen,

tegen

te Geldermalsen,

2. [naam] HOLDING B.V.,

te Geldermalsen,

advocaat mr. T. Berendsen te ’s-Hertogenbosch,

gedaagden.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Bestseller c.s. (vrouwelijk enkelvoud) en afzonderlijk als Aktieselskabet en Bestseller. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk OFM c.s. (vrouwelijk enkelvoud) en afzonderlijk OFM en [naam] genoemd worden.

De zaak is voor Bestseller c.s. inhoudelijk behandeld door mr. Rijsdijk voornoemd en

mr. R. Keyner, advocaat te Amsterdam, en voor OFM c.s. door mr. Berendsen voornoemd en mr. F. Boom, advocaat te ‘s-Hertogenbosch.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Het proces-verbaal van de mondelinge behandeling is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt en partijen zijn in de gelegenheid gesteld daarop schriftelijk te reageren. Bestseller c.s. heeft van die gelegenheid gebruikt gemaakt bij brief van 8 juni 2021. Deze brief wordt aan het proces-verbaal gehecht.

Vonnis is nader bepaald op heden.

Aktieselskabet is houdster van – onder andere – de volgende Unie-/Beneluxmerken (hierna gezamenlijk: het ONLY-merk):

Bestseller is een groot internationaal modebedrijf. Bestseller verkoopt haar producten in 70 verschillende landen, heeft meer dan 3.000 modeketens in 38 landen en haar producten worden in bijna 15.000 multi-brand winkels en warenhuizen verkocht.

Bestseller is licentieneemster van het ONLY-merk.

OFM is een in 2004 door de heer [naam] opgericht modebedrijf gericht op mannen, aanvankelijk onder de naam ‘Outlet for Men’. Per 19 juni 2007 is de statutaire naam gewijzigd in ‘Only for Men B.V.’ Per 19 juni 2007 voert OFM ook de handelsnaam ‘Only for Men’. OFM heeft inmiddels 17 multi-brand-verkoopvestigingen verspreid over Nederland en verricht (eveneens sinds 2007) online handelsactiviteiten via de website www.onlyformen.nl.

[naam] is het moederbedrijf van OFM en houdster van het hieronder afgebeelde Benelux woord-/beeldmerk, op 2 mei 2007 gedeponeerd met nummer 1134415 en op 12 februari 2008 ingeschreven met nummer 0822667 voor waren in de klassen 18, 25 en 35 (hierna: het 2007-merk):

Op 6 juli 2007 heeft (de gemachtigde van) Bestseller c.s. (de gemachtigde van) OFM c.s. een brief gestuurd, waarin is opgenomen:

Your client Outlet for Men BV, trademark application No. 1134415 OFM Only for Men

(…)

Our client’s trademark is registered in several countries around the world, including as a CTM trademark (class 14, 18, 25).

Your abovementioned trademark application recently came to our client’s attention and causes concern as the two trademarks are similar and the trademarks are used in the same classes, which may lead to a likelihood of confusion.

Our client’s main concern is the letter "O" in the word "ONLY" as this is identical to the way our client uses its trademark "ONLY'. However, our client is willing to find an amicable solution that allows you to use your trademark for the applied goods provided that you change the fount for the letter "O".

(…)

De heer [naam] heeft namens OFM c.s. aan Bestseller c.s. laten weten dat hij akkoord gaat met het door Bestseller c.s. gedane voorstel.

Bij brief van 13 september 2007 heeft (de advocaat van) Bestseller c.s. aan OFM c.s. het volgende gemeld:

I refer to your letter of 30 July 2007 which I have now had a chance to discuss with my client.

First, I can inform you that we have tiled an opposition against your client’s trademark on 31 July 2007 through our corresponding lawyer in Belgium. Seeing that the deadline was 1 August 2007 we saw no other solution as we need to ensure our client’s rights.

Second, I disagree with your observations regarding the risk of confusion. However, I am pleased to learn that your client is prepared to voluntarily change the font of the letter "O" and can inform you that our client is prepared to withdraw its opposition against your client’s trademark on the following conditions:

I trust that this is acceptable to your client and would ask you to confirm this in writing.

(…)

Bij brief van 15 oktober 2007 heeft (de advocaat van) Bestseller c.s., OFM c.s.– onder meer – het volgende meegedeeld:

I refer to your fax of 10 October 2007 for which I thank you.

I am pleased to learn that your client has already changes [sic] the letter O.

However, before our client withdraws the opposition, we need to see documentation regarding the changed use of the letter O. Once our client has approved the new font, I will send you a simple declaration for your client’s signature.

Op 23 oktober 2007 heeft (de gemachtigde van) OFM c.s., Bestseller c.s. het volgende gemeld:

Reference is being made to our earlier correspondence and in particular to your fax of October 15, 2007.

For your information I have attached a document representing my clients' change of use of the letter 'O' in the word 'ONLY'.

Since my client has changed the font of the letter 'O' as requested by your client, please confirm in return the withdrawal of the opposition against my clients' Benelux trademark application no. 1134415.

Op de tweede pagina van deze brief is het volgende logo opgenomen, waarin de letters van de woorden ‘Only for Men’, in het bijzonder de ‘O’ in het woord ‘Only’, iets ronder worden weergegeven dan in het 2007-merk (hierna: het gewijzigde logo):

Bij brief van 30 oktober 2007 heeft (de advocaat van) Bestseller c.s. als volgt gereageerd:

(…)

In order for us to be able to advise our client's properly, I would ask you to please send me Information on the fount (printing type) used by your client for the letter "O" as well as the remaining letters.2.11. (De gemachtigde van) OFM c.s. heeft bij brief van 9 november 2007 als volgt gereageerd:

(…)

I hereby inform you that the font (printing type) used by my client for the letter ‘o’ as well as the remaining letters in ‘only for men’ is:

Helvetica Neue 83 Heavy Extended

Please confirm the withdrawal of the opposition against my clients’ Benelux trademark

application no. 1134415.

Bij brief van 6 december 2007 heeft (de advocaat van) Bestseller c.s., OFM c.s. het volgende gemeld:

(…)

I am pleased to inform you that my client accepts the changes made by your client and enclose a simple undertaking for your client’s signature.

Once I receive the signed undertaking, the opposition will be withdrawn.

Op de tweede pagina van deze brief is de volgende Undertaking opgenomen:

OUTLET FOR MEN BV, [adres] , The Netherlands, undertakes vis-á-vis Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskvvej 5, 7330 Brande, Denmark:

Op de derde pagina van deze brief is als Annex 1 het volgende opgenomen:

Op 28 januari 2008 heeft de heer [naam] , namens OFM c.s. (onder de voorheen gebruikte handelsnaam van OFM c.s., Outlet for Men B.V.) de Undertaking (hierna: de Overeenkomst) getekend.

Bij brief van 29 januari 2008 heeft (de gemachtigde van) OFM aan de advocaat van Bestseller het volgende bericht:

(…)

I just received your undertaking which now has been signed by my client and which is attached to this letter.

Please confirm the withdrawal of the opposition against my clients’ Benelux trademark application no. 1134415 in return.

[naam] heeft het hieronder afgebeelde Benelux woord-/beeldmerk op 21 december 2012 gedeponeerd. Op 10 april 2013 is dit merk ingeschreven met nummer 1260378 voor waren in de klassen 18, 25 en 35 (hierna: het Brands-merk):

Op 16 november 2016 heeft [naam] het hieronder afgebeelde Benelux woord-/beeldmerk gedeponeerd. Door Aktieselskabet is met betrekking tot dit Benelux woord-/beeldmerk een nietigheidsprocedure gestart, waarna het merk op absolute gronden is vernietigd (hierna: het vernietigde kleine M-merk):

[naam] heeft op 14 mei 2019 het hieronder afgebeelde Benelux woord-/beeldmerk gedeponeerd voor waren in de klassen 25 en 35 (hierna: het grote M-merk):1.

Op 5 augustus 2019 heeft Aktieselskabet OFM gesommeerd de afspraken uit de Overeenkomst na te komen en een onthoudingsverklaring te ondertekenen.

In vervolg op de sommatiebrief hebben partijen contact gehad, maar is geen overeenstemming bereikt.

Bestseller c.s. vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis dat de rechtbank:

primair

I. zal verklaren voor recht dat OFM c.s., ieder afzonderlijk, toerekenbaar tekort is gekomen in de nakoming van de Overeenkomst;

II. OFM c.s., ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang zal bevelen om de afspraken uit de Overeenkomst na te komen en zal verbieden iedere inbreuk op het ONLY-merk, meer in het bijzonder overeenstemmende tekens te gebruiken buiten de grenzen die zijn bepaald door de Overeenkomst, wat onder meer inhoudt dat OFM c.s. wordt bevolen het gebruik van het 2007-merk, het Brands-merk en het grote M-merk blijvend te staken;

primair en subsidiair

III. zal verklaren voor recht dat OFM c.s., ieder afzonderlijk, inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten op het ONLY-merk van Aktieselskabet door het gebruik van het 2007-merk, het Brands-merk en het grote M-merk;

IV. OFM c.s., ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang zal verbieden elk gebruik van het 2007-merk, Brands-merk en het grote M-merk dan wel van een daarmee overeenstemmend teken voor de waren en diensten waarvoor het ONLY-merk van Aktieselskabet is ingeschreven, dan wel soortgelijke waren of diensten;

V. [naam] zal bevelen de registratie van haar grote M-merk door te halen;

VI. OFM c.s., ieder afzonderlijk, zal bevelen tot het betalen van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,- wanneer zij in strijd handelt met de hiervoor onder I, II, III en IV genoemde verplichtingen, te vermeerderen met een boete van € 1.000,- per dag of deel van een dag dat deze overtreding voortduurt;

VII. OFM c.s. hoofdelijk zal veroordelen tot het vergoeden van de door Bestseller c.s. geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

VIII. OFM c.s. hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van het geding als bedoeld in artikel 1019h Rv2., specifiek uitvoerbaar bij voorraad ten aanzien van deze kosten;

IX. zal bepalen dat alle bedragen die OFM c.s. uit hoofde van het vonnis aan Bestseller c.s. zal moeten betalen, vermeerderd zullen worden met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot die van algehele voldoening.

Bestseller c.s. stelt ter onderbouwing van haar vorderingen onder meer dat sprake is van wanprestatie, onrechtmatig handelen en inbreuk op haar merkrechten in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo3.en artikel 2.20 lid 2 BVIE4..

Bestseller c.s. verzet zich niet tegen gebruik door OFM c.s. van het gewijzigde logo. Ter zitting is voorts aangegeven dat de gevorderde verboden uitsluitend zien op gebruik van tekens als merk en dat Bestseller c.s. zich niet verzet tegen het gebruik van de handelsnaam Only for Men en de domeinnaam www.onlyformen.nl.

OFM c.s. voert verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De rechtbank ziet aanleiding eerst een aantal algemene verweren van OFM c.s. te bespreken, aangezien onderdelen daarvan tevens redengevend zijn voor de latere beoordeling met betrekking tot de Overeenkomst en merkinbreuk. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag hoe de Overeenkomst moet worden uitgelegd, hetgeen van belang is voor de beoordeling van de grondslag voor de primaire vorderingen en een deel van de verweren tegen de subsidiaire vorderingen. Daarna wordt de subsidiaire grondslag van de vorderingen van Bestseller c.s. besproken, namelijk de vraag of sprake is van merkinbreuk. Ten slotte wordt uiteengezet wat een en ander betekent voor de ingestelde vorderingen, voor zover dat daarvoor niet reeds aan de orde is gekomen.

Belang

OFM c.s. heeft aangevoerd dat Bestseller c.s. er geen belang bij heeft OFM c.s. te verbieden het teken ‘only for men’ (hierna: het teken) anders dan in de vorm van het gewijzigde logo te gebruiken om kleding en schoenen aan te bieden op het grondgebied van de Benelux. Zij voert daartoe aan dat Bestseller c.s. zich met het ONLY-merk uitsluitend richt op damesmode, terwijl in de winkels van OFM c.s. uitsluitend herenmode wordt aangeboden. Bestseller c.s. heeft in dat verband onweersproken aangevoerd dat zij sinds 2013 onder het label ‘Only and Sons’ (waarin het ONLY-merk is verwerkt) ook herenkleding verkoopt. Daar stuit het verweer van OFM c.s. dan ook op af.

Misbruik van bevoegdheid

OFM c.s. heeft aangevoerd dat Bestseller c.s. haar bevoegdheid uitoefent met geen ander doel dan OFM c.s. te schaden, nu Bestseller c.s. zich uitsluitend richt op damesmode. Dat verweer stuit af op hetgeen hiervoor in het kader van het beroep op gebrek aan belang is besproken.

Rechtsverwerking

OFM c.s. doet voorts een beroep op rechtsverwerking. Zij voert daartoe aan dat gedurende 12 jaar geen actie is ondernomen door Bestseller c.s. tegen OFM c.s., terwijl OFM c.s. in die periode het teken als merk in andere vorm dan het gewijzigde logo is gaan gebruiken. Dat verweer slaagt evenmin.

Van rechtsverwerking is volgens vaste jurisprudentie slechts dan sprake indien een schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht.5.Enkel tijdsverloop levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking; daartoe is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken.6.

De omstandigheid dat Bestseller c.s. niet is opgekomen tegen het depot in 2012 van het Brands-merk en het daaropvolgende gebruik daarvan, is geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan OFM c.s. er op had mogen vertrouwen dat Bestseller c.s. toestemming gaf voor merkgebruik. Bestseller c.s. betwist dat zij op de hoogte was van dat gebruik en dat dat anders was, is gesteld noch gebleken. Of Bestseller c.s. van dat gebruik op de hoogte had moeten en kunnen zijn nu zij gebruik maakt van een merkbewakingsabonnement, kan in het midden blijven, nu daar tegenover staat dat het juist gelet op het eerdere contact met Bestseller c.s. in 2007, op de weg van OFM c.s. had gelegen om Bestseller c.s. daarover proactief te informeren. Zij heeft dat echter nagelaten. Daarmee kan niet worden geoordeeld dat Bestseller c.s., door niet te acteren, bij OFM c.s. gerechtvaardigd vertrouwen heeft opgewekt.

Overigens is Bestseller c.s. in 2016 opgekomen tegen het depot van het vernietigde kleine M-merk. Dat heeft OFM c.s. er echter niet van weerhouden om in 2019 het grote M-merk te deponeren, waarop Bestseller c.s. in augustus van dat jaar OFM c.s. heeft gesommeerd. Daarmee is dan ook geen sprake van een situatie waarin OFM c.s. onredelijk zou worden benadeeld. Zij wist in ieder geval sinds 2016 dat Bestseller c.s. niet kon instemmen met gebruik van het teken door OFM c.s. en is daar toch mee doorgegaan. De gevolgen daarvan komen voor rekening en risico van OFM c.s.

De Overeenkomst

De primaire vorderingen van Bestseller c.s. zien op nakoming van de Overeenkomst. Volgens Bestseller c.s. moeten de in de Overeenkomst opgenomen afspraken zo worden uitgelegd dat het OFM c.s. verboden is om het teken anders dan in de vorm van het gewijzigde logo te gebruiken om kleding en schoenen aan te bieden op het grondgebied van de Benelux. OFM c.s. betwist dat de Overeenkomst in die zin moet worden begrepen en betoogt in het kader van de door Bestseller c.s. gestelde merkinbreuk dat de Overeenkomst toestemming van Aktieselskabet behelst om het teken ook op andere wijze te gebruiken, mits geschreven in het lettertype Helvetica Neue 83 Heavy Extended. De rechtbank zal daarom eerst beoordelen hoe de Overeenkomst moet worden uitgelegd. Daarbij wordt het volgende vooropgesteld.

De rechtbank dient de inhoud van een overeenkomst vast te stellen aan de hand van de Haviltexmaatstaf.7.Volgens vaste jurisprudentie geldt daarbij naar Nederlands recht dat het bij de uitleg van een overeenkomst niet slechts aankomt op de taalkundige uitleg van de overeenkomst maar ook op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden gelet op hun verklaringen en gedragingen over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.8.Ook gedragingen van partijen na het sluiten van de overeenkomst kunnen bij die beoordeling van belang zijn.9.Dit betekent echter niet dat voorbij zou kunnen worden gegaan aan de gebruikte bewoordingen van een overeenkomst. De bewoordingen van de overeenkomst zullen steeds van belang zijn. Aan de taalkundige betekenis kan, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, meer of minder gewicht worden toegekend.10.

Tegen deze achtergrond overweegt de rechtbank als volgt. Vanuit taalkundig perspectief kunnen de bewoordingen van de Overeenkomst niet anders worden gelezen dan dat Aktieselskabet en OFM overeen zijn gekomen dat het 2007-merk niet door OFM zal worden gebruikt op de wijze als ingeschreven en dat Aktieselskabet slechts voor het gebruik van het onder Annex 1 afgebeelde logo toestemming verleent. De overeenkomst heeft het niet over een algemeen verbod tot gebruik van het teken.

De rechtbank kent hierbij veel gewicht toe aan punt 1 van de overeenkomst waar als eerste element van de overeenkomst veel nadruk op ligt. Daarin gaat het over “the trademark ONLY FOR MEN”. Daarmee wordt gedoeld op het 2007-merk, ook het enige merk waarover OFM op het moment van het sluiten van de overeenkomst beschikte. Voorts beperkt punt 1 de toestemming tot het onder Annex 1 afgebeelde logo: To only use the trademark ONLY FOR MEN in the figurative combination depicted in Annex 1. De punten onder 2, 3, 4 en 5 van de overeenkomst vormen naar het oordeel van de rechtbank toevoegingen dan wel aanvullingen op punt 1.

Naar het oordeel van de rechtbank moet aan de taalkundige betekenis van de bewoordingen van de Overeenkomst veel gewicht worden toegekend. In dat kader is van belang dat het gaat om een commerciële transactie tussen professionele partijen, bijgestaan door juristen die zijn gespecialiseerd in het uitonderhandelen en formuleren van dergelijke contracten.

Voorts is, zoals Bestseller c.s. terecht naar voren heeft gebracht, het feit dat het in de Overeenkomst gaat over merkrechten een indicatie dat veel belang moet worden gehecht aan de taalkundige uitleg. Merkhouders moeten immers oppassen voor verwatering van hun merk en zijn in dat kader genoodzaakt steeds tijdig tegen inbreuk op te komen. Wanneer zij toestemming geven voor iets dat volgens hen zonder toestemming als inbreuk zou kwalificeren, is het in hun belang dat zo exact mogelijk te formuleren om te voorkomen dat hun contractspartij de afspraken ruimer interpreteert dan de merkhouder heeft bedoeld. Dat betekent echter ook dat van een merkhouder mag worden verwacht dat hij exact formuleert wat volgens hem niet mag, in ieder geval voor zover dat op dat moment aan de orde is.

Bestseller c.s. heeft geen andere omstandigheden naar voren gebracht die volgens haar tot het oordeel moeten leiden dat de Overeenkomst anders dan conform een taalkundige uitleg moet worden begrepen.

OFM c.s. heeft dat wel gedaan, zodat de vraag is of hetgeen OFM c.s. naar voren heeft gebracht aanleiding geeft aan te nemen dat partijen bedoeld hebben iets anders overeen te komen dan op grond van deze taalkundige uitleg moet worden aangenomen. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend.

OFM c.s. heeft er in dit kader op gewezen dat het in de correspondentie voorafgaand aan de Overeenkomst voornamelijk is gegaan om de gestileerde ‘O’ en het lettertype van het uiteindelijke gewijzigde logo. De reden daarvoor zou zijn gelegen in de omstandigheid dat het lettertype van de woorden ‘Only for Men’ in het 2007-merk overeenkomsten vertoonde met de wijze waarop Bestseller c.s. het ONLY-merk vaak werd afgebeeld. Daarom zou de Overeenkomst breder moet worden uitgelegd in die zin dat zij het teken mag gebruiken mits gebruikt in het overeengekomen lettertype. De rechtbank is van oordeel dat uit de correspondentie niet kan worden afgeleid dat OFM c.s. in het algemeen toestemming kreeg om het teken als merk te gebruiken. Immers, de correspondentie waarop wordt gedoeld betreft specifiek de inschrijving van het 2007-merk. Over ander gebruik van het teken wordt niet gesproken. Dat Bestseller c.s. destijds zal hebben geweten dat OFM c.s. het teken ook als domeinnaam gebruikte – hetgeen Bestseller c.s. overigens betwist – maakt dat niet anders, nu voor een domeinnaam niet van belang is welk lettertype wordt gebruikt en Bestseller c.s. zich voorts niet tegen ander gebruik van het teken dan als merk heeft verzet en dat nog steeds niet doet.

Ten slotte maakt de omstandigheid dat Bestseller c.s. niet is opgekomen tegen het gebruik van de domein- en handelsnaam, net als dat zij in de periode van 2013 tot 2016 niet aan OFM c.s. heeft laten weten niet in te kunnen stemmen met gebruik van het teken door niet op te komen tegen het depot en het gebruik van het Brands-merk, een en ander niet anders. Dat OFM c.s. hier niet uit heeft mogen afleiden dat Bestseller c.s. alsnog instemde met het gebruik door OFM c.s. van het teken is hiervoor in het kader van het beroep op rechtsverwerking reeds besproken. Hoe dit anderszins nog zou moeten leiden tot een andere uitleg van de Overeenkomst dan in taalkundige zin, is de rechtbank zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet duidelijk.

Een en nader leidt tot het oordeel dat de Overeenkomst zo moet worden begrepen dat Bestseller aan OFM toestemming gaf tot gebruik van het gewijzigde logo en dat die toestemming daar ook toe beperkt is gebleven. Dit betekent dat de vorderingen waarbij – kort gezegd – nakoming van de Overeenkomst wordt gevorderd niet kunnen worden toegewezen, zodat het in dat verband door OFM c.s. gevoerde beroep op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid onbesproken kan blijven.

Merkinbreuk?

Bestseller c.s. doet een beroep op artikel 9 lid 2 sub b en c UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b en c BVIE. Bestseller c.s. stelt dat OFM c.s. inbreuk maakt op haar merkrechten door gebruikmaking van tekens overeenstemmend met het 2007-merk (hierna: het 2007-teken), tekens overeenstemmend met het Brands-merk (hierna: het Brands-teken) en tekens overeenstemmend met het grote M-merk (hierna: het grote M-teken). Bestseller c.s. voert hiertoe aan dat sprake is van zodanige overeenstemming tussen het ONLY-merk en genoemde tekens dat verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek.

De rechtbank stelt voorop dat Bestseller c.s. niet heeft gesteld dat OFM c.s. het 2007-teken ooit heeft gebruikt en OFM c.s. heeft aangevoerd dat dat ook niet het geval is. Bestseller c.s. heeft dan ook geen belang bij beoordeling van de vraag of het gebruik van het 2007-teken inbreukmakend is. Wat betreft het Brands-teken en het grote M-teken (hierna gezamenlijk: de tekens) overweegt de rechtbank als volgt.

Van verwarringsgevaar is sprake als merk en teken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden.11.

De rechtbank stelt voorop dat het ONLY-merk en de tekens worden gebruikt voor kleding, zodat sprake is van soortgelijke waren. Gelet op hetgeen hiervoor sub 4.2 is overwogen, kan het betoog van OFM c.s. dat daar geen sprake van is omdat Bestseller c.s. uitsluitend dameskleding zou verkopen, haar niet baten.

Dit brengt voorts mee dat het relevante publiek niet bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van uitsluitend dameskleding en -schoeisel, maar uit die van kleding en schoeisel in het algemeen.

Dat het ONLY-merk een redelijk bekend internationaal modemerk is, heeft OFM c.s. niet weersproken, zodat de rechtbank daarvan uitgaat. Het ONLY-merk heeft daarmee een relatief grote beschermingsomvang. Dat het woord ‘only’ een veel voorkomend woord is in het merkenregister, doet daar niet aan af, nu de voorbeelden die OFM c.s. in dat verband noemt allemaal merken betreft die het bestanddeel ‘only’ hebben als omschrijvend onderdeel van de rest van het merk: Only you (alleen jij), Only cosmetics (alleen cosmetica) en Only hearts (alleen hartjes), wat neerkomt op een heel ander gebruik dan alleen het woord ONLY zonder daarmee iets te omschrijven dan wel beschrijvend te zijn voor de aard van de waar. De vraag of het ONLY-merk kwalificeert als bekend merk in de zin van artikel 9 lid 2 sub c UMVo dan wel artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE – hetgeen OFM c.s. bestrijdt – kan in het midden blijven nu – zoals de rechtbank hierna nader toelicht – sprake is van verwarringsgevaar, zodat de vorderingen reeds op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE zullen worden toegewezen.

Wat de visuele overeenstemming tussen het ONLY-merk en de tekens betreft, stelt de rechtbank voorop dat de woorden ‘only for men’ dominanter zijn dan de beeldelementen. De letter ‘M’ in het grote M-teken en de woorden ‘Brands.Style.Life’ in het Brands-teken, zijn kleiner en – in het geval van het Brands-teken – in een lichter lettertype afgebeeld dan de woorden ‘only for men’. Wanneer de tekens worden vergeleken met het ONLY-merk, valt dan ook in eerste instantie de overeenstemming tussen het ONLY-merk en de woorden ‘only for men’ op. Die overeenstemming is weliswaar beperkt, nu het ONLY-merk uit één woord bestaat en de tekens uit drie woorden, maar ook niet geheel afwezig, nu het eerste woord van de tekens gelijk is aan het ONLY-merk en de twee woorden die daarop volgen korter zijn dan het woord ‘only’.

In auditief opzicht is de overeenstemming vrij groot. Het eerste woord van de tekens klinkt immers hetzelfde als het ONLY-merk en het accent ligt ook op dat eerste woord. Dat komt niet alleen doordat het om het eerste woord gaat, maar ook doordat het woord ‘only’ uit twee lettergrepen bestaat en daarmee langer klinkt dan de woorden ‘for’ en ‘men’. De toevoeging van respectievelijk de letter ‘M’ en de woorden ‘Brands.Style.Life’ maakt dat niet anders, nu die door de ondergeschikte plaats in de tekens niet dan wel in ieder geval met veel minder nadruk uitgesproken zullen worden.

Begripsmatig is er eveneens sprake van een vrij grote overeenstemming. Zoals OFM c.s. heeft aangevoerd, verwijzen de tekens naar kleding die alleen/enkel voor mannen is bedoeld, terwijl het woord ‘only’ als zodanig – en dus het ONLY-merk – inderdaad niet beschrijvend is voor kleding. Echter, zoals hiervoor sub 4.24 is overwogen, is het ONLY-merk een redelijk bekend internationaal modemerk, zodat het relevante publiek dat bekend is met zowel dames- als herenmode, de tekens ook kan begrijpen als dat het gaat om kleding van het merk ONLY bestemd voor mannen. Dat het woord ‘only’ veelvuldig gebruikt wordt in bedrijfsnamen, waar OFM c.s. in dit verband nog op heeft gewezen, is, gelet op de bekendheid van het ONLY-merk bij het relevante publiek, dan ook niet van belang. Ook in dit verband maakt de toevoeging van respectievelijk de letter ‘M’ en de woorden ‘Brands.Style.Life’ aan de tekens dat niet anders, nu deze beschrijvend van aard zijn en ook begrepen kunnen worden als betrekking hebbend op het merk ONLY.

De overeenstemming tussen het ONLY-merk enerzijds en het grote M-teken en het Brands-teken anderzijds is daarmee naar het oordeel van de rechtbank zodanig dat sprake is van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. Dat betekent dat OFM c.s. met de tekens inbreuk maakt op het ONLY-merk.

Wat betreft gebruik van het Brands-teken, heeft OFM c.s. zich nog beroepen op artikel 2.30septies BVIE. Dat artikel verzet zich tegen nietigverklaring wegens bewust gedogen. Het artikel is echter niet van toepassing nu de vorderingen van Bestseller c.s. niet tot nietigverklaring van het Brands-merk strekken. Bovendien is van bewust gedogen geen sprake. De rechtbank verwijst in dat verband naar hetgeen hiervoor sub 4.6 is overwogen.

Vorderingen

Zoals hiervoor sub 4.18 is overwogen, liggen de onder I en II gevorderde verklaring voor recht dat OFM c.s. tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst en de vordering om OFM c.s. te bevelen tot nakomen, voor afwijzing gereed.

Wat betreft de inbreukvorderingen III en IV geldt het volgende. Zoals hiervoor is overwogen, heeft OFM c.s. geen gebruik gemaakt van het 2007-merk, zodat de gevorderde verklaring voor recht beperkt tot het Brands-merk en het grote M-merk wordt toegewezen. Een verklaring voor recht kan niet worden verzwaard met een dwangsom, zodat het onder VI gevorderde in zoverre wordt afgewezen. De verbodsvordering kan op grond van het voorgaande worden toegewezen met de beperking dat het OFM c.s. is toegestaan het gewijzigde logo te blijven gebruiken en ook om het teken te blijven gebruiken als handelsnaam en domeinnaam. Het verbod wordt versterkt met een dwangsom zoals in het dictum nader bepaald en gemaximeerd. Teneinde OFM c.s. een termijn te gunnen om haar bedrijfsvoering aan te passen, zal de dwangsom pas verschuldigd zijn bij het niet voldoen aan deze veroordeling drie maanden na betekening van het vonnis.

Bestseller c.s. vordert sub V om [naam] op grond van artikel 3:296 BW12.te bevelen de registratie van het grote M-merk door te halen. Een bevel tot doorhaling kan worden gegeven in geval van een nietig of vervallen verklaarde inschrijving (artikel 4.5 lid 3 BVIE). De nietig- dan wel vervallenverklaring van het merk is echter niet gevorderd. Daarmee ontbeert de vordering een juridische grondslag voor toewijzing.

Nu de merkinbreuk vaststaat en de mogelijkheid dat Bestseller c.s. daardoor schade heeft geleden aannemelijk is, wordt de sub VII gevorderde schadevergoeding nader op te maken bij staat toegewezen.

OFM c.s. wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van deze procedure. Bestseller c.s. heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van de daadwerkelijk door haar gemaakte proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Bestseller c.s. heeft haar kosten ter zake gespecificeerd tot een bedrag van € 35.204,46.

De onderhavige procedure betreft een vordering met een gemengde grondslag, die deels betrekking heeft op handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv (het IE-deel) en deels op nakoming van een overeenkomst (het niet IE-deel). De rechtbank zal, overeenkomstig hetgeen Bestseller c.s. daarover heeft gesteld, 50% van de procedure toeschrijven aan de IE-rechtelijke grondslag en 50% aan de grondslag nakoming.

Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt voor wat betreft het IE-deel van deze procedure aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. De onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank in de categorie normale bodemprocedure met een maximumtarief van € 17.500,- voor kosten terzake de werkzaamheden van de advocaat. Van dit bedrag zal 50% worden toegewezen aan het IE-deel van de procedure, te weten € 8.750,-. Dit bedrag wordt voor het niet IE-deel van de procedure vermeerderd met 50% van het geldende liquidatietarief (tarief II), te weten € 563,- (te weten € 563,- x 2 x 0,5), zodat het totaal toe te wijzen bedrag aan salaris advocaat € 9.313,- bedraagt. Het meer of anders terzake gevorderde wordt afgewezen. Dit bedrag wordt evenwel verhoogd met € 656,- aan griffierecht en € 87,99 aan kosten deurwaarder, zodat in totaal € 10.056,99 aan proceskosten wordt toegewezen. De wettelijke rente over dit bedrag wordt anders dan gevorderd toegewezen met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis.

De rechtbank

verklaart voor recht dat OFM c.s., ieder afzonderlijk, inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten op het ONLY-merk van Aktieselskabet door het gebruik van het Brands-merk en het grote M-merk;

verbiedt OFM c.s., ieder afzonderlijk, uiterlijk drie maanden na betekening van dit vonnis elk gebruik van het teken ‘only for men’ anders dan als handelsnaam en als domeinnaam en met uitzondering van het gewijzigde logo, meer in het bijzonder het gebruik van het Brands-teken en het grote M-teken, voor de waren en diensten waarvoor het ONLY-merk van Aktieselskabet is ingeschreven, en veroordeelt OFM c.s. tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere overtreding dan wel – naar keuze van Bestseller c.s. – voor iedere dag of deel daarvan dat OFM c.s. met de gehele of gedeeltelijke nakoming daarvan in gebreke blijft, met een maximum van € 100.000,-;

veroordeelt OFM c.s. tot vergoeding van de schade aan de zijde van Bestseller c.s. nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

veroordeelt OFM c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Bestseller c.s. begroot op € 10.056,99 en te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis;

verklaart dit vonnis wat betreft het onder 5.2, 5.3 en 5.4 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken door

mr. D. Nobel op 22 december 2021.