2.6.2 Het verbod in de UMVo en GModVo

Het Unierecht bepaalt de voorwaarden waaronder een verbod kan worden gevorderd in geval van inbreuk op een Uniemerk of Gemeenschapsmodel. Art. 130 UMVo en art. 89 GModVo bieden een specifieke grondslag voor een verbod. De rechtbank Den Haag is ten aanzien van deze verordeningen exclusief bevoegd. De bepalingen zijn nagenoeg identiek, met het verschil dat de modelrechtelijke pendant ook de inbeslagname van inbreukmakende voortbrengselen en materialen en het opleggen van andere passende sancties regelt.1 Kortheidshalve zal hier worden volstaan met een behandeling van art. 130 UMVo, dat als volgt bepaalt:

Toewijzing als uitgangspunt. Het Hof van Justitie oordeelde in Nokia/Wärdell dat de hierboven weergegeven bepaling de rechter verplicht het gevorderde verbod toe te wijzen wanneer de inbreuk vaststaat. Het enkele feit dat geen voortzetting van de inbreuk hoeft te worden gevreesd, is bovendien onvoldoende om een afwijzing van een verbodsvordering te kunnen rechtvaardigen. Het risico op inbreuk, of de herhaling daarvan, moet geheel afwezig zijn.2 Deze maatstaf is aanmerkelijk lichter dan het vereiste van een reële dreiging dat geldt in het kader van art. 3:296 BW.3

Ingevolge art. 129 lid 3 UMVo dienen rechtbanken van het Uniemerk, tenzij anders bepaald in de verordening, het procesrecht toe te passen dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is. Het Hof van Justitie oordeelde in Nikolajeva/Multi Protect dat beginselen van nationaal procesrecht, zoals het beginsel van lijdelijkheid en het non ultra petita-beginsel, in de weg kunnen staan aan toewijzing als de rechthebbende geen verbodsvordering heeft ingesteld. Het Unierecht verplicht de rechter dus niet om ambtshalve een verbod uit te spreken.4

De dwingende bewoordingen van art. 130 UMVo impliceren dat de rechter slechts in uitzonderlijke gevallen kan besluiten om ondanks een vastgestelde inbreuk op een geldig recht een verbod af te wijzen.5 De verordening zelf regelt uitdrukkelijk het geval van rechtsverwerking wegens gedogen (art. 16 UMVo).6 Een andere reden om het verbod af te wijzen kan zijn dat het merkrecht in de tussentijd is vervallen.7 Denkbaar is verder dat het vorderen van een verbod misbruik van machtspositie oplevert.8 Aannemelijk is dat de rechter ook buiten deze (zeldzame) gevallen enige ruimte heeft om een verbod geheel of gedeeltelijk te weigeren. Het Unierecht vereist immers niet enkel dat handhavingsmaatregelen doeltreffend en afschrikkend zijn, maar ook dat zij evenredig zijn.9 De betekenis van deze voorwaarden en hun onderlinge verhouding komen verderop in dit boek aan de orde.10