Rb. Den Haag, 23-03-2022, nr. C/09/591073 / HA ZA 20-361

2. G-MAXX B.V.,

beide te Barendrecht,

gedaagden,

advocaat mr. N.A. Winthagen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Mexx International en C&S Designs c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden. Gedaagden zullen afzonderlijk ook C&S Designs en G-maxx genoemd worden.

De zaak is voor Mexx International en C&S Designs c.s. inhoudelijk behandeld door de advocaten voornoemd.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

8 april 2021, met daaraan gehecht de spreekaantekeningen van beide partijen.

Het proces-verbaal van de mondelinge behandeling is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken over het proces-verbaal. Alleen Mexx International heeft hiervan gebruik gemaakt bij brief van 5 augustus 2021. Deze brief is aan het proces-verbaal gehecht en maakt onderdeel uit van het procesdossier.

Vonnis is nader bepaald op heden.

Dit vonnis is gewezen door een andere rechter dan de rechter ten overstaan van wie de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. Partijen hebben hiermee, desgevraagd, ingestemd.

Mexx

Het modemerk Mexx is in 1986 opgericht door de Nederlandse ondernemer [naam 1]. Mexx is uitgegroeid tot een internationaal merk in dames-, heren- en kinderkleding en modeaccessoires met verkooppunten in meer dan vijftig verschillende landen. In 2001 heeft Chadha zijn aandelen in Mexx verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Liz Claiborne Inc., dat de aandelen in 2011 weer heeft verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij The Gores Group.

Sinds 2008 kampte Mexx met teruglopende verkoopresultaten en heeft het verkooppunten moeten sluiten. In maart 2014 is de Mexx-webshop gesloten. Op 4 december 2014 heeft de rechtbank Amsterdam het faillissement uitgesproken van de kernvennootschappen van de Mexx-groep. Eind januari 2015 heeft de curator onderdelen uit de failliete boedel (waaronder de intellectuele eigendomsrechten) verkocht aan het Turkse kleding- en retailbedrijf Eroğlu Holding (hierna: Eroğlu). In april 2017 maakte Eroğlu bekend op zoek te zijn naar een nieuwe investeerder of koper voor de Mexx-merken.

Mexx International B.V.

Op 22 juni 2017 is Mexx International opgericht met als doelomschrijving “het verkrijgen, exploiteren van intellectuele rechten op de merknaam Mexx en daaraan gelieerde merkenrechten”. Op 12 juli 2017 heeft Mexx International alle intellectuele eigendomsrechten en domeinnamen met betrekking tot Mexx gekocht van Eroğlu (c.q. de aan haar gelieerde partijen), waaronder de hierna genoemde Benelux- en Uniemerken.

Mexx International is houdster van onder meer de volgende merkregistraties, die hierna gezamenlijk zullen worden aangeduid als ‘de Mexx-merken’:

- het op 1 juni 1986 onder nummer 0412693 ingeschreven Benelux-woordmerk ‘MEXX’;

- het hierna weergegeven op 1 september 1986 onder nummer 0415555 ingeschreven Benelux woord-/beeldmerk:

De Mexx-merken zijn onder meer ingeschreven voor waren in klasse 25, dat ziet op kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels.

Mexx International verkoopt sinds maart 2018 voornamelijk via internet (onder andere haar website www.mexx.com) dames-, heren- en kinderkleding, schoenen en accessoires. Mexx International heeft een fysieke Mexx-winkel in Nieuwegein gehad, maar die is sinds april 2020 gesloten. Op dit moment zijn er geen fysieke Mexx-winkels meer in Europa.

C&S Designs en G-maxx.

C&S Designs is op 17 juni 2004 opgericht door [naam 2]. De algemeen directeur van C&S Designs is [naam 3]. C&S Designs houdt zich bezig met de productie en (groot)handel in kleding en modeaccessoires. Het is een familiebedrijf en zij voert verschillende merken, waarvan de namen naar leden van de familie verwijzen.

C&S Designs is houdster van het op 12 mei 2016 onder nummer 014825021 ingeschreven Uniewoordmerk ‘G-MAXX’ (hierna: het G-MAXX-merk). Dit merk is geregistreerd voor waren in onder meer klasse 25, dat ziet op kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels.

Op 15 december 2015 heeft [naam 3] G-maxx opgericht. G-maxx is op hetzelfde adres gevestigd als C&S Designs. G-maxx brengt sinds 2015 dameskleding op de markt onder het G-MAXX-merk. Zij levert deze dameskleding direct aan consumenten via haar webshop (www.g-maxx.nl en www.g-maxx.eu) en aan bedrijven, die het via meer dan 200 (fysieke en online) verkooppunten in Nederland aanbieden. Naast haar websites maakt G-maxx gebruik van sociale media accounts. Hieronder is een aantal afbeeldingen weergegeven van de manier waarop G-maxx haar G-MAXX-merk gebruikt:

Sommatie

Bij brieven van 3 juli 2019 heeft Mexx International C&S Designs c.s. gesommeerd inbreuk op de Mexx-merken te staken. C&S Designs c.s. heeft bestreden inbreuk te maken op de Mexx-merken. Mexx International heeft uiteindelijk bij e-mail van 25 februari 2020 aangekondigd dat onderhavige procedure zou worden opgestart.

Marktonderzoek

Mexx International heeft door Markteffect B.V. een marktonderzoek laten verrichten. De rapportage naar aanleiding van dit onderzoek dateert van 18 augustus 2020 (hierna: het Markteffect-onderzoek). Hierin is – onder meer – opgenomen:

Bevoegdheid

Voor zover de vorderingen van Mexx International gebaseerd zijn op haar Uniemerken, is de rechtbank bevoegd op grond van artikel 123 lid 1, artikel 124 aanhef en onder a en artikel 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat C&S Designs en

G-maxx in Nederland gevestigd zijn. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Europese Unie. Voor zover de vorderingen van Mexx International zijn gebaseerd op haar Beneluxmerken, volgt de bevoegdheid uit artikel 4.6 lid 1 BVIE, aangezien de (dreigende) inbreuk via internet en in verkooppunten in heel Nederland plaatsvindt en daarmee mede in dit arrondissement. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Benelux.

In de dagvaarding heeft Mexx International zich op het standpunt gesteld dat

G-maxx met het voeren van haar handelsnaam in strijd handelt met artikel 5a Hnw3., maar zij heeft daarop geen vordering gebaseerd. Mexx International heeft tijdens de mondelinge behandeling aangegeven dat hetgeen in de dagvaarding over artikel 5a Hnw is gezegd, zo moet worden begrepen dat het voeren van de handelsnaam G-maxx inbreuk op de Mexx-merken oplevert. Voor de beoordeling van de vorderingen volstaat daarom de hiervoor vastgestelde bevoegdheid.

Merkinbreuk – sub b

Van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 aanhef sub b BVIE is sprake als het betrokken teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.

Daarbij dient eerst te worden beoordeeld of sprake is van visuele, fonetische (auditieve) en/of begripsmatige overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt. Deze vergelijking moet zijn gebaseerd op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen, maar moet worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de omstandigheden waaronder de waren of diensten in de handel worden gebracht.

Als sprake is van een zekere mate van overeenstemming, dient vervolgens het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, waarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, de onderscheidingskracht van het oudere merk, de perceptie van het relevante publiek en de wijze waarop de merkhouder het merk in de praktijk gebruikt. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien kan het aandachtsniveau van de gemiddelde consument variëren naargelang de aard van de betrokken producten.4.

Het relevante publiek

Vast staat dat G-maxx zich richt op de Nederlandse markt. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat het relevante publiek daarom uit de consument in Nederland die dameskleding in het middensegment koopt. Dat Mexx International zich naar haar eigen zeggen richt op een iets hoger (prijs)segment van de markt dan C&S Designs c.s., doet hieraan niets af, omdat alle (potentiële) consumenten van dameskleding in het middensegment in aanraking (kunnen) komen met zowel MEXX-kleding als G-MAXX-kleding en het er bij de beoordeling van de “sub b-inbreuk” om gaat welke indruk de merken en de tekens bij de (potentiële) groep afnemers achterlaten. Omdat het bij dameskleding in dit segment gaat om (luxe)goederen waarbij het merk één van de beslissende kenmerken is om tot aankoop daarvan over te gaan, is de rechtbank van oordeel dat het aandachtsniveau van het publiek in kwestie relatief hoog zal zijn.

Overeenstemming tussen merk en teken

Ten behoeve van de beoordeling van de (mate van) overeenstemming is allereerst van belang welke door C&S Designs c.s. gebruikte tekens met de Mexx-merken moeten worden vergeleken. Mexx International stelt dat C&S Designs c.s. in haar uitingen de tekens “G-MAXX”, “G-Maxx” en “G-maxx” (hierna tezamen: de tekens) gebruikt. C&S Designs c.s. heeft niet betwist dat zij in haar productuitingen (zoals op haar websites, op social media, in marketing en reclame) de schrijfwijzen “G-maxx” en “G-Maxx” heeft gebruikt. Zij betoogt wel dat zij inmiddels (de rechtbank begrijpt: in de loop van onderhavige procedure) in al haar uitingen enkel nog “G-maxx” gebruikt. Voor zover zij daarmee bedoelt te betogen dat Mexx International geen belang meer heeft bij de beoordeling van de schrijfwijze “G-Maxx”, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Nu vast staat dat beide schrijfwijzen zijn gebruikt, worden beide in de vergelijking betrokken. Partijen hebben geen voorbeelden overgelegd van het daadwerkelijke gebruik door C&S Designs c.s. van de schrijfwijze “G-MAXX”. Aangezien “G-MAXX” de merkinschrijving betreft (vergelijk onder 2.7), zal ook deze schrijfwijze worden meegenomen in de vergelijking.

Visueel is er enige mate van overeenstemming tussen het woord MEXX in de Mexx-merken en de drie schrijfwijzen van de tekens; dit geldt (vanwege het gebruik van hoofdletters) het meest voor het G-MAXX-teken (de merkinschrijving van C&S Designs), in mindere mate voor het teken G-Maxx en het minst voor het teken G-maxx. De overeenstemming is daarin gelegen dat zowel de merken als de tekens een vierletterig woord bevatten dat begint met een M (of in het geval van het teken G-maxx met een m), eindigt op XX (of in het geval van de tekens G-Maxx en G-maxx op xx), met daartussen een klinker. Dit vierletterig woord is in de Mexx-merken het enige en (dus) dominante bestanddeel. In tegenstelling tot wat Mexx International stelt, is naar het oordeel van de rechtbank het vierletterig woord in de tekens niet dominant, omdat het woord wordt voorafgegaan door (het niet beschrijvende deel) “G-“. Door de plaatsing van de hoofdletter G met een verbindingsstreepje aan het begin van de tekens, krijgt die combinatie “G-“ in het G-MAXX-teken nagenoeg net zo veel aandacht als het deel achter het streepje. Het teken bestaat als het ware uit twee afzonderlijke aan elkaar gekoppelde delen van hoofdletters die alleen in lengte verschillen. In de andere twee tekens (G-Maxx en G-maxx) krijgt de “G” zelfs meer aandacht dan het tweede deel, door de omvang van de letter G (hoofdletter) ten opzichte van het woord (in - goeddeels - kleine letters) achter het verbindingsstreepje. Voor alle tekens geldt verder dat de klinker in het onderdeel achter het streepje (het vierletterig woord) verschilt van die van de Mexx-merken, te weten de letter A (of a) in de tekens ten opzichte van de letter E (of e) in de merken.

De mate waarin de merken en de tekens fonetisch overeenstemmen, hangt af van de manier waarop de tekens worden uitgesproken. Bij een Engelse uitspraak (“djie-meks”) is sprake van een behoorlijke mate van overeenstemming. In dat geval is de klank immers gedeeltelijk identiek, met dat verschil dat daar in de tekens een andere klank (“djie”) aan vooraf gaat. Door die klanktoevoeging zijn bij de tekens, anders dan bij de merken, twee lettergrepen hoorbaar. Indien de tekens worden uitgesproken op de manier zoals C&S Designs c.s. stelt dat ze moeten worden uitgesproken (de “G” in het Engels en “maxx” in het Nederlands; de rechtbank begrijpt als: “djie-maks”), stemmen de merken en de tekens fonetisch in veel mindere mate overeen. Immers hebben de tekens dan een extra beginklank (“djie”), en eindigen zij op het gehoor met een wezenlijk ander woord dan de merken door de andere klinker in de tweede lettergreep, te weten maks in de tekens versus meks in de merken.

De stelling van Mexx International dat het in aanmerking komende publiek – juist door de G aan het begin – geneigd zal zijn de tekens in het Engels uit te spreken, is in zoverre juist dat vast staat dat een deel van het publiek het teken zo zal kunnen uitspreken. Mexx International heeft immers filmpjes van Nederlandse verkopers overgelegd waarin is te horen dat gesproken wordt over “djie-meks”. Ook uit het Markteffect-onderzoek volgt dat een behoorlijk deel (85%) van de respondenten bij het zien van het teken G-maxx denkt dat het als “djie-meks” uitgesproken dient te worden. C&S Designs c.s. heeft met een intern memorandum en e-mails wel aangetoond zowel intern (onder eigen, nieuwe, medewerkers) als extern (bij verkooppunten/verkopers) maatregelen te treffen om te benadrukken dat

G-maxx (voor wat betreft het tweede deel) op zijn Nederlands (als “djie-maks”) dient te worden uitgesproken. Vast staat dat de aangesproken (externe) verkopers van G-maxx-kleding het teken sindsdien uitspreken als “djie-maks”. Dat neemt echter niet weg dat het deel van het publiek dat het teken G-maxx zal zien, zonder de juiste uitspraak te hebben gehoord of te kennen, zal kunnen blijven denken aan de klank “djie-meks”. De rechtbank houdt het er dus voor dat de mate van fonetische overeenstemming gering is voor dat deel van het publiek dat de juiste uitspraak kent of hoort, althans om een andere reden denkt aan de klank “djie-maks”, en behoorlijk voor dat deel van het publiek dat, zonder de juiste uitspraak te kennen, geneigd zal zijn te denken aan “djie-meks”.

Begripsmatig is er geen sprake van overeenstemming tussen de merken en de tekens, omdat niet in geschil is dat de naam MEXX een fantasienaam is en door het relevante publiek ook aan de tekens geen bijzondere betekenis zal worden toegedicht, althans een andere dan aan de Mexx-merken. Mexx International heeft gesteld dat de merknaam “MEXX” is ontstaan door het samenvoegen van de reeds bestaande kledingmerken Moustache (voor mannen) en Emanuelle (voor vrouwen), welk “huwelijk” werd bezegeld door toevoeging van twee kusjes: “xx”. C&S Designs c.s. heeft gesteld dat de merknaam “G-MAXX” een andere oorsprong heeft, waarin de “G” verwijst naar (het geloof in) God en “MAXX” naar de zoon van [naam 2], die Max heet, waarbij de dubbele “xx” benadrukt dat een maximale inzet wordt geleverd. Mexx International heeft vraagtekens geplaatst bij deze door C&S Designs c.s. gestelde oorsprong/verwijzing in de tekens, maar omdat uit niets blijkt dat het relevante publiek bekend moet worden verondersteld met de oorsprong van de Mexx-merken (of de tekens), is die oorsprong voor het bepalen van de begripsmatige overeenstemming tussen de merken en de tekens niet relevant. Daarbij komt dat aangenomen kan worden dat de consument in Nederland die dameskleding in het middensegment koopt van G-MAXX/G-Maxx/G-maxx, of die verwijzing nou bedoeld is door C&S Designs c.s. of niet, kan denken aan de (ook Nederlandse) naam Max en/of aan (een afkorting voor) maximaal, een betekenis die het relevante publiek niet aan de Mexx-merken zal toekennen.

De rechtbank komt op grond van de hiervoor beschreven visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking tot de conclusie dat de woordmerken en de tekens ten minste in enige mate (in visueel en fonetisch opzicht) overeenstemmen, zodat vervolgens de vraag dient te worden beantwoord of bij globale beoordeling sprake is van verwarringsgevaar.

Beoordeling van het verwarringsgevaar

De rechtbank is van oordeel dat bij globale beoordeling, alhoewel de tekens worden gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor de Mexx-merken zijn ingeschreven, namelijk (de verkoop van) dameskleding, geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de Mexx-merken en de tekens. Daartoe wordt het volgende overwogen.

De rechtbank kent geen belangrijk gewicht toe aan de behoorlijke mate van fonetische overeenstemming die tussen de Mexx-merken en de tekens bestaat voor dat deel van het publiek dat de juiste uitspraak “djie-maks” niet kent en de tekens zal uitspreken als “djie-meks”. Dat komt omdat dat deel van het publiek (nagenoeg) altijd zal denken aan de klank “djie-meks” bij/na het zien van de tekens G-MAXX/G-Maxx/G-maxx (via bijvoorbeeld een label in/aan de kleding of via een website), zoals ook bij het Markteffect-onderzoek. Daardoor kan de auditieve indruk van de tekens (als “djie-meks”) niet los worden gezien van de visuele indruk die het woord G-MAXX/G-Maxx/G-maxx wekt. De visuele indruk van de tekens beïnvloedt dan ook de (betekenis van de) klank “djie-meks”, in die zin dat de consument weet dat die klank hoort bij een “a” op zijn Engels en niet bij een “e” op zijn Nederlands. De behoorlijke mate van fonetische overeenstemming zal dan ook goeddeels worden geneutraliseerd door de veel geringere mate van visuele overeenstemming. Voor het andere deel van het relevante publiek dat de juiste uitspraak wel kent, of om een andere reden bij de tekens denkt aan de uitspraak “djie-maks”, is de overeenstemming al zo goed als alleen gelegen in de (enige mate van) visuele overeenstemming. Wat resteert als de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen de Mexx-merken en de tekens bij elkaar wordt genomen (de totaalindruk), is daarom hooguit enige mate van overeenstemming tussen de Mexx-merken en de tekens, die voornamelijk is gelegen in de dubbele xx/XX op het eind.

Uitgaande van die beperkte overeenstemming tussen de Mexx-merken en de tekens, en wetende dat het aandachtsniveau van het publiek in kwestie relatief hoog zal zijn, omdat het merk bij dameskleding vanaf het middensegment een belangrijk kenmerk is om al dan niet tot aankoop over te gaan, is de conclusie gerechtvaardigd dat geen reëel gevaar bestaat voor verwarring bij de consument in Nederland die die dameskleding koopt. Het publiek in kwestie zal niet vanwege (eigenlijk alleen) dezelfde eindletters xx/XX de merken en tekens met elkaar kunnen verwarren. Het relevante publiek is gewend aan het naast elkaar bestaan van veel verschillende aanbieders van dameskleding en zal daarin bewust een onderscheid maken. Daarnaast wijkt ook de vormgeving van de door G-maxx gebruikte gestileerde tekens duidelijk af van de vormgeving van de Mexx-woord/beeldmerken, zoals hieronder is te zien:

Vanwege de verschillen bestaat ook geen aanleiding te veronderstellen dat het publiek zal kunnen menen dat Mexx International en C&S Designs c.s. met haar tekens economisch verbonden zijn. Voor het relevante publiek zal duidelijk zijn dat de G-maxx-kleding een andere (eigen) herkomst heeft dan de Mexx-kleding en dus geen onderdeel, variant of (iets goedkopere) lijn van het merk Mexx is.

Dat aan de Mexx-merken in beginsel een relatief sterk onderscheidend vermogen toekomt, omdat MEXX een fantasienaam is en een (internationaal) bekend fashionmerk is (geweest), maakt het voorgaande niet anders. Vanwege de verschillende totaalindruk in combinatie met het soort publiek is geen sprake van verwarringsgevaar, zelfs als er met Mexx International vanuit zou worden gegaan dat de Mexx-merken een extra groot onderscheidend vermogen hebben omdat het bij MEXX gaat om een voor het relevante publiek bekend merk (en in 2015 ook ging, omdat het gevaar voor verwarring moet worden beoordeeld naar het moment dat het gebruik van de tekens is begonnen), wat C&S Designs c.s. overigens bestrijdt.

Mexx International heeft nog gesteld dat 28% van de respondenten van het Markteffect-onderzoek (vergelijk onder 2.10) heeft aangegeven dat zij MEXX en G-maxx met elkaar zouden kunnen verwarren, omdat zij op elkaar lijken en hetzelfde klinken. Op grond van dit enkele feit kan echter geen verwarringsgevaar worden aangenomen. De vraag naar verwarring is in het onderzoek namelijk gesteld nadat de respondenten al waren geconfronteerd met aan de ene kant MEXX en aan de andere kant G-maxx. Dat brengt naar het oordeel van de rechtbank mee dat de respondenten die aan hebben gegeven MEXX en G-maxx met elkaar te kunnen verwarren, concreet op zoek kunnen zijn gegaan naar de overeenkomsten, in de verwachting de vraag correct te beantwoorden. Dit bootst niet de werkelijke praktijksituatie na waarin de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Dat maar liefst 72% van de respondenten bij een directe vergelijking en sturende vraag, niet tot het antwoord komt dat sprake is van verwarring (52%: geen verwarring, 20%: weet ik niet), wijst juist weg van de conclusie dat reëel gevaar bestaat voor verwarring.

Het voorgaande betekent dat geen sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel

9 lid 2 sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en dat de vorderingen van Mexx International op dit punt worden afgewezen.

Merkinbreuk – sub c

Mexx International heeft (pas) tijdens de mondelinge behandeling gesteld dat zij zich subsidiair beroept op de “sub c-inbreuk”. C&S Designs c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen de te late vordering op deze grond. De rechtbank gaat hieraan voorbij, omdat Mexx International in haar dagvaarding (kennelijk impliciet) een beroep heeft gedaan op deze grond met haar verwijzing naar het arrest L’Oréal / Bellure5.en C&S Designs c.s. derhalve de gelegenheid heeft gehad om daar op in te gaan, hetgeen zij (volledigheidshalve) ook heeft gedaan in haar conclusie van antwoord.

Een merkhouder kan op grond van artikel 9 lid 2 aanhef sub c UMVo en artikel

lid 2 aanhef sub c BVIE een derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, verbieden om in het economisch verkeer een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, ongeacht of het wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer het een (in de Unie dan wel Benelux) bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Een merk wordt geacht een (in de Unie dan wel Benelux) bekend merk te zijn in de zin van artikel 9 lid 2 sub c UMVo wanneer het een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek geniet. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek of aan deze voorwaarde wordt voldaan, moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.6.

Niet in geschil is dat MEXX een internationaal bekend fashionmerk is geweest (zie ook 2.1), maar C&S Designs c.s. heeft erop gewezen dat bekendheid een dynamisch gegeven is. Omdat van het merk MEXX gedurende een langere periode geen of weinig gebruik is gemaakt, is de bekendheid onmiskenbaar afgenomen, aldus C&S Designs c.s. Bij de beoordeling daarvan is van belang dat voor de bekendheid van een merk een ander moment van beoordeling geldt dan voor het gevaar voor verwarring (zie hiervoor, de “sub b-inbreuk”). Het gevaar voor verwarring moet worden beoordeeld naar het moment dat het gebruik van het teken is begonnen. Zou het gevaar voor verwarring op een later tijdstip worden beoordeeld, dan zou de gebruiker van het teken immers ten onrechte profijt kunnen trekken uit zijn eigen onrechtmatig gedrag door zich te beroepen op een afneming van de bekendheid van het merk die aan hemzelf zou zijn toe te rekenen of waaraan hij zelf zou hebben bijgedragen. Maar een merkhouder kan zich niet (meer) beroepen op de bekendheid van een merk, als dat merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn bekendheid heeft verloren. Voor de bekendheid van een merk is daarom (ook) het moment van de beoordeling van de gestelde inbreuk van belang.7.

Vast staat dat MEXX vanaf 2008 te maken heeft gekregen met teruglopende verkoopresultaten, wat heeft geresulteerd in het sluiten van MEXX-verkooppunten, het sluiten van de webshop en uiteindelijk het faillissement in 2014. De stelling van C&S Designs c.s. dat onder Eroğlu (vanaf eind januari 2015) de onderneming achter het merk MEXX een nieuwe doorstart zou maken, maar dat nooit serieus van de grond is gekomen, is niet werkelijk door Mexx International bestreden. Het mag zo zijn dat, zoals Mexx International stelt, de Mexx-merken door Eroğlu zijn gebruikt, maar uit niets blijkt dat dat via een (heropende) webshop of MEXX-verkooppunten is gebeurd, laat staan dat dat in Nederland het geval was. Op het moment dat G-maxx het teken is gaan gebruiken, in 2015, was het merk MEXX in de daaraan voorafgaande jaren dus al langzaam van het straatbeeld verdwenen en werden de Mexx-merken in Nederland niet of hooguit (na het faillissement, door Eroğlu) op kleine schaal gebruikt. Het kan niet anders dan dat dit (tot nihil) afgenomen gebruik van 2008 tot in 2015 invloed heeft gehad op de bekendheid van het merk MEXX bij het relevante publiek in Nederland. Die afgenomen bekendheid is op geen enkele manier te wijten aan C&S Designs c.s.

Mexx International heeft niet aangetoond dat die bekendheid zich inmiddels heeft hersteld. Mexx International heeft immers gesteld dat zij de Mexx-merken pas recent heeft overgenomen en nog bezig is met het verwezenlijken van grootse plannen om de merken weer groot te maken (zie onder 36. van de dagvaarding). Zoals C&S Designs c.s. terecht opmerkt, volgt uit de overgelegde producties niet dat die plannen al verwezenlijkt zijn. De enige fysieke Mexx-winkel die Mexx International had, is inmiddels gesloten en er zijn op dit moment geen eigen fysieke Mexx-winkels meer in Europa. De verkoop vindt voornamelijk via internet plaats. De door Mexx International overgelegde producties (EP20 t/m EP45) tonen aan dat de Mexx-merken in de periode van 2017 tot en met 2020 zijn gebruikt in Europa, maar hieruit volgt niet dat het merk een groot marktaandeel heeft, noch dat sprake is van intensief, geografisch verspreid en langdurig gebruik van dit merk, welke elementen van belang zijn om vast te kunnen stellen dat het een bekend merk is.8.Gesteld noch gebleken is dat het bestaan van de tekens Mexx International in dit herstel heeft tegengehouden.

Mexx International heeft ter onderbouwing van de gestelde (nog steeds bestaande) grote bekendheid van de Mexx-merken, het Markteffect-onderzoek (zie onder 2.10) in het geding gebracht, waaruit zou blijken dat het merk MEXX bij 82% van de respondenten bekend is (zie in het rapport onder 2.1 Bekendheid van de merken: geholpen naamsbekendheid 82%). Naar het oordeel van de rechtbank bevestigen de resultaten echter dat de Mexx-merken niet meer de status hebben die het merk MEXX voor 2008 heeft gehad. Met C&S Designs c.s. stelt de rechtbank namelijk vast dat het percentage van 82% het resultaat is van een sturende vraagstelling, waarin merken (waaronder MEXX) worden genoemd en aan de respondenten gevraagd wordt welke merken ze kennen (de zogenoemde “geholpen naamsbekendheid”). Wanneer echter (eerst) gevraagd wordt welke merken dameskleding de respondenten kennen die qua prijs in het middensegment zitten, noemt slechts 1,6% van de respondenten spontaan het merk MEXX als eerste en noemt 5,5% dat merk als één van de merken die zij kennen. Die antwoorden, gegeven op neutrale vraagstellingen, ondersteunen de conclusie van C&S Designs c.s. dat de Mexx-merken door het teruggelopen gebruik en faillissement in de loop van de jaren enorm aan bekendheid hebben ingeboet.

Dit leidt ertoe dat onvoldoende is gebleken van een nog bestaande bekendheid van het merk MEXX, die een beroep op artikel 9 lid 2 sub c UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE rechtvaardigt. Ook op deze grond komen de vorderingen van Mexx International dus niet voor toewijzing in aanmerking.

Merkinbreuk – sub d

Een merkhouder kan op grond van artikel 2.20 lid 2 aanhef sub d BVIE een derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, verbieden om een teken te gebruiken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien hierdoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Het voordeel is ongerechtvaardigd, wanneer de derde in het kielzog van het merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van het merk te creëren en te onderhouden.9.

Van afbreuk aan het onderscheidend vermogen is sprake zodra het merk minder geschikt wordt om de waren waarvoor het is ingeschreven te identificeren, doordat door het gebruik van het bestreden teken de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het merk onmiddellijk een associatie opriep met de waren waarvoor het is ingeschreven en deze associatie niet meer kan oproepen. In dat verband moet worden aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. Daarbij hoeft niet te worden aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk aan het onderscheidend vermogen wordt gedaan. Het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk is voldoende, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen.10.

Mexx International heeft niet aangetoond dat door het gebruik van de domeinnamen www.g-maxx.nl en www.g-maxx.eu ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Mexx-merken. De stelling van Mexx International dat C&S Designs c.s. via het

G-MAXX-merk profijt probeert te trekken uit het gegeven dat MEXX lange tijd te boek heeft gestaan als één van de bekendste modemerken in Nederland, wordt niet gevolgd. Mexx International heeft niets concreets gesteld op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat C&S Designs c.s. (via de domeinnamen) meelift op de voorheen bestaande internationale bekendheid van (een aantal van) de Mexx-merken. Nu hiervoor is overwogen dat geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de Mexx-merken en de

tekens en dat niet is gebleken dat MEXX op dit moment nog een bekend merk is in Nederland, is die conclusie ook niet gerechtvaardigd.

Ook het beroep van Mexx International op artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE wordt derhalve verworpen. Dit leidt ertoe dat alle vorderingen worden afgewezen.

Proceskosten

Mexx International zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. C&S Designs c.s. maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.11.C&S Designs c.s. heeft haar proceskosten gespecificeerd op een bedrag van € 17.610,- aan salaris advocaat en € 9.087,61 aan verschotten (€ 356,61 koeriersdiensten, € 656,- griffierecht en € 8.075,- marktonderzoek).

Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde advocaatkosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie normale bodemzaak (eerste categorie) met een maximumtarief van € 17.500,-. Er is geen aanleiding om daarvan af te wijken, zodat de advocaatkosten voor deze procedure op dat maximum worden begroot. Dit bedrag wordt vermeerderd met de opgevoerde verschotten.

Mexx International heeft bezwaar gemaakt tegen de vordering tot vergoeding van de kosten van het marktonderzoek uitgevoerd door Motivaction, omdat dit nodeloos gemaakte kosten zouden zijn die bovendien buitensporig hoog zijn. De rechtbank acht de vraag die in dat marktonderzoek is onderzocht – of de websites van Mexx International en G-maxx op elkaar lijken – echter niet nodeloos gemaakt. Aangezien Mexx International heeft gesteld dat het verwarringsgevaar zich (ook) in de online context zou voordoen, heeft C&S Designs c.s. daar met dit marktonderzoek op gereageerd. Het marktonderzoek is dan ook niet onnodig verricht en de kosten daarvan zijn niet nodeloos gemaakt. Dat Mexx International de kwaliteit van het onderzoek bekritiseert, is naar het oordeel van de rechtbank geen reden om de kosten daarvan niet voor vergoeding in aanmerking te laten komen. De rechtbank zal de vordering tot vergoeding van de kosten van het marktonderzoek derhalve toewijzen, maar wel matigen. Zoals Mexx International terecht heeft aangevoerd heeft C&S Designs c.s. onvoldoende onderbouwd waarom het marktonderzoek zoveel duurder is dan het marktonderzoek dat Mexx International heeft laten uitvoeren (€ 8.075,- tegenover € 3.500,-). Om die reden zal de rechtbank de vordering naar redelijkheid toewijzen tot een bedrag van € 3.500,-. De overig opgevoerde verschotten zijn niet betwist.

Het totaalbedrag aan begrote proceskosten komt dan uit op (€ 17.500,- + € 356,61 + € 656,- + € 3.500,- =) € 22.012,61. Dit bedrag zal worden toegewezen.

De rechtbank

wijst de vorderingen af,

veroordeelt Mexx International in de proceskosten, aan de zijde van C&S Designs c.s. begroot op een bedrag van € 22.012,61;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op23 maart 2022.