Hof Den Haag, 24-09-2024, nr. 200.335.529/01

gevestigd in Oakville, Ontario, Canada,

2. 1309767 Ontario Limited,

gevestigd in Mississauga, Ontario, Canada,

appellanten,

advocaat: mr. J.A. Jacobi, kantoorhoudend in Den Haag,

tegen

Volkswagen A.G.,

gevestigd in Wolfsburg, Duitsland,

geïntimeerde,

advocaat: mr. M. Rieger-Jansen, kantoorhoudend in Den Haag.

Het hof zal appellanten hierna Techlantic en Ontario en tezamen Techlantic c.s. noemen. Geïntimeerde zal hierna Volkswagen worden genoemd.

Partijen hebben hun producties in eerste aanleg en hoger beroep doorgenummerd. Het hof zal deze hierna aanduiden als productie [nummer] T respectievelijk VW.

Techlantic c.s. vordert in kort geding opheffing van een door VW ten laste van haar gelegd beslag tot afgifte op originele Volkswagens ID.6, bestemd voor de Chinese markt. VW stelt dat inbreuk op haar merkrechten is gemaakt door het aanbieden en verkopen van deze auto’s aan (potentiële) kopers in de EU. Techlantic c.s. stelt dat het beslag moet worden opgeheven omdat door dat aanbieden en verkopen geen inbreuk is gemaakt en de maatregelen van vernietiging en/of onttrekking aan het handelsverkeer, waartoe het afgiftebeslag is gelegd niet kunnen worden toegewezen, althans dat het beslag moet worden opgeheven op grond van een belangenafweging.

De voorzieningenrechter heeft het gevorderde afgewezen, met veroordeling van Techlantic c.s. in de kosten van de procedure. Het hof is het daarmee eens en bekrachtigt het vonnis.

Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:

Vervolgens is arrest gevraagd.

VW is een wereldwijd opererende autofabrikant. VW is houdster van de volgende merkregistraties:

- het op 12 maart 2019 onder nummer 017982333 ingeschreven Unie-woordmerk ‘ID.6’.

Deze merken zijn ingeschreven voor onder meer waren in de klasse 12, te weten: vervoermiddelen en (motor)voertuigen.

Chinese joint-venture partners van VW, FAW-VW en SAIC-VW produceren in China de Volkswagen ID.6, een elektrische auto, bestemd voor de Chinese markt. Dit model en type auto wordt door VW niet in Europa op de markt gebracht.

Techlantic houdt zich bezig met internationale autohandel. Ontario is een investeringsmaatschappij.

In 2022 heeft Techlantic c.s. samengewerkt met Autocavy Trading B.V. (hierna: Autocavy) bij de aankoop van een partij van 49 elektrische Volkswagens ID.6 (hierna ook: de Auto’s) van een in Dubai gevestigde handelaar. Ontario heeft de koopsom van USD 1.581.700 betaald (verminderd met een door Autocavy betaald voorschot).

Autocavy heeft in de periode van december 2022 tot en met juli 2023 geprobeerd in verschillende landen in de EU kopers voor de Auto’s te vinden door de Auto’s aan te bieden aan autohandelaren en andere potentiële kopers in de EU. In diverse aanbiedingen en (potentiële) verkopen van de Auto’s is onder meer vermeld: “the ID6 from China is already good with all the safety of the Europe regulation” en “I have a company partner (…) help us with the homologation [aanpassing van de Auto’s voor de Europese markt, hof] of these cars and German documents or CZ Documents” (productie 5 VW), “we can deliver all the cars with German registration documents + fast charging adapter” (producties 6, 7, 20 VW), “hereby I attached the proof that these cars can be register in Europe (CZ Registration documents license plate, pictures of VIN sticker of the ID6)” (productie 8 VW) “Ik bied deze auto’s aan met de volgende voorwaarden en documenten: inklaring betaald (importbeleid naar Europa), Duitse registratie, Adapter voor snelladen” (productie 9B VW), “I am offering the car with German registration + the Charger conversion” (prod 19 VW) “I am offering the car EXW Rotterdam all import duties paid + German registration + the Charger conversion” (productie 24 VW), “also we do the documentations as: Testing + Homologation + registrations in Germany, so means that the cars it will be ready to register and drive in Europe with not issues at all” (prod 26 VW), “Sale Price EXW Rdam T2 all incl. (…) in my price including import duties paid, homologation + German registration + the adaptor for the fast charger” (producties 30, 37, 40 en 41 VW), “I think at least u should try 2 units I am sure that it will be a success full deal for you, in my price including import duties paid, homologation + German registration + the adaptor for the fast charger” (productie 32 VW), en “I can delivery the cars with: • Germany Registration • TUV and homologation • Cables for the normal charge in Europe • Adapter for the fast charging (…) • Warranty of 2 years works in whole Europe extra cost de 1200 EUR (…) T2 all incl.” (productie 46 VW).

Autocavy heeft over het aanbieden en de (potentiële) verkopen contact onderhouden met Techlantic c.s.

Autocavy heeft met kopers in Litouwen en Zweden in december 2022 koopovereen-komsten gesloten, althans schriftelijk sales contracts/sales orders opgesteld, die door haar zijn getekend en waarin is bepaald : “2. Sales condition T2, with German registration + homologation + adapters EXW SCL Rotterdam” (producties 10, 14 VW). Zij heeft ook een factuur gestuurd in verband met de verkoop aan de Zweedse koper (43 VW). De Zweedse koper heeft een bedrag betaald (productie 13 VW). Deze overeenkomsten zijn niet uitgevoerd.

De Auto’s zijn op 5 maart 2023 in Rotterdam aangekomen.

Eén Auto is augustus 2023 vanuit Nederland naar Jordanië verscheept (productie 58 VW). De overige 48 Auto’s bevinden zich op dit moment in entrepot bij SCL Rotterdam B.V. (hierna: SCL).

In een mail van 6 april 2023 (productie 44 VW) schrijft [betrokkene 1] van SCL aan [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2]): “(…) As discussed we need to change the route of registration because of the recent court decision which involved a VW ID 6. We now seem to have an opportunity to still get the cars registered (…)”.In een mail van 13 april 2023 (productie 45 VW) schrijft [betrokkene 3] (hierna: [betrokkene 3]) van Techlantic aan [betrokkene 2]: “From our call I understood that the main problem with collection of payments is the fear of customers for Vw. We suggested to handle importation in Europe via a company which can be closed when sued by Vw (…)”

In een mail van 25 mei 2023 schrijft [betrokkene 3] aan [betrokkene 2] (productie 50 VW): “Sales outside Europe does not work due to competition from China and Dubai. Sales in Europe is hard due to the court case of Vw, especially in the Netherlands and Germany. So best is sales to an end user elsewhere in Europe. For instance a taxi company. Customer in Finland wants to buy 6 cars if they can get the European registration. Rogier will try to get the registration by Monday. That Finnish customer will pay a deposit today or tomorrow. [betrokkene 2] still tries to convince his Swedish customer to take the units ordered.”

Autocavy heeft in mei 2023 meerdere Auto’s aangeboden op de Duitse website www.suchen.mobile.de(productie 66 VW). In de advertentie staat onder andere: “EU edition” en “Hereby is our Electric VW ID6 CROZZ full specs! Beautiful full electric SUV with 7SEATS! all brand new vehicles that can deliver with German first registration documents +charge adapter.”

Op verzoek van VW heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bij beschikking van 1 juni 2023 een (ex parte) verbod ex artikel 1019e Rv aan Autocavy opgelegd om inbreuk te maken op de uniemerken van Volkswagen in de EU (productie 67 VW). VW heeft deze beschikking op 2 juni 2023 aan Autocavy doen betekenen (productie 52 VW).

In een mail van 18 juli 2023 (productie 55 VW) schrijft [betrokkene 2] van Autocavy aan [betrokkene 3] van Techlantic:“(…) I am busy with other clients as well all from Europe. We are acting on the name of another company that we have because of the situation that we have with VW”.

Op verzoek van VW heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bij beschikking van 1 augustus 2023 en herstelbeschikking van 9 augustus 2023 verlof verleend voor het leggen van bewijsbeslag ten laste van Autocavy en [betrokkene 2] (productie 68 en 69 VW). Dit bewijsbeslag is op 15 augustus 2023 aangevangen.

Bij tussenvonnis in kort geding van 22 augustus 2023 (productie 59 VW) heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag Autocavy en Mocoso veroordeeld om aan VW inzage te geven in het beslagen bewijsmateriaal en om de Auto’s af te geven ter bewaring.

Bij eindvonnis in datzelfde kort geding van 5 september 2023 (productie 4 T) heeft de voorzieningenrechter Autocavy en [betrokkene 2] bevolen om (i) het aanbieden en in de handel brengen van de Auto’s te staken en (ii) aan VW opgave te doen van diverse gegevens met betrekking tot de Auto’s.

Met verlof van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam (productie 2 T) heeft VW op 23 augustus 2023 ten laste van Techlantic c.s. conservatoir beslag tot afgifte ter bewaring gelegd op 48 Auto’s (productie 3 T). De beslagen Auto’s zijn in bewaring gesteld van SCL, waar ze zich op dat moment al bevonden.

Techlantic c.s. heeft VW gedagvaard en gevorderd, samengevat, het beslag op te heffen, althans VW te veroordelen over te gaan tot opheffing van het beslag en VW te verbieden na opheffing van het beslag opnieuw beslag op de Auto’s te doen leggen, alles op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van VW in de beslagkosten en proceskosten ex artikel 1019h Rv, vermeerderd met rente.

De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen. Hij heeft daartoe, kort gezegd, overwogen:

1. dat naar zijn voorlopig oordeel moet worden aangenomen dat sprake is van inbreuk op de merkrechten van VW als bedoeld in artikel 9, lid 3, onder b, UMVo1.omdat

a. voldoende grond is om aan te nemen dat voldaan is aan het noodzakelijkerwijs-criterium uit het Class-arrest2.;

b. niet uitgesloten kan worden dat de Auto’s wel zijn ingevoerd en dus geen (voortdurende ) T1-status hebben (gehad);

2. dat artikel 2.22, lid 1 BVIE de rechter de mogelijkheid biedt om op vordering van VW de vernietiging te gelasten van de inbreukmakende Auto’s en niet op voorhand al kan worden aangenomen dat deze vordering zal stuklopen op de evenredigheidstoets van artikel 2.22, lid 1 BVIE;

3. dat een belangenafweging niet leidt tot een ander oordeel.

Hij heeft Techlantic c.s. veroordeeld in de proceskosten ex artikel 1019 h Rv.

Techlantic c.s. is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft zeven grieven tegen het vonnis aangevoerd. Techlantic c.s. vordert hetzelfde als bij de rechtbank.

Grieven I tot en met III richten zich tegen het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat aangenomen kan worden dat sprake is van merkinbreuk en de daarvoor gegeven motivering, hiervoor weergegeven in 4.2, onder a en b. Grieven IV en V richten zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter over de mogelijke toewijzing van een vordering van VW tot vernietiging van de Auto’s. Grief VI richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter over de belangenafweging. Grief VII richt zich tegen de veroordeling van Techlantic in de proceskosten.

De vordering strekt tot opheffing van het conservatoir beslag tot afgifte van de Auto’s. Op grond van artikel 705 lid 2 Rv wordt een beslag onder meer opgeheven indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. Het ligt in de eerste plaats op de weg van degene die opheffing vordert aannemelijk te maken dat de gepretendeerde vordering ondeugdelijk is3.. Steeds is een afweging van de wederzijdse belangen van partijen nodig. Die belangenafweging kan meebrengen dat een vordering tot opheffing moet worden afgewezen, hoewel summierlijk aannemelijk is geworden dat de gepretendeerde vordering ondeugdelijk is. Het omgekeerde is even goed mogelijk4.. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat een conservatoir beslag naar zijn aard ertoe strekt om te waarborgen dat, zo een vooralsnog niet vaststaande vordering in de hoofdzaak wordt toegewezen, die veroordeling ook daadwerkelijk ten uitvoer gelegd kan worden, terwijl de beslaglegger bij afwijzing van de vordering voor de door het beslag ontstane schade kan worden aangesproken.5.

Het hof stelt voorop dat geen grief gericht is tegen het oordeel dat de handelingen van Autocavy mede kunnen worden toegerekend aan Techlantic c.s., zodat ook het hof daarvan uitgaat.

Voorts staat tussen partijen vast dat de beslagen Auto’s originele VW-producten zijn, dat aan VW het recht op de eerste verhandeling in de EU van deze producten toekomt en dat de Auto’s niet door of met toestemming van VW in de EER in het economisch verkeer zijn gebracht.

Gelet op de onderbouwing door Techlantic c.s. van haar opheffingsvordering en haar grieven dient het hof allereerst te beoordelen of zij aannemelijk heeft gemaakt

inbreuk (grieven I tot en met III) ?

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat niet uitgesloten kan worden dat de Auto’s zijn ingevoerd zodat al om die reden sprake zou zijn van inbreuk op de merkrechten van VW. Grief I richt zich tegen dat oordeel.

VW stelt dat uit de beschikbare documenten weliswaar blijkt dat de 48 beslagen Auto’s niet zijn ingeklaard en dat niet blijkt dat de Auto’s na aankomst in Rotterdam en opslag in het depot van SCL in maart 2023 in het vrije verkeer zijn gebracht, maar dat dat nog niet betekent dat de Auto’s sindsdien niet alsnog zijn ingevoerd. De bewijslast van de stelling dat inbreuk is gepleegd omdat de Auto’s zijn ingevoerd rust op VW. Het hof is van oordeel dat VW niet aannemelijk heeft gemaakt dat de Auto’s op enig moment na (of voor) de opslag in maart 2023 zijn ingevoerd. Zij heeft geen enkel bewijsstuk overgelegd waaruit dat kan blijken. Integendeel. Op grond van de door Techlantic c.s. overgelegde stukken acht het hof veeleer aannemelijk dat de Auto’s niet zijn ingevoerd. Het hof acht voorshands aannemelijk dat de Auto’s zijn geplaatst onder de regeling douane-entrepot, dat dat steeds zo is gebleven en dat zij dus steeds een T1-status hebben gehad. Dit blijkt met name uit de als producties 18a tot en met 18c door Techlantic c.s. overgelegde verklaringen van medewerkers van Hermetex B.V, die de invoeraangiften voor het opslagbedrijf SCL heeft verzorgd, van de Nederlandse douaneautoriteiten en van SCL. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat sprake is van inbreuk omdat de Auto’s zijn ingevoerd. Grief I slaagt dan ook.

De voorzieningenrechter heeft voorts geoordeeld dat moet worden aangenomen dat, ook als de Auto’s steeds een T1-status hebben gehad, sprake is van inbreuk omdat er voldoende grond bestaat om aan te nemen dat voldaan is aan het ‘noodzakelijkerwijs-criterium’.

In het Class-arrest6.heeft het Hof van Justitie EU (hierna: HvJ) beslist, kort gezegd, dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen enkele binnenkomst en verhandeling in de EU van oorspronkelijke niet uitgeputte merkgoederen met een T1-status, maar dat hij zich wel kan verzetten wanneer goederen die zijn geplaatst onder de regeling extern douane vervoer of de regeling douane-entrepot

“61. (…) te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit

noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht”.

Het HvJ heeft in het Class-arrest (in punten 58 tot en met 60) overwogen dat de merkhouder zijn recht niet kan inroepen tegen een marktdeelnemer die van het merk voorziene goederen aan een andere marktdeelnemer te koop aanbiedt of verkoopt op de enkele grond dat deze de goederen vervolgens in de EU in de handel zou kunnen brengen. Ook heeft het HvJ overwogen dat onvoldoende is voor het aannemen dat het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat goederen in de EU in de handel worden gebracht dat de goederen worden aangeboden aan of verkocht aan een marktdeelnemer die zich bezighoudt met parallelhandel. Voorts heeft het HvJ overwogen dat de vestigingsplaats van de koper en de met die koper gemaakte afspraken niet relevant zijn voor de beantwoording van de vraag of het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat de betrokken goederen in de EU in de handel worden gebracht en dat dit moet blijken uit andere elementen.

In zijn arrest van 30 april 20247.heeft dit (Haagse) hof, in een zaak over ongeautoriseerde parallelhandel in originele merkproducten, beslist voornemens te zijn om vragen van uitleg te stelen aan het HvJ over onder meer het noodzakelijkerwijs-criterium.

In dit geval acht het hof op grond van de door VW overgelegde stukken echter aannemelijk dat door Autocavy meerdere aanbiedingen zijn gedaan aan autohandelaren en andere (rechts)personen in de EU en dat er in een aantal gevallen Auto’s zijn verkocht aan autohandelaren (niet zijnde parellelhandelaren) in de EU en dat bij die aanbiedingen en verkopen duidelijk werd gemaakt dat de Auto’s bestemd en geschikt waren om gebruikt te worden in de EU. Door Autocavy werd aan (potentiële) kopers medegedeeld dat de Auto’s geleverd konden worden met de voldoening van invoerrechten en met Duitse registratie en een aangepaste adapter. Het hof verwijst naar de in overweging 3.5 en 3.7 genoemde voorbeelden van dit soort mededelingen. Op grond daarvan acht het hof aannemelijk dat de Auto’s zijn aangeboden en verkocht om uitsluitend en daadwerkelijk in EU in de handel te worden gebracht, dat het de bedoeling van Technatic en Autoavy was dat de Auto’s zouden worden ingevoerd in de EU en dat Techlantic/Autocavy er ook van uitgingen dat dat daadwerkelijk zou gebeuren. De vraag of onder die omstandigheden voldaan is aan het noodzakelijkerwijs-criterium kan naar het oordeel van het hof in dit kort geding niet zonder meer, ook gelet op de vragen die het hof voornemens is te stellen, ontkennend beantwoord worden. Over het antwoord op die vraag bestaat ten minste onduidelijkheid. Er kan dan ook niet worden aangenomen dat summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door VW ingeroepen recht omdat geen sprake zou zijn van inbreuk op de merkrechten van VW. Grieven II en III falen.

Gelet op het voormelde oordeel van het hof behoeft de stelling van VW dat “overigens naar haar mening” het noodzakelijkerwijs-criterium achterhaald is door het Philips & Nokia-arrest van het HvJ van 1 december 20118.geen bespreking. Overigens is het hof voorshands van oordeel dat het noodzakelijkerwijs-criterium niet achterhaald is door dit arrest. Dit arrest gaat over de uitleg van de inmiddels vervangen Verordeningen 3295/94 en 1383/2003 (anti-piraterijverordeningen)9.. De anti-piraterijverordening gaat over namaakgoederen, waarvan (hier en) in het Class-arrest geen sprake is. De door VW aangehaalde rechtsoverweging (57) uit dat arrest gaat bovendien over de vraag wanneer de douaneautoriteiten de vrijgave van de goederen mogen (en desverzocht moeten) opschorten of vasthouden teneinde ze te blokkeren in afwachting van een beslissing ten gronde, waartoe een vermoeden als bedoeld in artikel 9 lid 1 van laatstgenoemde anti-piraterijverordening voldoende is.

Afgifte tot vernietiging (grieven IV en V)?

Het gaat in deze zaak om een beslag tot afgifte. Een merkhouder kan de zaken waarmee inbreuk wordt gemaakt als eigendom opvorderen (bij wijze van schadevergoeding) op grond van artikel 2.21, lid 3, BVIE, dan wel de vernietiging of de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer vorderen op grond van artikel 2:22, lid 1, BVIE. VW heeft zich gebaseerd op artikel 2.22 BVIE in verbinding met artikel 9 lid 3 sub b UMVo. VW stelt dat het beslag is gelegd ter bewaring van haar recht op afgifte en dat zij recht heeft op vernietiging van de Auto’s.

Voor zover met grief IV is bedoeld te betogen dat artikel 2.22, lid 1 BVIE, althans de daarin vermelde maatregel van vernietiging, niet van toepassing is omdat geen sprake is van inbreuk, faalt dat betoog op grond van hetgeen hiervoor is overwogen. Hierdoor kunnen de Auto’s ook worden aangemerkt als inbreukmakende goederen. Het onderscheid dat Techlantic c.s. maakt tussen inbreukmakende handelingen en inbreukmakende goederen kan het hof niet volgen en wordt verworpen.

Techlantic c.s. stelt dat uit het arrest van het HvJ van 13 oktober 202210.inzake Perfumesco volgt dat vernietiging (en verwijdering uit het handelsverkeer) van originele merkproducten die door de merkhouder buiten de EER in de handel zijn gebracht (hierna ook: originele niet uitgeputte merkproducten) op grond van artikel 2.22 BVIE slechts mogelijk is als die producten zonder toestemming van de merkhouder (al) in de EER in de handel zijn gebracht. Het hof begrijpt dat Techlantic c.s. meent dat in dit verband een onderscheid moet worden gemaakt tussen de verschillende aan de merkhouder voorbehouden handelingen omschreven in artikel 9, lid 3, onder b (het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren) in die zin dat vernietiging van originele niet uitgeputte merkproducten alleen mogelijk is als die producten in de handel zijn gebracht in de EU/EER en niet als er sprake is van inbreuk door het aanbieden of verkopen van die producten wanneer zij een T1-status hebben, terwijl dit aanbieden of verkopen noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de EU in de handel worden gebracht.

Het hof verwerpt dit betoog. In het Perfumesco-arrest gaat het specifiek om de vraag of artikel 10 van de Handhavingsrichtlijn11.zich verzet tegen de uitlegging van een nationale bepaling volgens welke de maatregel van vernietiging niet kan worden toegepast op originele niet uitgeputte merkproducten die door een derde in de handel zijn gebracht in de EER, omdat die maatregel alleen van toepassing zou zijn op namaakproducten (in welk geval sprake is van een voorbehouden handelingen vermeld in artikel 9, lid 3, onder a, UMVo). Er was dus geen aanleiding voor het HvJ om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten voorbehouden handelingen genoemd in artikel 9, lid 3, onder b UMVo. Uit dat arrest valt juist af te leiden dat zowel namaakgoederen als originele niet-uitgeputte merkproducten waarmee inbreuk wordt gemaakt aan vernietiging bloot staan en dat daarbij (ook) geen onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende soorten inbreukmakende handelingen. Integendeel, het HvJ overweegt: “49. (…) dat artikel 10 van richtlijn 2004/48 ziet op alle goederen ten aanzien waarvan is vastgesteld dat zij op enigerlei wijze inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, zonder a priori de toepassing van de corrigerende maatregel van vernietiging als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder c), voor bepaalde van deze inbreuken uit te sluiten.” en “54. Aangezien het (…) aan de bevoegde nationale rechterlijke instanties staat om van geval tot geval te bepalen welke van de in artikel 10, lid 1, van richtlijn 2004/48 bedoelde maatregelen wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht kan worden opgelegd, kan bijgevolg niet worden geoordeeld dat de in artikel 10, lid 1, onder c), van deze richtlijn bedoelde corrigerende maatregel bestaande in de vernietiging van goederen enkel van toepassing is in geval van een inbreuk op het door artikel 9, lid 3, onder a), van verordening nr. 207/2009 verleende recht en dat de toepassing van deze maatregel uitgesloten is in geval van een inbreuk op de door artikel 9, lid 3, onder b) of c), van deze verordening verleende rechten.”

Het hof is dan ook van oordeel dat artikel 2.22, lid 1 BVIE ook van toepassing is in dit geval.

Bij de beoordeling van de vordering tot vernietiging (en tot onttrekking aan het handelsverkeer) moet rekening worden gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregen, alsmede belangen van derden.

Het hof stelt voorop dat aannemelijk is dat Autocavy in overleg met Techlantic c.s. in de periode december 2022 tot eind juli 2023 vele handelingen heeft verricht die gericht waren op het in het vrije verkeer brengen van de Auto’s in de EU en dat Autocavy zeer volhardend is geweest in haar wens en pogingen de auto’s in de EU op de markt te brengen. Deze handelingen zijn naar het oordeel van het hof inbreukmakend. Voorts acht het hof aannemelijk dat deze handelingen zijn voortgezet nadat Autocavy er, in ieder geval in april 2023, van op de hoogte was dat dit niet was toegestaan door (een) Duitse rechterlijke beslissing(en) ten gunste van VW tegen andere inbreukmakers (zie producties 44, 45 en 50 en 3.10 en 3.11 hiervoor) en zelfs na betekening van het ex-parte verbod op 2 juni 2023. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat sprake is van omvangrijk en bewust inbreukmakend handelen. Dat de 48 beslagen Auto’s nog niet in het vrije verkeer in de EU/EER zijn gebracht doet, zoals hiervoor overwogen, er niet aan af dat sprake is van inbreuk.

Het hof is met Techlantic c.s. van oordeel dat vernietiging (of onttrekking aan het handelsverkeer) van 48 ongebruikte auto’s niet duurzaam is en zou leiden tot ongewenste kapitaalvernietiging en directe en indirecte nadelige gevolgen voor het milieu. Om die reden zou een andere oplossing, waarmee voorkomen wordt dat door het aanbieden, verkopen en verhandelen van de Auto’s in de toekomst inbreuk wordt gepleegd, de voorkeur genieten.

VW onderschrijft dit oordeel maar stelt dat er in dit geval geen reële alternatieven voor vernietiging zijn omdat

De onder i en ii vermelde omstandigheden heeft Techlantic c.s. niet gemotiveerd betwist, zodat het hof daarvan voorshands uitgaat. Wat betreft het onder iii gestelde heeft Techlantic c.s. wel betwist dat deze merken van VW in alle landen van de wereld bescherming genieten en heeft zij een aantal landen genoemd in noten 22 en 23 van haar memorie van grieven, waarvan zij stelt dat VW daar geen merkrechten heeft. Nu VW dat onder verwijzing naar haar productie 63 (A-C) gemotiveerd heeft betwist, gaat het hof ervan uit dat VW in alle landen, althans in al de landen waar verkoop van een elektrische auto een reële mogelijkheid zou zijn, merkbescherming geniet.

Techlantic c.s. heeft voorts betwist dat zij de Auto’s nergens ter wereld rechtsgeldig op de markt zal kunnen brengen omdat er landen zijn waar geen regionale of nationale uitputting, maar een systeem van internationale uitputting van merkrechten geldt, zoals de Verenigde Staten en Canada, zodat de merkrechten in die landen zijn uitgeput. Nu VW dat niet gemotiveerd heeft betwist gaat het hof ervan uit dat het niet om merkenrechtelijke redenen onmogelijk is de Auto’s buiten de EER op de markt te brengen. Dat doet er niet aan af dat Techlantic c.s. niet gemotiveerd betwist heeft dat er allerlei (andere) juridische, commerciële en praktische bezwaren zijn die het (praktisch) onmogelijk, althans (te) onaantrekkelijk maken om de Auto’s op die markten in de handel te brengen. Het had op de weg gelegen van Techlantic c.s. om concreet aan te geven welke reële mogelijkheden er zijn voor de afzet van de Auto’s buiten de EER en dat zij en/of Autocavy ook bereid en in staat zijn de Auto’s buiten de EER op de markt te brengen. Nu zij dat heeft nagelaten valt naar het voorlopig oordeel van het hof niet uit te sluiten dat het voor haar en Autocavy niet mogelijk is om de Auto’s buiten de EER legaal op de markt te brengen. Dit oordeel vindt overigens steun in het schrijven van [betrokkene 3] van Techlantic aan [betrokkene 2] van Autocavy in zijn mail van 25 mei 2023 (productie 50 VW):“Sales outside Europe does not work due to competition from China and Dubai”.

Hiervan uitgaande valt evenmin uit te sluiten dat, ook gelet op het gedrag van Autocavy en Techlantic in het verleden, de Auto’s door Techlantic c.s en/of Autocavy, al dan niet via een andere vennootschap, toch op de Europese markt worden gebracht als zij niet vernietigd worden. Immers, Autocavy is in samenwerking met Techlantic doorgegaan met het aanbieden van de Auto’s aan Europese kopers nadat zij in april 2023 op de hoogte was geraakt van (een) Duitse veroordeling(en) van (een) andere aanbieder(s) van de Volkwagen ID.6 in de EU en zelfs nadat aan Autocavy het ex-parte verbod was betekend op 2 juni 2023. Dat aan Autocavy inbreukverboden zijn opgelegd en dat Techlantic c.s een onthoudingsverklaring (productie 15T) heeft getekend is om die reden eveneens onvoldoende om anders te oordelen. Daarvan uitgaande valt niet uit te sluiten dat de vordering tot vernietiging (of onttrekking aan het verkeer) in de hoofdzaak zal worden toegewezen.

Het hof is dan ook van oordeel dat niet summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van het door VW ingeroepen recht omdat de vordering tot vernietiging niet zou kunnen worden toegewezen. Ook grief IV en V falen.

Belangenafweging (grief VI)

De te maken belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel. Integendeel, zelfs als voorshands geoordeeld zou moeten worden dat aannemelijk is dat de evenredigheidstoets zich verzet tegen toewijzing van de vordering tot vernietiging of onttrekking aan het verkeer, zou naar het oordeel van het hof de onderhavige vordering tot opheffing van het beslag op grond van de belangenafweging toch moeten worden afgewezen. Daarvoor zijn niet alleen de omstandigheden die hiervoor bij de behandeling van de evenredigheidstoets zijn genoemd redengevend, maar tevens de volgende omstandigheden. Een conservatoir beslag strekt er naar zijn aard toe om te waarborgen dat indien een vooralsnog niet vaststaande vordering in de hoofdzaak wordt toegewezen, die veroordeling ook daadwerkelijk ten uitvoer gelegd kan worden, terwijl de beslaglegger bij afwijzing van de vordering voor de door het beslag ontstane schade kan worden aangesproken. Het belang van Techlantic c.s. bij opheffing van het beslag is primair financieel. De door haar gestelde belangen om vrijelijk aan het internationale handelsverkeer te kunnen deelnemen en om over haar eigendommen te kunnen beschikken gelden niet voor zover daardoor inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van VW wordt gemaakt. Zoals hiervoor overwogen acht het hof op dit moment voorshands niet uitgesloten dat inbreuk zal worden gemaakt als de Auto’s niet worden vernietigd (of onttrokken aan het verkeer). Dat geldt te meer als het beslag wordt opgeheven. Niet gemotiveerd is bestreden dat VW voldoende verhaal biedt voor de schade die Techlantic door het beslag heeft geleden en zal lijden, indien dit ten onrechte blijkt te zijn gelegd en VW voor die schade aansprakelijk zou zijn. De stelling van Techlantic c.s. dat de doorlopende kosten voor de Auto’s voor een kleine onderneming als Techlantic c.s. niet onaanzienlijk drukken op haar liquide middelen (terwijl zij de auto’s niet kan vervreemden of bezwaren) is door VW betwist en door Techlantic c. s. niet onderbouwd, terwijl de gestelde omstandigheden, zo al juist, op zichzelf niet zo prangend zijn dat zij reden zouden zijn om het beslag op te heffen. Techlantic c.s. stelt niet dat zij deze kosten niet kan dragen en/of handhaving van het beslag het einde van haar onderneming zou betekenen. Ook grief VI faalt.

Conclusie en proceskosten

De conclusie is dat het hoger beroep van Techlantic c.s. niet slaagt. Daarom zal het hof het vonnis bekrachtigen. Dit brengt mee dat grief VII gericht tegen de veroordeling van Techlantic c.s. in de kosten van de eerste aanleg ook faalt. Het hof zal Techlantic c.s als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep op de voet van 1019h Rv, zoals door VW gevorderd.

VW heeft een kostenspecificatie overgelegd, waarin zij het salaris van haar advocaten heeft gespecificeerd, welke specificatie sluit op € 34.979,00, welk bedrag iets lager is dan het bedrag waarop de kostenspecificatie van Techlantic c.s. sluit. Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR Advocaten) ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak in hoger beroep is aan te merken als een normaal kort geding waarvoor de vergoeding voor de redelijke en evenredige kosten van de advocaten in de toepasselijke indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven is bepaald op maximaal € 15.000,--. Het hof acht dit bedrag redelijk en evenredig en zal het salaris van de advocaten van VW daarop begroten. Daarnaast dient Techlantic de griffierechten van € 783,-- en de nakosten van € 178,-- (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing) te betalen.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing

Het hof:

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, J.I. de Vreese-Rood en P.B. Hugenholtz en in het openbaar uitgesproken op 24 september 2024 in aanwezigheid van de griffier.

gevestigd in Gouda,

2. [appellant 2],

wonende te [woonplaats] ,

appellanten,

advocaat: mr P.P.G. Bissessur, kantoorhoudend in Rotterdam,

tegen

Volkswagen Aktiengesellschaft,

gevestigd in Wolfsburg, Duitsland,

geïntimeerde,

advocaat: mr. M. Rieger-Jansen, kantoorhoudend in Den Haag.

Het hof zal appellanten hierna Autocavy en [appellant 2] en tezamen Autocavy c.s. noemen. Geïntimeerde zal hierna Volkswagen worden genoemd.

Partijen hebben hun producties in eerste aanleg en hoger beroep doorgenummerd. Het hof zal deze hierna aanduiden als productie [nummer] A respectievelijk VW.

Autocavy heeft originele Volkswagens ID.6, bestemd voor de Chinese markt, aangeboden en verkocht aan (potentiële) kopers in de EU. VW stelt dat Autocavy hierdoor inbreuk maakt op haar merkrechten en vordert in kort geding Autocavy en haar bestuurder [appellant 2] te verbieden inbreuk te maken op haar merkrechten, met diverse nevenvorderingen.

De voorzieningenrechter heeft het gevorderde grotendeels toegewezen, met veroordeling van Autocavy c.s. in de kosten van de procedure. Het hof is het daarmee eens en bekrachtigt het vonnis, met dien verstande dat het inbreukverbod zal worden beperkt tot de EER.

Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:

Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Autocavy c.s. door mr Bissessur voornoemd en VW door mrs. N.Q. Dorenbosch en E.S.J. Boonen, advocaten te Den Haag.

VW is een wereldwijd opererende autofabrikant. VW is houdster van de volgende merkregistraties:

- het op 12 maart 2019 onder nummer 017982333 ingeschreven Unie-woordmerk ‘ID.6’.

Deze merken zijn ingeschreven voor onder meer waren in de klasse 12, te weten: vervoermiddelen en (motor)voertuigen.

Chinese joint-venture partners van VW, FAW-VW en SAIC-VW produceren in China de Volkswagen ID.6, een elektrische auto, bestemd voor de Chinese markt. Dit model en type auto wordt door VW niet in Europa op de markt gebracht.

Autocavy is een Nederlandse onderneming die zich bezighoudt met import en export van nieuwe auto’s in Europa, Azië, het Midden-Oosten en Afrika. [appellant 2] is de bestuurder en enig aandeelhouder van Autocavy.

In 2022 hebben Autocavy c.s. en Techlantic Ltd en 1309767 Ontario Limited (hierna: Techlantic en Ontario en tezamen: Techlantic c.s) samengewerkt bij de aankoop van een partij van 49 elektrische Volkswagens ID.6 (hierna ook: de Auto’s) van een in Dubai gevestigde handelaar. Techlantic houdt zich bezig met internationale autohandel. Ontario is een investeringsmaatschappij. Ontario heeft de koopsom van USD 1.581.700 betaald (verminderd met een door Autocavy betaald voorschot).

Autocavy heeft in de periode van december 2022 tot en met juli 2023 geprobeerd in verschillende landen in de EU kopers voor de Auto’s te vinden door de Auto’s aan te bieden aan autohandelaren en andere potentiële kopers in de EU. In de diverse aanbiedingen en correspondentie over aanbiedingen en (potentiële) verkopen van de Auto’s is onder meer vermeld: “the ID6 from China is already good with all the safety of the Europe regulation” en “I have a company partner (…) help us with the homologation [aanpassing van de Auto’s voor de Europese markt, hof] of these cars and German documents or CZ documents (productie 18 VW), “we can deliver all the cars with German registration documents + fast charging adapter” (producties 18, 19, 20, 32 VW), “hereby I attached the proof that these cars can be register in Europe” (productie 21 VW) “Ik bied deze auto’s aan met de volgende voorwaarden en documenten: inklaring betaald (importbeleid naar Europa), Duitse registratie, Adapter voor snelladen” (productie 22, tweede deel), “I am offering the car with German registration + the Charger conversion” (prod 31, 35 VW) “I am offering the car EXW Rotterdam all import duties paid + German registration + the Charger conversion” (productie 36 VW) en “also we do the documentations as: Testing + Homologation + registrations in Germany, so means that the cars it will be ready to register and drive in Europe with not issues at all” (prod 37 VW), “Sale Price EXW Rdam T2 all incl. (…) in my price including import duties paid, homologation + German registration + the adaptor for the fast charger” (producties 39, 42, 45, 48 en 49 VW), “I think at least u should try 2 units I am sure that it will be a success full deal for you, in my price including import duties paid, homologation + German registration + the adaptor for the fast charger” (productie 41 VW), en “I can delivery the cars with: • Germany Registration • TUV and homologation • Cables for the normal charge in Europe • Adapter for the fast charging (…) • Warranty of 2 years works in whole Europe extra cost de 1200 EUR (…) T2 all incl.” (producties 54 en 55 VW).

Autocavy c.s. heeft over het aanbieden en de (potentiële) verkopen contact onderhouden met Techlantic.

Autocavy heeft met kopers in Litouwen en Zweden in december 2022 koopovereen-komsten gesloten, althans schriftelijke sales contract/sales order opgesteld, die door haar zijn getekend en waarin is bepaald : “2. Sales condition T2, with German registration + homologation + adapters EXW SCL Rotterdam” (producties 23, 26, 29 VW). Zij heeft ook een factuur gestuurd in verband met de verkoop aan de Zweedse koper (51 VW). De Zweedse koper heeft een bedrag betaald (productie 25 en 28 VW). Deze overeenkomsten zijn niet uitgevoerd.

De Auto’s zijn verscheept naar Rotterdam en daar op 5 maart 2023 aangekomen.

Eén Auto is in augustus 2023 vanuit Nederland naar Jordanië verscheept (productie 63 VW). De overige 48 Auto’s bevinden zich op dit moment in entrepot bij SCL Rotterdam B.V. (hierna: SCL).

In een mail van 6 april 2023 (productie 52 VW) schrijft [naam] van SCL aan [appellant 2] (hierna: [appellant 2] ): “(…) As discussed we need to change the route of registration because of the recent court decision which involved a VW ID 6. We now seem to have an opportunity to still get the cars registered (…)”. In een mail van 13 april 2023 (productie 53 VW) schrijft [A] (hierna: [A] ) van Techlantic aan [appellant 2] van Autocavy over de Auto’s: “From our call I understood that the main problem with collection of payments is the fear of customers for Vw. We suggested to handle importation in Europe via a company which can be closed when sued by Vw (…)”.

In een mail van 25 mei 2023 schrijft [A] aan [appellant 2] (productie 58 VW):“Sales outside Europe does not work due to competition from China and Dubai. Sales in Europe is hard due to the court case of Vw, especially in the Netherlands and Germany. So best is sales to an end user elsewhere in Europe. For instance a taxi company. Customer in Finland wants to buy 6 cars if they can get the European registration. [naam] will try to get the registration by Monday. That Finnish customer will pay a deposit today or tomorrow. [appellant 2] still tries to convince his Swedish customer to take the units ordered.”

Autocavy heeft in mei 2023 nog Auto’s aangeboden met Duitse registratie aan een Duitse handelaar en een Finse potentiële koper (productie 56 en 57 VW) en op de Duitse website www.suchen.mobile.de (productie 4 VW). In de advertentie staat onder andere: “EU edition” en “Hereby is our Electric VW ID6 CROZZ full specs! Beautiful full electric SUV with 7SEATS! all brand new vehicles that can deliver with German first registration documents +charge adapter”.

Op verzoek van VW heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag bij beschikking van 1 juni 2023 een (ex-parte) verbod ex artikel 1019e Rv aan Autocavy opgelegd om inbreuk te maken op de Uniemerken van VW in de EU (productie 6 VW). VW heeft deze beschikking op 2 juni 2023 aan Autocavy doen betekenen (productie 7 VW).

In een mail van 18 juli 2023 (productie 62 VW) schrijft [appellant 2] van Autocavy aan [A] van Techlantic:“(…) I am busy with other clients as well all from Europe. We are acting on the name of another company that we have because of the situation that we have with VW”.

Op verzoek van VW heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bij beschikking van 1 augustus 2023 en herstelbeschikking van 9 augustus 2023 verlof verleend voor het leggen van bewijsbeslag ten laste van Autocavy en [appellant 2] (productie 9 VW). Dit bewijsbeslag is op 15 augustus 2023 aangevangen (producties 9-11VW).

Met verlof van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam heeft VW op 23 augustus 2023 ten laste van Techlantic c.s. conservatoir beslag tot afgifte ter bewaring gelegd op 48 Auto’s (producties 64 en 65 VW). De beslagen Auto’s zijn in bewaring gesteld van SCL, waar ze zich op dat moment al bevonden.

Techlantic c.s. heeft een kortgeding tegen VW aanhangig gemaakt waarin zij, kort gezegd, opheffing van het beslag tot afgifte vorderde (productie 66 VW). Bij vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam van 26 oktober 2023 (productie 67 VW) zijn de vorderingen van Techlantic c.s. afgewezen. Tegen dit vonnis heeft Techlantic c.s. hoger beroep ingesteld.

VW heeft Autocavy c.s. gedagvaard en, samengevat en voor zover in hoger beroep nog van belang, gevorderd:

Een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Autocavy c.s. in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, met rente.

De voorzieningenrechter heeft voormelde vorderingen toegewezen. Hij heeft daartoe, kort gezegd, overwogen:

3. dat geen specifiek verweer is gevoerd tegen de vordering tot het doen van opgaven en VW op grond van artikel 131UMV jo. artikel 2.22, lid 4 BVIE recht heeft op die informatie;

4. dat voor toewijzing van een vordering van een merkhouder tegen een inbreukmaker tot afgifte van inbreukmakende goederen aan een gerechtelijk bewaarder ter bewaring van haar rechten op grond van artikel 131 UMV juncto artikel 2.22, lid 1 BVIE niet vereist is dat de inbreukmaker eigenaar van die goederen is, maar voldoende is dat hij daarover kan beschikken en dat Autocavy c.s. haar standpunt dat zij niet over de Auto’s kan beschikken niet heeft onderbouwd, terwijl de vordering is beperkt tot de Auto’s die zij in haar bezit of onder haar controle heeft;

5. dat het verweer dat [appellant 2] geen persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt niet slaagt omdat [appellant 2] enig bestuurder en aandeelhouder van Autocavy is en persoonlijk betrokken is bij alle transacties met betrekking tot de Auto’s, hetgeen rechtvaardigt dat de toe te wijzen maatregelen ook jegens hem gelden.

De voorzieningenrechter heeft Autocavy c.s. veroordeeld in de proceskosten ex artikel

1019h Rv, begroot op € 27.152,60, en het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Autocavy c.s. is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft negen grieven tegen het vonnis aangevoerd. Zij vordert dat de vorderingen van VW alsnog worden afgewezen.

Geen grief is gericht tegen het opgelegde inzagebevel. Dat is tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep ook door de advocaat van Autocavy c.s. bevestigd. De grieven richten zich tegen de volgende oordelen van de voorzieningenrechter:

Spoedeisend belang (grief I)

VW vordert een bevel tot staking van een doorlopende inbreuk op haar merkrechten. Ook de overige vorderingen (afgifte ter gerechtelijke bewaring van de Auto’s, inzage en het doen van opgave) waren er (mede) op gericht verdere vermeende inbreuken te voorkomen. Op grond daarvan had VW naar het oordeel van het hof een spoedeisend belang bij haar vorderingen.

Het verweer van Autocavy dat geen sprake is van spoedeisend belang omdat, begrijpt het hof, VW te lang gewacht heeft met het instellen van haar vorderingen en/of omdat tussen partijen schikkingsonderhandelingen zijn gevoerd, faalt.

VW heeft onbetwist gesteld dat zij in april 2023 heeft geconstateerd dat Autocavy de Volkswagen ID.6 aanbood te verkopen en leveren in de EU op de website van www.suchen.mobile.de en dat zij vervolgens onderzoek heeft laten verrichten door GrevesGroup Corporate Risk Investigaters, die daarover eind mei 2023 heeft gerapporteerd. Op 31 mei 2023 heeft VW een verzoekschrift ingediend tot het verkrijgen van een ex-parte verbod tegen Autocavy, dat op 1 juni 2023 is toegewezen en op 2 juni 2023 is betekend aan Autocavy. Vervolgens hebben partijen tevergeefs overleg gevoerd over een minnelijke regeling. Vervolgens heeft VW Autocavy bij exploit van 17 augustus 2023 tegen 22 augustus 2023 gedagvaard in dit kort geding. VW heeft dan ook voortvarend gehandeld en zeker niet zodanig lang met het aanhangig maken van dit kort geding gewacht dat haar spoedeisend belang is vervallen.

Ook de omstandigheid dat partijen hebben onderhandeld over een minnelijke regeling is geen reden om aan te nemen dat er geen sprake meer was van spoedeisend belang bij de vorderingen. VW heeft gesteld dat Autocavy in dat verband een voor VW onacceptabel voorstel heeft gedaan om de Auto’s terug te kopen voor meer dan 2 miljoen, hetgeen meer is dan door Autocavy en/of Techlantic c.s. voor de Auto’s was betaald, en dat Autocavy niet bereid was de voor een (terugkoop)regeling noodzakelijke, door VW gevraagde, informatie te verschaffen omtrent de eigendomssituatie en de betaling van de Auto’s. Onder die omstandigheden kon Autocavy c.s. er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat VW voorlopig zou afzien van het nemen van rechtsmaatregelen (in kort geding).

Dat VW spoedeisend belang had bij haar vorderingen geldt te meer nu VW onbetwist heeft gesteld dat [appellant 2] tijdens de onderhandelingen heeft gezegd dat hij de Auto’s in strijd met het ex-parte verbod zou moeten verkopen als VW de Auto’s niet zou terugkopen, zodat de vrees dat de inbreukmakende handelingen zouden worden voortgezet gerechtvaardigd was. Dat is naar het oordeel van het hof te meer aannemelijk op grond van de hiervoor in r.o. 3.14 genoemde mail van 18 juli 2023, waarin [appellant 2] aan [A] van Techlantic schrijft“(…) I am busy with other clients as well all from Europe. We are acting on the name of another company that we have because of the situation that we have with VW”. Dat hij dit schreef om tijd te rekken in de onderhandelingen met VW over een regeling, zoals namens Autocavy c.s. is gesteld tijdens de mondelinge behandeling in beroep, is zonder nadere toelichting, die ook desgevraagd niet werd gegeven, onbegrijpelijk.

Tot slot is ook de omstandigheid dat VW al beschikte over een ex-parte inbreukverbod tegen Autocavy geen reden om aan te nemen dat VW geen spoedeisend belang meer had bij haar vorderingen in dit kort geding. VW heeft onderbouwd gesteld dat de dwangsom van 1,5 miljoen die in de ex-parte beschikking was opgelegd, gelet op voormelde uitlatingen van [appellant 2] en de omstandigheid dat het VW pas na het ex-parte verbod bleek om hoeveel Auto’s het ging, niet voldoende leek te zijn om Autocavy c.s. te weerhouden van het doorgaan met het plegen van inbreuk. Voorts vordert VW in dit kort geding ook andere spoedeisende voorzieningen (voor zover nog relevant: afgifte en het doen van opgaven) en waren de vorderingen ook gericht tegen [appellant 2] .

Inbreuk (grieven II en IV)?

De voorzieningenrechter heeft aannemelijk geacht dat Autocavy door het aanbieden van de Auto’s, ook als deze niet zijn ingeklaard, inbreuk heeft gemaakt omdat de Auto’s naar Nederland zijn verscheept met de bedoeling om ze in de EER in het economisch verkeer te brengen en nergens uit blijkt dat de Auto’s bestemd zijn voor een bestemming buiten de EER.

Tussen partijen staat vast dat de beslagen Auto’s originele VW-producten zijn. Voorts heeft Autocavy c.s. niet bestreden en geen grief gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de (onderhavige) Auto’s door VW bestemd zijn voor de Chinese markt en niet met toestemming van VW in de EER in het economisch verkeer zijn gebracht. Dit betekent dat de merkrechten van VW niet zijn uitgeput in de EER en aan VW het recht op de eerste verhandeling in EU/EER van deze producten toekomt. Hieraan kan de stelling van Autocavy c.s. dat er sprake is, althans zou kunnen zijn van uitputting van de merkrechten van VW omdat (andere) Volkswagens ID 6 al, voordat zij haar advertentie op www.mobile.de plaatste, in de EU/EER (beschikbaar) waren, indien al juist, niet afdoen. Immers is alleen sprake van uitputting in de EER wanneer de desbetreffende producten door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer in de EER zijn gebracht. Deze toestemming moet betrekking hebben op elk exemplaar waarvoor de uitputting wordt aangevoerd. In beginsel moet degene die zich daarop beroept, in casu Autocavy c.s., dat bewijzen. Dat (elk exemplaar van) de(ze) Auto’s door of met toestemming van VW in de EER in het verkeer zijn gebracht heeft Autocavy c.s. niet gesteld, laat staan met stukken onderbouwd.

De voorzieningenrechter heeft in het midden gelaten of de Auto’s (douanetechnisch en in merkenrechtelijke zin) zijn ingevoerd, omdat hij aannemelijk achtte dat Autocavy al inbreuk pleegde door het aanbieden (en verkopen) van de Auto’s aan (potentiële) kopers in de EU. Het hof begrijpt de motivering van de voorzieningenrechter aldus dat ook als de Auto’s steeds een T1-status hebben gehad, sprake is van inbreuk omdat er voldoende grond bestaat om aan te nemen dat voldaan is aan het ‘noodzakelijkerwijs-criterium’ uit het Class-arrest2.van het Hof van Justitie EU (hierna: HvJ).

In het Class-arrest heeft het HvJ beslist, kort gezegd, dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen enkele binnenkomst en verhandeling in de EU van oorspronkelijke niet uitgeputte merkgoederen met een T1-status, maar dat hij zich wel kan verzetten wanneer goederen die zijn geplaatst onder de regeling extern douane vervoer of de regeling douane-entrepot

“61. (…) te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit

noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht”.

Het HvJ heeft in het Class-arrest (in punten 58 tot en met 60) overwogen dat de merkhouder zijn recht niet kan inroepen tegen een marktdeelnemer die van het merk voorziene goederen aan een andere marktdeelnemer te koop aanbiedt of verkoopt op de enkele grond dat deze de goederen vervolgens in de EU in de handel zou kunnen brengen. Ook heeft het HvJ overwogen dat onvoldoende is voor het aannemen dat het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat goederen in de EU in de handel worden gebracht dat de goederen worden aangeboden aan of verkocht aan een marktdeelnemer die zich bezighoudt met parallelhandel. Voorts heeft het HvJ overwogen dat de vestigingsplaats van de koper en de met die koper gemaakte afspraken niet relevant zijn voor de beantwoording van de vraag of het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat de betrokken goederen in de EU in de handel worden gebracht en dat dit moet blijken uit andere elementen.

In zijn arrest van 30 april 20243.heeft dit (Haagse) hof, in een zaak over ongeautoriseerde parallelhandel in originele merkproducten, beslist voornemens te zijn om vragen van uitleg te stellen aan het HvJ over onder meer het noodzakelijkerwijs-criterium.

In dit geval acht het hof op grond van de door VW overgelegde stukken aannemelijk dat door Autocavy meerdere aanbiedingen zijn gedaan aan autohandelaren en andere (rechts)personen in de EU en dat er in een aantal gevallen Auto’s zijn verkocht aan autohandelaren (niet zijnde parellelhandelaren) in de EU en dat bij die aanbiedingen en verkopen duidelijk werd gemaakt dat de Auto’s bestemd en geschikt waren om gebruikt te worden in de EU. Door Autocavy werd aan (potentiële) kopers medegedeeld dat de Auto’s geleverd konden worden met de voldoening van invoerrechten en met Duitse registratie en een aangepaste adapter. Het hof verwijst naar de in overweging 3.5 en 3.7 genoemde voorbeelden van dit soort mededelingen. Op grond daarvan acht het hof aannemelijk dat de Auto’s zijn aangeboden en verkocht om uitsluitend en daadwerkelijk in de EU in de handel te worden gebracht, dat het de bedoeling van Techlantic en Autocavy was dat de Auto’s zouden worden ingevoerd in de EU en dat Techlantic en Autocavy er ook van uitgingen dat dat daadwerkelijk zou gebeuren. De vraag of onder die omstandigheden voldaan is aan het noodzakelijkerwijs-criterium moet naar het voorlopig oordeel van het hof bevestigend worden beantwoord. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat Autocavy door het aanbieden en verkopen van de Auto’s inbreuk heeft gepleegd.

Autocavy c.s. heeft zich er nog op beroepen dat Autocavy geen eigenaar is van de Auto’s maar Ontario of Techlantic en dat Techlantic de Auto’s heeft laten verschepen naar Rotterdam en instructie heeft gegeven deze vrij te geven aan SCL. Zij stelt dat zij (ook) daarom geen inbreuk heeft gemaakt. Op grond van de overgelegde stukken is aannemelijk dat Autocavy de Auto’s herhaaldelijk heeft aangeboden en verkocht aan (potentiële) kopers in de EU. In de koopovereenkomsten (producties 23, 25 en 26) is zij als leverancier (supplier) vermeld, aan wie moet worden betaald. Ook in alle aanbiedingen presenteert zij zich als eigenaar van de Auto’s, althans degene die volledig bevoegd is om over de Auto’s te beschikken en nooit (slechts) als vertegenwoordiger of tussenpersoon. Door het aanbieden en verkopen heeft Autocavy dan ook zelf inbreuk gemaakt. De stelling van Autocavy c.s. dat een ander eigenaar van de Auto’s is en de Auto’s naar Rotterdam heeft laten verschepen kan daar niet aan af doen. Bovendien is op grond van de onbetwiste stellingen van VW over die verscheping aannemelijk dat Autocavy c.s. daarbij intensief betrokken was.

Omvang van het inbreukverbod (Grief VI deels)

Grief VI richt zich onder meer tegen de omvang van het inbreukverbod, in die zin, zo begrijpt het hof, dat het verbod niet beperkt is tot de EER. Autocavy c.s. stelt in haar toelichting op deze grief en op grief IX dat de Auto’s, zonder dat daardoor inbreuk wordt gemaakt, kunnen worden verkocht buiten de EER.

VW stelt dat het illusoir is dat de Auto’s nog ergens in de wereld rechtmatig op de markt kunnen worden gebracht. Zij heeft haar inbreukvordering echter slechts onderbouwd voor de EER met haar beroep op het systeem van Europese uitputting. Zij heeft, onder overlegging van een verklaring van Dorie Wong, advocaat in Hong Kong van 27 september 2023 (productie 68 VW), onderbouwd en onbetwist gesteld dat de Auto’s niet terug kunnen naar China, waarvoor zij bestemd waren, omdat Chinese wetgeving de invoer van tweedehands auto’s verbiedt. Dat is echter geen reden om een verbod voor China op te leggen. Zij heeft niet onderbouwd waarom de Auto’s niet in andere landen buiten de EER (of China) zouden kunnen worden verkocht, bijvoorbeeld in landen waar geen regionale of nationale uitputting, maar een systeem van internationale uitputting van merkrechten geldt. In dit verband wijst het hof ook op de door VW zelf overgelegde mail van [A] van Techlantic aan [appellant 2] van Autocavy van 25 mei 2023 (productie 59 VW) waarin is vermeld dat “Sales outside Europe does not work due to competition from China and Dubai”. Daaruit leidt het hof voorshands af dat verkoop in andere landen buiten de EER weliswaar minder aantrekkelijk is door de concurrentie, maar kennelijk wel mogelijk is zonder inbreuk te maken. Dat Autocavy c.s. en/of Techlantic c.s dat destijds niet aantrekkelijk vonden is geen reden ook een verbod voor dat soort landen op te leggen. VW heeft nog gesteld dat er mogelijk iets aan de Auto’s is gewijzigd, hetgeen wellicht een algemeen verbod wel zou rechtvaardigen. Het hof acht dat echter niet aannemelijk, nu VW deze stelling niet heeft onderbouwd en daarvan ook overigens niet blijkt. Op grond van het bovenstaande acht het hof een algemeen (en daardoor wereldwijd) verbod te ruim en zal het het inbreukverbod beperken tot de EER. In zoverre slaagt deze grief.

Bevel tot afgifte ter gerechtelijke bewaring (grief III)?

De voorzieningenrechter heeft in zijn tussenvonnis van 22 augustus 2023 Autocavy c.s. bevolen de Auto’s die zij in haar bezit of onder haar controle heeft ter gerechtelijke bewaring af te geven aan de deurwaarder. Hij heeft dat gemotiveerd in rechtsoverwegingen 4.5 tot en met 4.8. van het eindvonnis van 5 september 2023. Daarin heeft hij onder meer overwogen dat de vordering op grond van artikel 2.22, lid 1 BVIE tot verwijdering uit het handelsverkeer (en vernietiging, hof) kan worden ingesteld tegen de inbreukmaker en dat niet vereist is dat de inbreukmaker ook juridisch eigenaar is van de inbreukmakende goederen, maar voldoende is dat hij daarover de feitelijke macht kan uitoefenen. Tegen dit oordeel is geen grief gericht. Voorts heeft de voorzieningenrechter overwogen dat hij aannemelijk acht dat Autocavy de feitelijke macht over de Auto’s had en de intentie had deze in de EER op de markt te brengen. Tegen dat oordeel richt zich grief III. Het hof deelt dit oordeel. Het verwijst naar hetgeen het hiervoor in rechtsoverwegingen 6.13 en 6.14 heeft overwogen. Bovendien blijkt uit de overgelegde correspondentie dat Techlantic c.s. op de hoogte was van de inbreukmakende handelingen van Autocavy en haar in dat verband de feitelijke macht over de Auto’s liet uitoefenen. Tenslotte was de vordering en is ook het opgelegde bevel beperkt tot de Auto’s die Autocavy in haar bezit of onder haar controle heeft, zodat Autocavy c.s. niet tot afgifte verplicht is en geen dwangsommen verbeurt als zij de Auto’s niet kan afgeven, omdat zij die niet in haar bezit en/of onder haar controle heeft. Vanwege het door VW ten laste van Techlantic c.s. gelegde conservatoire beslag tot afgifte op de Auto’s kan Autocavy c.s. de Auto’s thans niet afgeven. Daar opheffing van dat beslag is gevorderd heeft VW echter nog steeds belang bij haar vordering.

In de toelichting op grief VI heeft Autocavy c.s. nog gesteld dat de inbeslagneming en vernietiging van de Auto’s een onevenredige maatregel is. In deze zaak speelt de inbeslagneming van de Auto’s niet terwijl ook geen vernietiging van de Auto’s wordt gevorderd. Desgevraagd heeft Autocavy c.s. tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep medegedeeld dat zij uitsluitend grieft tegen het oordeel dat zij over de Auto’s kan beschikken. Het hof behoeft dan ook niet in te gaan op de vraag naar de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregen en/of de belangen van derden.

Bevel tot opgave (grief VI)

Autocavy c.s. stelt dat het opgelegde opgavebevel een onevenredige maatregel is omdat zij de informatie al had verschaft en aan het meewerken was aan verzoeken om informatie en omdat VW in het kader van haar rechtmatige belangen alleen informatie nodig heeft omtrent de eigendom en de douanestatus van de Auto’s.

Allereerst acht het hof aannemelijk dat Autocavy c.s. niet, althans niet voldoende, op vrijwillige basis meewerkte aan het geven van informatie. Autocavy c.s. heeft immers niet betwist dat zij in het kader van onderhandelingen over een mogelijke regeling (waarbij zij voorstelde dat VW de Auto’s zou (terug) kopen) zelfs de door VW gevraagde informatie over wie de eigenaar van de Auto’s was niet verschafte. In het kader van die onderhandelingen heeft Autocavy c.s. aan VW weliswaar een factuur en twee opdrachtbevestigingen doen toekomen, maar daarop waren vrijwel alle relevante gegevens zwartgelakt (productie 8 VW). Er kan dan ook niet worden aangenomen dat VW al over alle relevante informatie beschikte. Nu sprake was van inbreuk had VW recht op en belang bij de in- en verkoopgegevens van de Auto’s, gegevens over de leverancier(s) en afnemers en de locaties van de Auto’s. Daar zij deze gegevens ook (in ieder geval op het moment van het instellen van de vordering) nodig had om eventuele nieuwe inbreukmakende handelingen met betrekking tot de Auto’s te voorkomen had VW daarbij ook spoedeisend belang. Het opgavebevel is terecht opgelegd.

Voor zover grief VI gericht is tegen de hoogte van de opgelegde schadevergoeding, faalt de grief al omdat geen schadevergoeding is gevorderd of opgelegd in deze procedure.

Persoonlijk ernstig verwijt van en het opleggen van maatregelen aan [appellant 2] ? (grief V)

Er is sprake van een persoonlijk ernstig verwijt van de bestuurder in een inbreukzaak als de onderhavige, als de bestuurder op de hoogte is van de handelingen en zich persoonlijk bezighoudt met het verhandelen van de inbreukmakende producten, terwijl hij wist of behoorde te weten dat deze producten niet door of met toestemming van de merkhouder voor het eerst in de EER in de handel zijn gebracht4.. De verkoper heeft de verplichting om zich van dat laatste te vergewissen. Beweerdelijke onwetendheid doet dan ook niet af aan inbreuk.

Vaststaat dat de Auto’s niet door of met toestemming van VW in de EER in de handel zijn gebracht. Aannemelijk is dat Autocavy c.s in overleg met Techlantic in de periode december 2022 tot eind juli 2023 vele handelingen heeft verricht die gericht waren op het in het vrije verkeer brengen van de Auto’s in de EU en dat Autocavy c.s. zeer volhardend is geweest in haar wens en pogingen de Auto’s in de EU op de markt te brengen. Deze handelingen zijn door het hof inbreukmakend geoordeeld. Voorts acht het hof aannemelijk dat deze handelingen zijn voortgezet nadat [appellant 2] (en dus Autocavy) er, in ieder geval begin april 2023, van op de hoogte was dat dit niet was toegestaan door (een) Duitse rechterlijke beslissing(en) ten gunste van VW tegen (een) andere inbreukmaker(s) (vgl. producties 52, 53 en 58 VW, zie r.o. 3.10 en 3.11). Bij pleidooi in hoger beroep heeft Autocavy c.s. dit betwist en stelt zij dat er in de genoemde mails slechts sprake was van adviezen van Techlantic en SCL. Nog daargelaten dat in deze mails wordt gerefereerd naar eerder overleg met [appellant 2] (“as discused we need to change the route of registration because of the recent court decisions which involved a VW ID6”) valt daaruit in ieder geval af te leiden dat [appellant 2] begin april 2023 ervan op de hoogte was dat soortgelijk handelen inbreukmakend werd geoordeeld door een rechter. Uit producties 4 en 54 tot en met 57 (zie r.o. 3.7 en 3.12), blijkt dat [appellant 2] daarna nog steeds doorging met het inbreukmakend aanbieden van de Auto’s in de EU. Het hof acht aannemelijk dat dat zelfs het geval was na betekening van het ex-parte verbod op 2 juni 2023, nu [appellant 2] in een mail van 18 juli 2023 (productie 62 VW) aan [A] van Techlantic schrijft:“(…) I am busy with other clients as well all from Europe. We are acting on the name of another company that we have because of the situation that we have with VW”. Zoals reeds overwogen is de stelling van Autocavy c.s. dat hij dit schreef om tijd te rekken in de onderhandelingen met VW over een regeling zonder nadere toelichting, die ook desgevraagd niet werd gegeven, onbegrijpelijk.

Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat sprake is van omvangrijk en bewust inbreukmakend handelen. Bij al die handelingen was [appellant 2] persoonlijk betrokken. Alles werd feitelijk door hem geregeld en geschreven, zelfs nadat hij van het inbreukmakend karakter van dit handelen op de hoogte was. Daarvóór had hij er in ieder geval van op de hoogte behoren te zijn dat de Auto’s niet door of met toestemming van VW in de EER in de handel waren gebracht. Het hof is op grond van deze omstandigheden voorshands van oordeel dat [appellant 2] daarmee bewust het risico op inbreukmakende handelingen en de gevolgen daarvan heeft aanvaard en dat hem als bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt treft. Zijn stelling dat hij na het ex-parte verbod wilde meewerken aan een oplossing van het geschil doet daar niet aan af, nog daargelaten dat zijn voorstel niet erg reëel en zijn medewerking niet erg constructief was. Het hof is dan ook van oordeel dat de maatregelen terecht ook aan [appellant 2] zijn opgelegd.

Hoogte van de dwangsommen (Grief VII)

Niet valt uit te sluiten dat, gelet op het gedrag van Autocavy c.s. in het verleden, een beperktere dwangsom onvoldoende prikkel zou zijn om Autocavy c.s. ervan te weerhouden de Auto’s toch inbreukmakend op de Europese markt aan te bieden, te verkopen of te leveren (indien het daarop gelegde beslag ten laste van Techlantic c.s. zou worden opgeheven). Immers acht het hof aannemelijk dat Autocavy c.s. is doorgegaan met het aanbieden van de Auto’s aan Europese kopers nadat zij in april 2023 op de hoogte was gekomen van (een) Duitse veroordeling(en) van (een) andere aanbieder(s) en zelfs na het aan haar opgelegde ex-parte verbod. Voorts heeft VW onbetwist gesteld dat [appellant 2] haar na het ex parte verbod heeft medegedeeld dat Autocavy gedwongen zou zijn de Auto’s in strijd met dat verbod te verkopen als VW de Auto’s niet zou terugkopen, omdat het bedrijf anders ten onder zou gaan. Mede de ernst en de omvang van de inbreukmakende handelingen in aanmerking nemende, acht het hof de opgelegde dwangsommen gerechtvaardigd. Dat bij de ex-parte beschikking al een (lagere) dwangsom was opgelegd kan hieraan niet, althans niet voldoende, afdoen om de hiervoor in rechtsoverweging 6.6 vermelde redenen.

Uitvoerbaarverklaring bij voorraad ? (grief IX)

Autocavy c.s. stelt ter onderbouwing van haar bezwaar tegen de uitvoerbaarverklaring bij voorraad, begrijpt het hof, dat zij de Auto’s door het inbreukverbod en de afgifteverplichting/het beslag niet kan verkopen, terwijl de Auto’s minder waard worden en zij doorlopende kosten in verband met de opslag van de Auto’s moet betalen. Met haar wens de Auto’s te verkopen geeft Autocavy c.s., gelet op het hiervoor overwogene, juist aan dat er voor VW groot belang bestaat bij de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de bevolen maatregelen. Verder blijkt dit belang ook uit het bij de vorderingen van VW naar het oordeel van het hof bestaande spoedeisende belang. De belangen van Autocavy c.s. bij behoud van de situatie voor de bestreden vonnissen totdat in beroep daarover is beslist zijn niet gerechtvaardigd, althans wegen minder zwaar dan de belangen van VW bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Daar komt nog bij dat het beslag niet ten laste van Autocavy c.s. is gelegd en ook nog het ex-parte verbod voor de EU geldt, zodat Autocavy c.s. ook om die redenen de Auto’s niet (overal) kan verkopen. Wat betreft de door haar gestelde kosten in verband met de opslag heeft VW bovendien onbetwist gesteld dat zij de opslagkosten betaalt, zodat het voorkomen van die kosten thans geen (zwaarwegende) rol bij de belangenafweging kan spelen.

Conclusie en proceskosten (grief VIII)

De conclusie is dat uitsluitend grief VI deels slaagt en de overige hiervoor behandelde grieven falen. Het inbreukverbod zal worden beperkt tot de EER en daartoe zal het eindvonnis worden vernietigd voor zover het stakingsbevel zich uitstrekt buiten de EER. Voor het overige zal het hof de vonnissen bekrachtigen. Het hof is van oordeel dat Autocavy c.s. als grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep moet worden veroordeeld. Dit brengt mee dat grief VIII, gericht tegen de veroordeling van Autocavy c.s. in de kosten van de eerste aanleg, ook faalt. Het hof zal Autocavy c.s als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep op de voet van 1019h Rv., zoals door VW gevorderd.

VW heeft een kostenspecificatie overgelegd, waarin zij het salaris van haar advocaten heeft gespecificeerd, welke specificatie sluit op € 31.056,41. Hiertegen is door Autocavy c.s. geen bezwaar gemaakt. Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR Advocaten), ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak in hoger beroep is aan te merken als een normaal kortgeding waarvoor de vergoeding voor de redelijke en evenredige kosten van de advocaten in de toepasselijke indicatietarieven in IE zaken gerechtshoven is bepaald op maximaal € 15.000,--. Het hof acht dit bedrag redelijk en evenredig en zal het salaris van de advocaten van VW daarop begroten. Daarnaast dient Autocavy c.s. de griffierechten van € 783,-- en de nakosten van € 178,-- (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing) te betalen.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.

Het hof: