HR, 16-04-1999, nr. 9098, nr. R97/163

HR, 16-04-1999, nr. 9098, nr. R97/163

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Uitspraak 16‑04‑1999

Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. Merken- en auteursrecht; samenloop/cumulatie.

16 april 1999

Eerste Kamer

Rek.nr. 9098 (R97/163HR)

CS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. de vennootschap naar het recht van Venezuela C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

gevestigd in Venezuela,

2. de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk BRITISH AMERICAN TOBACCO CO.,

gevestigd in het Verenigd Koninkrijk,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr J.C. van Oven,

tegen

DOUCAL FREE ZONE N.V.,

gevestigd op Aruba,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr E.D. Vermeulen.

1. Het geding in feitelijke instanties

1.1 Met een op 28 december 1992 ter griffie van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba ingediend verzoekschrift hebben eiseressen tot cassatie - tezamen verder te noemen: Bigott en Batco - zich gewend tot dat Gerecht en - verkort en zakelijk weergegeven - gevorderd op verkorte termijn het door hen op 23 december 1992 onder verweerster in cassatie - verder te noemen: Doucal - gelegde auteursrechtelijk revindicatoir beslag van waarde te verklaren en Doucal te veroordelen tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Voorts hebben Bigott en Batco na wijziging van eis gevorderd Doucal te verbieden inbreuk te maken op het beeldmerk "BELMONT" of het woordmerk "DELTA", alsmede op het auteursrecht van Bigott op het uiterlijk van de Belmont- verpakking (zaakno. 1819 van 1992) .

1.2 Doucal heeft de vorderingen bestreden en in reconventie gevorderd voor recht te verklaren dat het op 23 december 1992 door Bigott en Batco gelegde beslag onrechtmatig is met veroordeling van Bigott en Batco tot betaling aan Doucal van US$ 274.560 aan vergoeding van de door het beslag ontstane (directe) schade, te vermeerderen met een bedrag aan vergoeding van de (indirecte) schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

1.3 Met een op 3 januari 1995 ter griffie van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba ingediend verzoekschrift heeft Doucal zich gewend tot dat gerecht en, kort gezegd, gevorderd een door haar ten laste van Bigott en Batco gelegd derdenbeslag van waarde te verklaren, zulks met voeging van dit geding met dat onder 1.1 en 1.2 bedoeld (zaak nr. 1 van 1995) .

1.4 Bigott en Batco hebben de vorderingen bestreden, in reconventie gevorderd dat Doucal zou worden veroordeeld tot vergoeding van de ten gevolge van het - volgens hen onrechtmatig te oordelen - derdenbeslag en verklaard tegen voeging geen bezwaar te hebben.

1.5 Het Gerecht heeft de zaken bij mondeling vonnis van 16 augustus 1995 gevoegd.

1.6 Bij vonnis van 22 november 1995 in de gevoegde zaken heeft het Gerecht in eerste aanleg in de zaak nr. 1819 van 1992 in conventie de vordering afgewezen en in reconventie voor recht verklaard dat het gewraakte beslag onrechtmatig is, met toewijzing van de schadevergoeding als gevorderd. In de zaak nr. 1 van 1995 heeft het Gerecht in conventie het door Doucal gelegde derdenbeslag van waarde verklaard en de reconventionele vordering afgewezen.

1.7 Tegen dit vonnis hebben Bigott en Batco hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

1.8 Bij vonnis van 19 augustus 1997 heeft het Hof voor meld in eerste aanleg gewezen vonnis bevestigd.

Het vonnis van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

2.1 Tegen het vonnis van het Hof hebben Bigott en Batco beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Doucal heeft verzocht het beroep te verwerpen. Bigott en Batco hebben de zaak mondeling doen toelichten door mr W.A. Hoyng, advocaat te Eindhoven, en Doucal heeft de zaak mondeling doen toelichten door mr W.D.H. Asser, advocaat te Amsterdam.

2.2 De conclusie van de Advocaat-Generaal Spier strekt tot vernietiging van het bestreden vonnis en tot terugwijzing naar het Hof.

2.3 Mr Vermeulen heeft bij schrijven van 11 februari 1999 aan de Hoge Raad een brief van mr Asser voornoemd doen toekomen, waarbij deze op de conclusie van het Openbaar Ministerie reageert. Deze reactie heeft een - bij brief van 12 februari 1999 door mr Van Oven ter kennis van de Hoge Raad gebrachte - brief van 12 februari 1999 uitgelokt waarbij mr Hoyng voornoemd ingaat op het betoog van mr Asser. De brief van Mr Hoyng heeft de Hoge Raad als strijdig met een goede procesorde in cassatie terzijde gelegd. De gelegenheid om te reageren op de conclusie van het Openbaar Ministerie behoort niet te leiden tot een hernieuwd debat tussen partijen.

3. Beoordeling van het middel

3.1 Doucal heeft eind 1992 van een Mexicaanse sigarettenfabriek een partij sigaretten van het merk DELTA gekocht en naar Aruba doen vervoeren. Daar hebben Bigott en Batco op :23 december 1992 een op art. 28 Auteursverordening gegrond beslag op deze sigaretten gelegd. Doucal heeft in kort geding opheffing van dit beslag gevorderd. Deze vordering heeft het Hof bij vonnis van 18 januari 1994 toegewezen. Het tegen dit vonnis ingesteld beroep in cassatie is verworpen (HR 27 januari 1995, nr. 8476, NJ 1995, 669) . Thans gaat het om de bodemprocedure. Daarin vorderen, voor zover thans van belang, Bigott en Batco vanwaardeverklaring van het beslag, terwijl Doucal vordert dat zij zullen worden veroordeeld haar de waarde van de inbeslaggenomen, na opheffing van het beslag niet meer voor verkoop geschikte sigaretten te vergoeden. Gerecht in eerste aanleg en Hof hebben Doucal in het gelijk gesteld.

3.2 Onderdeel I van het middel keert zich tegen rov. 3, waar het Hof vaststelt dat Bigott en Batco in hoger beroep niet zijn opgekomen tegen hetgeen de eerste rechter had overwogen onder het hoofdje "2. DE VASTSTAANDE FEITEN". Deze vaststelling miskent, aldus de klacht, dat Bigott en Batco in hun algemene grief uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven het "geheel oneens" te zijn met "de weergave van de (vaststaande) feiten (r.o.2)" en dat zij deze algemene grief in hun verdere grieven - met name in grief IIa - nadrukkelijk hebben uitgewerkt door uitvoerig en gedetailleerd te stellen hoe de toedracht in feite was geweest. Met deze stellingen, vervolgt het onderdeel, valt de toedracht waarvan het Hof een en ander maal (in rov. 4.1 onder a. en in rov. 4.2) uitgaat, niet te rijmen. Deze klachten, waarbij Bigott en Batco belang hebben met het oog op het geding na verwijzing, treffen doel. In het licht van de voormelde grieven van Bigott en Batco in . onderling verband is de bestreden vaststelling onbegrijpelijk, terwijl het Hof door telkens zonder meer uit te gaan van een toedracht die inderdaad niet valt te rijmen met de uitvoerig en nadrukkelijk door Bigott en Batco gestelde, ook in zoverre zijn motiveringsplicht heeft verzaakt.

3.3 Het in 3.1 bedoelde beslag steunde, kort gezegd, op de stelling dat de verpakking van de DELTA-sigaretten inbreuk maakt op het naar het recht van Aruba aan Bigott en Batco, althans aan Bigott toekomende auteursrecht op de verpakking van de door hen op Aruba onder het woord- en beeldmerk BELMONT in de handel gebrachte sigaretten. Het Hof heeft evenwel geoordeeld dat "het BELMONT-pakje" niet als een werk kan worden aangemerkt met een eigen, oorspronkelijk karakter en dat evenmin kan worden gezegd dat dit pakje het persoonlijk stempel van de maker (ontwerper) draagt (rov. 4.6) . Tegen dit oordeel en de daarvoor gegeven motivering keert zich onderdeel II.

3.4 De hoofdklacht van het onderdeel is dat, nu Bigott en Batco hadden gesteld dat "het BELMONT-pakje" in 1973 was ontworpen en openbaar gemaakt, het Hof de vraag of dat pakje kan worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk, had behoren te beoordelen naar de situatie op de sigarettenmarkt van destijds en niet, gelijk het Hof gedaan heeft, naar de situatie op deze markt ten tijde waarop het vonnis wees, althans dat onvoldoende duidelijk is naar welk van beide tijdstippen het Hof deze vraag heeft beoordeeld.

Deze klacht treft doel. Het heeft er de schijn van dat het Hof de vraag heeft beantwoord door uitsluitend, althans in hoofdzaak acht te slaan op de situatie op de sigarettenmarkt ten tijde waarop het vonnis wees. Het spreekt immers aanstonds van "het algemene beeld dat sigarettenpakjes plegen op te roepen", wat een verwijzing lijkt naar de tegenwoordige sigarettenmarkt. Het Hof lijkt vervolgens beslissend te achten dat het gebruikelijk is dat de eigen smaak van een sigaret wordt aangegeven door de kleur (code) van zijn verpakking en dat "extra Suave" sigaretten gewoonlijk in blauw en wit gekleurde pakjes worden verkocht. Het vermeldt voorts dat Doucal "ook nog" een viertal andere pakjes "extra Suave" sigaretten heeft overgelegd met de kleuren blauw en wit. Een en ander versterkt de suggestie dat het Hof het oog had op de situatie op de sigarettenmarkt ten tijde waarop het vonnis wees. Indien dit de juiste lezing van de bestreden uitspraak is, geeft deze blijk van een onjuiste rechtsopvatting omdat bij de beantwoording van de vraag of een voortbrengsel in voldoende mate een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt om te kunnen worden beschouwd als een werk in de zin van de Auteursverordening, beslissend is de situatie ten tijde dat het voortbrengsel is gemaakt. Of dit de juiste lezing is, is echter niet zeker. Na zijn even besproken uitlatingen heeft het Hof immers ook nog, zij het terloops, aandacht besteed aan de stelling van Bigott en Batco dat het BELMONT-pakje in 1973 is ontworpen, maar de wijze waarop het deze stelling afdoet, maakt niet duidelijk hoe dit deel van zijn motivering zich verhoudt tot het voorafgaande deel. Of het Hof heeft bedoeld zijn oordeel minst genomen mede te baseren op de situatie op de sigarettenmarkt van destijds, is ook daarom niet duidelijk omdat het geheel niet is ingegaan op de stelling van Bigott en Batco dat het BELMONT-pakje destijds qua ontwerp en kleurstelling van de toen gebruikelijke pakjes sterk afweek. Kortom, 's Hofs overwegingen op dit stuk geven onvoldoende inzicht in zijn gedachtengang, met name doordien daaruit niet met voldoende zekerheid valt op te maken welk van beide tijdstippen het beslissend heeft geoordeeld. Het Hof heeft daardoor partijen en de cassatierechter de gelegenheid onthouden om na te gaan of het van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan, en is dusdoende in zijn motiveringsplicht tekortgeschoten.

Nu de hoofdklacht van onderdeel II doel treft, behoeven de overige klachten van dit onderdeel geen behandeling.

3.5 Uit zijn in 3.4 besproken oordeel dat het BELMONT-pakje niet een auteursrechtelijk beschermd werk is, heeft het Hof geconcludeerd dat het auteursrechtelijk beslag ten onrechte was gelegd. Vervolgens heeft het zich gehouden geoordeeld de gronden te onderzoeken welke Bigott en Batco blijkens 's Hofs vaststellingen (zie rov. 4.2 na het vierde gedachtenstreepje) ter verdere rechtvaardiging van het beslag hadden aangevoerd. Het heeft ook deze gronden verworpen (rov. 4.6 slot) . Hetgeen het Hof daartoe heeft overwogen komt erop neer dat, nu naar het recht van Aruba het BELMONT-pakje niet een auteursrechtelijk beschermd werk is, geen aanleiding bestaat te veronderstellen dat zulks naar het recht van Mexico, Venezuela of Colombia anders zou zijn. Daartegen keert zich onderdeel III. Dit onderdeel is reeds daarom terecht voorgesteld omdat het bestreden oordeel voortbouwt op het oordeel dat het BELMONT-pakje (naar het recht van Aruba) niet een auteursrechtelijk beschermd werk is en dit oordeel wegens het gegrond bevinden van onderdeel II geen stand houdt. Ook overigens treft het onderdeel doel: tegenover het processueel debat van partijen, en met name tegenover de uitvoerig gemotiveerde stellingen van Bigott en Batco op dit punt, kon het Hof niet volstaan met enkel te overwegen als voormeld en daaraan, klaarblijkelijk ten overvloede, slechts toe te voegen dat de posita van Bigott en Batco "onvoldoende feitelijk toegelicht" waren.

3.6 Blijkens rov. 4.2 hebben Bigott en Batco voor geval het BELMONT-pakje niet als een auteursrechtelijk beschermd werk zou worden beschouwd, aangevoerd: (a) dat het DELTA- pakje inbreuk maakt op het aan Batco toebehorende beeldmerk op (het uiterlijk van) het BELMONT-pakje en (b) dat daaruit volgt dat Doucal geen aanspraak heeft op schadevergoeding terzake van het ten onrechte gelegd zijn van het auteursrechtelijke beslag, daar zij de inbreukmakende pakjes in geen geval had mogen verhandelen. Bij zijn bespreking van deze stellingen is het Hof veronderstellenderwijs ervan uitgegaan dat Doucal "het merk DELTA" op Aruba gebruikt ter onderscheiding van haar waren. Daarvan uitgaande heeft het de vraag of het DELTA-pakje inbreuk maakt op het beeldmerk op (het uiterlijk van) het BELMONT- pakje, in rov. 4.7 onderzocht en in rov. 4.8 ontkennend beantwoord. Daartegen kant zich onderdeel IV met een groot aantal rechts- en motiveringsklachten.

3.7 Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld dat - anders dan in subonderdeel b) wordt betoogd - het Hof ter beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op het recht op voormeld beeldmerk, weliswaar eerst (het uiterlijk van) het DELTA-pakje had te vergelijken met (het uiterlijk van) het BELMONT-pakje (waarbij het Hof mocht afgaan op eigen waarneming en, anders dan subonderdeel a) onder aa) en bb) tot uitgangspunt neemt, niet was gebonden aan de stellingen van partijen), maar dat het vervolgens bij het waarderen van de uitkomst van deze vergelijking een aantal merkenrechtelijke, uit de beschermingsomvang van het merkrecht voortvloeiende regels had in acht te nemen. Van deze regels is hier vooreerst van belang de regel volgens welke de rechter, wanneer hij in het kader van de inbreukvraag de uitkomsten van een vergelijking als voormeld waardeert, daarbij meer gewicht behoort te hechten aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. Voorts is van belang dat de rechter zich bij zijn waardering niet tot de uitkomsten van zijn vergelijking mag beperken, maar ook de andere relevante omstandigheden van het geval in zijn oordeel dient te betrekken. Daartoe behoren onder meer het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het oudere merk en, in een geval als het onderhavige, waar het - mede gezien het hiervoor aan het slot van 3.7 vermelde uitgangspunt van het Hof - gaat om een begrensde markt, het uiterlijk van de overige op deze markt verkrijgbare soortgelijke waren. In dit een en ander ligt besloten dat het oordeel over de vraag of sprake is van inbreuk, niet van zuiver feitelijke aard is en daarom zodanig moet worden gemotiveerd dat partijen en de cassatierechter in staat zijn na te gaan of de rechter die over de feiten oordeelt, bij het vormen ervan vorenbedoelde merkenrechtelijke regels heeft nageleefd. Daarmee wil niet zijn gezegd dat de rechter steeds in zijn motivering tot uitdrukking moet brengen dat hij deze regels heeft in acht genomen, maar wel dat zijn motivering op dit stuk geen ruimte voor gerede twijfel behoort te laten.

De door het Hof in rov. 4.8 voor zijn oordeel bijgebrachte motivering voldoet in verschillende opzichten niet aan dit laatste vereiste. In de eerste plaats doet deze motivering immers, nu daarin slechts globaal wordt aangegeven waarin de beide verpakkingen overeenstemmen, maar minutieus wordt nagegaan in hoeverre zij verschillen, tenminste de vraag rijzen of het Hof deze verschillen niet zwaarwegender heeft geoordeeld dan de overeenkomsten. In de tweede plaats valt uit 's Hofs motivering niet met voldoende zekerheid op te maken met welke andere omstandigheden het rekening heeft gehouden. Het Hof verwijst weliswaar naar "de globale eenvormigheid van het merendeel van de sigarettenpakjes", maar nu het Hof niet rept van, laat staan ingaat op de stelling van Bigott en Batco dat het BELMONT-pakje op Aruba niet alleen zeer bekend is, maar zich bovendien sterk onderscheidt van het uiterlijk van alle andere daar verkrijgbare sigaretten, is onzeker of het Hof dusdoende nu al dan niet uitsluitend ziet op de op de Arubaanse markt gangbare verpakkingen. Dat klemt te meer nu bedoelde formulering het niet mogelijk maakt vast te stellen of het Hof hier al dan niet mede doelt op het viertal, volgens rov. 4.6 door Doucal overgelegde pakjes waarvan Bigott en Batco hadden gesteld dat ze niet op Aruba verkrijgbaar waren. Kortom, ook op dit stuk geven 's Hofs overwegingen onvoldoende inzicht in zijn gedachtengang, waardoor het Hof ook op dit stuk in zijn motiveringsplicht is tekortgeschoten. Een daarop gerichte klacht ligt in het onderdeel besloten en treft doel. De overige klachten van het onderdeel behoeven daarom geen behandeling.

3.8 Aan het slot van zijn rov. 4.8 overweegt het Hof dat "hetgeen hiervoor is overwogen ( ... ) ten aanzien van het ( ... ) Mexicaans, Venezolaans en Colombiaans auteursrecht ( ... ) evenzo geldt ten aanzien van het merkenrecht." De Hoge Raad begrijpt dit aldus dat het Hof dusdoende als zijn oordeel heeft uitgesproken dat , nu naar het recht van Aruba het DELTA-pakje geen inbreuk maakt op het beeldmerk op (het uiterlijk van) het BELMONT-pakje, geen aanleiding bestaat te veronderstellen dat zulks naar het recht van Mexico, Venezuela of Colombia anders zou zijn. Dit oordeel bouwt aldus voort op, en moet dus het lot delen van het oordeel dat het DELTA-pakje geen inbreuk maakt op het beeldmerk op (het uiterlijk van)het BELMONT-pakje , welk oordeel wegens het gegrond bevinden van onderdeel IV geen stand houdt. Ook afgezien van het voorgaande verwijt onderdeel V, dat zich tegen rov. 4.8 slot keert, het Hof - dat hier klaarblijkelijk de vraag onder ogen wilde zien of het DELTA-pakje mogelijkerwijs inbreuk maakt op aan Bigott en Batco in Colombia toekomende merkrechten - terecht dat het heeft verzuimd te beslissen op de in het onderdeel bedoelde, in het kader van die vraag essentiële stelling van Bigott en Batco dat zij in Colombia gerechtigd zijn tot het woordmerk DELTA.

3.9 In rov. 4.9 heeft het Hof - in zijn gedachtengang: ten overvloede - geoordeeld dat, kort gezegd, wanneer een beeldmerk tevens een werk is in de zin van de Auteursverordening, de gerechtigde tot dat beeldmerk die tevens gerechtigd is tot het auteursrecht, zich niettemin uitsluitend binnen de grenzen en met de middelen van het merkenrecht tegen inbreuk kan verzetten en dan ook ter bescherming van zijn beeldmerk "geen gebruik kan maken van een verderreikend, aan het auteursrecht ontleend beschermingsmiddel, zoals het auteursrechtelijk revindicatoir beslag". Hiertegen keert zich onderdeel VI met een rechtsklacht waarbij Bigott en Batco belang hebben met het oog op het geding na verwijzing. De klacht is terecht voorgedragen. Ingeval een beeldmerk tevens een werk is in de zin van de Auteursverordening, dient in beginsel ervan te worden uitgegaan dat de gerechtigde tot het beeldmerk die tevens gerechtigd is tot het auteursrecht, zich van de uit elk van de betrokken wettelijke regelingen voortvloeiende beschermingsmiddelen kan bedienen, tenzij uit een van deze regelingen bepaaldelijk het tegendeel voortvloeit. Uit de Auteursverordening kan niet worden afgeleid dat het enkele feit dat de gerechtigde tot het auteursrecht op een verpakking tevens gerechtigde is tot het beeldmerk met betrekking tot die verpakking, hem terzake zou versteken van de voor hem in geval van inbreuk uit art. 28 van die verordening voortvloeiende bevoegdheden. Omgekeerd kan evenmin uit de Merkenlandsverordening worden afgeleid dat de merkhouder tevens auteursgerechtigde zich niet van het voor hem uit art. 28 Auteursverordening voortvloeiende recht zou mogen bedienen. Dit laatste klemt - mede in het licht van het concordantiebeginsel - temeer nu in Nederland sinds 1993, toen de Wet bestrijding namaakproducten in werking trad, voor een geval als zich hier naar de stellingen van Bigott en Batco voordoet, de mogelijkheid bestaat tot het leggen van een sterk op het auteursrechtelijk beslag geïnspireerd merkenrechtelijk beslag en deze mogelijkheid in het recht van Aruba vooralsnog niet in de wet is neergelegd.

3.10 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de bestreden uitspraak moet worden vernietigd, dat het geding moet worden verwezen naar het Hof en dat dit op het bestaande hoger beroep geheel opnieuw zal moeten beslissen.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar dat Hof;

veroordeelt Doucal in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Bigott en Batco begroot op f 540, -- aan verschotten en f 3.500, -- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de president Martens als voorzitter en de raadsheren Korthals Altes, Heemskerk, Herrmann en Van der Putt-Lauwers, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer Heemskerk op 16 april 1999.

Conclusie 29‑01‑1999

Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. Merken- en auteursrecht; samenloop/cumulatie.

Rek.nr 9098

Zitting 29 januari 1999 (bij vervroeging)

Conclusie Mr Spier

inzake

C.A. Cigarrera Bigott Sucs. (hierna Bigott)

en

British American Tobacco Co. (hierna: Batco) (gezamenlijk: Bigott c.s.)

tegen

Doucal Free Zone NV (hierna: Doucal)

Edelhoogachtbaar College,

1. Feiten

1.1 In deze zaak zijn partijen het vrijwel over alles oneens. Dat geldt voor de feiten, voor het toepasselijke Arubaanse recht en voor het recht van een aantal andere rechtsstelsels. Dit gaat zover dat volgens Doucal in feite sprake is van een familievete, terwijl Bigott c.s. menen dat het gaat om een geval van schandelijke piraterij.

1.2 In eerste aanleg zijn de volgende, volgens de appèlrechter bij hem niet bestreden, feiten vastgesteld (zie het tussen partijen gewezen vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 22 november van 1995 rov 2.1 t/m 2.6 in verbinding met het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (hierna: het Hof) van 19 augustus 1997 rov 3 en 4.1) .

1.3 Bigott c.s. produceren - onder meer - sigaretten onder het merk "Belmont". Op 14 december 1989 heeft Bigott de naam "Belmont" ingeschreven bij het Bureau voor de Intellectuele eigendom in Aruba. Op 11 november 1991 heeft Batco een afbeelding van dit merk bij voornoemd bureau ingeschreven.

1.4 Doucal heeft in 1992 bij La Moderna in Mexico een hoeveelheid sigaretten van het merk "Delta" gekocht en deze naar Aruba doen vervoeren. La Moderna is in Mexico sinds 1936 eigenaar van het merk Belmont en sinds 1957 van Delta. De sigaretten zijn in Aruba opgeslagen en vandaar naar Colombia verscheept.

1.5 Op 23 december 1992 hebben Bigott c.s. op de voet van art. 28 Auteursverordening 1913 (revindicatoir) beslag doen leggen op voormelde sigaretten. Doucal heeft in kort geding opheffing van dit beslag gevorderd. In eerste aanleg heeft het Gerecht in Eerste Aanleg deze vordering afgewezen. In hoger heeft het Hof heeft het beslag opgeheven. Het door Bigott c.s. tegen dit vonnis ingestelde cassatieberoep is door de Hoge Raad verworpen (HR 27 januari 1995, NJ 1995, 669) .

1.6 Bigott c.s. waren, zoals deze procedure uitwijst, niet ingenomen met de uitkomst van de kort geding-procedure. Met name hebben ze omstandig betoogd dat in die procedure van onjuiste feiten is uitgegaan, mogelijk (mede) omdat zij de relevante feiten onvoldoende uit de doeken hebben gedaan. Zij hebben deze procedure aangegrepen om een uitvoerig feitelijk exposé te geven.

1.7 Tijdens de pleidooien is er op gewezen dat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 23 december 1997 vonnis zou wijzen in de verwante Caribex-zaak. Volledigheidshalve zij nog vermeld dat navraag bij het Hof heeft geleerd dat de zaak is aangehouden tot 23 februari 1999.

2. Het procesverloop

2.1 In deze procedure hebben Bigott c.s. gevorderd het door hen onder Doucal gelegde beslag van waarde te verklaren en Doucal te veroordelen tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Voorts vorderden Bigott c.s. - kort weergegeven en na wijziging van eis - Doucal te verbieden inbreuk te maken op het beeldmerk van "Belmont" of het woordmerk "Delta", alsmede op het auteursrecht van Bigott op het uiterlijk van het de Belmont-verpakking.

2.2 Doucal heeft deze vorderingen bestreden en in reconventie gevorderd voor recht te verklaren dat het op 23 december 1992 door Bigott c.s. gelegde beslag onrechtmatig is met veroordeling van Bigott c.s. tot betaling van $ 274.560 aan vergoeding van de door het beslag ontstane (directe) schade, te vermeerderen met een bedrag aan vergoeding van (indirecte) schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

2.3 Bij vonnis van 22 november 1995 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg in conventie de vordering afgewezen en in reconventie voor recht verklaard dat het gewraakte beslag onrechtmatig is, met toewijzing van de schadevergoeding zoals gevorderd.

2.4.1 Tegen dit vonnis hebben Bigott c.s. hoger beroep ingesteld. Doucal heeft het appel bestreden. Bij vonnis van 19 augustus 1997 heeft het Hof het bestreden vonnis bevestigd. Op de daartoe door het Hof bijgebrachte gronden wordt onder 3 ingegaan. In een notedop komt 's Hofs vonnis op het volgende neer.

2.4.2 Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat de pakjes Delta in Aruba openbaar worden gemaakt in de zin van de Auteursverordening en de Merkenlandsverordening (rov 4.4) heeft te gelden dat:

1) geen sprake is van een werk met een oorspronkelijk karakter, doordien van auteursrechtelijke bescherming geen sprake is (rov 4.6) ;

2) Doucal geen merkenrechtelijke inbreuk maakt omdat de totaal indruk van de pakjes Belmont en Delta zodanig van elkaar afwijkt dat niet voor verwarring van het publiek behoeft te worden gevreesd (rov 4.8) ;

3) moet worden aangenomen dat het Mexicaanse, Colombiaanse en Venezolaanse recht noch een ruimere auteursrechtelijke, noch ook een ruimere merkenrechtelijke bescherming aan Bigott c.s. bieden (resp. rov 4.6 en 4.8);

4) de auteursrechtelijke bescherming niet cumuleert met de merkenrechtelijke (rov 4.9) .

2.4.3 's Hofs oordelen, vervat in rov 4.10 zijn in cassatie niet aan de orde. Deze blijven daarom rusten.

2.5 Bij tijdig ter griffie van de Hoge Raad ingekomen verzoekschrift hebben Bigott c.s. beroep in cassatie ingesteld tegen het vonnis van het Hof. Doucal heeft het cassatieberoep bestreden. Ter zitting van 11 december 1998 hebben beide partijen hun zaak mondeling doen bepleiten.

3. Bespreking van het middel

Onderdeel I: de feiten

3.1.1 Onderdeel I komt op tegen rov 3, waarin het Hof overwoog dat geen grieven waren gericht tegen de vaststelling door het Gerecht in Eerste Aanleg van de feiten, alsmede tegen rov 4.1 en 4.2, waarin het Hof de feiten en stellingen van partijen nog eens opsomde. Subonderdeel a acht rov 3 onbegrijpelijk in het licht van de door Bigott c.s. opgeworpen algemene grief waarin werd aangegeven dat zij "het geheel oneens (zijn) met de beslissing van de eerste rechter", hetgeen uitdrukkelijk ook betrekking had op "de weergave van de (vaststaande) feiten" .

3.1.2 Subonderdeel b werkt deze klacht uit ten aanzien van de vaststelling door het Hof (in rov 4.1 onder a) dat Doucal de litigieuze sigaretten vanuit Mexico naar Aruba heeft doen vervoeren om ze vervolgens naar Colombia te verschepen. Het subonderdeel betoogt, onder verwijzing naar de processtukken, dat een en ander onvolledig en onjuist is, aangezien tussen partijen vaststond dat de juridische en de feitelijke levering van de sigaretten aan (vertegenwoordigers van) de Colombiaanse handelaren in Aruba plaatshad.

3.1.3 Subonderdeel c klaagt in dit verband erover dat het Hof in rov 4.2 overwoog dat niet zou zijn bestreden dat Doucal de bedoeling had "de partij sigaretten naar Colombia te verschepen (door te voeren) etc". Het subonderdeel voert aan dat Bigott c.s. juist bestreden hebben dat Doucal de sigaretten verscheepte en dat in cassatie ervan dient te worden uitgegaan dat Doucal niet naar Colombia verscheepte, maar juridisch en feitelijk in Aruba leverde.

3.2 Het Hof heeft uit de "algemene grief" waarop subonderdeel a doelt kennelijk niet op kunnen maken wat, volgens Bigott c.s., onjuist is aan de bestreden beslissing en waarom dat onjuist is. Het Hof heeft op die grond deze algemene klacht niet als een zelfstandige grief opgevat. Zulks geeft m.i. niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk. In een geval als het onderhavige waarin het complex van feiten zeer gecompliceerd is en waarin door partijen in feitelijke aanleg enkele honderden pagina's processtukken zijn geproduceerd, konden Bigott c.s. niet ermee volstaan enkel te verwijzen naar hun stellingen in prima.1.

3.3 M.i. treffen de subonderdelen b en c daarentegen doel. In rov 4.1 heeft het Hof - kennelijk - in aanvulling van door het Gerecht in Eerste Aanleg vastgestelde feiten aangegeven van welke feiten het uitging. Met grief IIb zijn Bigott c.s. uitdrukkelijk opgekomen tegen de onvolledigheid van de door het Gerecht in Eerste Aanleg vastgestelde feiten. Zij hebben deze klacht m.i. afdoende toegelicht door te verwijzen naar hun overige grieven. Voorts hebben zij tijdens het verdere verloop van het feitelijk debat uitvoerig aangegeven onder welke omstandigheden de koop, de levering en het transport van de litigieuze pakjes sigaretten (huns inziens) hebben plaats gehad. Door van de door Bigott c.s. geschetste feitelijke gang van zaken zonder enige motivering ingrijpend af te wijken, voldoet het vonnis van het Hof op dit punt m.i. niet aan de eis dat de motivering ervan de beslissing voor de betrokken partijen en de hogere rechter aanvaardbaar en controleerbaar moet maken.2.

3.4 Terzijde merk ik op dat het belang van deze subonderdelen erin schuilt dat de feiten waarop zij betrekking hebben (opnieuw) aan de orde komen indien het oordeel van het Hof ten aanzien van het oorspronkelijkheidsvereiste niet stand blijkt te kunnen houden. Bij de bespreking van onderdeel II zal blijken dat die situatie zich m.i. voordoet.

Onderdeel II: auteursrecht; oorspronkelijkheidsvereiste

3.5 Het onderdeel gaat voor twee ankers liggen. Enerzijds kiest het als uitgangspunt dat het Hof als beslissend tijdstip 1973 heeft aangemerkt, anderzijds dat het Hof 1997 beslissend heeft geoordeeld. Het valt te begrijpen dat Bigott c.s. uit het bestreden vonnis niet met zekerheid kunnen opmaken waarvan het Hof op dit punt is uitgegaan.

3.6 Voor de lezing waarin 1973 decisief wordt geacht pleit vooral dat het Hof dit jaartal noemt in samenhang met de merken Astor e.a. Tegen deze interpretatie valt in te brengen:

* dat wordt gesproken van het "algemene beeld dat sigarettenpakjes plegen op te roepen" (mijn curs.) ;

* dat wordt gerept van Amerikaanse sigaretten die veelal worden uitgevoerd en gewoonlijk worden verkocht op de in het vonnis genoemde wijze.

3.7 Ik neig ernaar aan te nemen dat het Hof 1973 als voor zijn beoordeling relevant jaar heeft gekozen; ook Doucal gaat daarvan uit.3.Aldus is het Hof uitgegaan van een juiste rechtsopvatting; ik werk dat onder 3.12 uit. De klacht die is gebaseerd op een andere lezing is in zoverre gedoemd te falen. Zij snijdt evenwel hout waar 's Hofs motivering wordt bestreden.

3.8 Met juistheid dringt het onderdeel aan dat Bigott c.s. in feitelijke aanleg talloze stellingen hebben betrokken waaraan het Hof geheel voorbijgaat, zonder uit de doeken te doen waarom het tot zijn bestreden oordeel komt. Doucal neemt aan - en zij kan daarin zeer wel gelijk hebben - dat 's Hofs oordeel moet worden geplaatst in de sleutel van feiten van algemene bekendheid.4.

3.9 Veronderstellenderwijs aannemend dat het bestreden vonnis daarop is gebaseerd, is de motiveringsklacht nochtans gegrond. Hoezeer ook juist is dat de toetsing in cassatie van dergelijke oordelen uit de aard der zaak beperkt moet zijn5., geheel afwezig is zij niet.6.Wanneer een procespartij in feitelijke aanleg, nog wel onder aanbieding van bewijs harer stellingen, uitvoerig en gemotiveerd heeft betoogd dat zij in het beslissende jaar (1973) de eerste was die een bepaald pakje ontwierp (of deed ontwerpen), terwijl toen, volgens haar, sprake was van een volstrekt nieuw concept, dan heeft de rechter iets uit te leggen wanneer hij in andere zin oordeelt.7.Het Hof volstaat met een apodictische stelling, die geen houvast biedende weerlegging is van het door Bigott c.s. gehouden betoog. In zoverre geldt hier hetzelfde als onder 3.3 werd opgemerkt.

3.10 Bovendien: het is niet aanstonds aannemelijk dat in 1997 (nog) van algemene bekendheid is welke sigarettenpakjes in 1973 (bijna vijfentwintig jaar eerder) nauwkeurig op de markt waren; al helemaal niet waar het betreft de situatie in andere landen. Anders gezegd: zelfs binnen het oog van de (Veegens') naald (de beperkte toetsingsmogelijkheden) is er ten deze ruimte voor een stoet kamelen die, daardoor heentrekkend, 's Hofs ervaringsregel omver lopen. In het onderdeel, met name onder g, ligt een hierop betrekking hebbende klacht besloten. Deze acht ik mitsdien gegrond.

3.11 Na terugverwijzing zal het Hof mede aandacht kunnen schenken aan het boeiende illustratiemateriaal en het boek Cigarette Pack Art dat de geëerde pleiters voor Doucal Uw Raad hebben getoond. Beoordeling daarvan is m.i. goeddeels van feitelijke aard, zodat ik mij van een oordeel daaromtrent onthoud. Het komt mij voor dat daaruit - anders dan Doucal betoogt8.- niet slechts de conclusie kan worden getrokken dat de uiteenzettingen van Bigott c.s. geen hout snijden, in welk geval zij bij de klacht belang zouden missen.

3.12.1 Wanneer 's Hofs vonnis zo moet worden gelezen dat het zijn beoordeling grondt op oorspronkelijkheid anno 1997 is de rechtsklacht gegrond. Evenmin als de Nederlandse Auteurswet 1912 - waarvan de Auteursverordening 19139.is afgeleid10.- geeft de Auteursverordening 1913 uitdrukkelijk aan op welk moment het oorspronkelijkheidsvereiste moet worden toegepast zoals het overigens ook dit criterium zelf niet noemt. Het is ontwikkeld in de rechtspraak.11.Dit vereiste houdt in dat sprake moet zijn van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

3.12.2 Uit het stelsel van de verordening meen ik te kunnen afleiden dat ten deze beslissend is het tijdstip waarop het auteursrecht ontstaat. In de (Nederlandse) literatuur wordt algemeen aangenomen dat het auteursrecht ontstaat door en op het moment van de schepping van het werk, zonder dat daarbij enige formaliteit is vereist.12.M.i. kan hieruit bezwaarlijk iets anders volgen dan dat ook op dat moment moet worden bezien of het gecreëerde werk oorspronkelijk is en het stempel van zijn schepper draagt. Dat geen van de schrijvers aan dit onderwerp enige aandacht besteedt, bevestigt wellicht de vanzelfsprekendheid van dit standpunt.

3.13 Ik kan thans betrekkelijk kort zijn over de afzonderlijke subonderdelen.

3.14 Uitgaande van mijn lezing van het vonnis, waarin het Hof is uitgegaan van (niet-)oorspronkelijkheid in 1973, is de motiveringsklacht van subonderdeel a gegrond. Het Hof had niet stilzwijgend voorbij mogen gaan aan de stelling dat het pakje Belmont in 1973 "qua ontwerp en kleurstelling" sterk afweek van de toen gebruikelijke pakjes. Te minder nu bewijs van die stelling is aangeboden. Het onderdeel houd ik daarom voor gegrond. Subonderdeel b vertolkt in essentie dezelfde klacht en valt daarmee hetzelfde lot ten deel.

3.15 Subonderdeel c bestrijdt het oordeel

a) dat voor de hand ligt en

b) door Doucal is gesteld dat sigaretten met

c) een afwijkende smaak een andere verpakking krijgen. Bigott wijst er in dit verband op d) dat zij steeds heeft aangedrongen dat de andere pakjes (Astor e.a.) verschenen als een reactie op het succes van Belmont. Ten slotte wordt betoogd

e) dat de omstandigheid dat bij een andere smaak een andere kleurcode zou "passen" er niet toe kan leiden dat dus een geheel oorspronkelijk ontwerp niet langer voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

3.16 De als a en b weergegeven klachten falen. Het is van algemene bekendheid dat "light" sigaretten een andere smaak hebben dan "gewone" sigaretten. Het is eveneens een ervaringsregel dat fabrikanten de verschillen in smaak accentueren door een verschillend (kleur)uiterlijk van hun pakjes.

3.17 Het is evenwel niet van algemene bekendheid dat bepaalde smaken (zoals extra light) steeds (of gemeenlijk) worden verkocht in pakjes met eenzelfde kleurcode, zoals het Hof kennelijk wil zeggen, laat staan dat dit in 1973 reeds het geval was. De daartegen gerichte klacht c) is gegrond, hetgeen eveneens geldt voor de daarop voortbouwende klachten, weergegeven als d) en e). Daarbij valt te bedenken dat een geheel nieuwe kleur(en combinatie) weliswaar niet beslissend is voor oorspronkelijkheid, maar er wel toe kan bijdragen. Wanneer een - in de ogen van het Hof - kennelijk belangrijke schakel in de redenering (de nieuwheid/oorspronkelijkheid van deze kleurencombinatie) ondeugdelijk blijkt, zoals door het onderdeel blootgelegd, dan wordt een van de pijlers van de motivering aangetast.

3.18 Subonderdeel d klaagt er, naar de kern genomen, klaarblijkelijk over dat het Hof er kennelijk vanuit is gegaan dat auteursrechtelijke bescherming teloor zou gaan doordat anderen later een soortgelijk werk (dezelfde kleurencombinatie) totstandbrachten/zijn gaan gebruiken. Zou het Hof aldus hebben geoordeeld, dan zou dat inderdaad blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting.13.'s Hofs redenering is evenwel niet op teloorgaan gebaseerd. Veeleer brengt het Hof tot uitdrukking dat, ook als Bigott c.s. in 1973 de eerste waren met deze kleurencombinatie, geen sprake is van oorspronkelijkheid in de zin van de Auteursverordening 1913. De klacht ontbeert mitsdien feitelijke grondslag. Voor het overige is het een herhaling van geslaagde zetten, met name van onderdeel c.

3.19 Onderdeel e voert in de eerste plaats (aa) aan dat pakjes als Belmont in 1973 niet gangbaar waren, anders dan het Hof kennelijk meent. Voorts gispt het 's Hofs oordeel dat het litigieuze Belmont pakje "bepaald clichématig" is (bb). Het Hof zou niet tot dat oordeel hebben kunnen komen zonder zich te verdiepen in de vraag welke pakjes in 1973 op de markt waren.

3.20 Deze klachten acht ik gegrond. Het Hof heeft inderdaad onvoldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang en met name onvoldoende tot uitdrukking gebracht op vergelijking met welke pakjes zijn oordeel is gebaseerd. Als gezegd berust zijn oordeel mogelijk op een verondersteld feit van algemene bekendheid dat m.i. evenwel niet bestaat.

3.21 In onderdeel f wordt met juistheid vertolkt dat het Hof de vraag of sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk had moeten beoordelen door het ontwerp als geheel in ogenschouw te nemen.14.Het verwijt het Hof dit laatste niet te hebben gedaan. Hoewel er, zoals hiervoor uiteengezet, kritiek mogelijk is op de wijze waarop het Hof de verschillende elementen, die tezamen het totaalbeeld bepalen, heeft beoordeeld, kan niet gezegd worden dat het Hof het ontwerp niet in zijn totaliteit heeft beoordeeld. Dit blijkt reeds uit de eerste en tweede volzin van rov 4.6; zie voorts de laatste volzin op blz. 6 (" ( ... ) getoetst aan de hierboven opgesomde criteria". Hetgeen voorts in rov 4.6 wordt overwogen is de toepassing van de aldaar gehanteerde - en rechtens juiste - maatstaf. Deze klacht loopt daarop stuk.

Onderdeel III (het Mexicaanse, Colombiaanse en Venezolaanse auteursrecht

3.22 Het derde onderdeel bestrijdt 's Hofs oordeel dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat de auteursrechtelijke bescherming die het Belmont-pakje naar Arubaans recht ontbeert daaraan wel ten deel valt door Mexicaans, Colombiaans of Venezolaans recht. Het Hof dringt dit oordeel nader aan door te overwegen dat door partijen niet is aangevoerd dat de auteursrechtelijke bescherming in een dier landen ruimer is dan in Aruba.

3.23 's Hoven benadering heeft het voordeel en de charme van de eenvoud en gemakkelijke toepasbaarheid. Het recht is veelal evenwel niet (zo) gemakkelijk. Op talloze terreinen bestaan er, naast aanzienlijke overeenkomsten, grote e verschillen tussen rechtsstelsels. De stelling dat het recht van de drie genoemde rechtsstelsels in essentie overeenstemt met het Arubaanse is niet aanstonds aannemelijk. Ik licht dat toe.

3.24 N'en déplaise het concordantiebeginsel stemmen het Arubaanse en Nederlandse auteursrecht al niet ten volle overeen. De Conventie van Bern voorziet wel in een bescherming van elkaars auteursrechten (art. 2 lid 6 en 5 lid 1), niet in een uniformering ervan (art. 2 lid 7) . In dit verband verdient opmerking - het maakt de veronderstelling van het Hof niet terstond plausibel - dat Colombia geen partij is bij deze Conventie. Ook uit het eerdere arrest van Uw Raad vloeit m.i. de onjuistheid van 's Hoven opvatting voort.15.

3.25 In verschillende landen16., ook in Nederland17., is het auteursrecht aan ontwikkeling onderhevig geweest. Ook binnen afzonderlijke rechtsstelsels bestaan niet zelden verschillende inzichten.18.Het ligt daarom allerminst voor de hand dat op een toevallig moment (1973 of 1997) het recht in vier landen op het hier beslissende punt overeenstemde. Zelfs wanneer het partijdebat in feitelijke aanleg minder uitvoerig over deze kwestie zou zijn geweest dan het is geweest, zou de klacht gegrond zijn.

3.26 Doucal verdedigt 's Hofs opvatting, onder meer door erop te wijzen dat het Hof niet gehouden is de oordelen van partijdeskundigen te volgen of uitdrukkelijk te weerleggen.19.Dat moge juist zijn, doch 's Hofs motivering wordt aldus niet gered. Het college overweegt - en mede daartegen kant zich het onderdeel - dat door partijen niet is aangevoerd dat in Mexico, Colombia en Venezuela een ruimere auteursrechtelijke bescherming bestaat dan in Aruba. Het komt mij voor dat het Hof, aldus overwegende, te veel nadruk legt op de vorm (bewoordingen) van de stellingen van Bigott c.s., waardoor het Hof voorbijziet aan de inhoud. Expliciet is gesteld én te bewijzen aangeboden20.dat in de genoemde landen sprake was van auteursrechtelijke bescherming. 's Hofs zojuist gereleveerde motivering is een ontoereikende respons daarop.

3.27 A fortiori had het Hof niet zonder nadere redengeving voorbij mogen gaan aan hetgeen door Bigott c.s. is betoogd omtrent de inschrijving in Mexico (subonderdeel b). Kortom: ook onderdeel III acht ik gegrond.

Onderdeel IV (merk inbreuk?)

3.28 Onderdeel IV richt zijn pijlen op de rov 4.5, 4.7 en 4.8 waarin de merkenrechtelijke aspecten van deze zaak worden beslist. Subonderdeel aa klaagt erover dat door de minutieuze omschrijving en de opsomming van de detailverschillen niet gestelde feiten worden bijgebracht. Niet wordt aangegeven om welke feiten het zou gaan. Het subonderdeel voldoet daarmee niet aan de eisen van art. 1 Cassatieregeling van de Nederlandse Antillen en Aruba in verbinding met art. 407 lid 2/426a lid 2 Rv.

3.29 Subonderdeel bb voert aan dat het Hof zijn oordeel mede baseert op zelfs niet door Doucal aangevoerde verschillen in de blauwtinten en de letters. Het Hof heeft dit oordeel klaarblijkelijk gebaseerd op eigen waarneming bij vergelijking van de litigieuze pakjes. Zulks stond het Hof vrij. Dat zou anders zijn geweest wanneer Doucal uitdrukkelijk zou hebben erkend dat de kleuren en letters hetzelfde zijn. Dat zij zulks niet heeft ontkend, ontnam het Hof niet de vrijheid om zelfstandig de aan hem - naar mag worden aangenomen: met de bedoeling daarvan kennis te nemen - getoonde pakjes te beoordelen.21.Daarop loopt de klacht stuk. Terzijde: de door het Hof gesignaleerde verschillen bestaan daadwerkelijk, zo is ook mij bij vergelijking van de pakjes gebleken.

3.30 Om de zojuist genoemde reden kan blijven rusten of Doucal op bedoelde verschillen heeft gewezen. Zij betoogt wel degelijk te hebben betwist dat sprake is van gelijkheid van kleur en letter22., doch t.a.p. is een dergelijke uitdrukkelijke stelling m.i. niet te vinden; als men wil kán zij in haar uiteenzetting worden gelezen. Wél schrijft zij: "( ... ) Belmont en Delta, in pakjes die beide weliswaar blauw-wit zijn".23.

3.31 Subonderdeel cc verwijt het Hof zijn oordeel te hebben gebaseerd op een onjuiste rechtsopvatting. Het zou zijn oordeel hebben gegrond op een opsomming van (detail) verschillen; aldus zou ten onrechte een vergelijking van "het globale beeld" achterwege zijn gebleven.

3.32 In rov 4.8 geeft het Hof in de eerste plaats aan in hoeverre de pakjes overeenstemmen. Vervolgens somt het verschillen op. Duidelijk is dat het college betekenis heeft gehecht aan deze verschillen. Het Hof wijst er voorts op dat de vlakverdeling nogal voor de hand ligt. Uiteindelijk is evenwel de totaalindruk beslissend (geweest), zoals met zoveel woorden wordt overwogen. Het subonderdeel verliest dat uit het oog; het ontbeert aldus feitelijke grondslag.

3.33 Opmerking verdient dat verdedigbaar is dat het Hof teveel detail gericht bezig is geweest. De uitwerking die het geeft aan het juiste, hier toepasselijke, criterium wekt enigszins de schijn dat het tewerk is gegaan op de wijze die door Dorhout Mees is beschreven en veroordeeld:

"Hij legt de merken naast elkaar en vergelijkt ze, constateert dan verschillen en concludeert daaruit dat bij het publiek geen verwarring te duchten is. Zo is echter geenszins de werkelijke gang van zaken. Het publiek ziet een bepaalde waar met een merk en houdt daarvan een vage indruk over. Kortere of langere tijd later ziet men in een winkel dezelfde soort waar met een merk, dat wellicht bij naast elkaar leggen grote verschillen zal vertonen met het vorige, maar dat toch associaties opwekt met de vage indruk die van het eerste merk is achtergebleven. "24.

3.34 Om de onder 3.32 aangegeven reden meen ik evenwel dat 's Hofs oordeel cassatieproof is. Daarbij valt te bedenken dat zijn oordeel - m.i. althans - onaantastbaar zou zijn geweest wanneer het Hof had volstaan met de overweging dat Delta, getoetst aan de hier toepasselijke maatstaf, geen inbreuk maakt op het Belmont-merk. Het gaat mij iets te ver anders te oordelen wanneer het Hof aan dit oordeel een beschrijving van overeenkomsten en verschillen toevoegt.

3.35 Voorzover het subonderdeel ook een motiveringsklacht behelst - en voorzover deze al voldoet aan de eisen van art. 1 Cassatieregeling van de Nederlandse Antillen en Aruba in samenhang met art. 407 lid 2/426a lid 2 Rv. - is deze klacht eveneens gedoemd te falen. Nu het Hof is uitgegaan van een juiste rechtsopvatting25.is zijn oordeel voor het overige zozeer verweven met (een waardering van) de feiten dat voor toetsing in cassatie slechts zeer beperkt ruimte bestaat.26.Bij de bespreking van de overige klachten van het onderdeel komt aan de orde of, binnen deze beperkte mogelijkheden, 's Hofs oordeel met vrucht wordt bestreden.

3.36 Subonderdeel b (de lettering is enigszins verwarrend) betoogt dat het Hof zijn oordeel niet had moeten gronden op vergelijking van de pakjes, doch op het Delta-pakje met de inschrijving. Het faalt omdat naar Arubaans recht de inschrijving slechts een bewijsfunctie vervult. Het recht ontstaat door het eerste gebruik. Zie art. 2 leden 1, 2 en 4 Merkenlandsverordening.27.

3.37 Subonderdeel c trekt ten strijde tegen 's Hofs typering van het merendeel van de sigarettenmerken als "globale eenvormigheid". Volgens Bigott c.s. heeft het Hof aldus uit het oog verloren dat Belmont op Aruba een zeer bekend pakje is, dat Astor e.a. op Aruba niet te verkrijgen zijn en dat het uiterlijk van het Belmont pakje zich sterk onderscheidt van andere pakjes die op de Arubaanse markt verkrijgbaar zijn.

3.38 Het onderdeel lijkt slechts een motiveringsklacht te bevatten. Aldus gelezen mist het feitelijke grondslag. Kennelijk heeft het Hof zich niet beperkt tot de Arubaanse markt. In die, 's Hofs, benadering is vanzelfsprekend zonder belang of Belmont op Aruba een bekend, zich sterk van andere merken onderscheidend, merk is. Noch ook doet in die redenering ter zake of de andere door het Hof genoemde merken op Aruba te verkrijgen zijn.

3.39 Bij pleidooi hebben Bigott c.s. getracht een rechtsklacht onder dit subonderdeel te schuiven (sub 56). Deze houdt in dat het Hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting door zich ten deze niet tot de Arubaanse markt te beperken. Niet zonder aarzeling meen ik dat deze klacht verscholen ligt in het subonderdeel, zodat ik ook daarop inga.

3.40 De klacht, gelezen als onder 3.39 verwoord, is gegrond. Dit volgt reeds uit art. 2 lid 1 Merkenlandsverordening. Het komt aan op de vraag wie het eerst een merk in het Koninkrijk heeft gebruikt. Daaruit vloeit voort dat de markt binnen het Koninkrijk en niet - zoals het Hof kennelijk meent - de wereldmarkt de maatstaf vormt. De opvatting dat het in aanmerking komende publiek maatstafgevend is, vindt ook steun in de rechtspraak28.en de literatuur.29.

3.41 Subonderdeel d verwijt het Hof, naar ik begrijp, geen rekening te hebben gehouden met de navolgende omstandigheden:

a) dat Doucal eerder heeft gehandeld in een 100% kopie van Belmont;

b) dat het woordmerk Delta in andere Zuid-Amerikaanse landen aan BAT toebehoort ;

c) het gebruikmaken van "nagebootste omdozen en sloffen";

d) het feit dat het inbreukmakende teken wordt gebruikt voor identieke waren;

e) dat Belmont op Aruba een zeer bekend pakje is.

3.42 Het subonderdeel neemt met juistheid als uitgangspunt dat bijzondere, bijkomende omstandigheden een rol kunnen spelen in het kader van de vraag of sprake is van overeenstemming.30.

3.43 De onder c) genoemde omstandigheid is uiteraard in 's Hofs visie zonder belang. Het gewraakte pakje wordt niet beschouwd als merkinbreuk. Niet valt in te zien - en het onderdeel laat ook in het duister - waarom iets anders zou moeten gelden voor vergelijkbare sloffen en omdozen.

3.44 Het is volstrekt duidelijk dat het Hof zich ervan bewust was dat het zowel bij Delta als bij Belmont ging om sigaretten (de "d-klacht"). Het Hof heeft dat kennelijk meegewogen doch van onvoldoende belang geacht. Dat oordeel is zozeer verweven met een waardering van feitelijke aard, dat het zich onttrekt aan toetsing in cassatie.

3.45.1 Doucal heeft de onder a) genoemde omstandigheid bestreden. Blijkbaar zijn partijen het erover eens dat Doucal in elk geval niet langer een getrouwe kopie van Belmont op de markt brengt. Wanneer Bigott c.s. schade hebben geleden door een pretense, maar inmiddels gestaakte, inbreuk kunnen zij ter zake een vordering instellen. Dat lijkt mij in beginsel de geëigende weg; niet het feitelijk onderzoeken en, bij gegrondbevinding van de stelling van Bigott c.s., in deze procedure verdisconteren van deze eerdere daad.

3.45.2 Hetgeen hier wordt bepleit is met name ingegeven uit overwegingen van proceseconomie31.Deze procedure is reeds buitengewoon gecompliceerd. Bij de hier besproken stelling gaat het slechts om een (relatief) detail. Het voert m.i. te ver te eisen dat het Hof getuigen zou moeten gaan horen over een kwestie als deze.

3.46 De stelling weergegeven onder e) is daarentegen inderdaad een factor waarmee rekening moet worden gehouden.32.Als ik het goed zie, dan zijn partijen het erover eens dat Belmont op Aruba een sterk merk is. Bij die stand van zaken had het Hof deze, door Bigott c.s. beklemtoonde, factor moeten meewegen. Uit het vonnis valt niet op te maken dat het Hof zulks heeft gedaan. In zoverre is het subonderdeel gegrond.

3.47 Omdat het in aanmerking komende publiek beslissend is33.en zulks volgens Bigott c.s. ten deze het Arubaanse publiek is, behoefde het Hof m.i. niet afzonderlijk in te gaan op de onder 3.41 b) genoemde omstandigheid.

3.48 Naar ik begrijp wordt in subonderdeel e de strijd aangebonden met 's Hofs oordeel dat de woordmerken Belmont en Delta duidelijk verschillend zijn. Gewezen wordt op:

a) de omstandigheid dat beide twee lettergrepen hebben;

b) het vrijwel identiek zijn van Bel en Del;

c) de in de tweede lettergreep voorkomende en hoorbare T en

d) de omstandigheid dat Delta in andere Zuid-Amerikaanse landen aan BAT toebehoort. Hierop ben ik onder 3.47 reeds ingegaan, zodat deze factor verder kan blijven rusten.

3.49 Doucal erkent de overeenkomst tussen Bel en Del (pleitnotities onder 5.4.12) doch acht haar van ondergeschikt belang. Zij wijst erop dat het hier vooral gaat om een feitelijk oordeel dat in cassatie slechts op beperkte schaal op zijn juistheid kan worden getoetst. Dat lijkt mij juist. Weliswaar had men zich kunnen voorstellen dat het Hof, gezien de onder 3.48 genoemde factoren, tot een ander oordeel was gekomen34., onbegrijpelijk kan het in het vonnis verwoorde oordeel niet worden genoemd.

Onderdeel V (het Colombiaanse merkenrecht)

3.50 Aan het slot van rov 4.8 brengt het Hof klaarblijkelijk tot uitdrukking dat zijns inziens onaannemelijk is dat het recht van Mexico, Colombia en Venezuela Bigott c.s. een verdergaande (beeld)merkenrechtelijke bescherming biedt dan het Arubaanse. In 's Hofs visie betekent zulks dat zij merkenrechtelijk in de kou blijven staan. Onderdeel V bestrijdt dit oordeel als onbegrijpelijk tegen de achtergrond van de omstandigheid dat Bigott c.s. zich voor Colombia hebben beroepen op het woordmerk Delta en in verband daarmee uitlokking van inbreuk daarop. Het Hof zou dat hebben miskend door zijn oordeel toe te spitsen op het beeldmerk Belmont.

3.51 Het onderdeel bestrijdt niet dat het Colombiaanse merkenrecht geen verdergaande bescherming biedt dan het Arubaanse.35.Meer of anders wil het Hof met de gewraakte passage kennelijk niet tot uitdrukking brengen. Het onderdeel, dat blijkbaar berust op een andere lezing, mist daarom m.i. feitelijke grondslag.

3.52 Voorzover het onderdeel zo zou moeten worden gelezen dat het erover klaagt dat het Hof heeft nagelaten op de onder 3.50 weergegeven stelling van Bigott c.s. te responderen, komt de klacht mij gegrond voor.

Onderdeel VI (cumulatie van auteurs- en merkenrecht)

3.53 Onderdeel VI keert zich tegen 's Hofs overweging dat – in elk geval in casu - eventuele auteursrechtelijke bescherming niet verder kan reiken dan de merkenrechtelijke (rov 4.9) .

3.54 Doucal heeft 's Hofs oordeel verdedigd, onder meer door erop te wijzen dat deze zaak, in 's Hofs visie, "in wezen een merkenzaak" is (pleitnotities sub 5.6.4). Wat er zij van de vraag of het Hof inderdaad die opvatting huldigt, wegens gegrondbevinding van onderdeel II zal daarvan niet kunnen worden uitgegaan.

3.55 Voorts doet zij beroep op het arrest Dior/Evora van het EG Hof van Justitie.36.Dit arrest lijkt, op het eerste gezicht, koren op de molen van Doucal. M.i. komt nochtans geen, laat staan doorslaggevende, betekenis aan genoemd arrest toe.

3.56 Dat het arrest hier geen belangrijke rol vervult blijkt wanneer wordt bedacht dat het is geplaatst in de sleutel van art. 30 en 36 EG-Verdrag (rov 49 e.v.). Het EG Hof vat de gestelde vraag zo samen dat het er in wezen om gaat

of "de houder van een merkrecht of auteursrecht op de voor zijn produkten gebruikte ( ... ) verpakkingen, met een beroep op dat merkrecht of dat auteursrecht een wederverkoper (kan beletten ... ) voor de verdere verhandeling van die produkten reclame te maken op een wijze die voor detailhandelaren in de betrokken branche gebruikelijk is" (rov 49) .

Om een dergelijke of zelfs maar vergelijkbare vraag gaat het in casu in het geheel niet. Doucal maakt geen reclame voor echte Belmont-sigaretten; integendeel zij houdt zich bezig met handel in - volgens Bigott c.s. - namaak. In het bijzonder ware te bedenken dat het Benelux-Gerechtshof de cumulatie wél geoorloofd heeft geacht.37.

3.57 Het door Doucal bepleite en door het Hof aanvaarde standpunt komt er, ontdaan van alle franje, op neer dat de merkenrechtelijke regeling - zoals deze thans geldt - de bescherming die de Auteursverordening biedt gedeeltelijk teniet doet. Zulks kan niet gemakkelijk worden aanvaard. Er zijn geen serieuze aanwijzingen - ze zijn ook niet gesteld - dat de Arubaanse wetgever zulks zou hebben beoogd.

3.58 De door het Hof gehuldigde opvatting is ook, in zijn wetenschappelijke hoedanigheid, verdedigd door de geëerde pleiter voor Doucal, Mr Verkade.38.Hij stelt voorop dat de ene wet niet vermag teniet te doen hetgeen de andere wet uitdrukkelijk beoogt te bewerkstelligen.39.Duidelijk moge zijn dat het, vertrekkend van dit in mijn ogen juiste uitgangspunt, een heksentoer is te geraken tot het door Doucal thans verdedigde standpunt. Verkade heeft dat geprobeerd door erop te wijzen dat

"There should be no artificial extension of copyright ( ... ) through trademark registration".40.

3.59 Waarom eigenlijk niet? Het komt niet goed uit de verf. Mogelijk beoogt het pernicieuze woordje "artificial" een motivering te geven. In feite is zij van weinig meer dan oratorische aard41.Wat is erop tegen ("artificial") om de bescherming in te roepen die een bepaalde wet biedt, ook wanneer zodanige bescherming in een andere setting niet wordt geboden?

3.60 Ik voor mij zou menen dat degene die betoogt dat een bepaalde wet beoogt om bescherming die een andere wet geeft teniet te doen veel heeft uit te leggen. Hij kan niet volstaan met algemeenheden, doch moet uit de doeken doen waarom de wetgever zoiets heeft gewild. Doucal heeft dat niet aangegeven; het Hof evenmin.

3.61 Mede tegen de achtergrond van de vrijwel unanieme opvattingen in de literatuur42.en de meer gangbare opvatting op andere terreinen43.dat samenloop toelaatbaar is acht ik het onderdeel gegrond. Temeer nog omdat 's Hofs opvatting ertoe zou leiden dat de uit de Berner Conventie voortspruitende

verplichting om auteursrechten te erkennen44.anders verwatert.

Conclusie

Het middel komt mij gegrond voor. Daarom strekt deze conclusie tot vernietiging van het bestreden vonnis en tot terugverwijzing naar het Hof.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.