6.5.1.1 Ondergeschiktheid

In sectoren zoals telecommunicatie, IT en automotive is in zowel eindproducten als onderdelen een groot aantal octrooien aanwezig.1 Om een product succesvol op de markt te kunnen brengen, moeten er licentieovereenkomsten worden gesloten tussen verschillende partijen. Het is voor eindfabrikanten en verkopers echter niet altijd haalbaar om voor ieder onderdeel de relevante octrooien te identificeren en te controleren of daarvoor een geldige licentie is verkregen. Als de octrooihouder in een latere productiefase een verbodsvordering instelt, kan dit tot gevolg hebben dat de inbreukmaker effectief wordt uitgesloten van de productmarkt, met aanzienlijke financiële schade tot gevolg.2

Alternatieven. De beoordeling van ondergeschiktheid concentreert zich zoals gezegd op een vergelijking van de marktwaarde van de betreffende technologie en de totaalprijs van het product. De verschillende factoren die in dit verband een rol spelen zijn al uitgebreid aan bod gekomen. Ik richt mij hier daarom vooral op de vraag of er andere mogelijkheden bestaan dan een continuering van de inbreuk. Dit is niet het geval als er in de gegeven omstandigheden geen alternatieven bestaan voor een bepaalde technologie. Een prototype van een situatie waarin alternatieven ontbreken, doet zich voor bij gestandaardiseerde technologie.3 Omdat zulke gevallen hoofzakelijk worden gereguleerd door het mededingingsrecht, komen zij hier niet nader aan de orde.4 Denkbaar is verder dat de betreffende technologie onderdeel uitmaakt van een de facto standaard, of omwille van vergunnings- of veiligheidsvoorschriften niet (direct) kan worden gesubstitueerd.5 Ten slotte kan het noodzakelijke herontwerp door technische complexiteit of wettelijke vereisten enige tijd in beslag nemen.6

Er is evenmin sprake van een reëel alternatief als aan een overstap buitensporige kosten zijn verbonden. De overstapkosten zullen veelal bestaan uit de kosten van herontwerp of van een niet-inbreukmakend alternatief.7 Kosten die verband houden met de ontwikkeling en integratie van het inbreukmakende voortbrengsel (sunk costs) zijn in deze beoordeling geen relevante factoren. Zulke kosten staan immers los van de beschikbaarheid van alternatieven.8 Investeringen die betrekking hebben op de ontwikkeling en vervaardiging van niet-inbreukmakende elementen hoeven om die reden evenmin te worden meegenomen, al kunnen zulke kosten wel worden meegenomen bij de vaststelling van ondergeschiktheid.9 Bij de beoordeling van mogelijke alternatieven speelt ten slotte ook de goede trouw een rol. Zo is relevant of de inbreukmaker na vaststelling van de inbreuk inspanningen heeft verricht om zelf een alternatief of design-around te ontwikkelen.10 Dergelijke inspanningen kunnen in mijn ogen echter nog niet worden verwacht als er geen uitsluitsel is gegeven over de inbreukvraag.11

Aanwezigheid van derdenbelangen. Bij de productie en verkoop van een samengesteld voortbrengsel zijn doorgaans verschillende partijen betrokken.12 Volgens het eerder geformuleerde uitgangspunt is het feit dat zij door een verbod schade lijden op zichzelf geen reden voor een beperking van het verbod. Het exclusieve karakter van het octrooirecht impliceert immers dat het ook kan worden ingeroepen tegen derden.13 Een aanpassing of afwijzing van het verbod zal in beginsel dan ook alleen gerechtvaardigd zijn als toewijzing zou leiden tot beëindiging van rechtmatige bedrijfsactiviteiten van derden. Deze situatie verschilt niet wezenlijk van het geval waarin de overloopeffecten betrekking hebben op activiteiten van de gedaagde. In complexe, technologiedichte sectoren zullen deze belangen vaak door elkaar lopen. Het evenredigheidsbeginsel vergt in zulke gevallen een analyse van hun gezamenlijke belangen.14

Onevenredigheid in de productieketen. In de meeste gevallen zal de rechthebbende een verbodsvordering instellen tegen een leverancier of fabrikant van het eindproduct. Het kan daarbij gaan om producenten die onderdelen aanleveren voor de assemblage van een auto, maar ook om aanbieders van hardware en software.15 Het is niet ondenkbaar dat de rechthebbende, nadat de rechter in die procedure heeft besloten een aangepast verbod toe te wijzen, in een andere procedure een verbod vordert tegen de leverancier van het (sub)onderdeel. Dit is in beginsel mogelijk; het verbod werkt normaliter immers enkel tussen partijen (inter partes).16 Een aangepaste veroordeling in een eerdere procedure werkt dus niet automatisch door in de downstream keten. Een verbodsvordering tegen een leverancier kan tot gevolg hebben dat de fabrikant, ondanks een geslaagd beroep op de evenredigheidstoets, alsnog wordt geconfronteerd met een productiestop.17 Daarnaast zou de rechthebbende in theorie een dubbele licentievergoeding kunnen incasseren.18 Aangenomen moet worden dat ook de (sub)leverancier in een dergelijk geval een beroep kan doen op de evenredigheidstoets ten behoeve van de fabrikant.19

Hoewel de problematiek rondom complexe producten vooral aan de orde is gekomen in octrooirechtelijke literatuur, beperkt zij zich niet enkel tot dat rechtsgebied. Samengestelde voortbrengselen kunnen immers ook onderdelen bevatten die inbreuk maken op rechten die betrekking hebben op de uiterlijke vormgeving van een product, zoals auteursrechten, merkrechten en modelrechten.20 Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van auto-onderdelen zoals roosters, bumpers, grills en velgen.

Zoals reeds besproken bestaat voor een aanpassing van het verbod in beginsel alleen ruimte wanneer de inbreuk betrekking heeft op een ondergeschikt vormgevingselement. Net als in de octrooicasus is de evenredigheidsbeoordeling toegespitst op het relatieve belang van het werk of model. Dit betekent dat de rechter moet beoordelen (i) of het werk of model ondergeschikt is aan dat van het product en (ii) of de inbreukmaker de beschikking heeft gehad over reële alternatieven. Een belangrijk verschil met het octrooirecht is dat de gedaagde vrijwel altijd een alternatieve vormgeving kan kiezen.26 Bij afwezigheid van ontwerpvrijheid kan immers in de regel geen auteurs- of modelrechtelijke bescherming worden ingeroepen.27 Dit betekent dat de beoordeling van reële alternatieven zich voornamelijk concentreert op de kosten van herontwerp of de overstap naar een alternatieve vormgeving. Deze beoordeling vindt plaats langs de hiervoor geschetste lijnen.28

Buiten de hiervoor besproken gevallen waarin de inbreuk betrekking heeft op een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel zijn er ook andere situaties denkbaar waarin een verbod overloopeffecten kan hebben. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de beschermde prestatie slechts in een klein gedeelte van het product wordt weerspiegeld. Deze kwestie speelt in het intellectuele-eigendomsrecht op verschillende manieren een rol.29 Allereerst kan een bepaald gebruik vanwege het triviale karakter ervan onvoldoende gelijkenis oproepen om te kunnen spreken van inbreuk.30 Als deze drempel eenmaal is genomen, biedt het materiële recht doorgaans geen ruimte voor een de minimis-verweer. Het auteursrecht beschermt bijvoorbeeld uitdrukkelijk tegen ongeoorloofde gehele en gedeeltelijke verveelvoudiging en bewerking, ongeacht of de overname in kwantitatieve of kwalitatieve zin ondergeschikt is.31 Ook in het octrooirecht levert het beperkte karakter van het gebruik in de regel geen valide inbreukverweer op.32 Illustratief is het geval waarin een product op de markt wordt gebracht dat sporen bevat van een beschermde stof. Als de productie van de stof onderdeel uitmaakt van het syntheseproces en de stof onveranderd aanwezig is in een eindproduct, levert dit over het algemeen inbreuk op.33

Het voorgaande laat onverlet dat zich gevallen kunnen voordoen waarin het beperkte karakter van de inbreuk mogelijk geen (onvoorwaardelijk) verbod rechtvaardigt.38 Daarbij kan worden gedacht aan gevallen die door Verkade zijn aangemerkt als ‘bagatelinbreuken.’ Ik denk hierbij onder meer aan het gebruik van een auteursrechtelijk beschermd graffitiwerk in een computerspel39 of een auteurs- en merkenrechtelijk beschermde flipperkast in een film.40 Een ander voorbeeld is het voornoemde geval waarin een stofoctrooi wordt ingeroepen, terwijl de stof vrijwel geheel verdwenen is in een groter geheel en het verder geen functie vervult.41

Relevant zijn verder de inbreuken die weliswaar serieus genomen moeten worden, maar onvoldoende substantieel zijn om een verbod te rechtvaardigen.42 Dit kan zo zijn omdat het inbreukmakende element een ondergeschikte rol vertolkt ten opzichte van niet-inbreukmakende elementen. Overname van een auteursrechtelijk beschermde afbeelding in een boek dat enkele honderden pagina’s telt, kan bijvoorbeeld ook een inbreuk opleveren. Het beperkte karakter van deze inbreuk zal echter niet altijd rechtvaardigen dat de boeken uit de handel worden genomen.43 Een ander voorbeeld is het geval waarin een onderneming huidpleisters voor pijnstilling op de markt wil brengen. Daarbij kan op grond van statistisch bewijs worden aangenomen dat het productieproces een bepaalde foutmarge bevat, waardoor een gedeelte van de pleisters binnen de conclusies van een geldig octrooi valt.44 Als niet kan worden vastgesteld om welk gedeelte het gaat, kan een verbod betekenen dat de inbreukmaker elk product afzonderlijk moet testen (en het vervolgens moet vernietigen). Een aangepaste veroordeling is in een dergelijk geval bittere noodzaak om onaanvaardbare overloopeffecten te voorkomen.45

Ten slotte kan nog worden gedacht aan gevallen waarin een verbod weliswaar geen rechtmatige activiteiten raakt, maar aanzienlijke bijkomende kosten meebrengt. Zo vereist het gebruik van een medisch hulpmiddel doorgaans training van artsen en verpleegkundigen.46 De kosten die met zulke opleiding gepaard gaan vormen op zichzelf geen reden om af te zien van een verbod.47 Dit kan echter anders zijn als het ingeroepen recht een beperkte beschermingsduur heeft.48 Als de gevolgen van het verbod ingrijpend en langdurig zijn, kan dit het oordeel rechtvaardigen dat zij niet worden gerechtvaardigd door het (beperkte) exclusiviteitsbelang van de rechthebbende.49