6.4.3.1 Wanverhouding tot de ernst van de inbreuk

Dat de inbreuk betrekking heeft op een ondergeschikt onderdeel, brengt op zichzelf nog niet mee dat een verbod moet worden aangepast of geweigerd.6 Voor een geslaagd beroep op de evenredigheidstoets is over het algemeen ook nodig dat er voor de gedaagde geen reële alternatieven voorhanden zijn dan een continuering van de inbreuk. Alleen als zulke alternatieven ontbreken, kunnen de gevreesde overloopeffecten zich ook daadwerkelijk verwezenlijken.7 Bij deze beoordeling moeten zowel de beschikbaarheid als de kosten van zulke alternatieven worden betrokken.8 Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er in het geheel geen alternatieven bestaan voor het beschermde voortbrengsel. Denkbaar is daarnaast dat er weliswaar alternatieven voorhanden zijn, maar dat de kosten van een overstap (switching costs) buitensporig zijn.9

Het ontbreken van reële alternatieven hoeft niet altijd een aanpassing of afwijzing van een verbod te rechtvaardigen. Als de rechthebbende een licentievoorstel heeft gedaan, bestaat voor een dergelijk oordeel in mijn ogen alleen ruimte als het aanbod evident onredelijk is.10

Nadat is vastgesteld dat er geen reële alternatieven voorhanden zijn voor het beschermde voortbrengsel, moet worden beoordeeld of de betreffende overloopeffecten een aanpassing of afwijzing van een verbod rechtvaardigen. Er zijn verschillende methoden denkbaar om deze kwestie te adresseren. Eerst zullen de belangrijkste interpretaties die in de literatuur zijn geopperd worden besproken. Vervolgens komt mijn eigen opvatting aan de orde.

Dijkman heeft in zijn dissertatie betoogd dat de evenredigheidstoets (in octrooizaken) moet worden gestoeld op het beginsel dat de omvang van het octrooi overeenstemt met de bijdrage die het levert aan de stand van de techniek.11 Deze bijdrage kan in sommige gevallen aanleiding geven voor een ruime beschermingsomvang, terwijl zij in andere gevallen juist tot een beperktere bescherming leidt.12 Als een verbod overloopeffecten heeft,13 moet volgens de auteur worden beoordeeld of zij worden gerechtvaardigd door de inventieve bijdrage van de betreffende uitvinding. Dit vergt volgens Dijkman een onderzoek naar het belang van de onderliggende technische bijdrage voor het product of subonderdeel. Voor een beroep op de evenredigheidstoets is in zijn ogen geen ruimte als de geoctrooieerde technologie een onmisbare bijdrage levert aan de kernfunctionaliteit(en) van het product, of als deze significante technische of commerciële voordelen biedt ten opzichte van niet-inbreukmakende alternatieven.14 Deze technische benadering onderscheidt zich van eerdere voorstellen, waarin geen concrete toets is geformuleerd of waarin de economische waarde van de geoctrooieerde uitvinding als uitgangspunt is genomen.15

De kracht van de bovengenoemde benadering is dat zij aansluit op de specifieke expertise van de rechter die over het verbod oordeelt. Het vaststellen van de beschermingsomvang van het recht is voor de rechter immers een vertrouwde bezigheid.16 Deze aanpak bevordert dan ook de rechtszekerheid. Een bijkomend voordeel is dat zij eenvoudig kan worden veralgemeniseerd. Ook in andere gebieden van de intellectuele eigendom is immers aanvaard dat de reikwijdte van het exclusieve recht evenredig moet zijn aan het belang van de beschermde prestatie.17 Handhaving van dit beginsel veronderstelt dat de rechter ook na vaststelling van de inbreuk kan toetsen of de gevolgen van het recht in een redelijke verhouding staan tot dit belang.18 In zaken waarin de eiser zich beroept op een auteurs- of modelrecht, zou de beoordeling van een verbodsvordering zich bijvoorbeeld concentreren op de oorspronkelijkheid van het werk19 en het eigen karakter van het model.20 De rechter kan hierbij gebruikmaken van methodes zoals de toets van auteursrechtelijk beschermde trekken,21 de afstand tussen het model en eerdere soortgelijke modellen22 en de leer van het subjectief werk.23 Beroept de eiser zich op een merkrecht, dan zou de evenredigheidstoets draaien om de onderscheidingskracht en eigenschappen verbonden aan de reputatie van het merk.24

Ondanks deze voordelen zijn er ook argumenten aan te voeren tegen het standpunt de inventieve bijdrage van het octrooi het bepalende criterium zou moeten zijn voor de evenredigheidstoets.25 Het belang van de beschermde prestatie vertaalt zich immers al in de beschermingsomvang van het recht. De relevante regelgeving en rechtspraak bieden – voor zover mij bekend – geen aanknopingspunten voor het standpunt dat een ruimere mate van exclusiviteit ook meer overloopeffecten rechtvaardigt. Dat een bepaald element onmisbaar is, zegt bovendien niet altijd iets over de inventiviteit van een geoctrooieerd element. Zo kan in een functioneel essentiële component een relatief bescheiden technische bijdrage zijn belichaamd en kan een luxecomponent juist een zeer inventieve bijdrage weerspiegelen.26 Dit roept vragen op over de deugdelijkheid van een technisch criterium; gaat het echt alleen om de Vorsprung durch Technik, of mag ook de Freude am Fahren worden meegenomen?27 Dijkman adresseert deze kwestie door een aantal contra-indicaties te formuleren, zoals de technische of commerciële voordelen van het voortbrengsel.28 Deze indicaties kunnen het probleem echter niet geheel wegnemen; commerciële voordelen hangen bijvoorbeeld niet alleen samen met technische aspecten, maar ook met de reputatie van de fabrikant.29

Belangrijker nog is dat een juridisch-technisch criterium niet altijd een bevredigend alternatief biedt voor een belangenafweging. Ook als een technologie onmisbaar is voor het vervullen van de kernfunctie van het product of een significant voordeel biedt ten opzichte van niet-inbreukmakende alternatieven, kunnen de financiële gevolgen van een verbod immers verstrekkend zijn. Als deze schade in overwegende mate voortvloeit uit omstandigheden die niet zijn gerelateerd aan de beschermde technologie, kan dit in mijn ogen een billijkheidscorrectie rechtvaardigen.30

In de Verenigde Staten geldt op grond van vaste rechtspraak dat een verbod alleen kan worden toegewezen als de rechthebbende onherstelbare schade zou lijden als gevolg van een voortdurende inbreuk.31 Het bestaan van zulke schade kan niet worden vermoed, maar moet door de rechthebbende worden aangetoond.32 Het Federal Circuit verduidelijkte in Apple I dat de rechthebbende een voldoende sterk oorzakelijk verband (causal nexus) moet aantonen tussen de vermeende onherstelbare schade en de vermeende inbreuk. 33

De causal nexus-toets is bedoeld om te waarborgen dat de schade die de rechthebbende lijdt daadwerkelijk aan de inbreuk kan worden toegeschreven en niet aan andere omstandigheden.34 Aan deze voorwaarde is al snel voldaan als de inbreuk betrekking heeft op een product waarin een beperkt aantal beschermde technologieën is vervat.35 Het wordt ingewikkelder als de inbreuk betrekking heeft op een component van een complex product. De rechthebbende moet in zulke gevallen aantonen dat de beschermde technologie voor de consument een belangrijke reden is om het product aan te schaffen.36 Daarentegen wordt geen verband aangenomen als de meeste consumenten het product ook zouden kopen zonder de beschermde kenmerken.37 De invloed van de beschermde elementen op de aankoopbeslissing van de consument staat dus centraal.38

Ook de Amerikaanse benadering is niet zonder problemen. Allereerst past het niet in het systeem van de Handhavingsrichtlijn dat de rechthebbende moet aantonen dat er een verband is tussen de inbreuk en de gevreesde schade. Daarnaast is de aankoopbeslissing van de consument in mijn ogen geen betrouwbare indicator voor het relatieve belang van het exclusieve recht. Het is in de praktijk immers niet eenvoudig om vast te stellen of de consument een bepaald product koopt vanwege het beschermde kenmerk, of vanwege bepaalde netwerkeffecten39 of aspecten die verband houden met de reputatie van een van beide ondernemingen.40 Dit kan er enerzijds toe leiden dat gerenommeerde ondernemingen eenvoudiger een beroep kunnen doen op de evenredigheidstoets, terwijl anderzijds ondernemingen die kort geleden zijn toegetreden tot de markt juist minder snel een verbod kunnen vorderen.41 Een dergelijke uitkomst lijkt op voorhand onverenigbaar met het bevorderen van gezonde mededinging en het waarborgen van een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt.42

Dit brengt mij bij mijn eigen standpunt. Zoals besproken, behelst vaststelling van evenredigheid in strikte zin een normatief oordeel, waarbij de schadelijke gevolgen van de remedie moeten worden afgezet tegen het belang van het nagestreefde doel.43 Waar het dus uiteindelijk om gaat, is of de overloopeffecten van het verbod kunnen worden gerechtvaardigd door het exclusieve recht. Dit is in mijn ogen niet het geval als het recht van ondergeschikte betekenis is voor het product of de component waarin het is geïntegreerd.44 Deze interpretatie sluit in grote lijnen aan bij de benadering die in Duitsland wordt aangehangen.45 In de toelichting bij §139 PatG valt daaromtrent te lezen dat van onevenredigheid met name sprake is als de inbreukmaker voorafgaand aan de instelling van de verbodsvordering omvangrijke investeringen heeft gedaan in de ontwikkeling en vervaardiging van een product en waarvan het verlies volledig onevenredig zou zijn aan de waarde van het octrooi.46 Ook de Lokale Divisie München van het UPC lijkt in een recente uitspraak impliciet aan te nemen dat het relatieve belang van het ingeroepen recht een rol kan spelen bij de beoordeling van een (voorlopig) verbod.47

De vraag is vervolgens wanneer het ingeroepen recht ondergeschikt is aan de overloopeffecten van het verbod. Het komt mij voor dat een aanmerkelijk verschil in marktwaarde tussen het recht en het totaalproduct een betrouwbare indicator is.52 Men zou kunnen menen dat deze aanpak tot vergelijkbare problemen leidt als de benaderingen die hiervoor zijn besproken. Het is immers niet eenvoudig om de economische waarde van het recht op uniforme en voorspelbare wijze te bepalen. Van de rechter wordt echter ook geen perfectie verwacht; hij hoeft slechts vast te stellen dat de waarde van het recht in een wanverhouding staat tot de geleden of verwachte schade. De evenredigheidstoets scharniert uiteindelijk dus niet op een economische analyse, maar op een rechtsoordeel. Het karakter van deze beoordeling is treffend omschreven door Merges:

Toegegeven kan worden dat ook aan de hier voorgestelde benadering een bepaalde mate van rechtsonzekerheid kleeft. Zulke onzekerheid valt in mijn ogen echter te rechtvaardigen door het belang van individuele billijkheid. Het is in mijn ogen onverdedigbaar dat de rechter evident onredelijke uitkomsten zou moeten toestaan omwille van volmaakte voorspelbaarheid.54 Bovendien denk ik dat het in werkelijkheid wel mee zal vallen met de rechtsonzekerheid die de hier voorgestelde toets meebrengt. De rechter komt immers pas toe aan een belangenafweging als duidelijk is dat het verbod overloopeffecten heeft. Als de gedaagde eenvoudig en tegen aanvaardbare kosten kan overstappen op een alternatief, is voor een aanpassing of weigering van een verbod normaliter geen plaats.55 Datzelfde geldt als vaststaat dat sprake is van een opzettelijke of bewuste inbreuk.56 De toepassing van de evenredigheidstoets blijft dus beperkt tot uitzonderlijke gevallen, wat impliceert dat de rechtszekerheid op macroniveau gewaarborgd blijft.57